北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初4868号原告：张孝敬，男，汉族，1941年6月22日生，住辽宁省大连市沙河口区。委托代理人：尹慧斌，北京中细软律师事务所律师。委托代理人：杨文军，北京中细软律师事务所律师。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：姜松，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：程强，国家知识产权局审查员。原告张孝敬发明专利驳回复审行政纠纷一案，不服原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2019年1月11日作出的第170706号复审决定书（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭进行了审理。原告张孝敬及其委托诉讼代理人尹慧斌、杨文军，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人姜松、程强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对张孝敬申请的申请号为201210563192.8、名称为“国际相棋”的发明专利申请（简称涉案申请）所提复审请求而作出。专利复审委员会在被诉决定中认定，涉案申请不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款的规定。据此，专利复审委员会作出被诉决定，维持了国家知识产权局于2017年4月24日作出的驳回决定。专利复审委员会在被诉决定中认定：1、关于审查文本复审程序中，张孝敬于2018年6月9日提交了说明书附图和摘要附图的修改替换页，于2018年11月2日提交了权利要求书、说明书和说明书摘要的全文修改替换页。被诉决定所针对的审查文本为：张孝敬于2018年11月2日提交的权利要求第1项、说明书第1-15段（第1-4页）和说明书摘要，以及其于2018年6月9日提交的说明书附图图1-9（第1-3页）和摘要附图。2、关于专利法第三十三条专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。申请人可以对其专利申请文件进行修改，如果本领域技术人员不能根据原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图的内容直接地、毫无疑义地确定修改后的内容，则这种修改是不允许的。具体到涉案申请：张孝敬于2018年11月2日提交的说明书修改替换页中，在第4页第0014段将原来的模具修改成了“钢模”，并增加了“带英文的棋盘”，但在原始说明书和权利要求书中，并未对模具的材质进行限定，而用于制作模具的材质并不仅限于钢材质，同时，原始说明书和权利要求书中并未记载棋盘带有英文，说明书附图中示出的棋盘上也仅带有中文，因此，张孝敬对说明书的上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。3、关于专利法第二十二条第三款专利法第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。如果一项权利要求与最接近的现有技术之间存在区别技术特征，但该区别技术特征属于本领域中的公知常识，则该权利要求不具备突出的实质性特点，不具备创造性。具体到涉案申请：权利要求1请求保护一种象棋，对比文件1（CN101439229A）公开了一种中国人物象棋，并且具体公开了以下特征（参见说明书第1页最后一段、第4页第2段）：在中国汉字象棋的基础上，将32枚棋子上面的汉字换成人物造型，人物造型包括坦克人、飞机人、操炮人、持枪人等（相当于各兵种），具体是在稍扁的圆柱形鼓型棋子上面注塑人物造型（相当于公开了在各兵种圆形棋子上具有凸出的立体图像）。由此可见，权利要求1与对比文件1公开的内容相比，区别在于：①权利要求1记载了一种能代表中国象棋文化，进入世界象棋领域并能独占鳌头的本发明，是中国象棋和西洋棋中西文化的竞争；②用三维雕刻技术分别雕刻各兵种圆形棋子模具，用注塑工艺制作出各兵种；③棋子上凸出的中英文；④在棋盘上设计了三路牛和七路牛的位置，并设计了被简化定型的皇、仕、相、马、帅、炮、牛、兵八个兵种的位置。对于上述区别特征①，其不属于技术用语，对权利要求1所要求保护的主题本身没有带来结构和/或组成上的改变，不具有限定作用；对于区别特征②，三维雕刻技术和注塑工艺都是公知的制造工艺，使用三维雕刻技术来制造棋子的模具并用注塑工艺制作出各兵种棋子，属于本领域的公知技术手段；对于区别特征③，棋子上凸出的中英文，属于人为设定的特定的标记或符号，以便玩家可以按照特定的规则进行棋牌游戏，没有利用自然规律，其所体现的效果只是对棋子表面相关图案和符号的设计，不属于技术效果；对于区别特征④，在棋盘上设计了三路牛和七路牛的位置，并设计了被简化定型的皇、仕、相、马、帅、炮、牛、兵八个兵种的位置，这属于在棋盘上人为地设定标记或符号，是将棋盘赋予特定的标记和特定的游戏含义，使得玩家可以按照特定的规则进行棋牌游戏，上述手段所体现的效果只是对棋盘表面相关标记和符号的人为设计，没有利用自然规律，没有带来技术上的改进。因此，在对比文件1的基础上结合本领域中的公知常识以获得权利要求1请求保护的技术方案，对本领域技术人员而言是显而易见的，因此权利要求1所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点，不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。4、关于张孝敬的意见陈述对于张孝敬的上述意见陈述，专利复审委员会认为：1、对比文件1说明书第1页最后一段明确记载了在中国汉字象棋的基础上将棋子上面的汉字换成人物造型，第4页具体实施方式明确记载了可以在稍扁的圆柱形鼓型棋子上面注塑人物造型，可见，对比文件1在说明书文字上已明确公开了棋子表面具有人物造型；由于专利申请文件的说明书附图只是示意性的图示，因此对比文件1说明书附图所表示的几何图形可以用于示意性地表示人物造型，这与对比文件1说明书中的文字记载并不矛盾；2、根据专利法规定，发明专利申请经初审合格后，自申请日后满十八个月即行公布，对比文件1即为一份发明专利申请的公布说明书，而不是专利授权公告文本，对比文件1也并未授予专利权，此外对比文件1是否不具备新颖性、创造性、实用性以及是否违背了自然规律、社会规律和公德，不影响对比文件1作为现有技术证据的适用；3、智力活动本身不属于专利法意义上的产品，涉案申请棋子上增加中英文以及关于三路牛和七路牛的设计，只是属于人为地设定标记符号和下棋规则，没有利用自然规律，没有带来技术上的改进。综上所述，张孝敬的上述意见陈述不足以表明涉案申请具备创造性。基于上述事实和理由，专利复审委员会作出被诉决定，宣告维持国家知识产权局于2017年4月24日对涉案申请作出的驳回决定。原告张孝敬诉称：一、权利要求1具有创造性。1、对比文件1并非现有技术。对比文件1在说明书中记载内容前后矛盾，无法清除得出可以实现的技术方案，不应作为现有技术进行对比。2、权利要求1与对比文件1所涉及的技术领域不同。权利要求1涉及生产领域中的一种新模具，创新点在于发明一种凸出半立体图像和文字的棋子模具。对比文件1公开了一种娱乐类的中国人物象棋棋子，两者为不同领域的发明。3、被诉决定认定的权利要求1与对比文件1的区别技术特征有遗漏，还应该包括半立体图像的技术特征。对比文件1中公开了在棋子上绘制简单几何图形的技术方案，简述了立体任务形状棋子，但并未公开半立体图像模具的技术方案。二、权利要求1符合专利法第二十五条的规定。权利要求1涉及一种棋子模具，设计了三路牛和七路牛，给中国象棋带来了变化，被告混淆了设计和规则。据此，原告请求法院撤销被诉决定，并责令被告重新作出无效审查决定。被告国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法、审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本案涉及申请号为201210563192.8，名称为“国际相棋”的发明专利申请。涉案申请的申请人为张孝敬,申请日为2012年12月20日，公开日为2014年6月25日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2017年4月24日发出驳回决定，驳回了涉案申请，其理由是：权利要求1不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所依据的文本为：张孝敬于2017年4月8日提交的权利要求第1项、说明书第1-5段（第1-4页）、说明书附图图1-4（第1-3页）、说明书摘要和摘要附图。驳回决定中引用了以下对比文件：对比文件1：CN101439229A，公开日为2009年5月27日。驳回决定所针对的权利要求书如下：“1、权利要求书本“国际相棋”是发明人首次在世界上提出的“国际相棋”的项目课题，符合专利法第二条，第二十二条规定，本项目本身就是发明，理应受到支持和保护。本题是在中国的古老象棋的基础上，经过八个方面的改进成为“国际相棋”，其主要改进在于将中国的繁琐的12个兵种改为8个兵种，这种改进便于翻译和被外国人理解，符合管理模式，降低成本。用皇代替帅和将，用帅代替车，把相和象简化成相等並增加了新的兵种，将三路兵，七路兵改成牛，因为牛具有更强的杀伤力，打乱了棋谱减少和棋。在世界上首次提出将中文改成半圆型立体代图象，代中英文棋子是国际上最新提出的设计方案並提出升变规则。特提出主权项：①三路牛和七路牛是本棋的独特发明不得侵犯。②本国际相棋的扁圆型棋子上面带半立体图象並代中文、英文或图像代英文或中文代英文的棋子是本棋首次提出的发明，不得侵犯。③用三路牛和七路牛等效仿国际相棋，用中文棋子投放中国市场将被追究。”张孝敬对上述驳回决定不服，于2017年6月29日向专利复审委员会提出了复审请求，未对申请文件进行修改，张孝敬认为：“1、原审查部门用和涉案申请无关的条款驳回涉案申请，在驳回决定首页的驳回依据中增加了若干条驳回依椐，超出了专利法的规定；2、涉案申请审查前期说符合专利法若干条，后期又不符合这些条，本人不能接受；提出申请不符专利法第五条、第二十五条、第二十条第一款、第九条一款等这些工作，不应当在最后审查中出现，应当在受理前就应向申请人提出；3、“国际相棋”和“中国象棋”相比，它的最显著的进步是将中国的繁琐的十二枚棋子简化便入进入国际市场的八枚棋子，将原来的棋路安排创造为三路牛和七路牛这种新颖性的创造性，使原来的中文棋子创造扁圆型带图象中英文为一体的棋子，便于携带和进入国际市场加上相应的仕、相升变的规则；是不是发明，由市场来检验，本相棋己在国内铺开，成为大连市乃至辽宁省提高素质教育的校本课，部分已进入了美国市场。”同时，张孝敬提交了如下附件：附件1：公开号为CN1141832A、发明名称为“内冷式钻头”的中国发明专利申请公开说明书的扉页复印件，共1页；附件2：申请号为200910248801.9、发明名称为“硬质合金机夹可换钻片”的中国发明专利申请的公布通知书复印件，共1页；附件3：授权公告号为CN301479117S、产品名称为“象棋（中国牛）”的外观设计专利的扉页复印件，共1页；附件4：关于举办2013年辽宁省青少年科技竞赛系列活动的通知复印件、首届辽宁省中小学生国际相棋联赛的通知及照片复印件、辽宁省科普负责人名单及联系方式的复印件，共10页；附件5：篇名为“七旬老爷子守着发明自得其乐”新闻报道及照片复印件，共3页；附件6：关于张孝敬的相关新闻报道复印件，共7页；附件7：关于国际相棋玩法的说明书复印件，共6页；附件8：购棋的出库单和发票复印件，共9页；附件9：国际相棋的实物照片，共6页。经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了该复审请求，于2017年8月14日发出复审请求受理通知书，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中认为：1、权利要求1中只有“立体图像”和“扁圆形棋子”属于技术特征，所述技术特征已经被对比文件1公开；其他记载在权利要求1中的内容都不属于技术特征，所以，权利要求1不具备创造性。2、张孝敬对涉案申请涉及的法条存在误解，在审查意见通知书和驳回决定的首页标准化表格中，只有勾选的法条才是涉案申请涉及到的法条，而张孝敬误以为所有出现的法条都是涉案申请涉及的法条。因而坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。专利复审委员会于2018年5月25日向张孝敬发出复审通知书，指出：权利要求1与对比文件1公开的内容相比，区别在于：①权利要求1中记载了该国际相棋是发明人首次在世界上提出的“国际相棋”的项目课题，符合专利法第二条，第二十二条规定，本项目本身就是发明，理应受到支持和保护；本题是在中国的古老象棋的基础上，经过八个方面的改进成为“国际相棋”，其主要改进在于将中国的繁琐的12个兵种改为8个兵种，这种改进便于翻译和被外国人理解，符合管理模式，降低成本；用皇代替帅和将，用帅代替车，把相和象简化成相等並增加了新的兵种，将三路兵，七路兵改成牛，因为牛具有更强的杀伤力，打乱了棋谱减少和棋；该棋子是国际上最新提出的设计方案並提出升变规则；用三路牛和七路牛等效仿国际相棋，用中文棋子投放中国市场将被追究；②棋子表面还具有中文和/或英文；③棋子上面的图像为半立体图像。对于上述区别特征①，其中部分技术特征不属于技术用语，部分技术特征属于对该相棋使用效果的描述，部分技术特征属于人为规定的游戏规则，本质上不属于技术特征，没有带来技术效果；对于上述区别特征②，在棋子表面设置的中英文，属于人为设定的标记或符号，设置中英文没有利用自然规律，不属于技术手段，其所体现的效果不属于技术效果；因此，上述区别特征①和②对权利要求1所要求保护的主题没有带来结构和/或组成上的改变，不具有限定作用；对于区别特征③，本领域技术人员根据实际需求，容易想到将棋子表面的立体图像设计为半立体图像，从而满足实际的需求，这属于本领域中的常规设计，不需要付出创造性的劳动，也未取得预料不到的技术效果；因此，权利要求1所要求保护的技术方案不具备创造性。对于张孝敬的意见陈述，专利复审委员会认为：1、在涉案申请驳回决定首页的驳回依据中，只有“申请不符合专利法第二十二条的规定”条款前有选中标记，其余条款前均无选中标记，也即涉案申请涉及的驳回条款与驳回理由中涉及的条款是一致的，原审查部门并没有增加驳回依据；2、初步审查阶段主要是审查发明专利申请文件的格式是否满足规定的格式，满足了专利法实施细则第四十四条的规定，仅代表该发明专利申请满足了初步审查合格的要求以及可以公布专利申请文件的条件，而该发明专利申请是否满足授予专利权的要求，需通过实质审查阶段的实质审查才能予以确认，因此在初步审查阶段没有指出发明专利申请不符合专利法某项条款的规定，而在实质审查阶段才予以指出，不存在前后矛盾之处；3、涉案申请权利要求中涉及关于棋盘的布局、棋路的规定、棋子的定义、棋子行走的规则、棋子表面的中英文等特征，均属于人为规定的游戏规则或标记，不属于利用了自然规律的技术手段，未解决技术问题和产生技术效果，对权利要求所要求保护的主题即国际相棋本身没有带来结构和/或组成上的改变，不具有限定作用；而是否属于发明并不由市场来检验，涉案申请的相棋在国内外市场上的销售情况，并不能证明是由该相棋自身的技术特征所直接导致的，因此不能作为判断创造性的依据。对于张孝敬提交的9份附件，专利复审委员会认为：附件1-2涉及的专利申请的技术主题与涉案申请无关，附件3涉及象棋（中国牛）的外观设计专利，但该外观设计获得专利权仅代表满足了授予外观设计专利的要求，与涉案申请是否具备创造性以及能否获得授权并无关联；附件4-6、8涉及张孝敬的相关新闻报道、该国际相棋在市场上的销售情况和使用情况，但新闻报道与涉案申请的国际相棋是否具备创造性并无关联，不能作为判断创造性的依据，而国内外市场上的销售情况和使用情况，由于不能证明是由该相棋自身的技术特征所直接导致的，同样不能作为判断创造性的依据；附件7和附件9涉及该国际相棋的说明书和实物照片，与涉案申请的国际相棋是否具备创造性并无关联，同样也不能作为判断创造性的依据。张孝敬于2018年6月9日提交了申请文件的全文替换页，未提交意见陈述，并提交了如下两份附件：附件1：授权公告号为CN301479117S、产品名称为“象棋（中国牛）”的外观设计专利的扉页复印件，共1页；附件2：涉及张孝敬的相关新闻报道、参加的会议合影以及大连市某器材厂的荣誉证书、大连市教育局对于该相棋开展活动的回函的复印件，共8页。专利复审委员会于2018年10月8日再次向张孝敬发出复审通知书，指出：张孝敬对权利要求1和说明书的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定；并假设张孝敬为了克服权利要求1修改超范围的缺陷而将权利要求1中的“半圆形棋子”修改成“圆形棋子”，则修改后的权利要求1相对于对比文件1仍不具备创造性。对于张孝敬提交的两份附件，专利复审委员会认为：附件1涉及象棋（中国牛）的外观设计专利，但该外观设计获得专利权仅代表满足了授予外观设计专利的要求，与涉案申请是否具备创造性并无关联；附件2涉及的新闻报道、会议合影、大连市某器材厂的荣誉证书与涉案申请的国际相棋是否具备创造性并无关联，不能作为判断创造性的依据，大连市教育局的回函虽然在一定程度说明了该相棋的使用推广情况，但由于不能证明是由该相棋自身的技术特征所直接导致的，同样不能作为判断创造性的依据。张孝敬于2018年11月2日提交了意见陈述书，并提交了权利要求书、说明书和说明书摘要的全文修改替换页。张孝敬认为：1、对比文件1中的棋子不是人物造型，而是简单的几何图形表示；2、对比文件1不具备新颖性、创造性、实用性，违背了自然规律、社会规律和公德，不应该通过初审、复审而得到发明证明；3、智力活动有产品，产品是能够见得到的物品，对产品的改进和设计都在专利可授权的范围；涉案申请的棋子上增加中英文和立体图像是对产品的新的设计，三路牛和七路牛也是设计上的改变，应当受到专利的保护。新修改的权利要求书如下：“主权项：一种能代表中国象棋文化；进入世界象棋领域并能独占鳌头的本发明，是中国象棋和西洋棋中西文化的竞争。用三维雕刻技术分别雕刻各兵种圆形棋子模具，用注塑工艺制作出各兵种，1，在各兵种圆形棋子上同时凸出的中英文和代立体图像的各枚棋子是本发明的保护。2，在棋盘上设计了三路牛和七路牛的位置，并设计了被简化定型的皇、仕、相、马、帅、炮、牛、兵八个兵种的位置。”在上述程序的基础上，专利复审委员会认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。2019年1月11日，专利复审委员会作出被诉决定。另查，根据中央机构改革部署，原专利复审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局统一行使。在本案诉讼过程中，被告向本院提交以下证据：1、涉案申请授权公告文本；2、被诉决定中的对比文件1。本案开庭审理中，原告明确表示如下意见：1、对被诉决定的案由部分无异议，仅对理由部分的评述有异议，对被诉决定关于对比文件1所公开内容的描述有异议；2、当庭提出关于专利法第三十三条的诉讼理由，认为其于2018年11月2日提交的替换页修改没有超范围；3、区别技术特征遗漏了“半立体图像”。上述事实，有当事人提交的证据以及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：一、关于专利法第三十三条原告于2018年11月2日提交的说明书修改替换页中，在第4页第0014段将原来的模具修改成了“钢模”，并增加了“带英文的棋盘”，但在原始说明书和权利要求书中，并未对模具的材质进行限定，而用于制作模具的材质并不仅限于钢材质，同时，原始说明书和权利要求书中并未记载棋盘带有英文，说明书附图中示出的棋盘上也仅带有中文，因此，原告对说明书的上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。二、关于专利法第二十二条第三款首先，对比文件1中记载的“可以雕刻、注塑、浇铸烧制成立体人物造型”和“棋子原料来源广泛，可取用木、石、瓷、金属、橡胶、塑料等”分别描述了棋子的制造工艺和原材料，两者之间并不存在矛盾之处，且对比文件1的公开日期早于涉案申请的申请日，属于涉案申请的现有技术，原告认为对比文件1不属于现有技术的理由不符合法律规定，本院不予支持。其次，对比文件1涉及一种中国人物象棋，与涉案申请同属于棋类，是相同的技术领域。再次，原告认为被诉决定认定的权利要求1与对比文件1的区别技术特征遗漏了“半立体图像”。被诉决定所针对的权利要求书为原告于2018年11月2日提交的权利要求书全文修改替代页，其中仅限定了棋子具有立体图形，并未限定半立体图像。被诉决定关于本专利不具有创造性的评述事实和理由充分，本院不再赘述。此外，原告还在起诉状中主张了关于专利法第二十五条的诉讼理由，但是鉴于被诉决定中涉及的法律依据为上述两条，并不涉及专利法第二十五条，故对原告的此项主张本院不再予以置评。综上，被诉决定证据确凿，适用法律正确，符合法定程序。原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告张孝敬的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告张孝敬负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于最高人民法院。审 判 长  侯占恒人民陪审员  韩君华人民陪审员  刘 芳二〇二〇年七月二十六日法官 助理  朱 蕾书 记 员  杨曦源