福建省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽民终558号 上诉人（原审被告）：南通勤华机电有限公司，住所地江苏省启东市吕四港镇三甲村一组。 法定代表人：陶佳勤，执行董事。 委托诉讼代理人：朱铠，男，系公司员工。 被上诉人（原审原告）：苏州宝时得电动工具有限公司，住所地江苏省苏州工业园区娄葑镇东旺路18号。 法定代表人：孙国香，董事长。 委托诉讼代理人：江强，福建麦博律师事务所律师。 原审被告：蒋春桂（，女，1970年2月19日出生，汉族，住福建省福州市台江区。 上诉人南通勤华机电有限公司（以下简称勤华公司）因与被上诉人苏州宝时得电动工具有限公司（以下简称宝时得公司）及原审被告蒋春桂侵害外观设计专利权纠纷一案，不服福建省福州市中级人民法院（2019）闽01民初2388号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月10日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 勤华公司上诉请求：1.撤销一审民事判决书，依法发回重审；2.判令宝时得公司承担本案全部诉讼费用。事实和理由：一审判决基本事实未查明，认定事实错误，适用法律不当。1.一审判决未查明涉案专利的“专利保护范围”，并错误适用专利法，将全部外观设计作为保护对象。勤华公司二审中提交的《无效宣告请求审查决定书》对涉案专利的保护范围作出说明，涉案专利保护范围涉及手柄及电池包的延伸部分。对比被诉侵权产品与涉案专利在手柄和电池包延伸部分：一是手柄防滑槽是功能性设计，不在专利保护范围内；二是涉案专利手柄和电池包连接处像一个帽子，而被诉侵权产品手柄和电池包设计像“厂”字，这种细微差别足以影响消费者的视觉，构成显著不同。2.一审法院错误运用勤华公司的证据，未进行“现有设计”的对比。3.一审法院错误将最高人民法院指导性案例等同于一般生效判决，违反法律和有关司法解释的规定及指导性意见。错误排除影响本案权利基础的涉案专利“专利保护范围”的其他法院生效判决，违反有关证据规定。4.一审判决第一、二项，没有相应证据支持，是错误的。勤华公司在一审中提供“220V电表图片”等证据证明其没有生产能力，负有举证责任的宝时得公司没有提交证据证明勤华公司具有“生产模具”等生产能力。5.一审判决勤华公司和福州台江区诚实五金钻头量具经营部（以下简称诚实五金经营部）承担赔偿责任，没有事实和法律依据。即使勤华公司和诚实五金经营部生产、销售共同构成专利侵权，依法亦不能同时承担赔偿责任。6.本案权利技术处于不稳定状态，宝时得公司恶意诉讼。 宝时得公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确。勤华公司生产的产品和宝时得公司的涉案外观设计专利构成实质性相似，侵害涉案专利权，应当依法驳回勤华公司的上诉请求，维持原判。 宝时得公司向一审法院起诉请求：1.判令诚实五金经营部立即停止销售，勤华公司立即停止生产、许诺销售、销售侵犯宝时得公司专利号为“ＺＬ20153002××××.0”、名称为“电钻”的外观设计专利权产品的行为，并销毁库存产品及生产模具；2.判令诚实五金经营部、勤华公司赔偿宝时得公司经济损失20万元（包括调查取证、制止侵权、聘请律师所支出的合理费用）；3.判令本案全部诉讼费用由诚实五金经营部、勤华公司承担。 一审法院认定事实： 2015年1月30日，宝时得公司向国家知识产权局申请“电钻”的外观设计专利，并于2015年8月12日获得授权，专利号为ＺＬ20153002××××.0。该专利授权文件“简要说明”部分载明，本外观设计产品的设计要点是产品的形状，最能表明设计要点的图片是立体图。2018年7月27日，国家知识产权局出具涉案专利的外观设计专利权评价报告，初步结论为：全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。2018年11月29日，宝时得公司已缴纳该专利第5年年费。 2019年4月18日，福建尚圭律师事务所的委托代理人吴萍向福建省厦门市鹭江公证处称，宝时得公司授权深圳市安盾知识产权服务有限公司处理宝时得公司知识产权保护事宜，深圳市安盾知识产权服务有限公司授权委托福建尚圭律师事务所代理有关上述知识产权维权的公证事宜。为取证需要，吴萍特向公证处申请对深圳市安盾知识产权服务有限公司指派的人员向有关商家购买涉嫌侵权商品的行为进行保全证据公证。次日，公证处公证员刘某1工作人员刘某2以及深圳市安盾知识产权服务有限公司指派的购买人员许斌来到福建省福州市台江区金机电城Ｄ005号隔壁一家店名显示“诚实五金电动工具”的商店，许斌进入该店以普通消费者的身份购买了电钻一台，使用手机支付价款265元，取得收据及名片各一张，上述过程中公证处公证员与工作人员使用手机进行隐蔽拍摄。离开商店后，公证处公证员与工作人员对所购物品及取得的收据、名片进行查看、拍照、密封后将密封好的物品交由许斌保管。2019年5月3日，福建省厦门市鹭江公证处出具（2019）厦鹭证内字第27000号公证书对上述过程予以公证证明，拍摄所得照片作为公证书的附件。为此，宝时得公司支出公证费用1000元。 庭审过程中，宝时得公司提交了由公证处封存的实物，经确认封条完整后，当场拆封该实物。双方确认内有一个白色塑料袋和一个工具箱，工具箱内有一个手电钻、一个充电器、一个电池、一个钻头、一份使用说明书、一张李正华的名片及一张收据，电钻机体的标签上有勤华公司的名称，产品使用说明书上印有勤华公司的名称。上述物品与（2019）厦鹭证内字第27000号公证书所附照片显示的封存物品一致。诚实五金经营部确认公证书所涉“诚实五金电动工具”是其店铺，收据及李正华的名片均系其出具，但否认手电钻是其销售。勤华公司称无法确认该电钻是否其公司生产，确认公证封存实物中的使用说明书是其公司的。 宝时得公司发表比对意见认为，被诉侵权产品与涉案专利的主体、手柄部分设计相同，不同之处仅在钻头和机身连接部位、主体前端防滑条的纹路有细微差别，上述区别对整体视觉效果没有产生实质性差异，二者构成近似设计。勤华公司发表比对意见认为，被诉侵权产品正常使用时最容易观察到的部位与涉案专利存在诸多不同，该不同对整体视觉效果有显著影响，故被诉侵权产品未落入涉案专利保护范围，同时主张被诉侵权产品的整体外观属于现有设计，并向一审法院提交以下对比文件：1.授权公告号为CN21XXXXY、公告日为1993年10月6日、名称为“一种手电钻”的实用新型专利；2.授权公告号为CN23XXXXY、公告日为2000年9月27日、名称为“手电钻”的实用新型专利；3.授权公告号为CN3XXXX、公告日为2003年7月23日、名称为“手电钻”的外观设计专利；4.授权公告号为CN30XXXXS、公告日为2011年9月13日、名称为“手电钻”的外观设计专利；5.申请号为CN20XXXX57.7、公布日为2011年3月30日、名称为“冲击电钻”的发明专利；6.授权公告号为CN3XXXXS、公告日为2010年5月19日、名称为“电钻”的外观设计专利；7.授权公告号为CN32XXXXD、公告日为2002年2月27日、名称为“钻”的外观设计专利；8.授权公告号为CN30XXXXS、公告日为2013年8月21日、名称为“电动手枪钻”的外观设计专利；9.授权公告号为CN30XXXXS、公告日为2013年5月22日、名称为“电钻”的外观设计专利；10.授权公告号为USD0XXXX、公告日为2005年7月5日、名称为“Portableelectricdrill”的外观设计专利；11.授权公告号为CN3XXXXS、公告日为2010年11月3日、名称为“充电钻”的外观设计专利；12.授权公告号为CN30XXXXS、公告日为2012年4月4日、名称为“手电钻（D1447-10）”的外观设计专利；13.授权公告号为CN3XXXXS、公告日为2011年4月13日、名称为“电钻（LY707-8）”的外观设计专利；14.授权公告号为CN30XXXXD、公告日为2008年12月24日、名称为“气动扳手”的外观设计专利；15.授权公告号为CN3XXXXD、公告日为2006年12月13日、名称为“电动工具”的外观设计专利。 另查明，诚实五金经营部系个体工商户，注册日期为2005年6月22日，经营范围为五金、电动工具、钻头、量具零售。勤华公司系有限责任公司，成立于2018年5月8日，注册资本100万元，经营范围包括机械设备及零配件、电动工具、手工具、五金等制造、销售。 一审法院认为，根据专利法第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其专利产品。”涉案外观设计专利“电钻”，专利号：ＺＬ20153002××××.0，经依法授权，且已按期缴纳专利年费，现处于有效状态，依法应予保护。根据庭审中双方当事人的诉辩称，本案争议焦点如下：一、被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围；二、勤华公司主张的现有设计抗辩能否成立。 关于争议焦点一。根据专利法第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。本案中，被诉侵权产品与涉案专利产品同为电钻，属于相同种类产品，可以进行比对。将被诉侵权产品与涉案外观设计进行比对，从立体图看，两者的相同点在于：1.二者钻头的形状、钻头与主体相连部分的旋转连接件相同；2.二者主体顶部均设置矩形方框，内设档位开关，主体两侧的矩形框及矩形框左侧上下的螺钉凸起部件的位置、形状及在主体中所占比例相同；3.二者主体尾部的散热设计孔分布相同；4.手柄部分的防滑条纹数量、分布、样式及手柄正面修饰框的形状、占比相同；5.电池所在位置、电池与手柄连接方式、开关设计等均相同；6.主体与手柄间的夹角均为钝角。两者的区别点在于：1.钻头部分设计不同，被诉侵权产品的钻头分两段且条纹较粗且稀，涉案专利的钻头分三段，条纹密布且较细；2.手柄形状不同，被诉侵权产品手柄呈椎体，具有圆润的曲线轮廓，涉案专利手柄呈直线形；3.电池连接开关与手柄连接的形状不同，涉案专利的电池与手柄以“凸”字形连接，被诉侵权产品的电池与手柄以“厂”字形连接。 从上述对比可见，二者相同部分的设计占据外观设计整体的大部分，尤其主体正面的矩形框、螺钉、散热孔的分布，手柄上的修饰块、防滑条纹的样式、位置、占比等设计均高度一致。因手持电钻的整体外形轮廓比较接近，该共性设计特征对此类电钻的一般消费者视觉影响效果比较有限，相反电钻的防滑纹路、散热孔、手柄等设计特征的变化更容易引起此类电钻一般消费者的注意，因此，被诉侵权产品与涉案专利相同部分对整体视觉效果的影响更为显著。二者在钻头、手柄形状等处虽存在一定区别，但属于局部的细微差别，上述差别不足以将被诉侵权产品与涉案专利的整体视觉效果区别开来。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。综上，被诉侵权产品的外观设计与涉案专利外观设计构成近似外观设计，落入了涉案专利权的保护范围。勤华公司关于被诉侵权产品未落入涉案专利保护范围的抗辩，依据不足，不予采纳。 关于争议焦点二。现有设计抗辩，是指被诉侵权外观与一项现有设计相同或近似，或被诉侵权产品的外观设计是一项现有设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权外观构成现有设计。勤华公司所援引的专利文件均在涉案专利申请日前已公开，可以作为现有设计的对比文件。被诉侵权产品与勤华公司主张的现有设计对应的产品均为电钻，属于相同产品，可以进行比对。经比对，勤华公司主张的每个对比设计中仅有部分设计特征与被诉侵权产品外观设计相同或近似，被诉侵权产品整体与其主张的各个现有设计之间均存在显著差异。尤其是涉案专利区别于现有设计的要点在于电钻的防滑纹路、散热孔、手柄等设计特征，而被诉侵权产品在上述要点上均与涉案专利高度近似，与勤华公司主张的现有设计之间均不同，该差异为实质性差异，被诉侵权产品的外观不属于现有设计，因勤华公司亦未举证证明被诉侵权产品的外观设计是一项现有设计与该产品的惯常设计的简单组合，故勤华公司主张的现有设计抗辩不能成立。 关于侵权责任承担问题。勤华公司以经营为目的，未经许可生产、销售涉案产品的行为，以及诚实五金经营部以经营为目的，未经许可销售涉案产品的行为，均构成侵权，依法应承担相应的民事责任。勤华公司称涉案侵权产品不是其生产，但侵权产品上有勤华公司的名称，且产品使用说明书也是其公司印制的，可以认定勤华公司制造、销售了涉案侵权产品，勤华公司的上述抗辩理由缺乏依据，不予采信。诚实五金经营部称涉案侵权产品不是其销售，但根据公证书记载的事实，涉案侵权产品是在其店内购买，该店也出具了相应的收据与名片，诚实五金经营部的上述抗辩理由依据不足，不予采信。根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条的规定，承担侵权责任的方式包括停止侵害、赔偿损失等。据此，勤华公司应立即停止制造、销售侵权产品并销毁库存侵权产品及生产模具；诚实五金经营部应立即停止销售侵权产品并销毁库存侵权产品。 关于赔偿数额，专利法第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中，因各方均无法证明因侵权行为的损失或获利，故综合考虑涉案专利为外观设计专利，勤华公司和诚实五金经营部侵权行为的性质、规模及宝时得公司为制止侵权所支付的合理费用等因素，酌定勤华公司赔偿宝时得公司经济损失及合理费用共计100000元，诚实五金经营部赔偿宝时得公司经济损失及合理费用共计10000元。 依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：一、南通勤华机电有限公司应于判决生效之日起，立即停止制造、销售侵害苏州宝时得电动工具有限公司“电钻”（专利号：ＺＬ20153002××××.0）外观设计专利权产品的行为，并销毁库存侵权产品及生产模具；二、福州台江区诚实五金钻头量具经营部应于判决生效之日起，立即停止销售侵害苏州宝时得电动工具有限公司“电钻”（专利号：ＺＬ20153002××××.0）外观设计专利权产品的行为，并销毁库存侵权产品；三、南通勤华机电有限公司应于判决生效之日起十日内赔偿苏州宝时得电动工具有限公司经济损失及合理费用共计100000元；四、福州台江区诚实五金钻头量具经营部应于判决生效之日起十日内赔偿苏州宝时得电动工具有限公司经济损失及合理费用共计10000元；五、驳回苏州宝时得电动工具有限公司其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4300元，由苏州宝时得电动工具有限公司负担2000元，南通勤华机电有限公司负担2000元，福州台江区诚实五金钻头量具经营部负担300元。 本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。勤华公司提供了如下证据：1.220V电表读数图片2张，证明勤华公司没有生产和注塑能力，且用电量甚至比一般家庭都少；2.第43418号及第43419号《无效宣告请求审查决定书》，证明涉案专利整体外观属于现有设计，区别于现有设计的部分属于功能性设计，被诉侵权产品手柄防滑槽系功能性设计，故被诉侵权产品无论整体还是部分，均未落入涉案专利保护范围，一审判决认定的涉案专利保护范围是错误的。宝时得公司质证认为：对证据1的三性均有异议，该两张照片是勤华公司单方制作，并不能证明该电表使用于勤华公司的厂房，且拍摄时间不能确定；对证据2的真实性、合法性无异议，但对证明目的有异议，该两份《无效宣告请求审查决定书》结论是维持涉案专利有效，恰恰证明了涉案专利稳定有效。本院分析认为：证据1电表照片的真实性无法确认；对证据2的真实性予以确认。 二审中，勤华公司向本院提交调取证据申请书，申请调取：1.宝时得公司在专利授权和无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的设计方案；2.国家知识产权局第43418号及第43419号无效宣告请求审查案的审理记录。对此，本院认为，根据本案现有证据可以作出被诉侵权产品是否构成侵权的认定，对勤华公司要求调取证据的申请不予准许。 本院经审理查明，一审认定的事实基本属实。 另查明，2020年2月8日，针对案外人南通达利威工具有限公司和东群对涉案专利权提出的无效宣告请求，国家知识产权局分别作出第43418号和第43419号《无效宣告请求审查决定书》，均维持涉案专利权有效。 2019年12月11日，诚实五金经营部注销。 本院认为，国家知识产权局于2020年2月8日作出的第43418号和第43419号《无效宣告请求审查决定书》均维持涉案专利权有效，且宝时得公司在一审中亦提交了由国家知识产权局出具的涉案外观设计专利权评价报告，证明涉案专利未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。故涉案专利权稳定有效，应受法律保护。勤华公司有关涉案专利权处于不稳定状态的上诉理由，没有事实和法律依据，不能成立。本案争议的主要焦点是：1.勤华公司是否系被诉侵权产品的生产商；2.被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围，是否构成侵权。 关于争议焦点之一。根据本案查明的事实，被诉侵权产品上标注有“南通勤华机电有限公司”及“QINHUA”，勤华公司在一审庭审中陈述被诉侵权产品的说明书是勤华公司的，且勤华公司的经营范围亦包括电动工具、手工具等的制造、销售，故一审法院据此认定勤华公司系被诉侵权产品的生产商，并无不当。勤华公司上诉认为其不具备生产能力等，但未对被诉侵权产品上标注其公司信息及使用了其公司产品说明书作出合理解释，勤华公司的该主张不能成立。 关于争议焦点之二。《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定：“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。”第十一条规定，“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”本案中，被诉侵权产品与涉案专利产品同为电钻，属于相同种类产品，可以进行比对。被诉侵权产品与涉案专利外观均由钻头、电钻主体、手柄和电池包组成，整体近似“7”字枪形，在二者基本形状和结构一致的情况下，一般消费者更为关注电钻产品其余部位的设计，其中手柄为经常使用的部位，因此手柄形状及表面设计的不同，容易引起一般消费者的关注。经比对，被诉侵权产品与涉案专利的手柄均呈现上小下大的形状，手柄上的设计和布局相同，手柄和电池包连贯成一体，仅是手柄与电池包连接处的形状、电池包底部形状等有细微差别，以一般消费者的知识水平和认知能力判断，该细微差别对整体视觉效果不产生显著影响，不构成实质性差异。根据前述规定，被诉侵权产品与涉案外观设计专利权近似，落入涉案专利权的保护范围，构成专利侵权。另外，虽然电钻手柄上的防滑槽具有防滑的功能，但实现防滑功能可以有多种设计，故该防滑槽不属于单一的“由技术功能决定的设计特征”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款规定：“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”勤华公司一审中提供了12份专利文件用于证明被诉侵权产品为现有设计，但经比对，并没有一个对比文件完整公开了被诉侵权产品的所有设计特征。故勤华公司有关一审对涉案专利保护范围认定错误、手柄防滑槽为功能性设计、被诉侵权产品与涉案专利存在显著不同、被诉侵权产品的外观为现有设计等上诉理由，事实和法律依据不足，本院均不予采纳。 由于未经宝时得公司许可，勤华公司生产侵害涉案专利权的产品，诚实五金经营部销售侵害涉案专利权的产品，依法均应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。一审依法判决被诉侵权产品的生产商勤华公司及销售商诚实五金经营部分别对各自的侵权行为承担赔偿责任，并无不当。勤华公司有关勤华公司和诚实五金经营部不能同时承担赔偿责任的上诉理由，没有法律依据，不能成立。 综上所述，勤华公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，拟判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费2300元，由南通勤华机电有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长  蔡 伟 代理审判员  马玉荣 代理审判员  张丹萍 二〇二〇年七月十日 法官 助理  欧群山 书 记 员  江 菲 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。