中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终4514号上诉人（原审原告一）：喜来登国际知识产权有限责任公司，住所地美利坚合众国康涅狄格州斯坦福德市。法定代表人：马歇尔·J.多纳特，副主席兼助理秘书长。委托诉讼代理人：王莹，北京市博圣律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵刚，湖北楚韵律师事务所律师。上诉人（原审原告二）：喜达屋饭店及度假村国际有限责任公司，住所地美利坚合众国马里兰州贝塞斯达芬伍德路。法定代表人：马歇尔·J.多纳特，副总裁兼助理秘书长。委托诉讼代理人：王莹，北京市博圣律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵刚，湖北楚韵律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：侯广超，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原审第三人：泉州市伍氏企业美食有限公司，住所地中华人民共和国福建省泉州市洛江区。法定代表人：伍维民，执行董事兼总经理。上诉人喜来登国际知识产权有限责任公司（简称喜来登公司）、喜达屋饭店及度假村国际有限责任公司（简称喜达屋公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2018）京73行初10521号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年6月1日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院审理查明：一、诉争商标1.注册人：泉州市伍氏企业美食有限公司（简称伍氏公司）。2.注册号：7131233。3.申请日期：2008年12月24日。4.专用期限至：2020年8月27日。5.标志6.核定使用服务（第35类）：广告；样品散发；电视广告；商业橱窗布置；为零售目的在通讯媒体上展示商品；商业行情代理；进出口代理；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；人员招收；货物展出。二、引证商标一1.注册人：喜达屋公司。2.注册号：4072122。3.申请日期：2004年5月19日。4.专用期限至：2027年5月20日。5.标志6.核定使用服务（第43类）：饭店；汽车旅馆；汽车客栈；旅馆预订；餐馆；酒吧；备办宴席；流动饮食供应；咖啡馆；自助餐厅；会议室出租；住所(旅馆、供膳寄宿处)。三、引证商标二1.注册人：喜达屋公司。2.注册号：4072120。3.申请日期：2004年5月19日。4.专用期限至：2027年5月20日。5.标志6.核定使用服务（第43类）：饭店；汽车旅馆；汽车客栈；旅馆预订；餐馆；酒吧；备办宴席；流动饮食供应；咖啡馆；自助餐厅；会议室出租；住所(旅馆、供膳寄宿处)。四、引证商标三1.注册人：喜达屋公司。2.注册号：4072128。3.申请日期：2004年5月19日。4.专用期限至：2019年4月6日。5.标志6.核定使用服务（第43类）：饭店；汽车旅馆；汽车客栈；旅馆预订；餐馆；酒吧；备办宴席；流动饮食供应；咖啡馆；自助餐厅；会议室出租；住所(旅馆、供膳寄宿处)。五、引证商标四1.注册人：喜达屋公司。2.注册号：6003126。3.申请日期：2007年4月16日。4.专用期限至：2020年5月27日。5.标志6.核定使用服务（第43类）：餐馆；咖啡馆；临时住宿处(出租)；酒吧；旅馆预定；流动饮食供应；饭店；提供房屋设施；养老院；日间托儿所(看孩子)。六、引证商标五1.注册人：喜达屋公司。2.注册号：6554691。3.申请日期：2008年2月15日。4.专用期限至：2020年4月20日。5.标志6.核定使用服务（第43类）：餐馆；咖啡馆；临时住宿处出租；酒吧；旅馆预订；动物寄养；饭店；会议室出租；养老院；日间托儿所(看孩子)。七、引证商标六1.注册人：喜达屋公司。2.注册号：6956614。3.申请日期：2008年9月16日。4.专用期限至：2020年8月6日。5.标志6.核定使用服务（第43类）：餐馆；咖啡馆；临时住宿处出租；酒吧；旅馆预订；动物寄养；饭店；会议室出租；养老院；日间托儿所(看孩子)。八、引证商标七1.注册人：喜达屋公司。2.注册号：6956615。3.申请日期：2008年9月16日。4.专用期限至：2020年8月6日。5.标志6.核定使用服务（第43类）：餐馆；咖啡馆；临时住宿处出租；酒吧；旅馆预订；动物寄养；饭店；会议室出租；养老院；日间托儿所(看孩子)。九、引证商标八1.注册人：喜达屋公司。2.注册号：6001844。3.申请日期：2007年4月16日。4.专用期限至：2019年12月13日。5.标志6.核定使用服务（第30类）：咖啡；茶；可可；糖；米；西米；人造咖啡；面粉；谷类制品；面包；糕点；糖果；天然或人造冰；蜂蜜；酵母；发酵粉；食盐；芥末；醋；沙司(调味品)；调味品；食用冰；含淀粉食物；黄色糖浆。十、被诉裁定：商评字[2018]第94372号《关于第7131233号“W及图”商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2018年5月31日。被诉裁定认定：诉争商标与引证商标一至九分别未构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第二十八条规定的使用在同一种或类似服务上的近似商标；中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）已在商评字[2014]第32349号《关于第7131233号“W及图”商标争议裁定书》（简称第32349号裁定）中对诉争商标是否违反2001年商标法第十条第一款第八项、第十三条、第三十一条、第四十一条的规定作出述评，喜来登公司、喜达屋公司未增加新的事实，适用“一事不再理”的相应规定对该部分主张予以驳回。诉争商标的注册未违反2001年商标第十条第一款第七项的规定。据此，商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持。十一、其他事实在商标评审阶段，喜来登公司、喜达屋公司商标评审委员会提交了以下主要证据（光盘）：1.喜来登酒店的百度百科信息以及官网中的酒店历史介绍；2.“S及花环图”、“花环图”的著作权登记证书复印件；3.喜来登公司、喜达屋公司商标在世界各国的注册情况及在中国申请注册商标一览表复印件；4.喜来登全国各地的酒店名单及部分酒店的照片；5.喜来登公司的关联公司在中国注册的域名清单及部分网页截图；6.伍氏公司的百度百科介绍、伍氏公司官方网站的网页；7.W酒店在中国的部分网站搜索信息及酒店介绍网页打印件；8.喜来登酒店在中国的收入统计、会员消费情况及喜来登酒店全球收入统计复印件；9.喜来登酒店举办的各种品牌推广活动以及所获奖项资料复印件；10.国家图书馆文献复制证明及关于喜来登公司商标国家图书馆检索结果复印件；11.喜来登公司“S及花环图”商标的部分宣传材料及网络检索所的报刊杂志；12.商标评审委员会相关裁定及行政诉讼判决书。在商标评审阶段，伍氏公司向商标评审委员会提交了诉争商标的部分实际使用证明材料等证据。在原审诉讼阶段，喜来登公司、喜达屋公司补充提交了以下主要证据：（2016）京73行初2983号、（2017）京73行初2444号、（2017）京73行初4077号、（2017）京73行初4078号行政判决书。在原审庭审中，喜来登公司、喜达屋公司明确表示对被诉裁定关于2001年商标法第十条第一款第七项的认定不再持有异议。另查，第32349号裁定中认定：第7131233号“W及图”商标（即诉争商标）与喜来登公司享有著作权的作品“S及图”未构成实质性近似，诉争商标未违反2001年商标法第三十一条所指“损害他人现有在先权利”的情形。喜达屋、喜来登国际有限责任公司不服第32349号裁定，提起行政诉讼，一、二审法院对第32349号裁定的结论予以维持。在原审庭审中，商标评审委员会明确表示“花环图”系“S及图”的组成部分，“花环图”与诉争商标亦不构成实质性近似。伍氏公司亦坚持主张“花环图”与诉争商标不构成实质性近似。北京知识产权法院认为，第32349号裁定仅对诉争商标是否损害“S及图”作品在先著作权作出了认定，并未单独就“花环图”进行评述。在喜来登公司、喜达屋公司明确其此次据以主张在先著作权的作品为“花环图”的情况下，商标评审委员会以“一事不再理”为由对诉争商标的申请注册是否损害“花环图”在先著作权未予评述不妥，予以指出。其次，将诉争商标图样与“花环图”比对，二者在构图要素、外观上差异较大，作品整体未构成实质性相似。虽然在花环图形部分存有相近，但花环图形花纹粗细程度及上部的开口部分均存在差异，因花环图形本身属于较为常见的图形设计，且著作权法允许不同作者就同一主题各自独立进行创作，故在诉争商标与喜来登公司、喜达屋公司主张权利的作品存在明显差异的情况下，仅依据现有证据不足以认定诉争商标使用了喜来登公司、喜达屋公司主张权利的作品，构成对其在先著作权的损害。据此，虽然商标评审委员会关于“一事不再理”的认定有不当之处，但该问题未影响案件实体审理结论，对喜来登公司、喜达屋公司权利并未产生实际影响，依照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十七条第一项的规定，从节约行政程序资源和司法资源的角度出发，本案不再责令商标评审委员会针对诉争商标是否违反2001年商标法第三十一条关于在先著作权的规定重新审查。诉争商标核定使用的商品与引证商标一至九核定使用的服务不属于类似服务,商标评审委员会就诉争商标的注册未违反2001年商标法第二十八条的认定正确。综上，被诉裁定作出程序虽有不当，但审查结论正确。喜来登公司、喜达屋公司请求撤销被诉裁定的理由不能成立。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回喜来登公司、喜达屋公司的诉讼请求。喜来登公司、喜达屋公司均不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，其主要上诉理由为：一、原审判决认定诉争商标标志与喜来登公司的“花环图”作品未构成实质性近似错误，应予纠正；二、诉争商标与各引证商标分别构成使用在同一种或类似服务上的近似商标，原审法院未考虑实际使用中服务的关联性，相关认定有误，应予纠正。中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）、伍氏公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标及引证商标档案、被诉裁定、当事人提交的证据材料以及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。另查，根据中央机构改革部署，中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。再查，喜来登公司、喜达屋公司主张在先著作权的“花环图”美术作品如下该作品著作权登记证书载明：该作品由喜来登公司于1969年5月1日创作完成，并于1969年6月5日首次发表。该证书发证日期为2013年2月17日。上述事实，有当事人提交的证据材料及相关文件予以佐证。本院认为：2001年商标法第二十八条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系的服务。在判定商品或者服务是否类似时，一般以商标注册时指定或核定使用的商品或者服务为准，以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断,《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或服务的参考。本案中，诉争商标核定使用在第35类的“广告”等服务上，与引证商标一至九核定使用的服务在《类似商品和服务区分表》中分属于不同类别，且在服务的目的、内容、方式、对象等方面差异较大，故原审判决和被诉裁定认定诉争商标在核定使用的服务上与引证商标一至九分别未构成2001年商标法第二十八条规定的使用在同一种或类似服务上的近似商标正确，本院予以确认。2001年商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《中华人民共和国著作权法》第二条第二款规定，外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。喜来登公司为美国企业，美国与中国均为《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》成员国，喜来登公司享有著作权的作品在中国应当受到保护。喜来登公司在本案中主张的“花环图”具有一定的独创性，达到作品独创性的基本要求，属于《中华人民共和国著作权法》保护的美术作品。需要指出的是，根据喜来登公司提交著作权登记证书，“花环图”系由公司享有的作品，该作品已于2019年5月1日超出保护期限，但判断在先权利冲突一般以诉争商标核准注册日为时间基点，故本案已超出保护期限的作品不影响对诉争商标是否损害他人在先著作权的判断。喜来登公司著作权登记证上载明的作品发表时间早于诉争商标申请日、喜来登公司的注册商标信息以及使用上述作品注册为商标的时间均早于诉争商标申请日，结合喜来登公司对该标志的使用等一系列证据，可以推定上述作品早在诉争商标申请日之前即已在中国大陆公开使用，故在没有相反证据的情况下，在案证据可以证明喜来登公司在诉争商标申请日前对“花环图”作品享有在先著作权。对于独创性较低的作品，诉争商标标志与该作品在视觉上基本无差异的，可以认定构成实质性相似。将诉争商标标志“W及图”与“花环图”作品进行比较，诉争商标标志“W及图”与“花环图”相比系完全复制树叶花环，设计要素基本无差异，构成实质相似。根据喜来登公司提交的在中国大陆地区的广告宣传、酒店经营等使用证据，可以证明伍氏公司具有接触上述两作品的可能性，故认定诉争商标的注册损害了喜来登公司的“花环图”作品在先著作权，违反了2001年商标法第三十一条中“不得损害他人现有的在先权利”的规定。原审判决该项认定结论有误，予以纠正。喜来登公司、喜达屋公司的该项上诉理由不能成立，本院予以支持。原审判决认定的其他内容，各方当事人在二审诉讼中未再争议，本院经审查予以确认。综上所述，原审判决和被诉裁定认定事实基本清楚，但适用法律不当，结论应予以撤销。喜来登公司、喜达屋公司的的上诉请求和主要上诉理由成立，应当予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款之规定，判决如下：一、撤销中华人民共和国北京知识产权法院（2018）京73行初10521号行政判决；二、撤销中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第94372号《关于第7131233号“W及图”商标无效宣告请求裁定书》；三、中华人民共和国国家知识产权局针对第7131233号“W及图”商标重新作出无效宣告请求裁定。一、二审审案件受理费各人民币一百元，均由中华人民共和国国家知识产权局负担（均于本判决生效之日起七日内交纳）。本判决为终审判决。审判长  孔庆兵审判员  吴 斌审判员  王东勇二〇二〇年七月三十一日书记员  赵静怡