北京知识产权法院民 事 判 决 书(2020)京73民终735号上诉人（原审原告）：卓易通（北京）网络技术有限公司，住所地北京市海淀区。法定代表人：阎廷双，执行董事。委托诉讼代理人：房春生，男，1979年1月5日出生，汉族，该公司总经理,住黑龙江省红兴隆农垦社区。被上诉人（原审被告）:游艺春秋网络科技（北京）有限公司，住所地北京市石景山区。法定代表人：陈澍，董事长。委托诉讼代理人：吕亚妹，北京德恒律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨丹卉，北京德恒律师事务所实习律师。上诉人卓易通（北京）网络技术有限公司（以下简称卓易通公司）因与被上诉人游艺春秋网络科技（北京）有限公司（以下简称游艺春秋公司）侵害商标权纠纷一案，不服北京市石景山区人民法院（以下简称一审法院）作出的（2019）京0107民初3337号民事判决（以下简称一审判决），向本院提起上诉。本院于2020年5月6日受理后，依法组成合议庭，进行了审理。本案现已审理终结。卓易通公司在一审中诉称：1.依法判令游艺春秋公司立即停止侵害卓易通公司商标权行为并在游艺春秋公司官网公开赔礼道歉；2.依法判令游艺春秋公司赔偿卓易通公司经济损失300万元并承担卓易通公司制止侵权的费用开支10万元；3.本案诉讼费用由游艺春秋公司承担。事实与理由：一、卓易通公司拥有第8908450号和第8908561号商标的专用权。第8908450号商标核准使用范围为第9类：计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件等。第8908561号商标核准使用范围为第41类：（在计算机网络上）提供在线游戏等。两个商标均在注册有效期内。二、游艺春秋公司的侵权行为严重侵犯卓易通公司的商标专用权。卓易通公司发现，自2013年开始，游艺春秋公司在其运营的网络游戏上非法使用前述两商标，并通过游艺春秋公司官网、微信公众号、官方微博等途径大量使用该商标进行宣传，误导消费者，构成了对卓易通公司商标专用权的严重侵犯。游艺春秋公司侵权行为已持续多年，给卓易通公司造成了重大经济损失。卓易通公司也曾多次向游艺春秋公司主张权利，但截止起诉前游艺春秋公司仍未停止任何侵权行为。故卓易通公司为维护自身合法权益诉至法院，请求法院判如所请。游艺春秋公司在一审中辩称：卓易通公司涉案注册商标缺乏合法性基础，其专用权不能对抗游艺春秋公司正常使用，游艺春秋公司为正当使用，不会造成相关公众混淆，因此没有侵犯卓易通公司商标权。理由如下：一、涉案注册商标缺乏合法性基础，不应予以注册并应当禁止使用，不能对抗游艺春秋公司的使用行为。两枚涉案注册商标均由北京世模科技有限公司（以下简称世模公司）予以申请，而世模公司申请注册此两枚商标是被法律及许可合同所禁止的。2003年8月20日，世模公司与韩国公司JoymaxCo.,Ltd（以下简称韩国Joymax公司）签订了《许可协议》，就韩国Joymax公司开发的“SilkroadOnline”网络游戏，许可世模公司进行营销和运营游戏的本地化版本等。该协议明确约定与游戏（包括本地化版本）及游戏名称有关的知识产权均归属韩国Joymax公司，世模公司不得注册或协助第三方注册与标志和游戏名称相同或近似的标识。根据我国商标法第15条的规定，世模公司作为韩国Joymax公司的代理人，将经过韩国Joymax公司所确认的中文游戏名称抢注为商标，是严重的违背诚信行为，应当予以禁止。二、卓易通公司及世模公司违反诚实信用原则，恶意取得、行使商标权并主张游艺春秋公司侵权，是对权利的滥用，不应支持其诉讼请求。根据商标法第7条的规定，最高法院在第82号指导案例指出：“诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。”最高法院在（2014）民提字第168号民事判决书中亦有相关论述。本案中，卓易通公司及其关联公司世模公司亦是非善意取得商标权，并对游艺春秋公司的正当使用行为提起侵权之诉，属于对其注册商标专用权的滥用，其诉讼请求不应得到支持。三、游艺春秋公司合法获得韩国Joymax公司授权，对涉案标识的使用为善意的描述性使用，并非商标意义上的使用，属于正当使用，且不存在使相关公众混淆的可能。综上，请求法院驳回卓易通公司全部诉讼请求。一审法院认定事实如下：经原国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准，案外人世模公司注册取得第8908450号“丝路传说”商标（以下称涉案商标一），核定商品项目为第9类：计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；计算机游戏软件等，注册有效期限自2011年12月14日至2021年12月13日止。经商标局核准，世模公司注册取得第8908561号“丝路传说”商标（以下称涉案商标二），核定服务项目为第41类：（在计算机网络上）提供在线游戏；节目制作；录像带制作等，注册有效期限自2013年1月7日至2023年1月6日止。2015年8月7日，经商标局核准，涉案商标一、二转让，受让人为卓易通公司。2018年2月5日，经申请人世模公司法定代表人房中华申请，黑龙江省红兴隆农垦区公证处（以下简称红兴隆农垦区公证处）公证人员在该处办公室使用该处计算机根据申请人世模公司委托代理人房春生的提示进行了如下操作：在百度一下工具栏内输入“丝路传说”，百度后出现丝路传说-新丝路官网，点击进入该页面内进行浏览，网页下方显示：游艺春秋旗下网站游艺春秋网络科技（北京）有限公司版权所有。点击网页中的“劳动最光荣”、“暑期去哪儿？《新丝路》八大活动喜迎新生”“《新丝路》‘残书秘卷’免费礼包领取指南”等，相关界面均显示有“新丝路传说”字样。在下载专区下载该游戏，安装并运行，相关游戏操作界面多处显示有“新丝路传说”字样。该网页官方新闻中2013年8月27日发布的题为“万众期待《新·丝路》全新官网今日上线”的新闻中显示：游艺春秋旗下3D玄幻网游《silkroad》（即《丝路传说》《丝路传说R》）国服正式命名为《新·丝路》。《新·丝路》是享有‘韩国暴雪’之称的顶尖网游开发商JOYMAX研发的幻想类MMORPG游戏。该网页游戏资料的游戏背景中载有：《新·丝路传说》是公元7世纪背景下，以各地区历史文化和神话传说为背景的玄幻RPG游戏……。针对上述内容，红兴隆农垦区公证处出具了（2018）黑垦红证内经字第2号公证书。卓易通公司提交了世模公司代理的游戏《丝路传说》与游艺春秋公司代理的游戏《新??丝路》对比表，显示两个游戏在游戏背景、游戏职业等方面存在一定区别。为证明涉案注册商标缺乏合法性基础，且游艺春秋公司的使用行为为正当使用，游艺春秋公司提交了相关证据可证明：世模公司自2005年开始代理运营韩国Joymax公司开发的“SilkroadOnline”网络游戏。2008年4月30日，韩国Joymax公司与世模公司订立许可协议，该协议中载明：韩国Joymax公司已开发一套名为“SilkroadOnline”的英文版商业3D网络游戏（以下简称“游戏”）并拥有游戏具有的一切权利。Joymax公司许可被许可方在许可区域内取得以下方面的游戏使用权利：营销和运营游戏的本地化版本、向客户提供游戏服务、以及向许可区域内的客户提供游戏支持。该协议第1.11条规定，“游戏”是指本协议前言中所述的名为“SilkroadOnline”的英文版网络游戏的目标代码版本，包括本地化版本。许可方可能在签署日期后为游戏开发或发布的任何字幕版、系列或续集，均应明确排除在本协议范围之外。第1.13条规定，“游戏名称”是指本协议项下由许可方开发的并许可给被许可方的网络游戏名称。第1.24条规定，“标志”是指在许可程序和游戏服务中使用的、或与许可程序和游戏服务有关的商标、服务标志、商品和商业名称、logo徽标、广告语、角色、游戏名称或其他财产（无论是否已注册）。第8条知识产权条款规定：8.1所有权。a）被许可方承认，存在于许可区域内外的与许可程序和/或本地化版本（及其所有改良）、许可材料及游戏名称有关的知识产权（不论是否已按适用法律获得明确认可或完成注册），属于且始终属于许可方的独有财产，但本协议中明确授权被许可方的除外。b）许可方始终是许可程序的例行程序、模块及所有其他方面的版权所有者，也始终是与标志有关的商标权所有人。d）被许可方明确承诺，在本协议有效期内及本协议期满或终止后，被许可方不得直接或间接从事侵犯、对抗、质疑或协助对抗许可方拥有的与许可程序（及其所有改良）、许可材料及游戏名称有关的任何知识产权的有效性的任何行为，也不得采取对任何该等许可方知识产权造成贬损的其他行动。e）被许可方同意，在本协议有效期内运营游戏服务及销售许可程序所产生的与许可程序、标志及游戏名称有关的一切商誉，均以许可方为直接、专属和唯一受益人，且始终属于许可方的独家专有财产。8.5被许可方义务。被许可方不得（也不得促使或协助任何第三方）从事以下行为：以其自身名义或以他人名义，在许可区域内外注册或试图注册许可方拥有的或与许可方有关的任何许可方标志和游戏名称、或者任何类似形式的标志和游戏名称。2005年4月8日，世模公司申请在第9类已经录制的计算机程序（程序）；计算机游戏软件等商品上注册第4591539号“丝路传说SilkRoadOnline”商标，目前该商标未获准注册。2005年4月8日，卓易通公司申请在第42类计算机编程；计算机软件设计等服务上注册第4591523号“丝路传说SilkRoadOnline”商标，后经商标局核准，注册有效期自2010年1月21日至2020年1月20日。2013年6月14日，韩国Joymax公司（许可人）与游艺春秋公司（被许可人）签订软件许可协议。该协议中显示：游戏名称：SilkroadOnline，游戏平台：基于客户端的在线游戏，区域/语言：中国大陆地区/中文。“被许可产品”是指在商业上称为“SilkroadOnline”的计算机软件在线游戏程序中文版本、指定文档、客户端软件和升级版本的统称。2013年6月21日，17173网站发布题为“世模证实丝路传说代理转让：韩方欲提分成”的新闻报道，其中载明：世模公司与《丝路传说》的代理合约到期之后，韩国开发商Joymax公司将不再与世模公司续约、游艺春秋公司可能成为新的运营方。世模公司目前也与17173产业频道确认了此事，并作出了明确的回应。2013年7月12日及2013年8月21日，太平洋游戏网及多玩游戏分别发布了相关资讯，载明：游艺春秋公司宣布已于6月14日与韩国专业游戏开发商JOYMAX公司正式签约，获得《Silkroad》(即丝路传说)在中国大陆地区四年的独家运营权，并将游戏更名为《新丝路》。2019年4月2日，游艺春秋公司的委托代理人夏禹来到北京市方圆公证处申请证据保全公证。当日，在公证处公证人员的监督下，夏禹使用该处计算机进行如下操作：在百度百科页面搜索栏中输入“丝路传说”，点击进入词条，显示：丝路传说是一款以丝绸之路的兴衰为背景，剧情横跨古代中国、古代波斯和古代欧洲，由韩国开发商Joymax研发的一款动作类角色扮演游戏，于2005年发行。2005年，该游戏在中国地区由世模公司代理；2012年底中文名称变更为《丝路传说R》；2013年5月，韩国Joymax与世模公司合约到期未续；2013年6月Joymax宣布与游艺春秋公司签署大陆地区独家代理合约；2013年9月4日世模公司全面关服停运；2013年9月5日游艺春秋服务器开启，再次面向中国玩家提供服务，中文名称变更为《新·丝路传说》。在百度百科页面搜索栏中输入“北京世模科技有限责任公司”，点击“进入词条”，显示：2005年3月，新“世模科技”正式宣布将开展韩国MMORPG《丝路传说》在中国地区的运营。2009年12月Joymax与世模科技签订《丝路传说》继续运营三年协议。进入百度贴吧，在搜索栏内输入“世模科技关于《丝路传说》停止运营的公告”，点击“全吧搜索”，进入相关页面，显示：世模公司于2011年1月23日在丝路传说吧发布“世模科技关于《丝路传说》停止运营的公告”，其中载明世模科技决定2011年1月22日零点，停止《丝路传说》所有服务器在大陆的服务。针对上述公证过程，北京市方圆公证处出具了（2019）京方圆内经证字第06423号公证书。2019年4月12日，韩国Joymax公司就世模公司申请注册第8908450号“丝路传说”商标及第8908561号“丝路传说”商标事宜出具声明，其中载明：2008年4月30日，我们与世模公司签署了《许可协议》，许可世模公司在中国地区推广、运营我方开发游戏“SilkRoadOnline”（《丝路传说》）的中国版本。根据本协议，世模公司不得注册或拟注册任何相同、近似的商标或游戏名称。然而，世模公司于2010年申请注册前述两枚商标，并且世模公司已将两枚商标转让给关联公司卓易通公司。我们认为，世模公司的上述行为严重违反了双方约定，并严重违背了诚实信用原则，因此我们特此要求世模公司及时作出正确的决定，予以纠正上述情况。为反驳游艺春秋公司上述主张，卓易通公司主张并提供证据证明：世模公司早在2003年8月14日，即向商标局申请注册“丝路传说”商标，注册号为3672792号，并于2005年8月7日获准注册，核定使用范围为国际分类第41类（在计算机网络上）提供在线游戏等。2013年7月17日，国家版权局出具著作权合同登记批复，载明：游艺春秋公司申报的《新丝路》著作权合同经审核予以登记。文化部进口网络游戏产品批准单显示，进口单位游艺春秋公司，原产地韩国，版权提供单位Joymax公司，产品名称及批准文号：《新丝路》，文网进字[2013]027号。国家新闻出版广电总局出具新出审字【2013】1506号文件，同意出版运营经复核的进口网络游戏《新丝路》。国家新闻出版广电总局2013年进口网络游戏审批信息显示，游戏名称：新丝路，游戏出版和运营单位均为游艺春秋公司，审批时间为2013年11月28日。双方当事人均认可上述事实，但卓易通公司认为游艺春秋公司与韩国Joymax公司运营的网络游戏对应名称为《新·丝路》，与案外人世模公司运营的是两款完全不同的游戏，其使用《丝路传说》《新丝路传说》《新·丝路》等内容，与卓易通公司注册商标完全相同和近似，构成商标侵权。游艺春秋公司则坚持其答辩意见。另查明，卓易通公司成立于2012年5月2日，鲁艳军曾担任该公司的法定代表人、经理、执行董事及自然人股东，并于2013年11月28日起不再担任该公司的法定代表人及执行董事。世模公司成立于2003年4月8日，鲁艳军曾任该公司法定代表人及自然人股东等，并于2013年9月3日起不再担任该公司法定代表人及自然人股东。在本案诉讼过程中，涉案商标一、二分别于2019年7月27日和2019年8月27日，由卓易通公司转让至世模公司。卓易通公司主张为本案诉讼支出律师费10万元，并就其中的5万元律师费提交了相应票据加以证明。一审法院认为，根据卓易通公司提交的涉案商标注册证，可以证明其经受让在本案立案之前取得第9类“丝路传说”和第41类“丝路传说”注册商标，系上述两枚注册商标的专用权人，有权以自己的名义提起商标侵权诉讼。关于游艺春秋公司主张卓易通公司已不是涉案商标权利人，故非本案适格原告的主张。法院认为，卓易通公司起诉时间为2019年1月，而涉案商标一、二转让至世模公司分别发生于2019年7月和8月，其起诉时为涉案商标专用权人，卓易通公司主张的对方侵权行为亦发生于卓易通公司享有涉案商标专用权期间，故卓易通公司系本案适格主体。本案的争议焦点为：游艺春秋公司使用“丝路传说”“新丝路传说”、“新·丝路”等文字内容的行为，是否构成对卓易通公司注册商标专用权的侵害。《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。商标是商品或服务的提供者为了将自己的商品或服务与他人提供的同种或类似商品或服务相区别而使用的标识。商标的功能包括识别来源、品质保障和广告宣传，其中识别来源是商标的核心功能。在一般情况下，只有使用人对特定图形、文字等内容有意识地作为消费者识别商品或服务来源的标志时，即实施了商标法意义上的商标使用行为时，才可能构成对他人商标专用权的侵害。因此，即使他人已将相关标志作为商标加以注册而享有了注册商标专用权，也并不当然意味着对上述标志的使用就一定构成对该商标权的侵害。在商标侵权行为的认定过程中，应当将发挥区分商品或服务来源作用的商标性使用行为，与发挥客观既有事物指代性作用的名称性行使行为区分开来，避免将经营者提供的所有商品或服务的名称都作为商标加以认定。本案中，游艺春秋公司作为韩国网络游戏SilkroadOnline的中文版运营者，其涉案行为是否构成商标性使用以及是否为正当使用，是判断其行为是否侵犯卓易通公司注册商标专用权的基础和前提。首先，根据本案已查明的事实，游艺春秋公司在中国境内运营的游戏与案外人世模公司曾运营的游戏均为韩国Joymax公司开发的SilkroadOnline游戏。两个公司代理运营的游戏虽然在具体游戏介绍、角色职业及角色技能有所差异，但属于同一款游戏即SilkroadOnline游戏的版本更迭。因此，游艺春秋公司在其网站上使用“丝路传说”、“丝路传说R”作为韩国网络游戏SilkroadOnline在世模公司代理期间的中文译名，将“新丝路传说”、“新·丝路”作为其代理的SilkroadOnline游戏的中文译名使用，并在涉案游戏的开启、操作界面使用了“新丝路传说”等字样，显然是对其运营的网络游戏SilkroadOnline的中文描述性指代，相关文字所发挥的也并非是区分商品或服务来源的作用。其次，是否构成正当使用，在考虑游艺春秋公司涉案使用行为属于描述性使用的前提下，还需考虑游艺春秋公司的使用行为是否善意。由于游艺春秋公司运营的涉案游戏系韩国Joymax公司开发，该游戏英文名称为SilkroadOnline，“丝路传说”为世模公司运营涉案游戏时经韩国Joymax公司许可的游戏中文名称，且从卓易通公司及世模公司注册的商标“丝路传说SilkRoadOnline”分析，卓易通公司及世模公司应当认可“丝路传说”是“SilkRoadOnline”的中文译名，这与卓易通公司当庭提出两者并非对应译名的主张相互矛盾，故法院对卓易通公司该项主张不予采信。在游艺春秋公司运营的涉案游戏与案外人世模公司运营的《丝路传说》游戏同属“SilkRoadOnline”中文版的情况下，游艺春秋公司在其网页上宣传涉案游戏时所述“游艺春秋旗下3D玄幻网游《Silkroad》(即《丝路传说》《丝路传说R》)国服正式命名为《新·丝路》”以及在网页和涉案游戏中标注《新丝路传说》，一方面是对涉案游戏与原“SilkRoadOnline”中文版游戏承接关系的客观描述，另一方面也尽力将前后两个运营主体进行了区分，因此游艺春秋公司并不具有混淆商品或服务提供者使消费者产生误认或攀附他人商标商誉的主观过错。综上所述，游艺春秋公司涉案使用行为系将“丝路传说”“新丝路传说”等文字作为游戏中文名称的非商标性使用，亦不具有主观过错，不会导致相关公众混淆误认，不构成商标侵权行为。因此，卓易通公司的诉讼请求缺乏事实及法律依据，法院不予支持。综上所述，法院依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，判决驳回卓易通（北京）网络技术有限公司全部诉讼请求。卓易通公司不服一审判决向本院提起上诉，上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判支持卓易通公司一审全部诉讼请求。事实和理由：1、游艺春秋公司使用“丝路传说”、“新丝路传说”属于商标侵权行为；2、游艺春秋公司恶意使用涉案商标，已实质造成服务提供者混淆；3、商标“丝路传说”并非“SilkRoadOnline”的中文译名；4、两款游戏存在本质上的不同，不是简单的版本更迭；5、游艺春秋公司使用涉案商标的行为明显存在恶意。游艺春秋公司辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回卓易通公司的上诉请求，维持原判。在本院审理期间，卓易通公司提交了新丝路（国家新闻出版网站）信息、丝路传说游戏软件查询结果、公证书、国家知识产权局撤三决定、商标注册信息等五组证据。本院经审理查明的事实与一审判决认定的事实一致。上述事实，有公证书、公证费发票、加盟连锁协议、作品登记证、收据、照片及双方当事人陈述等证据在案佐证。本院认为，未经商标注册人许可，在同一种商品或服务上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品或服务上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，卓易通公司在起诉时系第8908450号“丝路传说”商标及第8908561号“丝路传说”商标的注册商标专用权人，依法对涉案商标享有专用权，在该商标注册有效期限内依法享有专有使用权，他人未经许可不得在同类商品或服务上擅自使用与该商标相同或近似的标识。商标的描述性使用是指商标的内容或含义描述了该商标指定使用商品的内容，或者该商品的成分、性质、用途、功能、特点、质量、重量、数量或其他特点。商标合理使用应当具备以下构成要件：（一）使用出于善意；（二）不是作为商标使用；（三）使用只是为了说明或者描述自己的商品或者服务；（四）使用不会造成相关公众的混淆、误认。本案中，游艺春秋公司使用“丝路传说”、“新丝路传说”、“新·丝路”等文字内容是对其代理运营的网络游戏SilkroadOnline的中文译名的描述，属于商标的描述性使用，不构成对涉案商标的商标性使用，不会造成相关公众的混淆误认。且在案证据无法证明游艺春秋公司在使用上述内容时具有主观恶意。因此，游艺春秋公司未侵犯卓易通公司的注册商标专用权，故卓易通公司的诉讼请求缺乏事实和法律依据，一审法院对此认定正确，本院予以支持。另，关于卓易通公司在二审中提交的证据问题；经本院审查认为，部分证据卓易通公司应当在一审法院审理本案期间提交而其未能提交，且所提交的证据与本案的处理结果不具有关联性，故本院对此不予采信。综上，上诉人卓易通公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费31600元，由上诉人卓易通（北京）网络技术有限公司负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 章坚强审 判 员 何 暄审 判 员 宋 堃二〇二〇年七月二十二日法官助理 常 丹书 记 员 许辛敏