山东省高级人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁民终1333号上诉人（原审被告）：山东福斯润滑油有限公司，住所地山东省济宁市车站西路73号四维商务公寓9层0916号。法定代表人：康永芹，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李红梅，山东知圣律师事务所律师。委托诉讼代理人：姜兴涛，山东知圣律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：德耐尔节能科技（上海）股份有限公司，住所地上海市金山区枫泾镇亭枫公路6767号。法定代表人：余浪波，该公司董事长。委托诉讼代理人：唐敏杰，北京大成（上海）律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴洁，北京大成（上海）律师事务所律师。上诉人山东福斯润滑油有限公司（以下简称福斯公司）因与被上诉人德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称德耐尔公司）侵害注册商标专用权纠纷一案，不服山东省济宁市中级人民法院（2019）鲁08民初221号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年5月7日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。福斯公司上诉请求：1．撤销一审判决，依法改判驳回德耐尔公司的全部诉讼请求；2.一、二审诉讼费、财产保全费由德耐尔公司承担。事实和理由：一、一审判决认定福斯公司构成侵犯德耐尔第25034691号注册商标专用权是错误的。1.福斯公司在第4类润滑油、工业用油商品上使用“德耐尔”商标构成在先使用。德耐尔公司的第25034691号商标于2017年6月28日申请注册，2018年6月28日在润滑油、工业用油等商品上注册成功。福斯公司早在2016年5月18号之前就已经使用“德耐尔”商标在润滑油、工业用油等商品上，并在淘宝、1688商城等网络平台上宣传销售“德耐尔”品牌的工业用油商品，早于德耐尔公司第25034691号注册商标的申请时间，并持续使用具有一定影响，符合《商标法》第五十九条第三款所规定的在先使用。福斯公司并不侵犯德耐尔公司第25034691号注册商标专用权，德耐尔公司无权禁止福斯公司在原有范围内继续使用“德耐尔”商标。一审判决是基于商标局作出的（2017）商标异字第22297号《第16997259号“德耐尔”商标在部分商品上不予注册的决定》中认定的“福斯公司于2015年5月20日在润滑油、工业用油等商品上申请注册‘德耐尔’商标属于以不正当手段抢先注册德耐尔公司在先使用并有一定影响的‘德耐尔’商标”的错误观点，得出了福斯公司不构成在先使用的错误结论。2.福斯公司在网页宣传中使用“德耐尔”标识并不侵犯德耐尔公司的第25034691号注册商标专用权。德耐尔公司的“德耐尔”标识在第35类广告宣传类没有商标权，“德耐尔”在35类上的商标权利人是北京德耐尔科技有限公司，该公司主营木地板，与德耐尔公司无任何关系。德耐尔公司无权对自己不享有的权利主张福斯公司侵权。3.福斯公司在先使用“德耐尔”商标，不会造成相关公众的混淆、误认。福斯公司于2014年注册成功，德耐尔公司在2012年注册，其在山东的分公司在2017年注册，因德耐尔公司的相关产品并不在互联网上销售，在此之前，德耐尔公司也从未涉足润滑油行业，故福斯公司在2016年至2017年之前使用并注册德耐尔商标的行为与德耐尔公司无关。德耐尔公司商标注册成功后，其经营范围内并没有增加润滑油、工业用油等商品的生产权限，因此，其本身并不生产该类商品。经查，也未在市场上见过德耐尔公司生产销售或授权生产销售的“德耐尔”润滑油产品，所以，在此之前也不存在相关公众会对涉案商品来源产生混淆或误解的可能。二、一审判决福斯公司赔偿德耐尔公司经济损失及为制止侵权行为支付的合理开支共计人民币30万元，数额过高，没有任何事实与法律依据。福斯公司不构成侵权，在福斯公司有权继续使用“德耐尔”标识的情况下，不存在赔偿问题。而在福斯公司不能继续使用“德耐尔”标识的情况下，德耐尔公司无权在“德耐尔”商标申请之前，以及获得注册商标专用权之前对福斯公司使用“德耐尔”商标的行为主张赔偿责任。德耐尔润滑油仅仅是福斯公司销售的诸多商品中的一种，福斯公司自2016年5月至今使用“德耐尔”商标销售润滑油、工业用油商品的实际获利并没有达到30万元。即使德耐尔公司主张权利，也应是在2018年6月28日其获得商标权之后。德耐尔公司辩称，一、福斯公司上诉主张其商标构成在先使用，不能成立。一审中，德耐尔公司提交的商标局作出的《第16997259号“德耐尔”商标在部分商品上不予注册的决定》中明确认定，福斯公司注册的“德耐尔”商标构成恶意抢注行为。德耐尔公司在先使用“德耐尔”商标，决定书主要认定德耐尔公司在第7类机械上使用“德耐尔”商标具有一定的知名度，同时也认定德耐尔公司在第4类润滑油上也使用了“德耐尔”商标并且具有一定知名度。二、福斯公司主张其在第35类广告宣传类上使用“德耐尔”商标，但是从一审中提供的侵权商品看，福斯公司是直接在润滑油的侵权产品上使用“德耐尔”商标。三、福斯公司上诉称，一审判决其赔偿金数额过高，无事实依据。一审法院依据福斯公司的侵权行为的持续时间及其主观恶意、德耐尔公司的知名度，包括维权成本等因素综合考虑，最终判决福斯公司赔偿德耐尔公司经济损失及因维权支付的各项合理费用共计30万元，公正、合法。德耐尔公司向一审法院起诉请求：1.判令福斯公司立即停止侵犯德耐尔公司第25034691号注册商标专用权的行为；2.判令福斯公司在全国范围内有影响力的报纸（中国知识产权报）刊登声明消除影响；3.判令福斯公司赔偿德耐尔公司经济损失及德耐尔公司因维权支付的律师费及其他合理费用共计50万元人民币；4.判令福斯公司承担本案全部诉讼费用。一审法院认定事实：德耐尔公司成立于2012年3月22日，为一家集研发、制造于一体的大型高新技术企业，主要生产压缩机、配件及相关产品。德耐尔公司于2018年6月28日申请注册了第25034691号“德耐尔”商标，商标有效期至2028年6月27日止，核定使用商品为第4类：发动机油；工业用油脂；润滑油；润滑脂；工业用油；精密仪器油；蜡烛；润滑剂；传动带用润滑油；齿轮油。2017年5月19日，国家工商行政管理总局作出（2017）商标异字第22297号《第16997259号“德耐尔”商标在部分商品上不予注册的决定》，认定：异议人（德耐尔公司）在销售其生产的“德耐尔”空气压缩机等商品时，也销售配套的“德耐尔”专用油、润滑油等商品。异议人提供的参展照片、异议与各大在线平台签订的品牌推广合同及部分销售发票显示，异议人的“德耐尔”空气压缩机、干燥机等产品通过异议人的宣传和推广，其“德耐尔”品牌在相关公众中具有一定影响，因此作为配套产品的“德耐尔”专用油、润滑油等商品也随之为相关公众所知晓。被异议商标（福斯公司的第16997259号“德耐尔”商标）与异议人于润滑油商品上在先使用并有一定影响的“德耐尔”商标文字相同，被异议商标指定使用的“润滑剂；传动带用润滑油；齿轮油；润滑油；工业用油；工业用油脂”商品与异议人生产销售的“润滑油”商品属于类似商品，被异议商标在上述商品上的申请注册已构成以不正当手段抢先注册异议人在先使用并有一定影响的“德耐尔”商标之情形。决定第16997259号“德耐尔”商标在“润滑剂；传动带用润滑油；齿轮油；润滑油；工业用油；工业用油脂”商品上不予注册，在其余商品上准予注册。2019年7月16日，上海市东方公证处出具（2019）沪东证经字第9708号公证书，载明：2019年7月9日，申请人德耐尔公司向上海市东方公证处申请保全证据公证。2019年7月9日，该公证处公证员和公证人员唐某及申请人的委托代理人张真使用本处电脑上网进入“www.baidu.com”，在搜索栏内输入“德耐尔润滑油”，进入页面上“山东福斯润滑油有限公司”链接，对福斯公司的官方网站及其公司简介、涉案产品展示网页进行了公证。后进入“www.taobao.com”淘宝网搜索“德耐尔”进入下一页面上显示的“生产供应德耐尔变压器油10#/25#/45#/品质超长城厂家直销正品包邮”，购买其销售的“润滑油”的操作过程。在上述网站网页上多处使用“德耐尔”润滑油字样。2019年7月22日，上海市东方公证处出具（2019）沪东证经字第9992号公证书，载明：2019年7月15日，该公证处公证员黄某公证人员唐某与申请人的委托代理人张真一同到达位于上海市石门二路3号一场所（该场所门口有“全家FamilyMart”字样标识），张真在该处取得一张标有“优速快递”字样标识的单据、一张标有“全家”字样标识的单据及一桶标有“德耐尔润滑油”字样标识的物品。当庭打开上述封存物品内有德耐尔润滑油一桶，上面标有“德耐尔润滑油”标识及“DENAIR”标识，生产厂家及地址为福斯公司。另查明，福斯公司系有限责任公司，于2014年6月18日注册完成，注册资本300万人民币，经营范围为：润滑油、润滑脂的销售。一审法院认为，本案争议的焦点是：一、福斯公司的行为是否侵害了德耐尔公司涉案第25034691号“德耐尔”注册商标专用权；二、福斯公司应承担何种法律责任，赔偿数额应如何计算。关于焦点一，一审法院认为，德耐尔公司向国家工商行政管理总局商标局申请注册第25034691号“德耐尔”商标，有效期自2018年6月28日至2028年6月27日止，核定使用商品为第4类：发动机油；工业用油脂；润滑油；润滑脂；工业用油；精密仪器油；蜡烛；润滑剂；传动带用润滑油；齿轮油。德耐尔公司涉案第25034691号“德耐尔”注册商标所有权，应依法受到保护。《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；……”。本案中，福斯公司在其生产销售的润滑油上使用“德耐尔”字样，与德耐尔公司“德耐尔”注册商标字样相同，属于在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的情形，侵犯了德耐尔公司涉案注册商标专用权。国家工商行政管理总局（2017）商标异字第22297号决定认定，福斯公司在上述润滑油等商品上的申请注册已构成以不正当手段抢先注册德耐尔公司在先使用并有一定影响的“德耐尔”商标之情形，因此福斯公司有关其享有在先使用权等辩解依法不能成立。故福斯公司未经德耐尔公司许可，生产、销售涉案商品，属于侵犯德耐尔公司注册商标专用权的行为，应当承担停止侵权、赔偿经济损失的民事责任。关于第二个焦点问题，根据《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款的规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。由于德耐尔公司未能提供证据证明其因被侵权所受到的损失，及福斯公司因侵权所获得的利益。一审法院综合考虑德耐尔公司商标的知名度、福斯公司侵权情节及德耐尔公司合理开支等因素，酌情确定福斯公司赔偿德耐尔公司经济损失及合理开支共计人民币30万元。对于德耐尔公司要求福斯公司消除影响的诉讼请求。一审法院认为，德耐尔公司并未提交证据证明涉案侵权行为对其企业信誉或声誉造成贬损，故德耐尔公司该项请求缺乏事实依据，不予支持。综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项、第（二）项、第六十三条第三款，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决：一、山东福斯润滑油有限公司立即停止侵犯德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第25034691号“德耐尔”注册商标专用权的行为；二、山东福斯润滑油有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿德耐尔节能科技（上海）股份有限公司经济损失及为制止侵权行为支付的合理费用共计人民币30万元；三、驳回德耐尔节能科技（上海）股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8800元，由德耐尔节能科技（上海）股份有限公司负担3520元，山东福斯润滑油有限公司负担5280元；财产保全费2020元，由山东福斯润滑油有限公司2020负担。二审中，福斯公司提交证据如下：证据一、德耐尔公司官网截图打印件一份，链接：http：//www.kongyajipeijian.com/typj/，该网站域名备案管理系统截图打印件一份。证明德耐尔公司官网显示其经营多个品牌润滑油，空压机专用油，例如：“寿力、博莱特、阿特拉斯”等，德耐尔公司一审提交的证据不能证明其在福斯公司申请商标之前就销售并使用了德耐尔品牌的润滑油。进一步证明，德耐尔公司一审提交的商标局作出的《第16997259号“德耐尔”商标在部分商品上不予注册的决定》是一份错误的决定，一审法院正是基于这份错误的证据得出了错误的判决。证据二、德耐尔公司在第4类润滑油商品上申请注册的第19282773号“DENAIR”商标，国家知识产权局官方网站的截图打印件一份。证明德耐尔公司在第4类润滑油商品上申请注册的第19282773号“DENAIR”商标没有核准注册成功，并不享有权利，更不能证明福斯公司注册该商标具有恶意。证据三、国家企业信用信息网上关于德耐尔公司及其分公司信息打印件一份，证明德耐尔公司在2017年1月份之后在山东的青岛和济南地区设立分公司，故在2017年之前，福斯公司对德耐尔公司的品牌并不知晓，也没有应当知晓的可能。证据四、国家知识产权局官方网站的截图打印件一份。（内容：德耐尔公司在第35类注册德耐尔商标未注册成功，德耐尔第35类的商标在北京德耐尔科技有限公司名下）。证明对于“德耐尔”标识，德耐尔公司在广告宣传服务上并不享有任何权利，德耐尔公司并非“德耐尔”标识的唯一权利人。福斯公司使用“德耐尔”标识做推广宣传并不侵犯德耐尔公司的任何权利。德耐尔公司质证称，对于证据一，我方没有核实过，不知道这个网站是不是德耐尔公司的，对其真实性、合法性予以认可，对其关联性不予认可。商标局的决定书已经认定“德耐尔”商标已经构成在先使用，也认定了福斯公司是以不正当手段抢先注册了德耐尔公司在先使用并有一定影响的“德耐尔”商标，所以即便德耐尔公司销售其他品牌的润滑油，也不影响德耐尔公司对“德耐尔”商标在先使用的认定。对于证据二的真实性、合法性予以认可，对其关联性不予认可。关于“DENAIR”商标，不是本案主张的商标权利，德耐尔公司注册成功的是“德耐尔”商标，但“DENAIR”商标也是德耐尔公司一直使用到现在的英文商标，只是在第4类上没有注册下来。该英文商标和中文“德耐尔”商标一直是对应使用的，而福斯公司在其产品上同时使用了“德耐尔”商标和“DENAIR”商标。对于证据三的真实性、合法性予以认可，对其证明目的不予认可，德耐尔公司在山东设立分公司不影响其品牌的知名度。对于证据四的真实性、合法性予以认可，对其证明目的不予认可。本案中，德耐尔公司主张的是第4类的商标，而不涉及到第35类商标的问题，福斯公司的侵权行为也直接体现在第4类的产品商标上，和第35类没有关系。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：2017年5月19日，国家工商行政管理总局商标局作出的（2017）商标异字第22297号《第16997259号“德耐尔”商标在部分商品上不予注册的决定》认定，德耐尔公司在销售其生产的“德耐尔”空气压缩机等商品时，也销售配套的“德耐尔”专用油、润滑油等商品。……其“德耐尔”品牌在相关公众中具有一定影响。因此，作为配套产品的“德耐尔”专用油、润滑油等商品也随之而为相关公众所知晓。被异议商标与德耐尔公司于润滑油上在先使用并有一定影响的“德耐尔”商标文字相同，被异议商标指定使用的“润滑油……”商品与德耐尔公司生产销售的“润滑油”商品属于类似商品，被异议商标在上述商品上申请注册已构成以不正当手段抢先注册德耐尔公司在先使用并有一定影响的“德耐尔”商标之情形。决定：第16997259号“德耐尔”商标在“润滑剂；传动带用润滑油；齿轮油；润滑油；工业用油；工业用油脂”商品上不予注册，在其余商品上准予注册。该决定已发生法律效力。因此，即使德耐尔公司销售其他品牌的润滑油、没有单独注册“DENAIR”商标，福斯公司在二审所提交的上述证据亦不足以推翻商标局的认定、决定和一审法院确认的事实，本院均不予采信。本院对于一审查明的事实予以确认。本院认为，本案二审争议的焦点问题：福斯公司的行为是否构成侵权，一审判决福斯公司停止侵权，并赔偿德耐尔公司经济损失及为制止侵权行为支付的合理费用共计30万元是否正确。本案中，德耐尔公司在销售其生产的“德耐尔”空气压缩机等商品时，也销售配套的“德耐尔”专用油、润滑油等商品。而福斯公司在其生产销售的润滑油上使用“德耐尔”字样，与德耐尔公司“德耐尔”注册商标字样相同，属于在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的情形，侵犯了德耐尔公司涉案注册商标专用权。国家工商行政管理总局（2017）商标异字第22297号决定认定，福斯公司在上述润滑油等商品上的申请注册已构成以不正当手段抢先注册德耐尔公司在先使用并有一定影响的“德耐尔”商标之情形，故一审判决根据该决定，以及德耐尔公司所提供的证据，认定福斯公司未经德耐尔公司许可，生产、销售涉案商品，构成侵权，具有事实依据和法律依据。福斯公司上诉称其使用“德耐尔”商标构成在先使用、并不侵犯德耐尔公司的第25034691号注册商标专用权，与事实不符，本院不予支持。因福斯公司未举证证明其侵权行为的获利情况，其上诉主张一审判决赔偿数额过高，亦无法衡量，故综合考虑德耐尔公司商标的知名度、福斯公司侵权情节及德耐尔公司合理开支等因素，一审法院酌定福斯公司赔偿德耐尔公司经济损失及各项合理开支共计30万元，并无不当。综上所述，福斯公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费8800元，由山东福斯润滑油有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  丁国红审判员  李永生审判员  毕中兴二〇二〇年七月十日法官助理任楷书记员李倩