北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2020）京行终1758号上诉人（原审原告）：苏宁易购集团股份有限公司，住所地江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层。法定代表人：张近东，董事长。委托诉讼代理人：张涵，北京市万慧达律师事务所律师。委托诉讼代理人：崔雯，北京市万慧达律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：朱玥，国家知识产权局审查员。上诉人苏宁易购集团股份有限公司（简称苏宁易购公司）因其他商标行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2019）京73行初12779号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月28日受理本案后，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭进行了审理。上诉人苏宁易购公司的委托代理人张涵、崔雯到庭参加诉讼，被上诉人国家知识产权局经本院传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：诉争商标系第13174157号“苏宁酒店”商标，由苏宁云商集团股份有限公司（简称苏宁云商公司）于2013年9月2日提出注册申请，核定使用在第44类“理发店；美容院；桑拿浴服务；按摩；疗养院；保健；保健站；修指甲；理疗；植物养护”服务上，专用权期限至2025年1月6日。2018年9月27日，经核准诉争商标注册人名义变更为苏宁易购集团股份有限公司（简称苏宁易购公司），并在第1617期商标注册人/申请人名义及地址变更公告上予以公告。2016年7月18日苏宁云商公司向原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出商标转让申请，申请将诉争商标转让给苏宁置业集团有限公司（简称苏宁置业公司）。商标局分别于2017年7月25日向苏宁置业公司、2018年9月18日向苏宁云商公司作出《商标转让申请补正通知书》，内容主要为：你（单位）提交的第13174157号商标转让/移转申请，经审查，需要作以下补正（改正）：转让人在“美容院；理疗；保健”等上注册的7294241、4823164、15355115号等商标与申请转让的商标近似，且核定使用的商品或服务类似。根据2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第四十二条第二款、《中华人民共和国商标法实施条例》（简称商标法实施条例）第三十一条第二款的规定，应一并办理转让。请在收到本通知书之日起三十天内补正并将本通知书原件交回我局。已作补正或对我局补正要求有不同意见的，请在本通知书背面予以说明。未在规定期限内补正的，我局将对上述转让申请不予核准或视为放弃。商标局两次作出的《商标转让申请补正通知书》内容基本一致。2018年5月15日，苏宁易购公司向商标局提交《商标共存同意书》，并称其与受让人苏宁置业公司属于关联企业，二者的股东为同一人，二公司已达成商标共存协议，但未按照补正要求将近似商标一并转让。2019年4月4日，国家知识产权局向苏宁云商公司作出《商标转让/移转申请视为放弃通知书》（简称被诉通知），内容为：你（单位）提交的第13174157号商标转让/移转申请，因下述原因视为放弃。根据2013年商标法第四十二条第二款、商标法实施条例第三十一条第二款的规定，我局曾向你（单位）发出补正通知书，要求将近似商标一并转让，但你（单位）未按要求补正。在原审诉讼阶段，苏宁易购公司提交了以下主要证据：1.苏宁易购公司、苏宁置业公司工商登记信息，用以证明苏宁易购公司的法定代表人张近东既为苏宁易购公司的股东，又为苏宁置业公司的股东，转让人和受让人为关联公司；2.苏宁易购公司拟转让的商标所有权评估报告；3.苏宁易购公司与苏宁置业公司签署的商标转让协议；4.苏宁置业公司出具的承诺函，承诺不会再将诉争商标转让给苏宁易购公司及苏宁控股集团有限公司之外的其他企业或个人；5.优化营商环境条例；6.经公证的《商标共存同意书》；7.接受共存协议的商标驳回复审决定和法院在先判决；8.《日本商标法》《台湾商标法》《法国知识产权法典》等国家或地区的涉及商标转让规定的摘要、欧盟法院“Schwepps”平行进口案；9.天眼查网站及苏宁控股集团网站截屏，用以证明苏宁易购公司与苏宁置业公司之间的关联关系；10.商标局认定“苏宁电器”“SUNING”“苏宁”为驰名商标的批复、通报；11.苏宁置业网站关于苏宁置业公司的介绍和最新动态；12.转让至苏宁置业公司的其他65件商标的核准转让证明。另查，2018年2月5日，经核准，苏宁云商公司企业名称变更为苏宁易购公司。根据中央机构改革部署，商标局的相关职责由国家知识产权局统一行使。北京知识产权法院认为，本案的焦点问题为诉争商标的转让是否违反2013年商标法第四十二条第二款之规定。本案中，诉争商标“苏宁酒店”与第7294241号“苏宁”商标、第4823164号“SUNING”商标、第15355115号“SUNING苏宁”商标文字构成、呼叫相近，诉争商标核定使用的“美容院；理疗；保健”等服务与上述商标核定使用的“保健；理疗”等服务在服务目的、内容、方式、对象等方面相同或类似，已经构成使用在相同或类似商品上的近似商标。根据2013年商标法第四十二条第二款之规定，苏宁易购公司在转让商标时应当将诉争商标与上述三件商标一并转让。苏宁易购公司在商标局已向其发出补正通知书，告知其应与上述三件商标一并予以转让的情况下，仅提交了《商标共存同意书》而未一并予以转让，国家知识产权局作出被诉通知，视为其放弃转让申请，符合2013年商标法第四十二条第二款的规定。至于在商标转让程序中是否应当接受共存协议的问题，法律并未作出明确，国家知识产权局未接受其《商标共存同意书》是严格执行2013年商标法第四十二条第二款的规定，未违反任何法律规定。因此，国家知识产权局作出被诉通知，并无不当。苏宁易购公司的诉讼主张不予支持。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回苏宁易购公司的诉讼请求。苏宁易购公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉通知，其主要上诉理由为：一、2013年商标法第四十二条关于近似商标一并转让规定的立法本意及目的是防止消费者对商品或服务来源产生混淆误认，其适用标准应当与商标法第三十条规定的适用标准保持一致。二、在先案例均认定关联公司分别持有近似商标不会导致相关公众的混淆误认，由于苏宁易购公司与苏宁置业公司系关联企业，分别持有近似商标亦不会导致相关公众对商品或服务来源产生混淆误认，故不属于2013年商标法第四十二条第二款规定的近似商标。三、苏宁易购公司已提交《商标共存同意书》，诉争商标的转让是苏宁易购公司对其私权的合理处分，核准诉争商标转让既不会损害消费者的权益，也保障了经营者的正当利益，应综合考虑本案实际情况，核准其转让。此外，苏宁易购公司此次转让的商标约150件，部分含有“苏宁”文字的商标已经核准转让给苏宁置业公司，国家知识产权局并没有要求一并转让相应类别上其他含有“苏宁”“SUNING”的商标，表明国家知识产权局认可苏宁易购公司和苏宁置业公司分别持有相关商标不会导致消费者误认，故对诉争商标的转让亦应当予以核准。四、诉争商标的转让是苏宁易购公司、苏宁置业公司的真实商业需求，且苏宁置业公司已出具承诺函，承诺今后即便再次转让也仅限于苏宁集团内部，故应当核准诉争商标的转让。国家知识产权局服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有被诉通知、诉争商标档案、各方当事人在行政程序和原审诉讼程序中提交的证据，以及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。二审诉讼中，苏宁易购公司补充提交了商标转让费用发票，用以证明苏宁置业公司依据双方转让协议的内容，向其支付了第一笔商标转让费，双方系基于商业发展的真实需要进行诉争商标的转让事宜。本院认为，《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定：“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”2013年商标法第四十二条第二款规定，转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似商标，或者在类似商品上注册的相同或近似的商标，应当一并转让。商标法实施条例第三十一条第二款规定：“转让注册商标，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标未一并转让的，由商标局通知其限期改正，期满未改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。”根据本案查明的事实，苏宁易购公司向商标局提出商标转让申请，申请将其在美容院等服务上注册的诉争商标转让给苏宁置业公司。商标局以其在美容院等服务上注册的第7294241号“苏宁”等商标与申请转让的诉争商标近似且核定使用的商品或服务类似为由向其发出补正通知书，但苏宁易购公司并未按照补正通知书的要求进行补正，而是提交了一份《商标共存同意书》。在此情况下，国家知识产权局作出了被诉通知，视为苏宁易购公司放弃对诉争商标的转让申请。本案的焦点问题在于被诉通知是否违反2013年商标法第四十二条第二款及商标法实施条例第三十一条第二款的规定。本案中，苏宁易购公司对于商标局在涉案补正通知书中提及的第7294241号“苏宁”等商标与诉争商标构成使用在同一种或类似服务上的近似商标未提出异议，本院经审查予以确认。本案的核心问题在于依据苏宁易购公司与苏宁置业公司系关联公司以及苏宁易购公司提交《商标共存同意书》的事实，是否足以阻却2013年商标法第四十二条第二款对本案的适用。根据2013年商标法第一条的规定，商标法的立法目的是为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展。2013年商标法第四十二条第二款从规范注册商标转让行为的角度体现了上述立法目的，一方面，商标法承认商标注册人对其注册商标的处分权，允许注册商标转让；另一方面，对注册商标的转让加以适当管理和限制，要求商标注册人在向他人转让注册商标时，一并转让其在同一种或类似商品上注册的相同或近似商标，旨在避免不同的商标持有人在同一种或类似商品上使用相同或近似商标，使相关公众对商品的来源产生混淆误认，进而保障消费者的利益。关于苏宁易购公司与苏宁置业公司系关联公司以及苏宁易购公司提交《商标共存同意书》的事实，是否足以阻却2013年商标法第四十二条第二款的适用。首先，2013年商标法第四十二条第二款关于要求商标转让申请人一并转让其在同一种或类似商品上注册的相同或近似商标的规定，并未区分受让人的身份，苏宁易购公司的涉案商标转让行为显然属于2013年商标法第四十二条第二款调整的文义范围。其次，即便将2013年商标法第四十二条第二款的立法目的解释为避免相关公众对商品或服务来源产生混淆误认，此处的“混淆误认”仅是指混淆误认的可能性，而非实际发生的混淆误认。即便在转让人与受让人之间存在关联关系或同意商标共存的情况下，也应当以相关公众的一般注意力为标准，除考虑不同商标注册人之间的关联性、商标共存意愿外，还要考虑相关商标标志的构成要素及其整体近似程度、相关商标的显著性和知名度以及所使用商品的关联程度等因素。就本案而言，尽管苏宁易购公司与苏宁置业公司系关联公司，苏宁易购公司还提交了《商标共存同意书》，但由于诉争商标与商标局在涉案补正通知书中提及的第7294241号“苏宁”等商标的相似部分体现为“苏宁”“Suning”，即二者显著识别部分基本相同或构成一一对应关系，且“苏宁”“Suning”构成苏宁易购公司系列商标的核心识别要素，故诉争商标与第7294241号“苏宁”等未一并转让的商标高度近似，上述商标分别由苏宁易购公司与苏宁置业公司持有，难以避免相关公众对相关商标所标识的商品或服务产生混淆误认。因此，上述理由不足以阻却2013年商标法第四十二条第二款对本案的适用。此外，商标注册人对其注册商标除依法转让外，还可以许可他人使用。苏宁易购公司与苏宁置业公司若确实存在让渡诉争商标使用权的真实商业需求，可以通过商标许可使用的方式实现，该项理由不构成应当核准诉争商标转让的正当理由。苏宁易购公司所援引的其他认定关联公司分别持有近似商标不会导致相关公众混淆误认的在先案例，并非适用2013年商标法第四十二条第二款规定的相关案例,且在2013年商标法第四十二条第二款规定文义清楚的情况下，本案不宜参照上述案例突破法律的明确规定。此外，苏宁易购公司所称其他商标核准转让的事实，未经司法审查，不构成本案诉争商标应当核准转让的当然理由，对本案不具有约束力。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。苏宁易购公司的相关上诉理由均不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各一百元，均由苏宁易购集团股份有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 苏志甫审 判 员 俞惠斌审 判 员 闻汉东二〇二〇年七月十三日法官助理 郝 晴书 记 员 李晓琳