中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2020）京行终1015号上诉人（原审原告）：麦当劳公司，住所地美利坚合众国伊利诺斯州橡树溪麦当劳广场。法定代表人：曼尼沙·雅达瓦，副总裁、助理总法律顾问兼助理秘书。委托诉讼代理人：雷炳辉，北京市安伦律师事务所律师。委托诉讼代理人：卢雪铮，北京市安伦律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：王倩，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原审第三人：北京万代福饮品有限公司，住所地中华人民共和国北京市西城区。法定代表人：韩颐和，董事长。上诉人麦当劳公司因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2017）京73行初667号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月1日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院审理查明：一、诉争商标1.注册人：北京万代福饮品有限公司（简称万代福公司）。2.注册号：14001968。3.申请日期：2014年1月30日。4.专用期限至：2025年7月13日。5.标志6.核定使用商品（第32类）：啤酒。二、引证商标（一）引证商标一1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：147684。3.申请日期：1979年7月6日。4.专用期限至：2021年6月29日。5.标志6.核定使用商品（第32类）：果汁；不含酒精的饮料及其他供饮料用的制剂。（二）引证商标二1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：147685。3.申请日期：1979年7月6日。4.专用期限至：2021年6月29日。5.标志6.核定使用商品（第32类）：果汁；不含酒精的饮料；配制好做饮料的食物。（三）引证商标三1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：12484324。3.申请日期：2013年4月25日。4.专用期限至：2024年9月27日。5.标志6.核定使用服务（第43类）：餐馆服务。（四）引证商标四1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：769368。3.申请日期：1993年7月1日。4.专用期限至：2024年10月6日。5.标志6.核定使用服务（第42类）：餐馆服务业；自助食堂；自助餐馆；快餐馆；咖啡馆；备办宴席；临时餐馆；鸡尾酒会服务。（五）引证商标五1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：769010。3.申请日期：1993年7月1日。4.专用期限至：2024年10月6日。5.标志6.核定使用服务（第42类）：餐馆服务业；自助食堂；自助餐馆；快餐馆；咖啡馆；备办宴席；临时餐室；鸡尾酒会服务。（六）引证商标六1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：147679。3.申请日期：1979年7月6日。4.专用期限至：2021年6月29日。5.标志6.核定使用商品（第29类）：肉；鱼；家禽食品；蛋。（七）引证商标七1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：380147。3.申请日期：1979年7月6日。4.专用期限至：2021年6月29日。5.标志6.核定使用商品（第30类）：三明治。（八）引证商标八1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：769369。3.申请日期：1993年7月1日。4.专用期限至：2024年10月6日。5.标志6.核定使用服务（第42类）：餐馆服务业；自助食堂；自助餐馆；快餐馆；咖啡馆；备办宴席；临时餐室；鸡尾酒会服务。（九）引证商标九1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：147680。3.专用期限至：2021年6月29日。4.标志5.核定使用商品（第29类）：肉；鱼；家禽食品；蛋。（十）引证商标十1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：6711363。3.申请日期：2008年5月9日。4.专用期限至：2020年3月27日，尚为有效。5.标志6.核定使用商品（第29类）：肉制食品；猪肉食品；鱼制食品；家禽制食品；腌水果；炖熟的水果；腌制蔬菜；熟蔬菜；蛋；奶酪；牛奶；牛奶制品；泡菜；蔬菜色拉；水果色拉。（十一）引证商标十一1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：380146。3.专用期限至：2021年6月29日。4.标志5.核定使用商品（第30类）：肉鱼三明治。（十二）引证商标十二1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：6711362。3.申请日期：2008年5月9日。4.专用期限至：2020年4月13日，尚为有效。5.标志6.核定使用商品（第30类）：食用三明治；肉制三明治；猪肉三明治；鱼肉三明治；鸡肉三明治；饼干；面包；蛋糕；曲奇饼干；巧克力；咖啡；咖啡代用品；茶；芥末；燕麦粥；糕点；调味料；调味品；糖。（十三）引证商标十三1.注册人：麦当劳公司。2.注册号：769366。3.申请日期：1993年7月1日。4.专用期限至：2024年10月6日。5.标志6.核定使用服务（第42类）：餐馆服务业；自助食堂；自助餐馆；快餐馆；咖啡馆；备办宴席；临时餐馆；鸡尾酒会服务。三、被诉裁定：商评字[2016]第69978号《关于第14001968号“万代福WANDAIFU及图”商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2016年8月8日。被诉裁定认定：诉争商标与引证商标一至十三分别均未构成2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第三十条所指的使用在同一种或类似商品/服务上的近似商标，麦当劳公司有关依据2014年商标法第十三条、第三十二条的规定宣告诉争商标无效的主张亦不能成立，同时诉争商标的注册未违反2014年商标法第十条第一款第七项、第八项、第四十四条第一款的规定。综上，中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）裁定：诉争商标予以维持。四、其他事实在商标评审阶段，麦当劳公司提交了以下主要证据：1、麦当劳公司的相关资料；2、证明麦当劳公司知名度的相关证据；3、国家图书馆出具的相关资料；4、网络检索资料；5、麦当劳公司的商标宣传和使用证据；6、麦当劳公司商标注册情况；7、相关裁定书；8、麦当劳公司在“啤酒”商品上的宣传证据；9、万代福公司的相关资料及注册商标列表。在原审诉讼阶段，麦当劳公司补充提交了商评字[2016]第94782号《关于第8510141号“万代福ONDERFUL及图”商标无效宣告请求裁定书》、商评字[2018]第134135号《关于第16375312号“WANDAIFU及图”商标不予注册复审决定书》、（2017）商标异字第37125号《第16505110号“W及图”商标不予注册的决定》等相关裁决书。另查，根据中央机构改革部署，中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）、商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）统一行使。北京知识产权法院认为，诉争商标与各引证商标未构成2014年商标法第三十条所指情形。虽然麦当劳公司所主张的引证商标三、四、五、八、十三在诉争商标申请日之前在中国大陆经过使用在“快餐馆”服务上具有极高的知名度，但如前所述，诉争商标与上述引证商标标志本身在显著识别部分、呼叫读音、含义以及整体外观等方面均存在较大区别，难以认定其构成对各在先注册商标的复制、摹仿或者翻译，不会误导公众，故诉争商标的注册不构成2014年商标法第十三条第三款所指情形。本案证据尚不足以证明麦当劳公司所主张的“M”图形商标于诉争商标申请日前在“啤酒”商品上已经使用并具有一定影响，且其所使用的商标与诉争商标本身不构成相同或近似标志，故诉争商标的注册未构成2014年商标法第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。诉争商标的注册未构成2014年商标法第十条第一款第七项、第八项规定以及第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册的”情形。综上，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回麦当劳公司的诉讼请求。麦当劳公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，其主要上诉理由为：一、诉争商标与各引证商标分别构成使用在类似商品/服务上的近似商标，原审法院相关认定错误；二、请求认定或再次认定引证商标三、四、五、八、十三为使用在“快餐馆”服务上的驰名商标，并给予跨类保护；三、请求依照2014年商标法第四条第一款、第七条第一款、第十条第一款第七项、第八项、第四十四条第一款的规定，宣告诉争商标无效。国家知识产权局、万代福公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标档案、各引证商标档案、被诉裁定、当事人提交的证据以及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。另查，麦当劳公司在商标评审及原审诉讼阶段提交的商标知名度证据主要有：该公司连续多年荣登《财富》“世界500强”、《福布斯》“全球上市公司2000强”、“全球品牌100强”、世界品牌实验室“世界品牌500强”等，其中“M”拱门图形商标在《商业周刊》及国际品牌公司（lnterbrand）联合发布的“全球最具价值品牌排行榜”知名权威榜单位于前列；新华网、深圳新闻网、中国奥委会官网等诸多权威媒体和网站对麦当劳公司及其“M”“McDonald’sM”拱门图形商标进行了宣传报道；截至2009年，麦当劳公司在中国大陆拥有门店已达1600多家，曾赞助了NBA篮球联赛、2010年FIFA世界杯和2008年北京奥运会等项目；商标局、商标评审委员会在多份裁决中对麦当劳公司的“M”“McDonald’sM”拱门图形商标进行驰名商标认定并在不同的类别商品或服务中给予跨类保护。二审诉讼阶段，麦当劳公司提交了1664期《注册商标撤销公告》，载明诉争商标因连续三年不使用在全部商品上被撤销注册。以上事实，有当事人提交的证据材料、商标公告等予以佐证。本院认为：虽然诉争商标因连续三年不使用在全部商品上被撤销注册，但该事实导致诉争商标的专用权自撤销注册公告之日起终止，而本案系审查诉争商标自核准注册之日起专用权是否有效，故诉争商标被撤销注册的事实不影响本案审理，本院继续根据在案事实对当事人的上诉主张进行审查。2014年商标法第三十条规定：申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。诉争商标核定使用的啤酒商品与各引证商标核定使用的商品或服务在《类似商品和服务区分表》中处于不同类似群，在功能、用途、生产部门等方面亦具有一定差异，即使诉争商标对各引证商标进行了摹仿，基于各自使用的商品或服务不类似，二者共存于市场尚不会导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆误认。因此，诉争商标与各引证商标未构成2014年商标法第三十条所规定的情形。2014年商标法第十三条第三款规定：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条规定，当事人依据2014年商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：（一）引证商标的显著性和知名程度；（二）商标标志是否足够近似；（三）指定使用的商品情况；（四）相关公众的重合程度及注意程度；（五）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。根据当事人的请求，结合诉争商标对各引证商标的复制、摹仿程度以及各引证商标的在案使用证据，依照按需认定原则，本案仅对诉争商标的注册与引证商标五、八是否构成2014年商标法第十三条第三款规定进行认定。根据麦当劳公司提交的在案证据，可以证明在诉争商标申请日（即2014年1月30日）前，引证商标五、八在中国大陆地区通过广泛的门店经营、主流媒体的宣传报道、对相关大型活动的赞助、品牌所获荣誉以及相关生效裁决对其进行保护等，达到公众广为知晓的程度，在“快餐馆”服务上构成驰名商标。诉争商标与引证商标五、八相比较，图形部分为“M”图形进行180度旋转，“M”图形的弧度基本相同，二者嵌入单词或拼音的位置相似，整体设计手法和外观相近，前者构成对后者的摹仿。引证商标五、八的整体图形较为显著，诉争商标与之设计的风格、细节相近，难谓巧合。诉争商标核定使用啤酒商品与“快餐馆”服务在消费群体方面重合度高，商品与服务之间存在较高关联。诉争商标的注册和使用，足以使公众认为其与驰名的引证商标五、八具有相当程度的联系，进而贬损引证商标五、八的市场声誉，致使该商标注册人的利益可能受到损害。因此，诉争商标的注册构成2014年商标法第十三条第三款规定的情形。原审判决和被诉裁定相关认定有误，本院予以纠正。麦当劳公司另主张引证商标三、四、十三亦构成使用在“快餐馆”服务上的驰名商标，基于本案通过对引证商标五、八的认定已对其相关权利进行了保护，本院对其他商标的知名度不再予以评述。2014年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。麦当劳公司主张诉争商标的注册构成2014年商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形，但其提交的“M”图形在啤酒商品上的使用证据仅为少量在其他国家和地区的宣传，根据知识产权的地域性，其证明效力不能及于中国大陆地区，在案证据不足以证明麦当劳公司所主张的“M”图形商标于诉争商标申请日前在“啤酒”商品上已经使用并具有一定影响。原审判决及被诉裁定对此认定并无不当，本院予以确认。2014年商标法第十条第一款第七项规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。第十条第一款第八项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。本案中，诉争商标并未对其核定使用商品的特点、产地等属性进行描述，不属于夸大产品特点，带有欺骗性从而易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认的情形。诉争商标标志及构成要素并不具有不良释义，不能认定可能对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。故诉争商标的注册未构成2014年商标法第十条第一款第七项、第八项所规定的情形。2014年商标法第四十一条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。本案中，在案证据尚不足以证明万代福公司的商标注册行为采取了其他不正当手段，扰乱了商标注册管理秩序或损害公共利益。而且，根据在案证据能够适用2014年商标法第十三条第三款对诉争商标宣告无效，可以不再适用2014年商标法第四十四条第一款的规定对本案进行认定。麦当劳公司的该项上诉理由不能成立，本院不予支持。麦当劳公司的其他上诉理由，或者不是宣告注册商标无效的法定理由，或者缺乏事实证据支持，本院对其相关上诉主张均不予支持。综上所述，原审判决及被诉裁定认定事实不清，部分法律适用有误，依法予以撤销。麦当劳公司的上诉请求和主要上诉理由成立，应当予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款之规定，判决如下：一、撤销中华人民共和国北京知识产权法院（2017）京73行初667号行政判决；二、撤销中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2016]第69978号《关于第14001968号“万代福WANDAIFU及图”商标无效宣告请求裁定书》；三、中华人民共和国国家知识产权局针对第14001968号“万代福WANDAIFU及图”商标重新作出无效宣告请求裁定。一审案件受理费人民币一百元，由麦当劳公司负担（已交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。本判决为终审判决。审判长  孔庆兵审判员  吴 斌审判员  刘 岭二〇二〇年七月十三日书记员  赵静怡