上海市杨浦区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0110民初3908号原告(反诉被告)：上海新世界休闲娱乐有限公司，住所地上海市。法定代表人：张新中，该公司总经理。委托诉讼代理人：邵永劼，上海瀚元律师事务所律师。被告(反诉原告)：上海国际机电五金交易中心有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人：杨德凤，该公司经理。委托诉讼代理人：魏西庚，上海创远律师事务所律师。原告(反诉被告)上海新世界休闲娱乐有限公司(以下简称新世界公司)与被告(反诉原告)上海国际机电五金交易中心有限公司(以下简称国际机电公司)商标使用许可合同纠纷一案，本院于2019年2月19日受理后，依法适用普通程序进行审理。2019年7月15日，被告(反诉原告)国际机电公司提起反诉。本院于2019年10月8日公开开庭审理了本案。原告(反诉被告)新世界公司的委托诉讼代理人邵永劼、被告(反诉原告)国际机电公司的法定代表人杨德凤、委托诉讼代理人魏西庚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告(反诉被告)新世界公司向本院提出诉讼请求,请求判令：1.国际机电公司支付合同期内拖欠的第三、第四年使用费共计800,000元；2.国际机电支付自2018年10月28日起至判决生效之日止的商标使用费。事实与理由：2012年10月10日，新世界公司与国际机电公司签订《合作协议》，合同约定：新世界公司许可国际机电公司使用合同约定的“新世界休闲娱乐”的标识、注册商标“新世界休闲生活广场”的商标权、“新世界休闲娱乐”标识及命名权(即合同约定的“牌誉”)，使用期限为2012年10月28日至2018年10月27日，合同期限为六年，使用期限的第一年不用支付使用费，许可使用费是每年40万元，采用付一押一的方式。国际机电公司已经支付了1,200,000元(共三期)的费用，尚欠新世界公司两期使用费800,000元。现涉案合同期限已经到期，国际机电公司仍有两期使用费800,000元未支付，为维护新世界公司的利益，诉至法院，请求判如诉请。审理中，新世界公司撤回第二项诉讼请求。被告(反诉原告)国际机电公司辩称：不同意新世界公司本诉的诉讼请求。涉案的合同不只是商标使用许可合同，还包含商标的使用权及包含商业合作内容，新世界公司注册的第XXXXXXX号、第XXXXXXX号注册类别为服务类，该类别需要国际机电公司的五金城项目三期建成并投入使用后，才能实际使用上述注册商标。然而，国际机电公司并未实际使用上述商标，故不需要支付合同价款。此外，双方还签订了《监管协议》明确，新世界公司在《合作协议》履行中配合国际机电公司进行布局、定位和招商。国际机电公司对于涉案合同合法签订并生效无异议，对于新世界公司明确授予国际机电公司其享有权利的“新世界休闲娱乐”的标识、注册商标“新世界休闲生活广场”的商标权也没有异议，涉案合同是在国际机电公司的五金城配套三期上共同培育“新世界休闲娱乐广场”或“新世界休闲生活广场”或“新世界休闲港湾”等项目,这是一种商业模式，是集休闲、文化、娱乐、餐饮为一体的休闲广场。因此，国际机电公司认为新世界公司没有在合同履行中配合国际机电公司进行布局、定位和招商，新世界公司严重违约致使涉案合同目的无法实现，符合《合同法》中关于法定解除的构成要件，由于涉案合同约定需要支付400,000元商标使用费的时间是2014年10月17日，故国际机电公司向本院提出反诉诉讼请求：1.双方签订的《合作协议》于2014年10月17日解除；2.新世界公司返还国际机电公司商标使用费1,200,000元。原告(反诉被告)新世界公司辩称：不同意反诉诉讼请求。涉案的《合作协议》中新世界公司的合同义务已经全部履行完毕，不存在任何违约情形。涉案《合作协议》中所谓的共同打造，是指新世界公司仅限于商标许可及牌誉的许可，新世界公司许可国际机电公司使用商标与牌誉的方式共同打造商业载体。关于国际机电公司所述的监管协议，是指新世界公司在履行合同中有监督国际机电公司不滥用商标及牌誉的权利，新世界公司从未收到对方报请审核的书面备案材料。合同履行过程中，新世界公司确实没有派驻监管人员监管，但这只是放弃合同权利。国际机电公司支付了涉案《合作协议》的三期款项，新世界公司在这期间并未派驻监管人员，国际机电公司也未提出异议，说明双方在合同履行过程中形成了这样的交易习惯。经审理查明：2012年10月17日，新世界公司(甲方)与国际机电公司(乙方)签订《合作协议》，约定：鉴于上海新世界休闲娱乐有限公司是一家主营“休闲娱乐管理、企业管理、物业管理、自有房屋出租、经济信息咨询、劳务服务”的公司。成功运作了南京东路“新世界休闲港湾、浦东新世界休闲港湾、江桥新世界休闲生活广场”和山西省晋城新世界休闲生活广场等。甲乙合作项目处于宝安公路与方伟路交界。主要以公寓式酒店和底层沿街商铺，总建筑面36000平方米。甲、乙双方同意将乙方新开发的项目作为双方长期战略合作范围。鉴于乙方在宝安公路与方陆路的交界处，占地67亩后续开发的商业项目。甲方先行同意将甲方的牌誉及商标注册证用于“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”。主要以公寓式酒店和底层沿街商铺，总建筑面36000平方米。甲、乙双方现就“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目达成如下协议：一、合作项目甲、乙双方合作的项目位于宝安公路与方伟路交界五金城配套三期，总建筑面积为10000m(扣已租面积)项目使用(以下简称五金城配套三期项目，详见物业平面图)。二、合作方式1.甲方授权乙方的“五金城配套三期”项目，使用甲方的牌誉及商标注册证的品牌，双方共同打造培育“新世界休闲娱乐广场”或“新世界休闲生活广场”或“新世界休闲港湾”等项目、对此乙方无任何异议，并愿意使用“新世界休闲娱乐”的牌誉及商标注册证的品牌。2.经甲乙双方友好协商同意，乙方“五金城配套三期”项目，冠名为“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证的品牌。3.乙方向甲方支付“五金城配套三期”项目使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌的使用费。4.甲方授权乙方使用的“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌的铭牌制作费、广告、媒体发布等的费用均由乙方独自承担，甲方不涉及任何费用。三、合作期限“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证的品牌使用期限自2012年10月28日至2018年10月27日止，双方合作期限为六年，甲方给予乙方第六年免费使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证的品牌费壹年，在本合作期限届满日后，双方如需继续合作的，由双方另行商议。四、合作费用乙方每年应支付甲方人民币40万元整，合作期限内总费用共计人民币200万元整。合作费用计算日期从2012年10月28日起至2018年10月27日止。……六、使用范围乙方使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证的品牌仅限于本协议所指定的“五金城配套三期”项目。乙方不得将“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌用于其他任何项目。甲方承诺乙方为该项目周边“五金城配套三期”范围内唯一“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌的合作方。七、合作内容1.“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌使用。2.“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌监管。3.监管协议、与本协议同步签订。4.协助乙方“五金城配套三期“项目的定位、布局、招商，但不承担招商经营等风险……。附：1.监管协议；2.甲、乙双方的营业执照复印件；3.乙方房屋产权证及五金城配套三期项目平面图复印件；4.甲方中华人民共和国商标注册证(第XXXXXXX号)复印件；5.甲方中华人民共和国商标注册证(第XXXXXXX号)复印件。新世界公司(甲方)与国际机电公司(乙方)签订《监管协议》，双方约定鉴于甲、乙双方2012年10月10日签订的关于“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期“项目的合作协议书，经双方友好协商，就“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证的品牌监管事宜达成如下协议：一、使用范围乙方“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌仅限于上海国际机电五金交易中心“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目。未经甲方许可，乙方不得将“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌用于乙方其他项目或相关联的任何形式的企业名称。二、审核和备案制度乙方在“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目中，只能使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌，在相关项目的推广、产品包装、店铺招租、媒体宣传、广告等均须事先将相关内容书面告知甲方备案。交甲方审核、确认无误后方可实施，若未经甲方审核确认，擅自发布项目的推广、产品包装、商铺招租、媒体宣传、广告等，由此造成的侵权法律责任，均由乙方独自承担法律后果及相应的赔偿责任。三、监管人员乙方应接受甲方派遣监管人员，全程监管乙方在“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目中使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌。四、违约责任凡有下列情形之一的，将视为乙方违约并承担由此造成甲方的损失：1.乙方在“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目操作过程中，利用“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌实施商业欺诈行为被政府部门通报、处理或被媒体曝光的。2.乙方在“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目操作过程中，恶意炒作，严重损害“五金城配套三期”项目使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌和企业形象的。3.乙方在“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目操作过程中，发生债权债务纠纷，违反工商、税务、食品、卫生、消防等有关规定，致使甲方“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌和名誉严重受损的。4.乙方擅自在“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目之外的任何其他项目，使用或变相使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌的。如发生上述情形，乙方愿补偿甲方不低于40万元经济损失的违约责任，具体不成金额视违约程度再行追索。五、协议解除有下列情形发生的，视作为乙方严重违约。甲方有权解除协议，并追究乙方的违约责任：1、“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目只能使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册品牌；2、乙方在“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目操作过程中，利用“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌实施商业欺诈行为被政府部门通报、处理或被媒体曝光的。3、乙方在“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目操作过程中，恶意炒作，严重损害“宝安公路与方伟路交界五金城配套三期”项目使用“新世界休闲娱乐”牌誉及商标注册证品牌和企业形象的。2012年11月19日，国际机电公司支付新世界公司800,000元，2014年2月26日，国际机电公司支付新世界公司400,000元。以上事实由《合作协议》、《监管协议》、商标注册证、入账通知书、照片以及本院审理中双方当事人的陈述等予以证实。本院认为，本案所涉《合作协议》及其附件《监管协议》系缔约当事人真实意思表示，合法有效，对当事人均具有法律约束力，故当事人均应当按照合同约定履行合同义务。涉案合同约定了国际机电公司的主要合同义务为支付价款、使用涉案合同约定的“新世界休闲娱乐”牌誉及合同约定的注册商标。新世界公司的主要合同义务为授权许可国际机电公司使用“新世界休闲娱乐”牌誉及合同约定的注册商标。新世界公司依约履行了合同义务而国际机电公司未按照约定支付合同价款，故新世界公司要求国际机电公司按照涉案合同约定支付其应当支付而未支付的800,000元的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。关于国际机电公司主张新世界公司没有在合同履行中配合其进行布局、定位和招商，新世界公司严重违约致使涉案合同目的无法实现，要求解除涉案《合作协议》并返还合同价款反诉诉讼请求，本院认为涉案《合作协议》中虽然存在新世界公司配合国际机电公司进行布局、定位和招商的条款约定，但是新世界公司也仅仅有配合的义务。所谓配合国际机电公司进行布局、定位和招商，即在国际机电公司需要新世界公司进行配合的情况下，不得拒绝，且应当提供相应的辅助配合工作。然而，在合同的实际履行过程中，国际机电公司无证据证明其曾向新世界公司提出要求配合其进行布局、定位和招商，也没有证据证明新世界公司曾拒绝配合其进行布局、定位和招商。国际机电公司主张新世界公司严重违约致使合同目的不达的诉讼请求，不符合《合同法》第九十四条合同法定解除的规定。因此，国际机电公司以新世界公司应当配合其进行布局、定位和招商而未配合为由要求解除合同返还合同价款的反诉诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条之规定,判决如下：一、被告(反诉原告)上海国际机电五金交易中心有限公司支付原告(反诉被告)上海新世界休闲娱乐有限公司合同价款800,000元；二、驳回反诉原告(被告)上海国际机电五金交易中心有限公司的所有诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费11,800元，反诉案件受理费7,800元，由被告(反诉原告)上海国际机电五金交易中心有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。审 判 长  金 滢审 判 员  王婷钰人民陪审员  吴奎丽二〇一九年十二月三十日书 记 员  卢思元附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。