河南省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫知民终9号上诉人（一审原告）：新乡飞世达电器有限公司。住所地：河南省新乡经济开发区太行北路**。法定代表人：韩文杰，该公司总经理。委托诉讼代理人：司建军，河南日诚律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘宏元，河南德金律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：新乡县新飞厨卫电器有限公司。住所地：河南省新乡经济开发区胡韦线南段。法定代表人：郑炬才，该公司总经理。委托诉讼代理人：祁向洲，河南中锦律师事务所律师。委托诉讼代理人：李**辉，河南中锦律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：郑炬才，男，汉族，1973年11月8日出生，住河南省淮滨县。委托诉讼代理人：祁向洲，河南中锦律师事务所律师。委托诉讼代理人：李**辉，河南中锦律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：郑海宽，男，汉族，1978年1月10日出生，住河南省淮滨县。被上诉人（一审被告）：郑巨友，男，汉族，1967年3月26日出生，住河南省淮滨县。上诉人新乡飞世达电器有限公司（以下简称飞世达公司）因与被上诉人新乡县新飞厨卫电器有限公司（以下简称新飞厨卫公司）、郑炬才、郑海宽、郑巨友商标使用许可合同纠纷一案，不服河南省新乡市中级人民法院（以下简称一审法院）（2018）豫07民初62号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年3月21日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人飞世达公司的委托诉讼代理人司建军、刘宏元，被上诉人新飞厨卫公司、郑炬才的委托诉讼代理人祁向洲、李**辉到庭参加诉讼。被上诉人郑海宽、郑巨友经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。飞世达公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判新飞厨卫公司向飞世达公司支付商标使用费364万元，郑炬才、郑巨友、郑海宽在未出资范围内承担补充赔偿责任。事实与理由：一、一审法院对战略合作协议中“利益分配方式”作出了错误的认定。《战略合作协议》第五条关于“利益分配方式”明确了二层意思。1.设定了保底条款即最低收益,标准按河南新飞投资有限公司（以下简称新乡投资公司）在新乡投资集团备案的每种产品收费标准计算,具体见收费标准备案表。2.当新飞投资公司收到新乡县政府给付税收地方留存部分20%大于或等于保底收益时,以实际所得为准。新飞投资公司同飞世达签订的商标权使用许可合同及飞世达公司同新飞厨卫公司签订的商标使用许可合同均明确约定了商标许可使用费的全额计算方法和支付方式按三方签订的《战略合作协议》执行。但新飞厨卫公司并未实际在产业园区内生产,而是以其名义在广东由其控股的广东超智电器有限公司、宏运来电器有限公司大肆生产销售新飞厨卫家电,其也未向新乡县税务局缴纳税款。飞世达公司依据保底条款起诉商标使用费有充分的事实依据，应予支持。二、一审判决错误认定免除了三方战略协议商标使用费的支付条件，从而错误免除了新飞厨卫公司应支付商标使用费的责任。1.三方战略协议是新乡县人民政府、新飞投资公司、飞世达公司三方签订和必须遵守的。新飞厨卫公司使用“新飞”商标的权利来自于新飞厨卫公司和新飞投资公司所签订的商标使用许可合同,新飞家电产业园区内是否有其他企业使用“新飞”商标以及上缴税款与新飞厨卫公司没有任何关系,也不应当成为法院认定其不缴纳商标使用费的理由。2.商标授权费用明细表即是《战略合作协议》的附件二《收费标准备案表》,是同一份文件的不同表述,除此之外,并无其他的收费标准。三、新飞厨卫公司一直在使用“新飞”商标,理应向飞世达公司缴纳商标使用费。1.飞世达公司解除与新飞厨卫公司的商标使用许可合同后，新飞厨卫公司不服向一审法院提起诉讼,要求确认单方解除行为无效。2018年7月30日一审法院作出同意新飞厨卫公司撤诉的裁定。2.飞世达公司一审起诉要求的364万元商标使用费是依据三方战略协议中的保底条款计算出的,第一年160万元是在授权使用期内,新飞厨卫公司应当承担；第二年的204万元，因自2017年10月至2018年9月双方一直在诉讼中,且新飞厨卫公司在这期间一直未停止使用“新飞”商标,新飞厨卫公司所称未生产不应缴纳商标使用费是不成立的。因此参照第二年的商标使用费标准赔偿是有据可依的。四、一审未判定郑炬才、郑海宽、郑巨友在未出资范围内承担补充赔偿责任是错误的。郑炬才、郑海宽、郑巨友未按公司章程履行股东出资义务,依据公司法解释（三）第13条的规定,应当在未出资本息范围内对公司债务承担补充赔偿责任。综上，一审法院认定事实及适用法律错误，请求依法改判。新飞厨卫公司答辩称：1.双方签订的《商标使用许可合同》第九条明确约定，商标许可使用费按照《战略合作协议》执行，《战略合作协议》第五条约定，新乡县政府将产业园内所有使用“新飞”商标的正常生产经营的企业上缴税款的20%作为新飞投资公司的商标收益，当新飞投资公司收益低于保底收益时，不足部分由飞世达公司直接补足给新飞投资公司。新飞厨卫公司成立后，由于飞世达公司一直未能按约定提供厂房，导致一直无法生产经营，因此达不到双方约定的缴纳商标使用费的条件。2.新飞产业园有多家公司在使用“新飞”商标，包括飞世达公司及其实际控制的新飞空调公司，两公司均在实际生产经营，因此在飞世达公司未能提供其实际控制的企业上交税款的情况下，要求其他未能正常生产经营的企业缴纳商标使用费没有事实依据。综上，一审判决认定事实清楚，证据充分，应予维持。郑炬才答辨称：新飞厨卫公司在成立后一直处于关门停业状态，各个股东包括飞世达公司均未出资。且在2017年10月10日飞世达公司解除商标使用许可合同之后，禁止所有人员进入厂区，因此在新飞厨卫公司未能正常生产经营、飞世达公司未出资的情况下，要求其他股东对商标使用费承担补充责任没有事实依据。飞世达公司向一审法院起诉请求：1.判令新飞厨卫公司给付飞世达公司商标使用费3640000元及相应利息（以3640000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自商标授权之日起计算至清偿完毕之日止）；2.郑炬才、郑海宽、郑巨友在未出资范围内承担补充赔偿责任；3.新飞厨卫公司、郑炬才、郑海宽、郑巨友承担本案诉讼费用。一审法院认定事实:2014年4月28日，经国家工商行政管理总局商标局核准，案涉“新飞”商标登记注册，注册证号第11427136号，注册人新飞投资公司，有效期至2024年4月27日，核定使用商品/服务项目为第11类，包含抽油烟机、灶具、热水器、消毒柜在内的等123个项目。2016年9月15日，新乡县人民政府（甲方）、新飞投资公司（乙方）、飞世达公司（丙方）签订《战略合作协议》（编号XFCY201506-01），协议主要条款：第二条、甲方确定丙方为新飞家电产业园的投资建设及运营主体。丙方作为甲方招商引资项目和政府重点建设项目的投资建设方，可享受甲方在立项审批、投资计划、配套资金等方面给予扶持和配合。乙方作为“新飞”品牌的所有权人和管理方，视丙方为长期战略合作伙伴，根据丙方经营需要，就所持有的“新飞”商标与丙方进行全面、深入合作，乙方已授权丙方使用的商标不再授权其他新的企业使用。对于乙方已授权的其他企业，乙方负责协调全部已授权其他企业到丙方投资建设的新飞家电产业园投资发展，丙方须提供相应的优惠条件，不愿入驻新飞家电产业园的被授权企业，原授权合同到期后，除目前已在新乡投资建厂的企业外，乙方不再与其续签。丙方作为甲方重点招商建设项目的投资运营方，在国家政策、法律法规允许的范围内，充分利用自身能力和优势，积极支持甲方家电产业布局，有效运作“新飞”品牌，建立长效发展机制，全力支持地方经济发展。第四条、商标授权方式乙方作为按照《商标注册用商品和服务国际分类表》所列商品品类的“新飞”商标权利人，负责商标的扩展、维护及确权等工作，并将其所持有的、丙方需要使用的“新飞”商标授权给丙方，与丙方开展长期全面、深入合作，以有效促进新飞家电产业园的发展。第五条、利益分配方式甲方将丙方以及入驻新飞家电产业园的所有使用“新飞”商标的企业正常生产经营所上缴税收的地方留存部分的20%支付给乙方，作为乙方“新飞”商标的所得收益，每季度结算一次。当乙方所得收益低于保底收益（保底收益按乙方在新飞投资集团备案的每种产品收费标准计算，具体见附件二：《收费标准备案表》）时，不足部分由丙方直接补足给乙方，当乙方所得收益大于或等于保底收益时，以实际所得收益为准。第八条第四款、丙方可以在乙方“新飞”商标授权范围内将“新飞”商标授权给新飞产业园投资成立的专业生产企业使用。2016年10月13日，飞世达公司（甲方）根据其和新乡县人民政府、新飞投资公司三方签订的《战略合作协议》，与新飞厨卫公司（乙方）签订《商标使用许可合同》（编号XFCY201610-00），合同主要条款：一、甲方将经国家商标局核准注册的第11类“新飞”注册商标许可乙方在类似商品：抽油烟机、灶具、热水器、消毒柜商品上使用。使用许可的商标标识为“新飞”。二、甲方许可乙方使用商标产品的销售地域范围：中华人民共和国境内（除港澳台地区）。三、本许可使用的期限：2016年10月1日起至2026年9月30日止，合同期满，如需延长使用时间，甲乙双方另行协商。七、未经甲方授权，乙方不得以任何形式和理由将本合同许可使用的注册商标再许可第三方使用。乙方需要以OEM形式委托他人生产授权商标产品，必须经甲方书面同意后方可执行。九、许可使用费金额、计算方法及支付方式：按甲方与新乡县人民政府、新飞投资公司三方签订的《战略合作协议》执行。十、乙方未按双方签订的合同约定向甲方支付到期的商标许可使用费或违反甲方指定的商标管理制度或甲乙双方约定的其他有关商标使用方面的条款时，甲方有权立即终止本合同，并要求乙方承担违约责任。2016年11月15日，新飞投资公司向飞世达公司出具《商标使用许可授权证明书》，许可飞世达公司使用该“新飞”注册商标，许可使用商品：燃气灶、抽油烟机、消毒柜、电热水器（含燃气热水器）；许可使用的期限：2016年11月15日起至2026年11月14日止；许可使用的地域：中华人民共和国境内（不包含港澳台地区）。2017年10月10日，飞世达公司向新飞厨卫公司及其法定代表人郑炬才发出《解除协议通知书》：鉴于新飞厨卫公司暨郑炬才违背双方之间的《商标使用许可合同》约定，未经飞世达公司书面同意，私自在广东佛山顺德生产“新飞”品牌厨卫电器，导致双方已不存在合作基础，特通知解除2016年10月13日所签的《商标使用许可合同》。2017年10月30日，新飞厨卫公司向一审法院提起诉讼，请求确认飞世达公司单方解除《商标使用许可合同》无效，后新飞厨卫公司申请撤回起诉，一审法院裁定予以准许。新飞厨卫公司成立于2016年10月13日，法定代表人郑炬才，注册资本一亿元，经营范围：抽油烟机、灶具、热水器、消毒柜、厨卫电器产品的研发设计、生产、销售及售后服务。公司股东为飞世达公司（36%）、郑炬才（35%）、郑巨有（24%）、郑海宽（15%）。一审法院另查明：新飞投资公司在2016年11月15日向飞世达公司出具《商标使用许可授权证明书》所依据的《商标许可使用合同》系新飞投资公司（甲方）和飞世达公司（乙方）于2016年11月14日签订，合同主要条款：一、甲方经国家商标局核准注册的第11427136号“新飞”注册商标许可乙方在类似商品：抽油烟机、燃气炉、消毒柜、燃气热水器（含电热水器）商品上使用。许可使用的商标标识：新飞。二、许可使用的形式：普通使用许可。四、甲方许可乙方使用商标产品的销售地域范围中华人民共和国境内（除港澳台地区）。五、许可使用期限2016年11月15日起至2026年11月14日止，合同期满如需延长时间，甲乙双方应以合同为基础延长该合同有效期十年。九、未经甲方授权，乙方不得以任何形式和理由将本合同许可使用的注册商标再许可第三方使用，但乙方可以授权给在新乡家电产业园由乙方投资成立的专业生产抽油烟机、燃气炉、消毒柜、燃气热水器（含电热水器）公司使用；乙方需要再许可第三方或以OEM形式委托他人生产授权商标产品，必须向甲方（商标注册人）出具书面备案。十一、许可使用费金额、计算方法及支付方式许可使用费按照新乡县人民政府、新飞投资公司、飞世达公司三方所签订的《战略合作协议》为准，如乙方未能及时缴纳相关费用，甲方有权立即解除合同。一审法院认为：新乡县人民政府、新飞投资公司、飞世达公司三方签订的《战略合作协议》，新飞投资公司与飞世达公司之间签署的《商标许可使用合同》，新飞投资公司向飞世达公司出具的《商标使用许可授权证明书》以及飞世达公司与新飞厨卫公司之间签订的《商标使用许可合同》均系各当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，一审法院予以确认。关于飞世达公司原告主体资格是否适格，即是否有权向新飞厨卫公司授权许可使用案涉“新飞”商标的问题。1.第11427136号“新飞”注册商标专用权人系新飞投资公司，该商标目前法律状态稳定，依法能够被权利人对外授权许可使用；2.根据《战略合作协议》第八条约定，飞世达公司可以在新飞投资公司的“新飞”商标授权范围内将“新飞”商标转授权给在新飞产业园投资成立的专业生产企业使用；3.根据新飞投资公司与飞世达公司签订的《商标使用许可合同》第九条约定，虽然未经新飞投资公司授权，飞世达公司不得以任何形式和理由将本合同许可使用的注册商标再许可第三方使用，但飞世达公司可以授权给在新乡家电产业园由飞世达公司投资成立的专业生产抽油烟机、燃气炉、消毒柜、燃气热水器（含电热水器）公司使用；4.新飞厨卫公司系由飞世达公司与其他股东投资并在新飞家电产业园设立的公司。因此，飞世达公司已取得新飞投资公司的许可，可以按照约定对外进行转授权，其原告主体资格适格。对此，新飞厨卫公司辩称飞世达公司在与新飞厨卫公司签订《商标使用许可合同》时，尚未取得新飞投资公司的《商标使用许可授权证明书》，无权对外转授权。一审法院认为，在飞世达公司与新飞厨卫公司签订《商标使用许可合同》之前，《战略合作协议》已明确约定飞世达公司可以对外转授权，虽然新飞投资公司向飞世达公司出具《商标使用许可授权证明》的时间略晚于该《商标使用许可合同》，但并不影响飞世达公司已依约取得的对外转授权的权利，因此对新飞厨卫公司的该项抗辩主张一审法院不予采信。关于新飞厨卫公司是否应向飞世达公司支付商标许可使用费的问题。飞世达公司与新飞厨卫公司之间《商标许可使用合同》第9条约定：许可使用费按照新乡县人民政府、新飞投资公司、飞世达公司三方所签订的《战略合作协议》执行。而《战略合作协议》的对应条款第5条约定：新乡县人民政府将飞世达公司以及入驻新飞家电产业园的所有使用“新飞”商标的企业正常生产经营所上缴税收的地方留存部分的20%支付给新飞投资公司，作为其“新飞”商标的所得收益，每季度结算一次。当新飞投资公司所得收益低于保底收益（保底收益按乙方在新飞投资集团备案的每种产品收费标准计算，具体见附件二：《收费标准备案表》）时，不足部分由飞世达公司直接补足给新飞投资公司，当新飞投资公司所得收益大于或等于保底收益时，以实际所得收益为准。根据上述约定，飞世达公司向新飞厨卫公司收取商标许可使用费至少应符合以下条件：1.所有入驻新飞家电产业园并使用“新飞”商标的企业已向新乡县人民政府上缴税款；2.所上缴税款的20%低于保底收益；3.对于不足保底收益的部分（由飞世达公司向新飞投资公司补齐），飞世达公司再依据转授权合同向入驻新飞家电园的企业收取商标许可使用费。而根据飞世达公司提交的现有证据无法证明：1.所有入驻新飞家电产业园并使用“新飞”商标的企业已向新乡县人民政府上缴税款且税款的20%低于保底收益；2.因无法确认飞世达公司提交的《商标授权费用明细》系《战略合作协议》的附件二《收费标准备案表》，保底收益具体是多少金额无法确定；3.除新飞厨卫公司之外，还存在多少家其他入驻新飞家电产业园并使用“新飞”商标的企业也无法确定。同时，即使新飞厨卫公司应向飞世达公司支付商标许可使用费，由于双方之间的《商标使用许可合同》已于2017年10月10日解除，对于之后的使用费飞世达公司无权收取。因此，飞世达公司诉请新飞厨卫公司支付两年商标使用费3640000元缺乏事实依据，而郑炬才、郑海宽、郑巨友作为新飞厨卫公司的股东也不应在未出资范围内承担相应的补充赔偿责任。综上，飞世达公司提交的证据不能证明其诉讼主张，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，一审法院判决如下：驳回飞世达公司的诉讼请求。案件受理费35920元，由飞世达公司负担。根据当事人上诉、答辩意见，本院归纳本案二审争议焦点为：新飞厨卫公司应否向飞世达公司支付商标使用费364万元，并由郑炬才、郑巨友、郑海宽在未出资范围内承担补充赔偿责任。本院二审期间，飞世达公司提交两组新证据。1.河南省红运来电器有限公司与新飞投资公司签订的《商标使用许可合同》及转账凭证，证明河南省红运来电器有限公司也是按照收费明细表上约定的数额来进行缴费的；2.起诉书一份，证明新飞投资公司起诉要求飞世达公司支付小家电产品的商标使用费。新飞厨卫公司、郑炬才对飞世达公司提交上述证据质证如下：对第一组证据真实性不认可，系复印件且没有相关权利人加盖印章；且不能以2019年的《商标使用许可合同》来印证2016年的《商标使用许可合同》，两份合同主体不一致，费用不同，且该公司与郑炬才无关。对第二组证据有异议，该案件并未宣判不能作为证据使用，与本案无关。本院对一审法院查明的事实予以确认。本院认为：关于新飞厨卫公司应否向飞世达公司支付商标使用费问题。飞世达公司与新飞厨卫公司之间签订的《商标许可使用合同》第9条约定，许可使用费按照新乡县人民政府、新飞投资公司、飞世达公司三方所签订的《战略合作协议》执行。而《战略合作协议》的对应条款第5条约定：新乡县人民政府将飞世达公司以及入驻新飞家电产业园的所有使用“新飞”商标的企业正常生产经营所上缴税收的地方留存部分的20%支付给新飞投资公司，作为其“新飞”商标的所得收益，每季度结算一次。当新飞投资公司所得收益低于保底收益（保底收益按乙方在新飞投资集团备案的每种产品收费标准计算，具体见附件二：《收费标准备案表》）时，不足部分由飞世达公司直接补足给新飞投资公司，当新飞投资公司所得收益大于或等于保底收益时，以实际所得收益为准。根据上述合同及协议的约定，可以理解为，飞世达公司与新飞厨卫公司之间关于商标许可使用费是按新乡县人民政府、新飞投资公司、飞世达公司三方所签订的《战略合作协议》执行。而《战略合作协议》约定的新飞投资公司收取商标使用费来自新飞家电产业园的所有使用“新飞”商标的企业正常生产经营所上缴税收的地方留存部分的20%，至于飞世达公司上诉提出的《收费标准备案表》上的收费标准问题，该标准仅仅是用来计算新飞投资公司的保底收益，并不是直接向使用“新飞”商标的企业收取使用费的依据。另外，飞世达公司也并未举证证明新乡投资公司所得收益低于保底收益、且飞世达公司已经向新飞投资公司补足了不足部分。故结合双方的合同约定和履行情况，飞世达公司向新飞厨卫公司主张商标使用费缺乏依据，郑炬才、郑巨友、郑海宽不需要在未出资范围内承担补充赔偿责任。飞世达公司的上诉请求不能成立，本院不予支持。综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。飞世达公司的上诉请求不能成立，应予驳回；依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费35920元，由新乡飞世达电器有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  谷彩霞审判员  庞 敏审判员  常若琼二〇一九年十二月二十三日书记员  谢园园