北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初11678号原告：江西雪岭木业有限公司，住所地江西省宜春市宜丰县芳溪镇苏陂。法定代表人：钱雪琴，经理。（未到庭）委托诉讼代理人：商宇，北京市京师律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：刘长江，湖南智术律师事务所律师。（到庭）被告：国家知识产权局,住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：刘晓晓，国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：刘露，女，1987年3月11日出生，汉族，住湖南省。（未到庭）委托诉讼代理人：林子超，北京德恒（长沙）律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：李印，北京德恒（长沙）律师事务所律师。（未到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2019]第180387号关于第7271854号“世纪雪岭SHIJIUELING”商标无效宣告请求裁定被诉裁定作出时间：2019年7月31日本院受理时间：2019年9月25日开庭审理时间：2019年12月13日被告依照《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第四十四条第三款，第四十五条第二款和第四十六条之规定，以原告请求对第7271854号“世纪雪岭SHIJIUELING”商标（简称诉争商标）无效宣告超过法定期限，未构成《商标法》第十三条和第三十二条之规定情形，作出被诉裁定：诉争商标予以维持。原告诉称：一、诉争商标申请日之前，原告“雪岭”板材已在湖南建材市场具有较高知名度，并于2007年10月被（2007）宜中民三初字第17号民事判决书认定为驰名商标，应在本案中认定为驰名商标。同时，“雪岭”为显著性较强的独创商标，诉争商标“世纪雪岭”与引证商标含义基本相同，亦包含引证商标显著识别部分，易使相关公众认为诉争商标与原告有特定的联系，对商品来源产生混淆误认。第三人申请注册与“雪岭”商标相近似的“世纪雪岭”商标，具有明显恶意，企图攀附原告引证商标商誉，违反《商标法》第十三条第三款之规定情形，但被告擅自将诉请理由更改为第三十二条后半段，并基于原告提出诉争商标无效请求之日超过诉争商标注册之日五年为由，依据《商标法》第四十五条第一款之规定，裁定诉争商标予以维持，认定事实与适用法律均存在错误。二、原告在商标评审阶段提出诉争商标违反《商标法》第四十四条第一款之规定情形，被诉裁定未予审查该条款，被诉裁定遗漏评审理由，构成程序违法。综上，原告请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人述称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标1．注册人：第三人2．注册号：72718543．申请日期：2009年3月23日4．专用权期限：至2021年9月13日5．标识：6．核定使用商品（第19类）：胶合板；贴面板；三合板；石板；石膏板；水泥；水泥板；瓷砖；建筑玻璃；涂层（建筑材料）。二、其他事实商标评审阶段，原告向被告提交以下主要证据材料：1．商标使用许可合同；2．第三人与黎立峰签订的长沙市望城区丁字湾雪岭新材经营部合作协议；3．第三人签字的加油报销单；4．第三人成立长沙市望城区丁字湾雪岭新材经营部投资款交款收据；5．长沙市望城区丁字湾雪岭新材经营部交款收据；6．2014年至2017年产品经销协议；7．原告的广告合同及发票；8．原告的企业荣誉证书；9．门店的照片及产品图片。第三人向被告提交以下主要证据材料：1．诉争商标使用许可合同；2．诉争商标产品加盟销售合同及销售单据；3．诉争商标使用实物图片等。本案诉讼阶段，原告向本院补充提交以下证据材料，用以证明：（一）用以证明第三人存在其他不当手段取得注册及主观恶意的情形：1．第三人申请“雪岭”系列商标详细信息打印件；2．商标案件代理协议、商标委托代理协议等；3．第三人其他商标申请详情打印件；4．诉争商标详情档案、商标流程、初审公告及转让公告；5．2006年至2008年原告产品销售湖南衡阳的出库单及收据；6．授权书；7．特许经销协议书、产品经销协议书；8．协议书；9．刘平和刘露身份证复印件；10．商标使用许可合同；11．长沙市望城区丁字湾雪岭新材经营部合作协议及补充修改协议；12．（2019）湘长市证民字第18101、18102、18103号公证书；（二）用以证明原告“雪岭及图”在诉争商标申请日前已构成驰名商标的证明及商标持续使用及知名度的证据：13．在先驰名商标“雪岭”；14．（2007）宜中民三初字第17号民事判决书；15．荣誉证书、认定“雪岭”商标为江西省著名商标的决定、江西省著名商标公告、关于推荐“雪岭”商标为驰名商标的函、证书、江西省名牌产品证书、证明等；16．2007年前原告的经销商名单、2005年至2006年间部分销售协议、2007年《审计报告》；17．2006年至2008年出库单及收据；18．2008年至2010年度部分产品经销协议书；19．2006年至2009年间广告合同、收据、发票、报纸、专项审计报告；20．2004年至2009年间检验报告；21．2003年至2007年部分工商保护及司法保护记录；22．2010年至2017年产品经销协议书；23．2009年度至2013年度审计报告；24．第三人相关商标无效宣告裁定。第三人向本院补充提交以下证据材料：1．原告企业信息报告；2．第1628840号“雪岭及图”商标信息打印页；3．第17748977号“雪岭熊峰”商标、第22225803号“云山雪岭”商标信息打印页；4．湖南省室内装饰协会出具的关于相关公众区分“雪岭”和“世纪雪岭”的情况说明。被告向本院提交了三组证据材料：1．诉争商标档案，证明商标的申请日期、商标图样、指定使用商品等情况；2．答辩通知书及证据交换通知书证明被诉裁定作出程序合法；3．当事人在评审程序提交的申请书、答辩书及相关证据材料复印件，证明被诉裁定针对其申请的事实、理由和请求进行评审。以上事实，有诉争商标档案、各方当事人在商标评审阶段及诉讼阶段提交的相关证据材料、各方当事人陈述等在案佐证。本院认为：需注意的是，修改后的《商标法》施行日期为2014年5月1日，诉争商标于2013年4月27日予以核准注册，晚于2014年《商标法》修改决定施行日期，根据法不溯及既往的原则，故本案实体问题的审理适用2001年《商标法》，程序问题的审理适用2014年《商标法》。根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为被告在商标评审阶段是否遗漏评审理由，即审查诉争商标是否存在2001年《商标法》第四十一条第一款、第十三条第二款和2014年《商标法》第四十五条第一款之规定情形。2001年《商标法》第十五条规定：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。2001年《商标法》第四十一条第一款规定：已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。2014年《商标法》第四十五条第一款规定：已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。因此，原告是否可以请求宣告诉争商标无效，需要首先认定在诉争商标申请注册时引证商标是否属于驰名商标及诉争商标的注册是否具有恶意。2001年《商标法》第十三条第二款规定：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人可能受到损害的，不予注册并禁止使用。被告审理请求宣告注册商标无效的案件，应当针对当事人申请和答辩的事实、理由及请求进行审理，一般以申请人在申请书、补充理由中明确列明的理由及其对应的法律条文为限，被申请人的答辩事实和理由与上述申请内容有直接关联的，可以一并予以审查，但超过商标法规定期限的除外。商标评审部门未按前述情形予以审查，且对当事人权利产生实际影响，当事人据此主张违反法定程序的，可以予以支持。本案中，原告在评审阶段提交的《注册商标无效宣告申请书》中明确提出诉争商标宣告无效之法律依据2014年《商标法》第十五条第一款、第四十四条第一款和第四十五条第一款之规定，阐述理由围绕第三人作为原告经销商之一，在原告不知情情况下恶意抢注世纪雪岭商标，同时雪岭商标经过原告长期使用宣传，与原告形成唯一特定关系，故属于依据2001年《商标法》第十五条及第四十一条第一款所述“其他不正当手段”所审查之情形，并提供了原告企业荣誉证书、第三人签订的经营部合作协议、经营部交款收据等相应的证据予以证明。其中，2001年《商标法》第十五条之规定属于宣告注册商标无效之相对事由，2001年《商标法》第四十一条第一款之规定属于宣告注册商标无效之绝对事由，前者需要满足诉争商标核准注册之日起五年内提出，后者无时间要求。被诉裁定以“原告提出无效宣告申请时已超过五年，驳回原告依据《商标法》第十五条、第三十二条所提无效宣告申请”，被诉裁定未对诉争商标是否违反2001年《商标法》第四十一条第一款之规定予以审理，属于遗漏评审理由，亦擅自审查诉争商标是否构成《商标法》第三十二条之“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，构成程序违法。为避免当事人的审级利益损失，本院对于诉争商标申请注册是否违反2001年《商标法》第四十一条第一款之规定关于“其他不正当手段取得注册”的规定不宜直接评述，被告应当就此重新审理。需注意的是，诉争商标是否构成《商标法》规定“以其他不正当手段取得注册”之情形，应以诉争商标核准注册日确定适用的法律，鉴于本案诉争商标于2013年4月27日予以核准注册，故该条款审查应适用2001年《商标法》相关规定。另，根据2014年《商标法》第四十五条第一款之规定，原告是否可以请求宣告诉争商标无效，需要首先认定在诉争商标申请注册时引证商标是否属于驰名商标及诉争商标的注册是否具有恶意。原告在《注册商标无效宣告申请书》并未提及诉争商标构成“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年时间限制”之事由，既未提出具体引证商标认定驰名商标的请求，亦未在申请书载明依据该条款之具体理由，被诉裁定对2001年《商标法》第十三条第二款未予审查，适用2014年《商标法》第四十五条第一款之规定进行审查，符合法律规定，本院予以确认。综上所述，被诉裁定遗漏评审理由，应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一款第（三）项之规定，本院判决如下：一、撤销被告国家知识产权局作出的商评字［2019］第180387号关于第7271854号“世纪雪岭SHIJIUELING”商标无效宣告请求裁定；二、被告国家知识产权局就原告江西雪岭木业有限公司针对第7271854号“世纪雪岭SHIJIUELING”商标所提无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费一百元，由被告国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，同时交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  侯 艳人民陪审员  王洪泊人民陪审员  杨 青二〇一九年十二月二十六日法官 助理  曹成成书 记 员  赵小萌