山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁02民初791号 原告:山东国创节能科技股份有限公司，住所地山东省潍坊市昌乐县经济开发区昌大路与科技街交叉路口北300米路西。 法定代表人:吴理侃，总经理。 委托诉讼代理人：王玉霞，山东涵清律师事务所律师。 被告：潍坊联孚环保科技有限公司，住所地山东省潍坊市寿光市稻田镇长江路5号。 法定代表人：李召鹏，经理。 委托诉讼代理人：孙中芳，山东舜泰律师事务所律师。 原告山东国创节能科技股份有限公司、被告潍坊联孚环保科技有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，于2019年7月17日进行证据交换，被告在答辩期内向国家知识和产权局提出专利无效申请，申请本院中止审理，因国家知识产权局专利检索咨询中心根据原告申请出具了检索报告，本案继续审理并于2019年10月16日第一次开庭，因原告当庭变更民事起诉状事实理由，本案于2019年11月15日再次开庭审理。原告山东国创节能科技股份有限公司的委托诉讼代理人王玉霞、被告潍坊联孚环保科技有限公司委托诉讼代理人孙中芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告山东国创节能科技股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告赔偿原告经济损失人民币100万元；2、判令被告承担原告为制止侵权行为而支出的合理开支人民币2000元；3、判令被告承担本案律师费3万元；4、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告对墙板安装锚固扣件（硬Ⅱ）向国家专利局申请了ＺＬ20103013××××.1外观设计专利，名称为墙板安装锚固扣件（硬Ⅱ），该专利目前有效。2018年5月18日，原告发现潍坊凯盛电子科技有限公司发包的建筑外墙保温一体化工程中，被告作为施工承包人，在工程中使用了原告专利的锚固件。经原告查证，被告的网站也公开宣传涉案产品为自有产品对外销售，在承建外墙保温施工过程中，将锚固件与外墙保温材料、胶等一并列入成本对外报价，也是一种销售行为。且被告不能提供产品的合法来源，根据其网站宣传的生产车间及试验室图片，可以推断锚固件是被告自行生产制造的。因为原告的锚固件只是自己使用，从未对外许可使用销售过，因此被告的许诺销售和制造行为构成侵权。原告随后向潍坊市知识产权局提出了专利侵权纠纷处理请求。2018年11月30日，潍坊市知识产权局作出鲁潍知法处字[2018]23号专利侵权纠纷案件处理决定书。该决定书也认定，被告宣传、使用锚固件产品，构成侵权。原告认为，被告的上述行为侵犯了原告的ＺＬ20103013××××.1外观设计专利权，给原告造成了巨大的经济损失。被告也因此获得巨大利益。根据本案的实际情况，特向贵院提起诉讼，请依法查清事实，判如所请。 被告潍坊联孚环保科技有限公司答辩称：一、答辩人并非本案的适格被告，被告不是涉案工程的实际施工人。二、原告所申请的外观设计专利权的有效性有待审查，答辩人也已在答辩期内向国家知识产权局专利复审委员会提交了请求宣告原告的外观设计专利权无效的申请和相关材料，国家知识产权局专利复审委员会进行相关审查后已经受理。答辩人不侵犯原告的外观设计专利权，理由如下：1、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定：外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。2、首先，答辩人未进行“为生产经营目的制造”的行为，答辩人提供相关照片，说明答辩人未生产原告专利权的产品，并且原告没有提供任何答辩人生产涉嫌专利侵权产品的证据，虽然被告有生产保温一体板的能力，但是并没有原告诉称的有生产锚固件的能力，因为被告只是按照工商登记的营业执照上的规定进行生产，并没有生产锚固件的营业许可，也没有生产锚固件的设备和场地，原告诉称的被告有生产锚固件的能力纯属主观臆测。3、答辩人未进行涉嫌专利侵权产品的“许诺销售”的行为，答辩人未发布任何与涉嫌专利侵权产品的许诺销售的广告以及相应的宣传材料，并且原告没有提供任何答辩人许诺销售的证据。4、答辩人未进行涉嫌专利侵权产品的销售行为，答辩人销售的是建筑外墙保温一体板，而不是单独销售涉嫌专利侵权产品，原告未提供答辩人单独销售涉嫌专利侵权产品的任何证据。5、答辩人未进行涉嫌专利侵权产品的进口行为，原告未提供出答辩人进行涉嫌专利侵权产品的进口行为的任何证据。三、答辩人未侵犯原告山东国创节能科技股份有限公司的外观设计专利权。理由如下：1、答辩人虽是潍坊凯盛电子科技有限公司发包的建筑外墙保温一体化工程的施工承包人，但并非是实际施工人。实际施工人为何春松。何春松在了解到潍坊凯盛电子有限公司将外墙保温工程发包给了潍坊宝城建筑工程有限公司以后，从该公司手中转包了涉案工程，因该公司不和个人签订合同，故何春松找到答辩人，以购买使用答辩人所生产的保温一体板为前提，借用答辩人的名义与该公司签订了《外墙保温一体板施工劳务合同》，合同明确约定：合同价格按外墙保温一体板的每平方米价格计算，这说明在涉案工程的工程款计算上，除外墙保温材料之外的锚固件、胶等辅材是未计算在工程款数额之内的，故原告在诉状中所说的答辩人将锚固件列入成本对外报价不符合事实，因为涉案工程的工程款为20万元，而实际施工人只购买了6900元的锚固件，而且在施工过程中，答辩人只是向实际施工人销售了自己生产的外墙保温一体板，实际的施工包括购买、使用锚固件的都是实际施工人何春松，而且实际施工人只是因为施工目的，通过别人介绍通过微信联系和付款从销售者手中购买了不知道是与原告申请了外观设计专利权的产品有点类似的产品，不应被认定为侵权。2、答辩人的网站在公司成立之初，与山东咕果信息技术有限公司、山东中讯网络传媒有限公司分别签订了《网站建设服务订单》和《百度推广服务合同》，由山东咕果信息技术有限公司、山东中讯网络传媒有限公司对答辩人的网站进行设计、运营和管理，其网站宣传所涉及的图片及内容，并非是答辩人提供，与答辩人无关。即使答辩人的网站宣传图片出现与原告网站相同或者类似的图片，也无法证明答辩人网站产品图片来源于原告网站，因为其他网站也有相同产品的宣传以及销售图片，更不能因此就认定答辩人有销售行为，答辩人从未销售过与网站图片上相同或者类似的产品，原告也未提供任何证据证实答辩人有涉嫌外观专利侵权产品的销售或者许诺销售与其申请外观设计专利权的产品相同或者类似的产品的行为和事实，故答辩人认为，自始至终，答辩人不存在销售或者许诺销售行为，不构成对原告外观设计专利权的侵犯。3、答辩人委托山东咕果信息技术有限公司、山东中讯网络传媒有限公司设计的网站图片与原告所主张的网站图片不一致，答辩人不存在许诺销售或销售的行为。故原告提出的网站的产品侵权主张不存在。四、原告要求答辩人赔偿其经济损失无事实和法律依据。涉案工程的实际施工人何春松仅因为施工目的，购买了6900元的锚固件进行使用，在此之前和在此之后，从未购买和使用过该种锚固件，根据《中华人民共和国专利法》第七十条规定：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。涉案工程的实际施工人有足够的证据证实其购买的产品来源合法，而且网上销售类似产品的商家也很多，且原告也无证据证实其经济损失，故答辩人不应对原告进行赔偿。综上，希望法院在查明事实的基础上依法驳回原告对答辩人的诉讼请求。 原告山东国创节能科技股份有限公司为证明其诉讼请求向本院提交下列证据： 证据1、工商登记信息查询，证明原告于2016年11月28日由山东巴夫利化学建材有限公司变更为山东国创节能科技股份有限公司；证据2、专利证书一份，证明专利号为ＺＬ20103013××××.1，专利权期限自2010年10月13日起10年，现仍在权利期内；证据3、缴纳专利年费的单据：证明原告一直按规定缴纳年费；证据4、潍坊市知识产权局专利侵权纠纷案件处理决定书，鲁潍知法处字（2018）23号（已经生效），证明被告的侵权行为已经国家行政部门依法认定；证据5、公证书一份及公证费发票，证明被告侵权的事实，被告不但在网站上公开宣传，甚至使用的研发图片都是原告网站上公布的原告公司的研究团队的图片，利用原告技术虚假宣传以承揽更多的业务，给原告造成重大损失，导致原告公司的业务量严重下降；证据6、律师代理合同及发票一份，证明原告为本案支出律师费3万元，是原告的损失；证据7、检索的交费凭证、检索报告，证明原告缴纳检索费9000元，检索费报告结论未检索到外观设计相同、实质相同、或者没有明显区别的外观设计；证据8、提交图片（打印件，行政案件中提交过），证明在工程中被告的外墙完工后能明显看到原告拥有专利权的锚固件产品。 被告对原告提交的证据1-7真实性没有异议，对证据4决定书结论有异议，认为审查的结论与审查的事实不一致，应该是不构成侵权的；对证据5，被告认为不能证明被告网站的图片来源原告，不能证实被告利用该图片利用原告技术虚假宣传以承揽更多的业务，该证据无法证实给原告造成了巨大损失导致原告的业务量严重下降，被告认为原告提供的该证据不能证实原告的主张；对证据7，被告认为检索结论并非是最终的处理结果，不能作为本案定案的依据；对原告提交证据8，被告认为无法证明原告的主张，除了第一张图片外图片无法证实拍摄的就是涉案工程，只有两张图片上出现了锚固件，但因为看不清楚无法证实与原告产品一致。 被告潍坊联孚环保科技有限公司为证明其抗辩主张向本院提交下列证据： 证据1、发明专利申请公布说明书打印件，公开日为2008年2月20日；证据2、欧洲发明专利公开文本打印件的英文版和中文翻译版，公开日为2004年10月13日；证据3、外观设计专利说明书打印件，授权公告日为2008年1月23日，原告的专利申请日在该三专利权公开和被授权之后，且原告的专利与该三份证据涉及的专利权相比不具有明显区别；证据4、无效宣告请求书附页；证据5、无效宣告请求书附页（补充说明）；证据6、无效宣告受理通知书。以上证据证明：原告的外观设计专利权不符合专利法第二十三条第二款的规定，应该被宣告全部无效，且被告已向国家知识产权局申请宣告原告专利权无效，国家知识产权局已经受理。证据7、被告生产车间和仓库的照片，证明被告既不生产锚固件，也不销售锚固件，只是生产保温板；证据8、《保温一体板施工劳务合同》，系2018年6月1日潍坊宝城建筑工程有限公司与被告签订，证实涉案工程的工程款计算以保温一体板的单价和面积计算，不包括锚固件等辅材的价值；证据9、协议书，证实涉案工程的实际施工人为何春松；证据10、何春松与“一体板锚固件广州远大136××××9595”的微信聊天记录，证实购买和使用锚固件的是何春松，且何春松是通过合法来源支付了相应对价购买使用了施工需要的锚固件；证据11、公证书，证实何春松的微信聊天和交易记录的真实性；证据12、公证书，因何春松不能出庭作证，故申请公证证明其为实际施工人及自己购买使用锚固件的情况；证据13、咕果公司网站建设服务订单和服务协议，证明被告将网站建设事宜委托给了山东咕果信息技术有限公司，原告主张的被告网站宣传图片盗用原告网站图片一事并非是被告行为；证据14、百度推广服务合同，证明被告将百度推广事宜委托给了山东中讯网络传媒有限公司，原告主张的被告网站所涉百度推广一事与原告雷同并非是被告行为，且即使图片雷同也不能认定被告有销售行为和许诺销售行为；证据15、被告网站图片，证明被告在得知网站宣传图片与原告网站图片相同和类似后，已告知咕果公司和中讯公司将网站重新建设，现在网站已不存在原告所主张的侵权情况；证据16、网站打印图片，证明网上销售同款锚固件的商家很多，购买者无法确认拟购买的锚固件是否是涉嫌侵犯专利权的产品，也无法证实被告原先网站上的锚固件图片来源于原告。 原告对被告证据1-6的真实性没有异议，对被告证据7-14的真实性有异议，针对被告证据7-12，原告认为被告与何春松之间是内部关系，而且根据施工挂靠的规则，被告通过该工程收取了何春松的挂靠费或管理费，因此何春松在施工中的任何行为后果及责任应由被告承担；专利产品是原告的，原告没有对外投放销售该专利产品，该聊天记录没有原始载体，不能证明相对方是否真实存在，因此对该组证据的真实性及产品来源的合法性不认可。对被告证据13、14，原告认为被告与他人的合作合同成果享受方是被告，而且该网站的主体是被告，在合作方提供的服务造成侵权的情况下责任应由被告承担，被告可以承担以后再根据与第三方的合同向第三方赔偿，并不影响被告因网站内容的侵权行为向原告承担赔偿责任。对被告证据15，原告认为被告即使已经删除并不影响前期侵权行为的成立，被告网站上宣传了原告的专利产品，在对外的施工过程中也使用了该专利产品，说明被告的宣传产生了效果，利用该锚固件承揽了业务，也获得了利润，因此被告应该承担责任。对被告证据16，原告认为被告的图片不能证明是什么时间的图片，即使网上有销售的也是侵犯了原告的专利权，不能因他人的侵权行为免除被告的侵权责任。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 原告山东国创节能科技股份有限公司（原山东巴夫利化学建材有限公司）于2010年4月2日向国家知识产权局提出名称为：墙板安装锚固扣件（硬Ⅱ）外观设计专利，2010年10月13日授权公告，专利号ＺＬ20103013××××.1。该外观设计专利图片包括：主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图和剖视图，在简要说明中明确外观设计产品专用于保温装饰墙板与硬质墙的安装和定位，设计要点1、具有向两侧延伸的槽型本体；2、槽型本体的中部设有缺口；3、主视图最能表明外观设计的设计要点。该专利目前处于有效状态。 2018年6月1日，被告潍坊联孚环保科技有限公司承包了潍坊凯盛电子科技有限公司外墙保温一体化工程，在施工过程中，原告认为被告作为施工承包人在工程中使用了原告专利的锚固件，且被告的网站也公开宣传涉案产品为自有产品对外销售，在承建外墙保温施工过程中，将锚固件与外墙保温材料、胶等一并列入成本对外报价，侵犯了原告的专利权，请求潍坊市知识产权局处理。潍坊市知识产权局于2018年11月30日，作出鲁潍知法处字[2018]23号专利侵权纠纷案件处理决定，认为：“被请求人潍坊联孚环保科技有限公司宣传、使用的锚固件产品，落入涉案专利的保护范围，构成侵权”，并决定“被请求人潍坊联孚环保科技有限公司立即停止宣传、使用上述专利产品”。该决定书已发生法律效力。 被告潍坊联孚环保科技有限公司系墙体保温板生产企业，根据山东省昌乐县公证处（2018）鲁昌乐证民字第796号公证书证据保全内容显示，被告名称为“联孚环保科技”网站（www.wflianfu.com）首页介绍“联孚环保科技拥有保温装饰一体板一流的研发、生产及工程服务团队”，在产品中心栏目中展示多种保温装饰一体板锚固件，其中包括被诉侵权产品。 2019年6月14日，被告潍坊联孚环保科技有限公司对涉案专利向国家知识产权局提出无效宣告请求，已被受理。被告认为该专利不符合专利法第二十三条第二款的规定，应当被宣告全部无效，并提交了两份公开专利文件，以此证明原告专利与之相比不具有明显区别。 2019年7月15日，原告山东国创节能科技股份有限公司申请国家知识产权局专利检索咨询中心，对ＺＬ20103013××××.1专利进行检索，该中心于2019年7月24日出具检索报告，该报告对比现有设计，认为区别点之一：被检索外观设计专利槽型本体中部设有缺口，对比设计没有缺口，“从检索到的现有设计状况来看，安装固件类产品的形状多种多样，槽形本体向两侧延伸使其正面看似U形的设计比较常见，但产品各部分的具体形状设计存在较大差别。对于该类产品的一般消费者而言，各部分的形状设计会对外观设计的整体视觉效果产生显著的影响”，报告结论为“未检索到与被检索外观设计相同、实质相同或者没有明显区别的外观设计”。 另查明，原告因本案诉讼已支出律师费30000元、公证费2000元、专利检索费9000元。 本院认为，原告山东国创节能科技股份有限公司享有ＺＬ20103013××××.1墙板安装锚固扣件（硬Ⅱ）外观设计专利权，目前处于有效状态,依法应受保护。根据我国专利法规定,外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。根据潍坊知识产权局处理决定书认定及本院查明事实，被诉侵权产品系具有向两侧延伸的槽型本体且本体的中部设有缺口的锚固件产品，与本案原告ＺＬ20103013××××.1墙板安装锚固扣件（硬Ⅱ）外观设计专利相同，落入该专利的保护范围。原告在庭审中明确被告销售、许诺销售侵犯其专利产品，构成侵权，本案双方当事人主要争议焦点有：第一、ＺＬ20103013××××.1外观设计专利是否为现有设计；第二、被告是否为实施被诉侵权行为的主体；第三、被告是否实施了专利法规定的侵犯外观设计专利权行为；第四、原告主张民事赔偿的法律依据。 关于被告主张现有设计问题。被告认为该专利不符合专利法第二十三条第二款的规定，并提交了两份公开专利文件，以此证明原告专利与之相比不具有明显区别。本院认为，根据被告提供公开文献并结合国家知识产权局专利检索咨询中心的报告，安装固件类产品槽形本体向两侧延伸使其正面看似U形的设计比较常见，但原告涉案专利锚固件在槽帮和飞檐中间位置对称设有贯穿缺口，是区别于其他现有设计的要点，在专利文件说明中亦有体现，对该领域一般消费者而言，该区别点会对外观设计的整体视觉效果产生显著的影响。因此，被告提供的证据不足以证明原告涉案专利系现有设计，本院不予支持。 关于第二个焦点问题，被告认为其并非是涉案工程的实际施工人，被告的网站系委托其他公司设计运营管理，不是本案适格的被告。本院认为，被告在行政处理程序答辩中，认可承包涉案工程，并称在施工过程中，因需要锚固件，由其施工工人通过微信购买。尽管在诉讼过程中，被告改称承包工程后再转包并提交相关合同，但不影响被告法律责任承担，被告可依据转包合同另行主张权利。同样，被告委托他人设计运营管理其网站，该网站对外产生的法律责任应由被告承担，被告该抗辩理由本院不予支持。 关于第三个焦点问题，原告在庭审中明确被告销售、许诺销售侵犯其专利产品，构成侵权；被告认为，其未发布涉案侵权产品的广告以及相应的宣传材料，其展示图片的行为不构成许诺销售，被告生产销售外墙保温一体板，并未单独销售涉案侵权产品，不构成侵权。本院认为，被告在网站上除了宣传研发生产外，还宣传工程服务及专业的施工团队，在产品中心展示其生产的保温板时，将辅材锚固件一并展示的行为，具有配套销售安装的意思表示，构成许诺销售。被告承包施工外墙保温一体化工程，包含保温板及附件的销售行为，并且施工安装后，涉案侵权产品暴露在外，除了其技术功能得到应用，其外观亦产生视觉效果，而非单纯使用该产品，构成专利法意义上的销售行为。 《中华人民共和国专利法》第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任”。本案中被告辩称有合法来源，但其提交的微信聊天、微信付款记录等证据达不到证明产品合法来源的证据强度，不能证明销售者的经营信息，因此被告提出被诉侵权产品有合法来源抗辩理由本院不予支持，应承担相应法律责任。 综上,被告许诺销售、销售与ＺＬ20103013××××.1墙板安装锚固扣件（硬Ⅱ）外观设计专利相同的产品,侵犯了原告专利权,应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。关于本案的赔偿问题，原告要求被告赔偿人民币100万元并承担因诉讼支出律师费、公证费32000元，原告未提交其因侵权所造成损失、被告侵权获利的证据,亦无专利许可使用费的参考，请求法院适用法定赔偿。原告认为被告利用原告的专利产品进行宣传并承揽了大量的施工业务，专利产品会提高工作效率，节省人工成本与主材的消耗，给被告带来巨大的利润；被告则认为，仅在涉案工程中使用了被诉侵权产品锚固件，工程款计算上除外墙保温材料之外的锚固件、胶等辅材未计算，涉案工程的工程款为20万元，而实际施工人购买了6900元锚固件。本院综合考虑双方当事人对民事赔偿问题意见，结合原告涉案专利性质，被告许诺销售、销售侵权行为具体情节,被告因本案诉讼支出合理费用等因素,酌定被告赔偿原告经济损失人民币12万元。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条（一）项,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条之规定，判决如下: 一、被告潍坊联孚环保科技有限公司立即停止许诺销售、销售侵害原告山东国创节能科技股份有限公司ZL201030133071.1墙板安装锚固扣件（硬Ⅱ）外观设计专利权产品的行为; 二、被告潍坊联孚环保科技有限公司于判决生效后十日内赔偿原告山东国创节能科技股份有限公司经济损失12万元； 三、驳回原告山东国创节能科技股份有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费14088元，由原告山东国创节能科技股份有限公司负担6088元，被告潍坊联孚环保科技有限公司负担8000元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。 审 判 长  曹 波 人民陪审员  陈永和 人民陪审员  王 霞 二〇一九年十二月二十三日 法官助理 张菁 书 记员张琦