中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初4698号原告：亚历山大·阿纳托莱维齐·斯特罗加诺夫（AlexanderAnatolevichSTROGANOV），俄罗斯联邦公民，男，1962年9月6日出生，住加拿大V2V0B4不列颠哥伦比亚省。原告：马克西姆·尼克拉耶维奇·斯莱德尼夫（MaximNikolaevichSLYADNEV），俄罗斯联邦公民，男，1972年10月10日出生，住加拿大V2S2B8不列颠哥伦比亚省。二原告之共同委托诉讼代理人：庞东成，男，1976年5月30日出生，北京三友知识产权代理有限公司专利代理人，中华全国专利代理人协会推荐，住中华人民共和国北京市西城区。二原告之共同委托诉讼代理人：解延雷，男，1982年3月3日出生，北京三友知识产权代理有限公司专利代理人，中华全国专利代理人协会推荐，住中华人民共和国北京市海淀区。被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：朱宁，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：刘新蕾，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原告亚历山大·阿纳托莱维齐·斯特罗加诺夫、马克西姆·尼克拉耶维奇·斯莱德尼夫因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2016年12月29日作出的第118009号复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2017年6月27日受理本案后，依法组成合议庭，于2018年12月4日公开开庭进行了审理。原告亚历山大·阿纳托莱维齐·斯特罗加诺夫、马克西姆·尼克拉耶维奇·斯莱德尼夫的共同委托诉讼代理人庞东成、解延雷，被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）的委托诉讼代理人朱宁、刘新蕾到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对二原告所申请的，申请号为200980141842．6，名称为“通过实时聚合酶链反应的核酸分析方法及实施该方法的装置”的发明专利申请（简称本申请）所提复审请求而作出的，该决定认定：本申请权利要求1-20不符合2001年实施的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款的规定，据此，维持国家知识产权局于2014年6月5日对本申请作出的驳回决定。原告诉称：一、被告对于权利要求1的认定事实和适用法律错误。（一）被告对本申请权利要求1与对比文件1相比的四个区别技术特征中的区别技术特征（1）的认定错误。在芯片PCR系统中，加热元件与衬底材料是截然不同的，在公知常识证据1中明确教导了铝作为加热元件的基础上，本领域技术人员不会想到使用铝作为芯片PCR系统的衬底材料，因此针对公知常识1的事实认定错误。（二）被告对于公知常识证据1中的技术启示认定错误。（三）被告对于在铝衬底上使用氧化铝和氧化硅的组合未取得预料不到的技术效果的认知错误。（四）在上述事实认定错误的基础上，被告在评价权利要求1的创造性时适用法律错误，在对比文件1和2的教导下，本领域技术人员并不能容易地想到设置此种比例，因此使用干燥的反应成分并设置特定的“微芯片的总储热量与微芯片衬底的导热率之比”相对于对比文件1和2并非是显而易见的。（五）被告对于区别技术特征（3）的认定是错误的，对比文件2并没有给出技术启示。二、被告对于权利要求9的认定事实和适用法律错误。三、被告对于从属权利要求2-8和10-20的认定事实和法律适用错误。综上，请求人民法院依法判决撤销被诉决定，判令被告重新作出决定。被告辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审查程序合法，审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求人民法院驳回其诉讼请求。本院经审理查明：本申请系申请号为200980141842．6、名称为“通过实时聚合酶链反应的核酸分析方法及实施该方法的装置”的发明专利申请，其申请人为亚历山大·阿纳托莱维齐·斯特罗加诺夫、马克西姆·尼克拉耶维奇·斯莱德尼夫，申请日为2009年10月8日，优先权日为2008年10月23日，公开日为2011年9月28日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2014年6月5日作出驳回决定，驳回了本申请，该驳回决定主要引用了如下对比文件：对比文件1：ApplicationofaMicrochamberArrayforDNAAmplificationUsingaNovelDispensingMethod，YasutakaMatsubaraetal，《Arch．Histol．Cytol．》，第65卷第5期，第481-488页，公开日为2002年12月31日。对比文件1公开了一种使用新的分配方法用于实时PCR扩增的微反应室芯片，具体公开了：硅装置有减少PCR反应时间的能力，例如PCR反应中传统的热循环系统由于蓄热量大，导致加热和降温的速度慢，与之相反的是，硅有高导热率（导热率大约是150W/℃m），装置的小型化也促进热循环的有效和快速响应，通过使用快速的PCR系统，PCR所需时间缩短；使用半导体微加工方法如光刻法和各向异性蚀刻法加工用于DNA扩增的微反应室芯片，具体步骤如图1所示：图1从图1中可以看出，制备的微反应室芯片的衬底材料为硅Si，钝化材料层为二氧化硅SiO2，且二者共价连接；DNA的扩增和检测（参见图4）：滴加矿物油至芯片将矿物油层覆盖于微反应室芯片表面层。为防止矿物油从表面洒出，在芯片边缘设置硅橡胶框架。将带有矿物油层的芯片装入CartesianTechnologies（CA,USA）商品化的微量样品分配系统中。使用该系统穿过油层向各微反应室加入样品混合物。为扩增靶DNA，将含有待扩增DNA混合物的芯片置于常规热循环系统（TAKARABIO,Shiga）的散热器上。使用SYBRGreen化学检测扩增的DNA。SYBRGreen染料对dsDNA有较高的亲和性，其与dsDNA结合后表现为荧光增强。使用内置于荧光显微镜（OLYMPUS,Tokyo）中的CCD照相机（CarlZeiss,Oberkochen,Germany）观察微反应室芯片中扩增的DNA（参见对比文件1材料和方法部分，第482-483页，图1、4）。本领域公知硅的导热系数高于1W/cm·K且热扩散系数高于0．6cm2/s。对比文件1图4显示将聚合酶链反应的成分置于钝化材料层上。图4对比文件2：MiniaturizedPCRchipsfornucleicacidamplificationandanalysis:latestadvancesandfuturetrends，ChunsunZhangetal，《NucleicAcidsResearch》，第35卷第13期，第4223-4237页，在线公开日为2007年6月18日。对比文件2公开了使PCR获得较高的反应速度依赖于降低整个PCR系统的蓄热量。用于降低系统蓄热量的基本方法为选择更好的加热方法和采用理想的芯片结构。硅优良的热传导性可以加快PCR循环的速度。对比文件3：ADetectionSystemforMicrofluidicChipsBasedonEpifluorescenceVideomicroscopyandItsAnalyticalPotentials，M．N．Slyadnevetal，《JournalofAnalyticalChemistry》，第60卷第4期，第357-366页，公开日为2005年12月31日。对比文件3公开了一种通过落射荧光视频显微镜对微流体芯片进行检测的方法，其中落射荧光检测设备的构造图如下（图2）：图2图2中：（1）微芯片、（2）显微物镜、（3）发光二极管、（4）滤光器、（5）二向色镜、（6）滤光器、（7）镜头、（8）视频照相机CCD阵列、（9）视频捕获卡、（10）计算机、（11）注射泵挡块、（12）密封环、（13）固定装置、（14）接收器（参见对比文件3第319页左栏，图2）。该落射荧光检测设备使用的微流体芯片为硅-玻璃微芯片。其构造如下图1所示：图1图1中：（1）玻璃盖板、（2）硅。二原告对上述驳回决定不服，向专利复审委员会提出复审请求。经形式审查合格，专利复审委员会于2015年1月28日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。二原告于2016年10月14日提交了意见陈述书以及权利要求书全文替换页（共3页20项），其修改在于：将权利要求1、9中的“钝化材料由氧化硅或氧化铝制成”修改为“钝化材料由氧化硅和氧化铝制成”。专利复审委员会审查认为该修改符合专利法第三十三条和2003年实施的《中华人民共和国专利法实施细则》第六十一条第一款的规定。修改后的权利要求1、9如下：“1．一种通过实时聚合酶链反应鉴定核酸的方法，所述方法包括：将含有核酸的液体样品引入微芯片的导热衬底的上表面上的反应区域中；将所引入的样品与大气隔离；在通过所述微芯片的外表面来除热的情况下，在所述样品的热循环过程中将所述样品的核酸与所述聚合酶链反应的成分接触；在热循环过程中对所述聚合酶链反应产物的量的变化进行荧光检测；通过荧光信号的生长的动力学鉴定所述样品中初始核酸量，其中，所述微芯片与导热系数高于1W/cm·K且热扩散系数高于0．6cm2/s的所述导热衬底一起使用，所述导热衬底由铝制成，同时所述微芯片表面上的所述反应区域通过共价连接于所述导热材料表面的钝化材料层与所述导热衬底隔开，并使一种或多种聚合酶链反应的干燥成分置于所述钝化材料层上，而所述引入的样品通过由与水不混溶的液体层将其与大气分开而被隔离，所述液体层借助外围挡板保持在所述导热衬底的上表面上，带有所引入的样品和所述与水不混溶的液体层的所述微芯片的总蓄热量与所述微芯片衬底的导热率之比不超过0．04s，其中，所述钝化材料层由氧化硅和氧化铝制成。”“9．一种通过实时聚合酶链反应的方法鉴定核酸的装置，所述装置包含在其表面上具有至少一个反应区域的微芯片，所述微芯片机械连接于微芯片固定器并通过辐射通道的滤光块而光连接于荧光检测器，所述装置包含光连接于发光通道的辐射滤光块和所述微芯片的至少一个辐射源和电连接于热循环块的控制系统，所述热循环块热连接于所述微芯片并被制造为能够加热、冷却和保持所述微芯片的温度，其中，所述微芯片包含热连接于所述热循环块并由导热系数高于1W/cm·K且热扩散系数高于0．6cm2/s的铝制成的导热衬底，而各反应区域通过共价连接于所述导热衬底表面的钝化材料层而与所述导热衬底隔开，并使一种或多种聚合酶链反应的干燥成分置于所述钝化材料层上，所述微芯片的上表面具有的外围挡板能够将指定量的与水不混溶的液体保持在所述微芯片的上表面上，并且带有所引入的样品和所述与水不混溶的液体层的所述微芯片的总蓄热量与所述微芯片衬底的导热率之比不超过0．04s，其中，所述钝化材料层由氧化硅和氧化铝制成。”在审查过程中，专利复审委员会主动引入了公知常识证据1：《图解微流控芯片实验室》，林炳承等著，北京：科学出版社，第179-181页，2008年09月出版。其中记载：现有芯片PCR系统多采用接触式加热方式，主要可分为分体式和集成式两种，最简单的是利用电热加热导热性好的铜块或铝块。图6-36显示分体式加热块包括金属块和Peltier半导体，集成式（加热薄膜）包括AI等金属。专利复审委员会于2016年12月29日作出被诉决定。在本案庭审过程中，原告明确表示：1、对被诉决定认定本申请权利要求1与对比文件1之间存在的四个区别技术特征的概括并无异议；2、对区别技术特征（2）的认定不持异议；3、对权利要求9的意见与权利要求1的意见一致；4、如果权利要求1不具有创造性，则不再坚持权利要求2-8具有创造性的主张，如果权利要求9不具有创造性，则不再坚持权利要求10-20具有创造性的主张。另查，根据中央机构改革部署，原专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有原告于2011年4月21日本申请进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文译文的说明书第1-15页、说明书附图第1-5页、说明书摘要、摘要附图，2016年10月14日提交的权利要求第1-20项，对比文件1-3及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：一、关于本案中的法律适用问题2008年12月27日修改的《中华人民共和国专利法》已于2009年10月1日起施行，因此本案审理涉及2001年专利法与2009年专利法之间的选择适用问题。《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。国家知识产权局据此制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，并于2009年10月1日起施行。根据该过渡办法，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年专利法的规定。根据相关法律规定，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。本案属于专利授权行政纠纷，本申请的优先权日在2009年10月1日前，因此依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应审理专利复审委员会作出的被诉决定是否符合2001年专利法的规定。二、关于本申请独立权利要求1的创造性专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”被诉决定认定本申请权利要求1与对比文件1之间存在四个区别技术特征，原告对此概括并无异议，本院对此予以认可，即本申请权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征为：（1）权利要求1限定导热衬底由铝制成，而对比文件1中为硅；（2）权利要求1明确了使一种或多种聚合酶链反应的干燥成分置于所述钝化材料层上；（3）权利要求1明确了其带有所引入的样品和所述与水不混溶的液体层的所述微芯片的总蓄热量与所述微芯片衬底的导热率之比不超过0．04s，而对比文件1没有公开；（4）钝化材料层由氧化硅和氧化铝制成。基于上述区别特征，本申请权利要求1相对于对比文件1所要解决的技术问题是提供一种与现有技术类似的通过实时聚合酶链反应鉴定核酸的替代方案。基于上述区别特征所达到的技术效果，本申请实际解决的技术问题是一种通过实时聚合酶链反应鉴定核酸的替代方案。对于区别技术特征（1）。原告认为，公知常识证据1中仅公开铝用作电加热元件，并没有记载可以使用金属如铝作为微芯片材料，加热元件与衬底材料是截然不同的，且金属材料通常会导致聚合酶活性降低，本领域技术人员不会想到使用铝代替硅作为芯片PCR系统的衬底材料；同时铝制导热衬底在本申请起到容器作用，并降低了热容量。对此，本院认为：虽然公知常识证据1没有明确记载铝作为衬底材料，但是其第180页第1段公开了加热方式利用电热加热导热性好的铝块，本领域技术人员可以明确铝能作为PCR芯片中的导热材料。而在本申请中导热衬底的主要作用是传导热量，衬底的材料起到的是导热作用，所属领域技术人员基于导热衬底的作用，易于选择铝作为导热衬底的材料。同时，本申请和对比文件1均采用钝化材料层来避免衬底材料与PCR反应物直接接触，因此即使金属材料会使酶活性降低，也不存在相反教导使得本领域技术人员不会选择金属如铝来作为衬底材料。另外，本领域技术人员知晓铝具有较好的加工性能，可以预期其可制成起到容器作用的衬底，并起到相应的技术效果。而且本领域技术人员公知铝和对比文件1衬底中的硅都是热容量低的材料，采用铝作为导热衬底以降低热容量的技术效果是可以预期的。而且本领域技术人员公知铝的热容量要高于硅，因此相对于对比文件1中的硅衬底，选择铝作为导热衬底并不能获得更低的热容量。因此，被诉决定中认定“铝是芯片PCR系统导热衬底的常用材料之一”属于本领域的公知常识是正确的。对于区别技术特征（2）。鉴于原告对被诉决定关于区别技术特征（2）的认定不持异议，本院予以确认。对于区别技术特征（3）。原告认为，对比文件2中公开的是降低整个PCR系统的蓄热量，而本申请中限定的是“带有所引入的样品和所述与水不混溶的液体层的所述微芯片的总蓄热量”，两者不同，本申请通过使用干燥的成分、将其与大气分开的与水不混溶的液体层，并选择特定的衬底材料来控制总蓄热量与导热率之比不超过0．04，对比文件2没有教导设置上述比值来实现缩短分析时间并提高分析的处理能力，提高分析的灵敏度、精确度和可靠性，且没有证明设置上述比值是本领域的公知常识，因此是非显而易见的。对此，本院认为：首先，对比文件2公开了追求高速PCR是芯片发展的主要动机之一，高速PCR的获得取决于整体PCR系统的蓄热量的减少。可见，对比文件2明确给出了提高PCR反应速度是本领域所追求的目标，以及采用更低蓄热量的PCR系统以提高PCR反应速度的技术启示。同时本领域技术人员公知微芯片的总蓄热量与微芯片衬底的导热率之比表征的是通过衬底向微芯片供给或除去热量的能力，即该比值越低，PCR反应速率越快，且蓄热量越小，导热率越大，越有利于该比值的降低。因此，本领域技术人员有动机降低上述比值。至于具体比值范围则是本领域技术人员根据实际要求即可调整得到的，而缩短分析时间进而获得提高分析的处理能力等技术效果是可以预期的。其次，根据本申请实施例1的记载，其微芯片的总蓄热量与微芯片衬底的导热率之比不超过0．02s，而本申请和对比文件1均未使用干燥的成分，均使用了与大气分开与水不混溶的液体层以及相同的衬底材料，也即原告认为的影响微芯片的总蓄热量与衬底的导热率之比的三个因素在本申请和对比文件1中均是相同的，本领域技术人员在对比文件1的基础上可显而易见地获得具有权利要求1限定的微芯片总蓄热量与衬底的导热率之比。即使考虑选择铝作为衬底时对衬底导热率的影响，本领域技术人员公知铝的导热率要高于对比文件1中硅的导热率，而导热率越高，微芯片总蓄热量与衬底的导热率的比值越低，因此在选择铝作为衬底时仍可显而易见地获得更低的微芯片总蓄热量与衬底的导热率之比，落在权利要求1限定的比值范围内。综上，被诉决定关于总蓄热量与导热率的比值是显而易见的认定是正确的。对于区别技术特征（4）。原告认为，被告没有证据支持可配合使用氧化硅和氧化铝作为钝化材料，本申请使用与铝表面有强粘附的氧化铝层与具有优良的阻隔性质的氧化硅层的组合产生了预料不到的技术效果，并提交补充对比实验来证实上述预料不到的技术效果。上述对比实验表明只有钝化层中这两种氧化物的组合才能获得可靠钝化的理想结果。对此，本院认为。首先，本领域公知钝化是指在金属表面形成致密结构的金属氧化物薄膜，本领域技术人员在选择钝化材料时有动机选择衬底金属材料的氧化物，即当铝作为衬底时采用氧化铝作为钝化材料，而对比文件1还公开了氧化硅作为钝化材料，选择氧化硅和氧化铝配合作为钝化材料仅是本领域技术人员对钝化材料的常规调整。其次，对于氧化硅和氧化铝作为钝化材料的技术效果，虽然原告提交了补充对比实验以证明取得了预料不到的技术效果，但是上述实验数据不属于原始申请文件公开的内容，在专利申请日之前并不能被所属领域技术人员所获知，这些实验数据也不是本申请的现有技术，若以此为依据认定技术方案能够达到所述技术效果，有违专利先申请原则。根据原始申请文件的记载，本申请并不涉及选择特定的钝化材料来获得更优的耐腐蚀性能的衬底，甚至没有涉及铝作为衬底，氧化铝作为钝化材料的实施例，没有公开其相应PCR反应时的技术效果，本领域技术人员不能从原始申请文件公开的内容得到选择特定的氧化硅和氧化铝钝化材料可以获得可靠钝化进而保障PCR有效分析的技术效果，即本院对该补充对比实验数据不予采信，其无法证实本申请具有预料不到的技术效果。因此，被诉决定关于采用氧化硅和氧化铝作为钝化材料没有取得预料不到的技术效果的认定是正确的。综上，在对比文件1的基础上结合对比文件2以及本领域的公知常识和常规技术手段得到权利要求1的技术方案对于本领域技术人员而言是显而易见的，权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。三、关于本申请独立权利要求9的创造性独立权利要求9请求保护一种通过实时聚合酶链反应的方法鉴定核酸的装置，对比文件3公开了一种通过落射荧光视频显微镜对微流体芯片进行检测的方法，根据落射荧光检测设备的构造图（图2），其设备包括：（1）微芯片（其包含在其表面上具有至少一个反应区域）、（2）显微物镜、（3）发光二极管、（4）滤光器、（5）二向色镜、（6）滤光器、（7）镜头、（8）视频照相机CCD阵列、（9）视频捕获卡、（10）计算机（即控制系统）、（11）注射泵挡块、（12）密封环、（13）固定装置（即微芯片机械连接于微芯片固定器，并通过辐射通道的滤光块而光连接荧光检测器）、（14）接收器（参见对比文件3第319页左栏，图2）。该落射荧光检测设备使用的微流体芯片为硅-玻璃微芯片。权利要求9与对比文件3的区别技术特征在于：前者中还具有连接于微芯片的热循环块，并且前者对微芯片的构造、性质和使用的材料作了进一步限定，而后者没有。设置热循环块作为微芯片的冷热源，并通过控制系统对其进行控制是本领域的常规技术手段。基于与权利要求1评述相同的理由，权利要求9限定的微芯片也是显而易见的。因此，权利要求9不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款的规定。四、关于本申请从属权利要求2-8、10-20的创造性鉴于原告认可，在本申请独立权利要求1不具备创造性的情况下，不再坚持其从属权利要求2-8具备创造性的主张，在本申请独立权利要求9不具备创造性的情况下，不再坚持其从属权利要求10-20具备创造性的主张，本院予以确认。综上所述，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法。原告请求撤销被诉决定，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告亚历山大·阿纳托莱维齐·斯特罗加诺夫、马克西姆·尼克拉耶维奇·斯莱德尼夫的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告亚历山大·阿纳托莱维齐·斯特罗加诺夫、马克西姆·尼克拉耶维奇·斯莱德尼夫负担（已交纳）。如不服本判决，亚历山大·阿纳托莱维齐·斯特罗加诺夫、马克西姆·尼克拉耶维奇·斯莱德尼夫可于本判决书送达之日起三十日内，中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  赵 明人民陪审员  陈绪飞人民陪审员  周 华二〇一九年十二月二十七日法官 助理  栾 羚技术调查官孙思书记员梁楠楠