北京知识产权法院行 政 判 决 书(2019)京73行初9372号原告：珍妮曲奇小熊饼干有限公司，住所地香港特别行政区柴湾康民街6号金万丰工业大厦21楼A&B室。代表人：杨赐梅，总经理。委托诉讼代理人：胜永攀，北京德恒（深圳）律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：崔军，北京德恒（深圳）律师事务所律师。（未到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：张会，国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：深圳市珍妮实业有限公司，住所地深圳市南山区粤海街道后海中心路3331号中建钢构大厦西座负一层商铺G.H单元。法定代表人：赵杰，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：韦宁，北京润文律师事务所律师。（未到庭）委托诉讼代理人：邹德志，北京润文律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字［2019］第134609号关于第10671951号“JENNYBAKERY”商标(以下简称诉争商标)无效宣告请求裁定本院受理时间：2019年7月30日开庭审理时间：2019年12月11日被诉裁定认定：诉争商标予以维持。原告诉称：一、诉争商标原申请人陈雄与原告之间存在代理关系，违反了2001年修正并施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第十五条的规定。二、诉争商标损害了原告在先商号权和商标权，违反了2001年商标法第三十一条的规定。三、诉争商标违反了2001年商标法第四十一条第一款关于以“其他不正当手段取得注册”的规定。四、诉争商标权利转让并不会改变申请注册违反法律规定的事实。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法。第三人陈述：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：第三人2.注册号：106719513.申请日期：2012年3月26日4.注册日期：2013年7月21日5.专用权期限至：2023年7月20日6.标志：7.核定使用商品（第30类）：可可制品、巧克力、饼干、糕点、汉堡包等商品。二、其他事实原告在行政阶段提交了以下证据（光盘）：1.原告商业登记信息；2.“JennyBakery”商标香港注册证；3.原告店铺及产品图片；4.“JennyBakery珍妮曲奇”品牌大众店铺消费者好评截图；5.相关网络平台对原告“JennyBakery珍妮曲奇”品牌的推广资料；6.部分杂志、媒体对原告及“JennyBakery珍妮曲奇”品牌的报道；7.第11976671号商标信息；8.诉争商标转让公告；9.陈雄和李琳瑶的户籍登记信息；10.深圳市罗湖区珍妮贸易商行基本信息；11.58同城网站截图；12.百度搜索结果截图；13.搜狗的搜索结果；14-18.“瑶瑶香港代购”微博首页截图、2011-2014微博信息截图、淘宝店铺截图、交易记录网页信息、消费者评价；19.（2017）深证字第146928号、第146983号公证书；20.“偶是小妖”代购帖子截图；21.第三人工商信息；22.授权委托书、磋商邮件；23.潘士平和第三人名下商标注册信息；24.上海“珍妮曲奇”被叫停的相关报道；25.深圳市金信启明知识产权代理有限公司工商登记和变更信息；26.视频截图；27.（2017）深证字第117630号公证书。原告在诉讼阶段提交以下证据：1.（2015）深证字第61349号公证书；2.（2017）深证字第55268号公证书。第三人在诉讼阶段提交如下证据：1.第三人关联企业工厂建设、装修合同；2.生产投入明细；3.第三人关联企业开设的店面设计、专修合同；4.各个专营店场地租赁合同；5.视频宣传拍摄合同；6.展会宣传合同；7.品牌包装设计合同；8.百度、微信公众号、头条新闻等推广服务合同；9.天猫、淘宝、京东等平台推广费用明细。本院查明，原告的代表人、唯一董事杨赐梅曾于2015年11月5日对诉争商标提起无效宣告请求，其理由主要包括：诉争商标与其“JennyBakery及图”商标构成近似商标，诉争商标的原申请注册人陈雄在诉争商标申请日前与其有业务往来关系；陈雄恶意抢注了其在先使用并有一定影响的商标，违反诚实信用原则，请求原国家工商行政管理总局商标评审委员会依据2013年修正、2014年施行的《中华人民共和国商标法》（以下简称2014年商标法）第七条、第十五条第二款、第三十二条、第四十五条第一款的规定，对诉讼商标予以无效宣告。原国家工商行政管理总局商标评审委员会于2016年12月8日作出商评字[2016]第104567号裁定，对诉争商标予以维持。杨赐梅不服该裁定，向本院提起诉讼。本院于2019年1月28日作出（2017）京73行初2930号行政判决，认为该案的实体问题应当适用2001年商标法，杨赐梅提出商标无效宣告请求时援引2014年商标法有误，商评字[2016]第104567号裁定适用2014年商标法予以评述属适用法律错误。该判决认定，诉争商标的申请注册未违反2001年商标法第三十一条后半段“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，但因2014年商标法第十五条第二款系经修订后的新增条款，在2001年商标法中并无对应条款，原国家工商行政管理总局商标评审委员会应当依据2001年商标法予以重新评述。一审判决撤销商评字[2016]第104567号裁定，由原国家工商行政管理总局商标评审委员会重新作出裁定。该案现在二审审理中。本院另查明，根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为，2001年商标法系于2001年12月1日施行。2014年商标法系于2014年5月1日施行。2019年4月23日修正的商标法已于2019年11月1日起施行。因诉争商标系在2013年7月21日经核准注册，且被告于2019年6月11日作出无效宣告裁定，依照《中华人民共和国立法法》第九十三条“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外”的规定，并参照《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条“对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法”的规定，本案对诉争商标是否应当宣告无效所依据的法律规定在实体方面适用2001年商标法，在程序方面适用2013年商标法。本案的争议焦点为诉争商标是否违反了2001年商标法第十五条、第三十一条，以及第四十一条第一款关于以“其他不正当手段取得注册”的规定。原告在无效宣告请求中主张诉争商标的申请注册违反了2014年商标法第七条规定，被诉裁定认为，本案实体问题应当适用2001年商标法，因2001年商标法并无对应条款，且其属于总则性规定，应当根据申请人的具体无效宣告理由并使用相应的具体条款进行审理。被诉裁定适用法律及认定结论正确。原告认为被诉裁定的上述认定属适用法律错误，缺乏法律依据。而且，原告虽主张诉争商标违反了2001年商标法第四十一条第一款关于以“其他不正当手段取得注册”的规定，但其诉讼代理人在庭审中明确认可未提交证据予以证明，故本院对其该项请求不予支持。2001年商标法第三十一条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。本案中，原告主张诉争商标损害了原告在先商号权和商标权。原告的代表人、唯一董事杨赐梅在2015年11月5日对诉争商标提起无效宣告请求中，曾提出诉争商标的注册系以不正当手段抢先注册其已经使用并有一定影响商标，该理由与原告在本案中提出的诉争商标损害了其在先商标权理由一致，且其诉讼代理人亦在庭审中确认，在前后两次提起的无效宣告请求程序中证据没有变化。因此，根据《中华人民共和国商标法实施条例》第六十二条“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同事实和理由提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起注宣告注册商标无效的除外”的规定，在商评字[2016]第104567号裁定已经对诉争商标是否违反2001年商标法第三十一条后半段规定进行审查的情况下，原告无权在本案中以相同事实相同理由再次提出申请。被诉裁定对原告此项请求进行实质性审查不当，应予纠正。本案中，原告提交的证据虽能表明“瑶瑶香港代购”淘宝店铺在诉争商标申请日前即从事代购“JennyBakery珍妮曲奇”饼干业务，但尚不足以证明原告将“JennyBakery”、“珍妮曲奇”作为商号在与诉争商标指定使用的相同或类似商品上在诉争商标申请日前在内地经过使用具有一定的知名度。因此，因此，原告关于诉争商标的申请注册违反2001年商标法第三十一条的主张缺乏事实依据，本院不予支持。2001年商标法第十五条规定，“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用”。在商标法下，基于商标注册、使用的特点，为制止因特殊经销关系而知悉或使用他人商标的销售代理人或代表人违背诚实信用原则、抢注他人注册商标的行为，其主体范围不仅包括商标代理人、代表人，还包括总经销（独家经销）、总代理（独家代理）等特殊销售代理关系意义上的代理人、代表人。所谓“特殊销售代理关系”，是当事人双方基于某种契约安排由一方代表另一方利益而设立的直接的商业合同关系，基于这种契约，当事人负有忠诚和不作为的附随义务，即在代理人或代表人知晓被抢注商标，在没有得到授权或者正当理由的情况下，抢注商标的行为应予禁止，原因在于该行为违反了诚实信用原则，侵害了商标权利人的信赖利益。本案中，原告虽提供证据证明诉争商标原注册人陈雄之妻李琳瑶开设“瑶瑶香港代购”淘宝店铺，并从事代购“JennyBakery珍妮曲奇”饼干业务，但该代购行为系李琳瑶通过在香港购买“JennyBakery珍妮曲奇”饼干再以网店销售的形式向内地不特定消费者销售，其实质系买卖而非代理。但是，在商事交易实践中，除了前述规定的代理关系外，还存在多种类型的商业关系，当事人之间依然具有忠诚、不作为义务及信赖利益。在此情况下，如果一方知晓在先商标存在并予以抢注，则可能导致违反诚实信用原则，损害交易安全。本案中，李琳瑶是“瑶瑶香港代购”淘宝店铺的经营者，其“瑶瑶香港代购”淘宝店铺及有关“瑶瑶香港代购”的微博截图内容可以证明，自2011年起直至诉争商标申请注册后，李琳瑶销售了多单被标注为“香港代购JennyBakery小熊珍妮曲奇饼”、“香港代购JennyBakery珍妮曲奇饼”的曲奇饼干商品。该种代购之所以能够长期存在，是基于相关消费者对原告产品的认可及对李琳瑶代购产品品质的信任。陈雄与李琳瑶系夫妻关系，其对李琳瑶开设“瑶瑶香港代购”网店、从事代购“JennyBakery珍妮曲奇”品牌饼干业务、原告“JennyBakery珍妮曲奇”商标通过代购行为被内地相关公众所知晓这一事实应当明知。在此情况下，陈雄本应秉持诚实信用原则开展正当的商业交易，并负担相应的不作为义务，但其仍然申请注册与原告“JennyBakery珍妮曲奇”商标高度近似的诉争商标，其行为结果在很大程度上会导致相关公众对产品来源的混淆，损害交易安全。2014年商标法将2001年商标法第十五条进行了修改，在原有规定的基础上增加了第二款即“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”的规定。这一修改说明，立法者结合复杂多样的现实状况，对2001年商标法第十五条进一步完善，将恶意抢注从基于代理、代表关系扩展至基于一般合同、业务往来或者其他关系明知他人商标而进行抢注的情形。虽然2001年商标法未将代理、代表关系之外的其他合同、业务关系予以明确规定，但本案适用2001年商标法对该等恶意抢注行为予以规制，有利于维护诚实信用，亦不违反法律规定。因此，诉争商标违反了2001年商标法第十五条的规定，应予宣告无效。被诉裁定对此认定有误，应予纠正。综上所述，原告的诉讼请求部分成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（二）项之规定，本院判决如下：一、撤销国家知识产权局作出的商评字［2019］第134609号关于第10671951号“JENNYBAKERY”商标无效宣告请求裁定；二、被告国家知识产权局就原告珍妮曲奇小熊饼干有限公司针对第10671951号“JENNYBAKERY”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告国家知识产权局交纳（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，原告珍妮曲奇小熊饼干有限公司可于本判决书送达之日起三十日内，被告国家知识产权局、第三人深圳市珍妮实业有限公司可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  杨绍煜人民陪审员  仝连飞人民陪审员  郭振强二〇一九年十二月二十六日法官 助理  董 红书 记 员  陈 璐