中华人民共和国最高人民法院 民 事 裁 定 书 （2018）最高法民申2823号 再审申请人（一审被告、二审上诉人）：日本电产（东莞）有限公司。住所地：中华人民共和国广东省东莞市高埗镇高龙路第三工业区。 法定代表人：辰野仁司，该公司董事长。 委托诉讼代理人：秦玉公，北京市金杜律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王军，北京市金杜律师事务所律师。 被申请人（一审原告、二审被上诉人）：LG伊诺特有限公司。住所地：大韩民国首尔特别市中区汉江大路416（南大门路5街，首尔SQUARE20楼）。 法定代表人：李雄范，该公司总裁。 委托诉讼代理人：孔繁文，北京允天律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张秋林，北京允天律师事务所律师。 一审被告：北京中南双绿科技有限公司，住所地：中华人民共和国北京市海淀区中关村大街18号科贸电子城3A088号。 法定代表人：王元武，该公司经理。 再审申请人日本电产（东莞）有限公司（简称日本电产公司）因与被申请人LG伊诺特有限公司（简称LG公司）、一审被告北京中南双绿科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2017）京民终55号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭，对本案进行了审查，现已终结。 日本电产公司申请再审称，（一）一、二审判决适用法律错误，对涉案专利权利要求1中的“功能性特征”的保护范围解释错误。一、二审法院在认定“防止护栏”为“功能性特征”的前提下，对该技术特征保护范围的解释却并未结合涉案专利说明书和附图进行。在对“功能性特征”这一特殊权利要求技术解释中，实施例和附图描述的技术特征就是具体的实施方式，其在对权利要求的限定范围解释时当然具有限定作用。（二）一、二审判决对被诉技术方案的基本事实认定错误，导致对被诉侵权产品的认定错误。根据对权利要求的正确解释方法，涉案四种产品均不包括涉案权利要求1中的技术特征“外来物质流入防止护栏”以及“外来物质流入防止护栏防止外来物质通过所述露出单元进入”。以J130型号为例，可以看到该型号产品完全不具备权利要求1的该技术特征。首先，J130型号产品上没有PCB，仅布有FPC。FPC板仅起到配线的作用，并无减少外来物质的流入的作用。其次，J130型号产品左侧弯折部为转子导向片，其实际作用为对转子导向，调整转子轴向的磁平衡，并利用该底板边缘的弯折肋结构，提高底板强度。该转子导向片和FPC板之间没有对应关系，二者之间存在较大开口区域，与涉案专利中“防止护栏520要与具有露出单元的PCB700的末端接触，与PCB700形成合围”的特征存在本质区别。不能以技术特征等同为由在侵权判断时重新纳入专利权的保护范围。同样地，其他三款产品也不具备权利要求1的相关技术特征，其并未落入权利要求1的保护范围。（三）二审法院对日本电产公司提出的现有技术抗辩事实和理由未予审判，程序违法。在二审上诉时，由于涉外证据收集困难等原因，日本电产公司在上诉状中未明确列明现有技术抗辩，但是，日本电产公司曾提出“延期开庭申请”，并在开庭前向法院提交的证据清单中也主张了现有技术抗辩。然而，二审法院认为日本电产公司提出的现有技术抗辩的主张和证据属于新的上诉理由及新的证据，未在举证期限内提交，拒绝审查。（四）一、二审法院在计算赔偿时，均未考虑其他专利权的贡献率，事实认定不清，法律适用错误。鉴于日本电产公司所生产的涉诉产品所获得的利润包含多项专利权，且具有比较复杂的成本组成，因此在确定侵权赔偿额时应当考虑涉案专利对整个产品市场利润的贡献度更加合理。具体到专利侵权案件中，就是要全面考虑专利的贡献度。本案中，涉案四种型号产品使用了日本电产公司母公司日本电产株式会社在中国享有的多项专利权，在计算相关产品的侵权获利时，应当根据司法解释合理扣除因其他权利而产生的利益。而一、二审法院对上述主张和提交的证据均未予查明，而是以涉案产品的全部利润计算赔偿数额，导致日本电产公司的利益受到严重损害。综上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十九条、第二百条第一项、第二项、第六项、第十一项的规定，请求本院撤销一、二审判决，改判驳回LG公司全部诉讼请求并判令其承担本案一审、二审及再审的全部诉讼费用。 LG公司提交书面意见称，（一）“外来物质流入防止护栏”不属于功能性特征，防止护栏与PCB形成合围并非实现“外来物质流入防止护栏”功能或效果的不可缺少的技术特征，一、二审判决适用法律正确。虽然“外来物质流入防止护栏”使用了功能性或效果性语言表述，但由于其同时也属于用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征，而且仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现其功能或者效果的具体实施方式，因此其并不属于功能性特征。故在解释“外来物质流入防止护栏”的保护范围时并不需要结合说明书及附图描述的具体实施方式，也就是说，并不需要限制在说明书中描述的PCB和防止护栏形成合围的具体实施方式。即便“外来物质流入防止护栏”属于功能性特征，防止护栏与PCB形成合围也并非实现“外来物质流入防止护栏”功能或效果的不可缺少的技术特征。涉案专利目的在于一定程度防止外来物质流入，防止护栏与PCB形成合围仅是涉案专利的优选技术方案。主轴电机产品本身并不要求也不可能实现绝对防尘，使用主轴电机的光驱主要需要防止通过暴露在空气中的区域流入的外来物质，防止护栏应与PCB形成合围并非实现“外来物质流入防止护栏”功能或效果的不可缺少的技术特征。一、二审判决与最高人民法院在先裁判的标准和尺度完全相同。（二）一、二审判决事实认定清楚，结论正确，被控侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围，构成字面侵权。“外来物质流入防止护栏”不包括防止护栏与PCB形成合围这一特征，被控侵权产品构成字面侵权。然而，退一步讲，即便“外来物质流入防止护栏”不可缺少的技术特征包括防止护栏与PCB形成合围，被控侵权产品也构成等同侵权。（三）日本电产公司超出举证期限提出使用公开证据，对LG公司造成了诉讼突袭，违背诚实信用原则，二审法院不予采纳该证据，程序合理合法；使用公开证据的公开日期无法确定，且该证据与被控侵权产品存在较大差异，现有技术抗辩不能成立。（四）关于赔偿的计算，一、二审法院事实认定清楚，计算方式合理合法，法律适用正确。首先，6篇专利的专利权人并非日本电产公司，也未与被控侵权产品进行任何比对，进而说明二者之间存在关联关系。其次，虽然日本电产公司提交了其与母公司之间的技术许可合同，然而，所述技术许可合同并没有列明被许可的到底是何种技术，包括哪些专利和技术秘密，仅宽泛地将销售额的5%确定为许可费。此外，一审及二审过程中，日本电产公司均拒绝提供其财务帐薄，不能确定是否已经在生产成本中列支上述许可费。再次，根据调查，四款被控侵权产品销售量大，实际获利应该远高于LG公司的主张。综上，请求本院依法驳回日本电产公司的再审申请，维持二审判决。 本院经审查认为，本案的争议焦点为：（一）被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围。（二）二审判决对于现有技术抗辩的处理是否不当。（三）一、二审判决对于损害赔偿额的确定是否违反法律规定。 （一）被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围 根据日本电产公司申请再审的理由及本案案情，本争议点在于：被诉侵权产品是否具有与涉案专利权利要求1“所述底板形成有外来物质流入防止护栏”“外来物质流入防止护栏防止外来物质通过所述露出单元进入”以及“PCB”相同或等同的技术特征。 1.关于外来物质流入防止护栏 《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定：“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。” 对于权利要求中的技术特征的含义，应按照本领域普通技术人员在阅读说明书及附图后对该特征的通常理解来界定。本案中，专利说明书第9段记载，“在本公开的一个主要方面，提供一种主轴电机，所述主轴电机包括，…其中，所述底板形成有外来物质流入防止护栏，以防止外来物质流入所述定子和所述底板”，第29段记载“在本公开的另一主要方面，提供一种主轴电机，所述主轴电机包括：…其中，所述底板形成有凸缘，…并且所述凸缘形成有外来物质流入防止护栏，以防止外来物质流入所述定子和所述底板”，可见，本专利中的“外来物质流入防止护栏”是一项功能性限定技术特征，其护栏的功效在于防止外来物质流入所述定子和所述底板，而“防止外来物质流入”是对护栏功能的描述和限定。 对于功能性技术特征，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条规定：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”在本专利说明书“具体实施方式”部分，第87-89段描述了一种防止外来物质流入的防止护栏，“在本公开的示例性实施例中，为了防止外来物质通过形成在底板500的上表面和定子200的芯体的下表面之间的PCB700的露出单元710进入，在底板500处形成外来物质流入防止护栏520。外来物质流入防止护栏520沿半盘片形凸缘510的边缘形成并且呈弯曲护栏形状”。被诉侵权产品在底板相对FPC板的一侧沿半盘片边缘向上弯折形成有弯曲护栏形状的结构，该结构与涉案专利外来物质流入防止护栏520的结构相同，客观上也具有防止外来物质流入所述定子和所述底板的功能和作用，因此，被诉侵权的主轴电机产品包含有涉案专利权利要求1中“所述底板形成有外来物质流入防止护栏”这一技术特征。 日本电产公司认为，根据司法解释中有关功能性技术特征的特别规定，涉案专利技术方案中“外来物质流入防止护栏”的技术特征，结合专利说明书和附图，其保护范围应限于具体实施方式中描述的“防止护栏的两端必须与PCB接触”，才能实现本专利的发明目的。经核查，涉案专利说明书中关于“外来物质流入防止护栏”和“防止护栏的两端与PCB接触”具有不同的技术含义，前者限定护栏本身，后者限定护栏与PCB部件的关系，日本电产公司主张将“防止护栏的两端与PCB接触”解释为“外来物质流入防止护栏”限定的内容，没有根据。另外，专利说明书第44段记载“优选地，所述外来物质流入防止护栏的两个末端与所述PCB接触”，可见，“具体实施方式”部分第88段记载的“弯曲形状的外来物质流入防止护栏520的末端与通过露出单元710形成的PCB700的末端接触，并且与外来物质流入防止护栏520的该末端相对应的另一末端与通过露出单元710形成的PCB700的该末端相对应的另一末端接触”只是本专利优选的技术方案，不能用实施例的优选方式来限制权利要求的保护范围。 日本电产公司还提出，被诉侵权产品的弯折部为转子导向片，其实际作用为对转子导向、提高底板强度和减振，与涉案专利防止护栏本质不同。如上所述，被诉侵权产品在底板相对FPC板的一侧沿半盘片边缘向上弯折形成有弯曲护栏形状的结构，该结构与涉案专利外来物质流入防止护栏的结构相同，客观上也具有防止外来物质流入所述定子和所述底板的功能和作用，足以认定被诉侵权产品的相应结构落入涉案专利的“所述底板形成有外来物质流入防止护栏”所限定的保护范围，至于被诉侵权产品中相应结构的称谓以及其是否还有其它功能，不影响相关认定。 2.关于外来物质流入防止护栏防止外来物质通过所述露出单元进入 日本电产公司认为，涉案专利的上述特征必须要求在所有露出单元的边缘处设置防止护栏以防止外来物质通过该途径进入，如果仅设置部分防止护栏，是无法将外来物质阻隔在电机外部的。被诉侵权产品中FPC与转子导向片之间存在大片开放空间，无法实现涉案专利所述“防止外来物质通过所述露出单元进入”。 经审查，涉案说明书具体实施方式部分记载，“露出单元”由露出底板500的部分限定，该露出底板500的部分通过在布置在底板500上的PCB700中移除与芯体210相对的部分相对应的部分而形成，同时，外来物质流入防止护栏与PCB相配合，在PCB的露出单元、部分的开口处对应形成外来物质流入防止护栏，从而起到防止外来物质通过露出单元进入的作用（参见说明书第85、87、11段）。因此，涉案专利中外来物质流入防止护栏的主要作用是与PCB相互配合以防止外来物质从露出单元进入电机底板和定子之间。但是，如前所述，说明书中的具体实施方式，只是权利要求技术方案的一种具体展示，是一种优选的技术方案，一般不能用具体实施例来限定权利要求。而涉案专利复审委员会第26901号无效决定也并未界定外来物质流入防止护栏须与PCB的露出单元完全对应才能防止外来物质进入。被诉侵权主轴电机是一种薄型主轴电机，其用于ODD光盘驱动器，而根据其安装方式可见，其底板边缘的凸起对应光驱中的光学读取头的滑动轨道位置处，而该滑动轨道则使主轴电机外露于灰尘中，故被诉侵权的主轴电机底板边缘的凸起能够起到防止外来物质进入的作用，该凸起即为外来物质流入防止护栏。虽然被诉侵权产品中部分设置防止护栏，其与在所有露出单元的边缘处设置防止护栏以防止外来物质进入所达到的技术效果上有差异，但被诉侵权产品中通过设置防止护栏，防止了外来物质通过露出单元进入，因此，被诉侵权产品包含有涉案专利“外来物质流入防止护栏防止外来物质通过所述露出单元进入”的技术特征。 3．关于PCB 一审法院认定，FPC一般指柔性电路板，是一种具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点的可挠性印刷电路板。通常认为，FPC板是PCB板的一种。再审程序中，日本电产公司虽然提出FPC板的厚度较PCB板薄不少，但没有提交证据证明FPC板不属于PCB板，也没有证据表明在采用FPC板的情况下通常不需要采用防止护栏防止外来物质进入，因此，被诉侵权所涉型号的主轴电机的技术方案包含有权利要求1所述“PCB印刷电路板”这一技术特征。 综上，被诉侵权产品包含有与涉案专利中“外来物质流入防止护栏”“外来物质流入防止护栏防止外来物质通过所述露出单元进入”以及“PCB”相同或等同的技术特征，日本电产公司的此项再审申请理由不成立。 （二）二审判决对于现有技术抗辩的处理是否不当 日本电产公司认为，二审法院对其提出的现有技术抗辩的事实和理由未予审判，程序违法。经审查，日本电产公司在法定上诉期限内提交的书面上诉状中未涉及现有技术抗辩，在二审庭审时临时提出现有技术抗辩的上诉理由及新的证据材料。LG公司当庭表示质疑，并因未在举证期限内提交且无正当理由不予质证，并主张该现有技术抗辩的主张不应列为上诉理由，不构成审理范围。二审法院认为，日本电产公司在二审庭审时突然提出新的上诉理由及新的证据材料的做法，不仅对诉讼中的其他方当事人造成了诉讼突袭，同时也有违民事诉讼应当遵循的诚实信用原则，这种不诚信的诉讼行为不应当得到鼓励或纵容。日本电产公司增加有关现有技术抗辩的上诉理由并提交新证据，其未在法定上诉期限内主张和提出，且亦无正当理由，故对该项上诉理由和证据不予审理。 再审申请中，日本电产公司提出其未在二审规定的举证期限内提出现有技术抗辩的上诉理由和证据的原因是收集涉外证据困难。对此，LG公司不予认可，认为日本电产公司的现有技术抗辩的公证书证据材料形成时间早于二审举证期限届满日，无正当理由未在举证期限内提交，证据突袭的意图明显；而且，日本电产公司提交的现有技术证据是其自己生产的电机，却在二审庭审时当场提交使用公开的证据，明显存在主观故意。 本院认为，证据是民事诉讼的核心和基础，举证期限的设置是为了明确涉案当事人举证的权利和义务，保障诉讼秩序以及诉讼程序的有效进行。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条第一款规定：“当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。”第十三条第一款规定：“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。”本案中，所述现有技术抗辩的证据为现有技术证据，该抗辩的证据为日本电产公司相关公司生产制造的产品，在二审开庭前，日本电产公司在一审程序、无效宣告请求程序中以及二审举证期间，均有机会以该证据为基础提出抗辩，其却在二审程序开庭时临时提出。如果二审法院对被诉侵权人的该上诉理由和证据进行审理，对案件另一方当事人显失公平，不仅构成对专利权人的诉讼突袭，架空一审诉讼程序，造成审级损失，也使得法律有关举证期限的规定目的落空。因此，二审法院对日本电产公司在开庭时提出的现有技术抗辩的上述理由和证据不予审判，未有不当。 （三）一、二审判决对于损害赔偿额的确定是否违反法律规定 日本电产公司提出，一、二审法院在计算损害赔偿时未考虑其他专利权的贡献率，导致原审判决事实认定不清、法律适用错误。专利法第六十五条第一款规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定”。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条规定：“专利法第六十五条规定的权利人因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。”第二十二条规定：“权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的，人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十六条第一款规定：“人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益，应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益；因其他权利所产生的利益，应当合理扣除。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十八条第一款规定：“权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。”第二十七条规定：“权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。” 本案中，一、二审法院根据LG公司的诉讼请求及审理情况，依据专利法和司法解释有关规定，对日本电产公司应当承担的临时保护期使用费、侵权赔偿数额及LG公司的合理支出分别进行了计算和确定。日本电产公司主张被诉侵权产品所获得的利润包含母公司日本电产株式会社在中国享有的多项专利权，但是日本电产公司在二审程序中提交的6项中国专利权与被诉侵权产品的相关性未予证明，没有证据证明被控侵权产品确实使用了其母公司的6项中国专利权。关于日本电产公司与其母公司的技术许可合同，该合同未列明被许可的专利和技术秘密，也不能证明被诉侵权产品使用了其他专利权；原审中，日本电产公司拒绝提供其财务帐薄，无法确定技术许可费用是否在生产成本中已经列支。因此，日本电产公司有关被诉侵权产品使用了其他专利权并应在损害赔偿中扣除因其他权利而产生的利益的主张，缺乏依据，本院不予支持。 综上，日本电产公司再审申请不能成立，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款的规定，裁定如下： 驳回日本电产（东莞）有限公司的再审申请。 审判长  夏君丽 审判员  郎贵梅 审判员  马秀荣 二〇一九年十二月三十日 法官助理耿慧茹 书记员王沛泽