中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初7158号原告：施华洛世奇股份公司，住所地列支敦士登公国特里松FL-9495道斯大街15号。法定代表人：列奥·郎高尔，董事。（未到庭）法定代表人：安妮·龚德尔芬格，副总裁。（未到庭）委托诉讼代理人：谯荣德，北京市路盛律师事务所律师。（未到庭）委托诉讼代理人：王惠，北京市路盛律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人:申长雨，局长。(未到庭)委托诉讼代理人：姚继莲，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：麦狮（法国）贸易有限公司，住所地中华人民共和国香港特别行政区。法定代表人：吴茂强，董事长。（未到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2018]第15693号关于第11599485号图形商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定本院受理时间：2018年7月17日开庭审理时间：2019年11月20日被诉裁定认定：诉争商标在其核定使用的眼镜盒、太阳镜等商品上与第G867318号图形商标已构成2001年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第二十八条所指情形；在案证据不足以证明诉争商标违反2001年商标法第三十一条、第十三条第二款、第十条第一款第七项、第八项、第四十一条第一款的规定，诉争商标在计算机、摄影器具包、电池商品上予以维持，在其余商品上予以无效宣告。原告诉称：一、原告对引证商标图形和四只天鹅组合的“天鹅花”图形享有著作权，诉争商标的申请注册侵害了在先著作权，亦侵害原告的外观设计专利权，违反了2001年商标法第三十一条关于不得损害他人在先权利的规定；二、诉争商标违反了2001年商标法第三十一条关于不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的规定；三、原告第346372号图形商标（简称引证商标）已构成驰名商标，诉争商标复制、摹仿该驰名商标，违反了2001年商标法第十三条第二款的规定；五、诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第十条第一款第七项、第八项、第四十一条第一款的规定。综上，请求法院判决撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人经传唤未到庭亦未提交书面意见。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：第三人（原注册人吴茂强，于2015年11月20日转让予第三人）2.注册号：115994853.申请日期：2012年10月15日4.专用权期限至：2024年3月20日5.标识：6.核定使用商品（第9类）：擦眼镜布;太阳镜;眼镜;眼镜盒；眼镜架；眼镜片；隐形眼镜；计算机；摄影器具包；电池二、引证商标1.注册人：原告2.注册号：3463723.申请日期：1988年5月28日4.专用权期限至：2029年4月19日5.标识：6.核定使用商品（第14类）：金银珠宝饰品及其仿制品;即玻璃;塑料和金属制品;服饰用的玻璃;宝石;金属板;塑料物和人造制品三、其他事实行政阶段原告提交了以下证据：1.“施华洛世奇”的发展历史介绍；2.百度百科对“施华洛世奇”的介绍；3.原告在中国分公司的营业执照；4.中国大酒店交响乐演奏现场照片；5.原告开设的店面资料；6.原告为其中国子公司及店面投保的财产险保单；7.各大电子商务网站对“施华洛世奇”在售商品的检索结果网页；8.施华洛世奇（上海）贸易有限公司及其关联公司的年度审计报告、销售发票、9.关于原告及其产品的媒体报道；10.原告的获奖资料；11.施华洛世奇（上海）贸易有限公司的广告合同、活动合作合同、发票等资料；12.北京市海诚公证处出具的针对原告的网站访问量、百度检索结果、网络报道的公证书；13.“施华洛世奇”会员增刊；14.原告的商标注册资料及其许可合同（经公证认证）；15.原商标局及商标评审委员会、法院作出的裁定书、判决书；16.各地工商部门作出的行政处罚决定书；17.证明第三人存在恶意的证据；18.三件外观设计专利证书，其一为ZL200730155798.8号，名称为片材，申请日2007年6月12日，授权公告日2008年12月10日，专利权人为原告，简要说明内容为“本外观设计的产品为单元图案四方连续且无限定边界的平面产品，可用于包装材料、推销工具、印刷和通讯文件、织物、壁纸、装饰品等”；其二为ZL200730155799.2号，名称为片材，申请日2007年6月12日，授权公告日2008年8月20日，专利权人为原告，简要说明内容为“本外观设计的产品为单元图案四方连续且无限定边界的平面产品，可用于包装材料、推销工具、印刷和通讯文件、织物、壁纸、装饰品等”；其三为ZL200730155800.1号，名称为片材（人造的或天然的），申请日2007年6月12日，授权公告日2009年5月20日,专利权人为原告，简要说明为“本外观设计的产品为四方连续的平面产品”。上述专利的主视图分别如下：行政阶段第三人提交了以下证据：电影《赏金猎人》植入合作合同书、协议及剧照；第三人名下商标使用证据；诉争商标知名度证据等，其中植入合同书载明一方为深圳苏泊尚眼镜有限公司，法定代表人为吴茂强。另查，根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局统一行使。以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：一、诉争商标的申请注册是否构成2001年商标法第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”的情形2001年商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定的立法目的在于避免商标权和在先合法权利相冲突。本案中，原告主张诉争商标侵害了在先著作权和外观设计专利权。关于诉争商标在其核定的“计算机、摄影器具包、电池”商品上是否侵害他人著作权。本案中，原告主张其作为天鹅图形标识著作权的利害关系人，而诉争商标与该图形的设计风格、构图方式、整体视觉效果上存在一定差异，尚未构成实质性近似，故诉争商标的申请注册未损害天鹅图形的在先著作权。原告还主张其为四只天鹅组合的“天鹅花”图形著作权的利害关系人，即ZL200730155798.8号外观设计专利的图案，以及ZL200730155799.2号、ZL200730155800.1号外观设计专利权中与ZL200730155798.8号近似的图案。对此本院认为，该图形具有一定独创性并构成美术作品，结合外观设计专利证书、网页报道、宣传材料等，在无相反证据的情况下，可以认定原告为有权主张该图形著作权的利害关系人。诉争商标与该图形作品相比，均由四只呈十字位置的天鹅图形构成，脖颈的弯曲程度、脖颈与身体的大小比例、整体视觉效果极为相近，构成实质性相似，且诉争商标申请日前，原告三件外观设计专利均已授权公告，原注册人及关联公司具有接触该作品的可能。基于上述分析，可以认定诉争商标的申请注册损害了“天鹅花”标识的在先著作权，违反2001年商标法第三十一条的规定。关于诉争商标在其核定的“计算机、摄影器具包、电池”商品上是否侵害他人外观设计专利权。首先，原告主张的三件外观设计专利的授权公告时间均早于诉争商标申请日，且诉争商标获准注册之时上述三件专利均为有效状态，故构成合法有效的在先权利；其次，诉争商标标识与上述外观设计的图片比较而言，主要识别部分均由四只呈十字位置的天鹅图形构成，脖颈的弯曲程度、脖颈与身体的大小比例、整体视觉效果极为相近，其不同之处均为不易观察到的细微差别；再次，原告的外观设计产品为片材，并说明可用于“包装材料、推销工具、印刷和通讯文件、织物、壁纸、装饰品”等，并未完全限定使用场合，而诉争商标在其核定的“计算机、摄影器具包、电池”商品上如被实际投入使用，可能需要在各种印刷材料、包装材料上或其他场合使用诉争商标标识，在此情形下无法排除诉争商标与原告在先外观设计专利权冲突的可能；最后，在案证据可以证明原告天鹅标识在配饰行业具有较高知名度，所提交的多份网页报道显示其在诉争商标申请日前将外观设计专利中的“天鹅花”标识使用在太阳镜等产品上，而第三人行政阶段提交的证据显示其亦将诉争商标标识使用在眼镜商品上，无法排除其攀附他人商誉的主观意图。综合上述因素，本院认为，若诉争商标使用在“计算机、摄影器具包、电池”商品上，容易使相关公众认为使用上述标识的商品与原告外观设计专利权保护的商品来源于同一主体或者商品提供者之间具有某种关联关系,从而导致混淆和误认，故诉争商标在上述商品上的申请注册侵害了原告的外观设计专利权，被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。二、诉争商标的申请注册是否构成2001年商标法第三十一条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形鉴于被诉裁定已认定诉争商标在“眼镜盒；太阳镜”等商品上的注册违反2001年商标法第二十八条的规定并予以无效宣告，本院仅就诉争商标在其余核定使用的“计算机、摄影器具包、电池”商品上是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形进行评述。本案中，原告提交的使用证据并未涉及“计算机、摄影器具包、电池”商品，无法认定其在上述商品上在先使用了何种标识，故诉争商标的申请注册未违反上述规定。三、关于诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第十三条第二款的规定，鉴于本院已适用2001年商标法第三十一条对原告的商标专用权予以保护，及驰名商标“按需认定”、“个案认定”之原则，本院不再对于诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第十三条进行评述。关于诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第四十一条第一款的规定，对原告的商标专用权在已经通过商标法其他条款予以保护的情况下，不再适用该条款。四、诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第十条第一款第七项、第八项的规定2001年商标法第十条第一款第七项规定，夸大宣传并带有欺骗性的的标志不得作为商标使用。本院认为，尚无证据证明诉争商标本身具有上述情形，故诉争商标的注册未违反2001年商标法第十条第一款第七项的规定。2001年商标法第十条第一款第八项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。本案中，原告主张诉争商标为恶意注册，扰乱了正常的商标注册管理秩序，造成了不良的社会影响。对此，本院认为，鉴于商标法第十条第一款第八项的规定系基于对公共利益及公共秩序的维护，而非对私权的保护，故作为兜底条款的第八项亦只有在涉及到损害公共利益及公共秩序的情形时才予以适用。本案中，诉争商标的申请注册并不存在损害公共利益及公共秩序的情形，因此其并未违反2001年商标法第十条第一款第八项之规定。综上所述，原告部分诉讼主张成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一、二项之规定，本院判决如下：一、撤销原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第15693号关于第11599485号图形商标无效宣告请求裁定；二、被告中华人民共和国国家知识产权局就原告施华洛世奇股份公司针对第11599485号图形商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，原告施华洛世奇股份公司、第三人麦狮（法国）贸易有限公司可于本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  张 宁人民陪审员  钱后兰人民陪审员  韩树华二〇一九年十二月二十日法官 助理  聂 菲书 记 员  刘 博