安徽省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖民终1061号上诉人（一审被告）：合肥庐阳区红星路黑白秀形象设计室，经营场所安徽省合肥市红星路177号省商务厅10号商住楼第一层14-18号门面。经营者：张国勤，女，1976年8月23日出生，汉族，住安徽省合肥市蜀山区。委托诉讼代理人：余才能，安徽金亚太律师事务所律师。委托诉讼代理人：张超敏，安徽金亚太律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：程洁，女，1969年2月21日出生，汉族，住安徽省合肥市庐阳区。委托诉讼代理人：周兵，安徽至达律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵永英，安徽至达律师事务所律师。上诉人合肥庐阳区红星路黑白秀形象设计室（以下简称黑白秀红星路店）与被上诉人程洁因侵害商标权纠纷一案，不服安徽省合肥市中级人民法院（2019）皖01民初491号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年10月21日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人黑白秀红星路店的委托诉讼代理人余才能、张超敏，被上诉人程洁的委托诉讼代理人周兵、赵永英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黑白秀红星路店上诉请求：一、依法撤销一审判决第一项、第二项，改判驳回程洁的诉讼请求；二、本案诉讼费由程洁承担。事实和理由：一、一审判决认定事实部分错误。1.黑白秀红星路店经营者张国勤对涉案注册商标使用在先，程洁恶意抢注在后。合肥市庐阳区黑白秀美容美发设计室（以下简称庐阳区黑白秀设计室）于2000年8月3日注册成立，经营者为程洁，张国勤为其员工，二人曾系妯娌关系。2001年10月30日，程洁将该设计室转让给张国勤，转让款180500元张国勤于2002年8月13日结清。张国勤受让后继续以“黑白秀”字号开展经营活动，并自2004年起在多家门店使用“”标识，时间上均早于程洁的商标注册申请。“黑白秀”品牌经过张国勤增开门店和不断宣传推广，在涉案商标注册前已经具有较高知名度。程洁在庐阳区黑白秀设计室转让之前并没有使用涉案注册商标，其在后申请“黑白秀”标识的行为系恶意抢注。2.一审法院仅凭《黑白秀商标使用协议》复印件即推定黑白秀红星路店认可其使用的系涉案注册商标，没有事实依据。首先，胡婉琼在涉案注册商标撤三程序中均对该协议的真实性提出了异议。其次，2011年张国勤与杨卫东签订和解协议时方知晓程洁抢注涉案商标，且程洁前两次申请注册涉案商标均被驳回，没有提异议的公告期。最后，即使张国勤由于某些原因签订了《黑白秀商标使用协议》，也不能以此否定张国勤对涉案商标在先使用的事实。二、一审判决参照合同法第六十二条第四项的规定认定程洁可以随时收回商标许可使用权适用法律错误，严重违背利益平衡原则。1.合同法第六十二条第四项规定适用的前提是履行期限不明确，而根据《黑白秀商标使用协议》“如乙方擅自加盟使用商标，甲方有权收回乙方的商标使用权”之约定，在程洁没有证据证明张国勤有擅自加盟行为情况下，作为对涉案商标宣传推广的对价，张国勤可以继续无偿使用，程洁无权收回。2.张国勤通过其自身经营，使得涉案商标广为公众所知，具有极高的价值，如允许程洁随时解除合同，不仅使张国勤的权利和经营的十几家店面长期处于不稳定状态，也会对市场秩序产生影响。三、一审判令黑白秀红星路店赔偿程洁经济损失没有事实和法律依据。程洁既没有实际使用涉案商标，对该商标商誉的积累也没有任何付出，《和解协议书》约定的和解费2万元也是由张国勤支付的，程洁仅是将注册商标作为索赔工具，故对其赔偿请求依法应不予支持。四、一审判决认定“黑白秀”字号与涉案注册商标共存，不仅会导致消费者的混淆误认，更是对张国勤在合肥地区多年经营发展“黑白秀”连锁美发店形成的市场格局的破坏。司法实践中，认定商标与字号共存的前提是两者分别具有一定程度的知名度且各自有对应的消费群体。本案双方当事人均在合肥市，“黑白秀”品牌经过张国勤的宣传推广才具有较高的知名度，如果允许两者共存，不仅会损害消费者的利益，对张国勤也是显失公平。五、一审判决认定黑白秀红星路店使用“黑白秀”字号不构成对程洁涉案注册商标专用权的侵犯，且允许“黑白秀”字号与程洁的注册商标共存，因此黑白秀红星路店在门头上使用“黑白秀”标识，属于对其“黑白秀”字号的合法使用，不构成侵权。程洁辩称：一、黑白秀红星路店的上诉请求无事实依据，依法应当予以驳回。1.程洁在庐阳区黑白秀设计室成立初始即使用“黑白秀”汉字对外进行品牌宣传，直至取得商标权。黑白秀红星路店主张涉案商标系张国勤在先使用无事实依据，且张国勤为了达到其在先使用目的，还冒用程洁签名注销了庐阳区黑白秀设计室。2.张国勤是基于其受让庐阳区黑白秀设计室而得出在先使用的结论，但未提交转让合同以及支付转让对价的证明。程洁与张国勤曾经是妯娌关系，因张国勤没有生活来源，程洁出于照顾而没有将承包费按年度收取，只是折算了店内的设施象征性地收取了费用。如认定双方之间存在转让行为，则张国勤代程洁向案外人杨卫东支付和解款之事实无法解释。二、一审判决认定黑白秀红星路店侵权事实成立事实清楚，应当予以维持。程洁于2008年、2010年、2011年三次申请注册商标，2014年获得注册，有效期至2024年1月27日，核定服务项目为第44类。程洁按其经营理念和构想委托设计标识，庐阳区黑白秀设计室在经营过程中一直使用该商标，且为获取涉案商标，还向案外人杨卫东支付了2万元费用。2001年10月程洁将庐阳区黑白秀设计室交给张国勤经营管理，也是为了发展“黑白秀”美容美发高端品牌。2013年10月7日程洁与张国勤签订《黑白秀商标使用协议》，约定了商标使用条件，改变了以往无条件扶持张国勤的做法，改为收取房租、分享加盟店的收益，张国勤并未提出异议。2014年8月，张国勤为了避免向程洁支付加盟店的收益，恶意注销庐阳区黑白秀设计室的方法，又与案外人杨卫东签订了商标权转让协议，其目的是为了指使他人对涉案注册商标向国家商标局提出撤销申请。程洁知晓庐阳区黑白秀设计室被撤销后，已依法向行政管理部门要求撤销注销登记，恢复原始登记。三、商标及品牌的建设均来源于程洁当初的定位和设计，以及多年无偿的付出。张国勤认为其对于“黑白秀”的发展有着贡献，应当获得商标权，没有事实与法律依据。程洁向一审法院起诉请求：一、判令黑白秀红星路店立即停止使用、“黑白秀”等标识侵害其第9510222号注册商标专用权的行为；二、判令黑白秀红星路店立即停止使用含有“黑白秀”文字的企业名称；三、判令黑白秀红星路店赔偿其经济损失45万元及合理费用6万元，合计51万元；四、判令黑白秀红星路店承担本案诉讼费用。一审法院认定事实：庐阳区黑白秀设计室注册成立于2000年8月3日，经营者为程洁，张国勤为该设计室的员工，二人曾系妯娌关系。2001年10月30日，程洁将该设计室转让给张国勤，转让款180500元于2002年8月13日全部结清。2004年以后该设计室店面标识变更为与涉案商标相同的样式。张国勤受让庐阳区黑白秀设计室后一直以“黑白秀”为店名经营，并陆续在合肥市开办了多家以“黑白秀”为字号的美发店。经过多年的经营推广，“黑白秀”品牌在行业内有一定的知名度。2008年3月5日、2010年10月25日，程洁两次在美容、理发等服务上申请注册商标，均未被核准；2011年5月25日，程洁第三次申请注册商标，该商标于2014年1月28日获得注册，注册号为9510222，有效期至2024年1月27日，核定服务项目第44类，包括理发店、美容店等。2010年9月1日，张国勤设立黑白秀红星路店，经营范围为理发服务，店面门头正中间有标识和BLACKWHITESHOW字样。2013年10月7日，程洁作为甲方、胡江毅和张国勤作为乙方签订一份《黑白秀商标使用协议》，载明：甲方赋予乙方商标使用权已有数年，数年来均为无偿使用。为了更好地加强商标管理，进一步发展和完善黑白秀商标的潜力，加强双方的合作关系，达成如下协议：1.甲方收取房租，按年支付。2.黑白秀的商标权属于甲方，给乙方无偿使用；如有加盟产生的效益双方共享，具体事宜另外协商。3.如乙方擅自加盟使用商标，甲方有权收回乙方的商标使用权。落款处有程洁、张国勤签字。2014年8月13日，庐阳区黑白秀设计室被注销。2017年3月，案外人胡婉琼以连续三年不使用为由向国家商标局申请撤销第9510222号商标，程洁以商标许可张国勤使用为由进行答辩，国家商标局决定维持第9510222号商标。胡婉琼不服，向商标评审委员会申请复审。2017年12月4日，商标评审委员会作出维持复审商标的决定。2018年1月，程洁向张国勤发送律师函，要求解除《黑白秀商标使用协议》，张国勤停止使用黑白秀商标并支付商标使用费（加盟费）200万元，同时向合肥市工商行政管理局投诉张国勤侵犯其商标权。2018年7月10日，合肥市庐州公证处接受程洁的申请，安排公证员及程洁的代理人来到位于合肥市红星路与金寨路交口往东约100米一处标有“黑白秀形象沙龙”字样的门店内，代理人在该店选购了润发素一瓶并索要了名片和票据。合肥市庐州公证处于2018年7月19日出具（2018）皖合庐公证字第1276号公证书，对前述过程进行了公证。2018年9月19日，合肥市庐州公证处向程洁开具NO.13890981号增值税普通发票，载明程洁支付公证费6000元。另查明，2018年6月27日，程洁与安徽至达律师事务所签订第2018062601号《诉讼代理委托合同》，约定律师费中的基本费用为5万元，风险代理费按照程洁应得赔偿额的20%计算。2019年4月1日，安徽至达律师事务所向程洁开具NO.43353574号增值税普通发票，载明程洁向安徽至达律师事务所支付法律服务费5万元。在本案及关联的（2019）皖01民初492号、493号、494号和495号案中，程洁将前述两张发票均作为合理维权开支的证据使用。一审庭审结束后，程洁申请中止本案诉讼，理由是其正在对庐阳区黑白秀设计室被注销一事对工商机关提起行政诉讼。该院认为，本案的处理无需以该行政诉讼的处理结果为依据，不予中止诉讼。一审法院认为，本案的争议焦点为：一、黑白秀红星路店在门头上使用“”“黑白秀”标识是否侵害了程洁的涉案注册商标专用权，黑白秀红星路店的在先使用抗辩权能否成立；二、黑白秀红星路店使用“黑白秀”字号是否侵害了程洁的涉案注册商标专用权。关于争议焦点一。黑白秀红星路店在门头上使用“”“黑白秀”标识属于商标性使用，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第二项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，或者在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标、容易导致混淆的，均为侵犯注册商标专用权的行为。本案中，程洁于2011年5月25日在美容和理发等服务上申请注册商标，该商标于2014年1月28日获得核准注册，程洁系该商标的注册人，有权禁止他人未经许可在同一种商品或服务上使用与其注册商标相同或者近似的商标。2013年10月7日，程洁与张国勤签订的《黑白秀商标使用协议》中载明“甲方赋予乙方商标使用权已有数年，数年来均为无偿使用”，从程洁提交的证据看，程洁三次申请注册的“黑白秀”商标标识以及服务范围相同，故可以认定程洁许可张国勤无偿使用的商标为商标。2018年1月8日，程洁向张国勤发送律师函，要求解除《黑白秀商标使用协议》并赔偿经济损失，张国勤于2018年1月11日收到律师函。该院认为，《黑白秀商标使用协议》未约定许可使用期限，参照《中华人民共和国合同法》第六十二条第四项的规定，程洁可以随时要求解除合同，但应给予张国勤必要的准备时间。张国勤在收到该律师函之日需对其经营的数家“黑白秀”门店进行侵权商标拆除，应当给予其三个月的准备时间，故自其收到律师函三个月之后的继续使用行为属于在相同的服务上使用与涉案注册商标相同的商标的行为，构成侵权。《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似且有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。本案中，涉案商标于2011年5月25日申请注册，黑白秀红星路店的经营者张国勤自2004年开始在自己经营的多家门店使用了标识，虽然从时间上看张国勤对该标识的使用早于程洁的注册申请，但2011年张国勤与原“黑白秀”商标申请注册人杨卫东签订和解协议，为程洁取得涉案商标注册创造了条件，不管张国勤是代表自己还是受程洁委托签订该和解协议，都说明张国勤知悉涉案商标当时的境况，却未曾申请注册过涉案商标，亦未在公告期内对程洁申请注册涉案商标向商标局提出异议，反而于2013年10月与程洁签订了《黑白秀商标使用协议》，载明“甲方赋予乙方商标使用权已有数年，数年来均为无偿使用”，表明其认可使用的商标系程洁申请注册的商标，故黑白秀红星路店的在先使用抗辩不能成立，黑白秀红星路店应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。关于赔偿数额，因程洁未能举证证明其因黑白秀红星路店的侵权行为所遭受的损失，亦未证明黑白秀红星路店因侵权行为所获得的利益，考虑到程洁未自己实际使用涉案商标，涉案商标的知名度得益于张国勤的推广使用、黑白秀红星路店侵权持续时间较短等因素，同时考虑到程洁的维权成本在同批起诉的5个案件中分摊，依据《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款的规定，酌定黑白秀红星路店赔偿程洁经济损失4万元（含合理开支）。关于争议焦点二。商标是区别不同商品或者服务来源的标志，字号是区别不同市场主体的标志，两者均有区分商品或者服务来源的作用，均属于知识产权，受法律保护，但字号权与注册商标专用权有各自的权利范围，权利人不得妨碍或阻止他人正当行使自己的合法权利。本案中，程洁于2001年10月将庐阳区黑白秀设计室转让给张国勤时未就该店面的字号是否由张国勤继续使用作约定，从个体经营店面转让的一般习惯上看，未特别约定不得使用原店面字号的，一般可以继续使用。张国勤受让美容美发店后继续以“黑白秀”的字号开展经营活动，经过其增开门店和不断的宣传推广，黑白秀品牌在涉案商标注册前在美发行业已经有较高的知名度。黑白秀红星路店设立于2010年9月1日，早于涉案商标注册时间，不构成对涉案注册商标专用权的侵犯。同时考虑上述历史原因及现实情况，允许黑白秀红星路店使用“黑白秀”字号与程洁的注册商标共存，可以尊重和维持黑白秀红星路店的经营者张国勤在合肥地区多年经营发展“黑白秀”连锁美发店形成的客观市场格局，符合利益平衡原则。故黑白秀红星路店使用“黑白秀”字号不构成对程洁涉案注册商标专用权的侵犯。综上，该院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第六十三条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十九条之规定，判决：一、黑白秀红星路店于判决生效之日起立即停止侵害程洁第9510222号注册商标专用权的行为；二、黑白秀红星路店于判决生效之日起十日内一次性赔偿程洁经济损失4万元（含合理开支）；三、驳回程洁的其他诉讼请求。案件受理费8900元，由程洁负担4000元，黑白秀红星路店负担4900元。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。程洁提供了2013年10月7日《黑白秀商标使用协议》原件，证明该协议具有真实性。黑白秀红星路店庭审表示需要张国勤本人核实。庭后张国勤质证认为，该协议上“张国勤”签名是否为其本人所签已记不清了。黑白秀红星路店提供下列证据：证据一、商标申请详单和图样，证明涉案商标系程洁恶意抢注。证据二、商标申请详单和宣传册，证明程洁不仅恶意抢注张国勤在先使用的涉案商标，还抢注张国勤在先使用的“BLACKWHITESHOW”商标。证据三、2019年黑白秀“潮音”之夜的宣传海报、视频光盘，证明张国勤经营的“黑白秀”主办2019年黑白秀“潮音”之夜杜德伟演唱会，并获得包括抖音、新浪微博、快手等多家媒体的大力宣传，具有很高的知名度。证据四、黑白秀爱心公益义剪活动照片，证明张国勤经营的“黑白秀”每年从事爱心公益义剪活动，获得群众一致好评。证据五、张国勤与安徽综艺主持人合影，证明黑白秀成为安徽综艺《大亮聊健康》栏目的合作单位，张国勤与“黑白秀”品牌已经形成一一对应关系。程洁质证意见：证据一真实性、合法性、关联性没有异议，但不能证明程洁恶意抢注，涉案商标本身就在程洁名下。证据二所涉商标当时没有一起申报，后申请被驳回的原因是该商标已经失效，不存在程洁抢注其商标。证据三、证据五的真实性、合法性、关联性和证明目的不予认可，黑白秀红星路店没有提供原件。证据四可以反映出“黑白秀形象沙龙”公众号，即所有店面均使用“黑白秀”标识。本院经审查认为：一、对程洁所举《黑白秀商标使用协议》原件，经张国勤本人庭审后核对，其仅表示该协议上“张国勤”的签名是否为其所签已记不清了，既未作出否定，也未提供相应的证据推翻，故对该协议的真实性，本院予以确认。二、对黑白秀红星路店所举证据一、证据四真实性程洁无异议，本院予以确认；证据三、证据五真实性程洁虽提出异议，但未提供相反证据予以推翻，本院予以确认，上述证据能否达到其证明目的，结合本案其他证据综合认定。证据二不能反映出与本案关联性，本院不予确认。本院二审对一审法院认定的事实予以确认。本院认为，综合双方当事人举证、质证及诉辩意见，本案二审争议焦点为：一、黑白秀红星路店是否侵害了程洁的涉案注册商标专用权；二、如侵权行为成立，黑白秀红星路店应当如何承担民事责任。关于争议焦点一。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。本案中，程洁系涉案注册商标权利人，黑白秀红星路店在其门头上使用、“黑白秀”标识，具有识别其服务来源的作用，属于商标性使用。（一）关于黑白秀红星路店是否在先使用涉案商标问题。黑白秀红星路店上诉称，涉案注册商标其系在先使用，程洁恶意抢注。依据查明的事实，黑白秀红星路店经营者张国勤在程洁申请注册该商标之前虽已在其经营的多家门店门头上使用，但依据2013年10月7日《黑白秀商标使用协议》约定“甲方（程洁）赋予乙方（张国勤）商标使用权已有数年，数年来均为无偿使用”之内容，且黑白秀红星路店也未提供证据证明该协议约定的商标不是涉案注册商标，结合程洁于2011年5月25日申请注册涉案商标时，张国勤在公告期内并未对程洁申请注册商标向商标局提出异议之事实，表明程洁与张国勤之间对于涉案商标的权属有明确的约定，即张国勤是作为被许可人获得程洁的许可无偿使用涉案商标标识的。黑白秀红星路店此节上诉理由与事实不符，本院不予采信。（二）关于黑白秀红星路店是否侵害了程洁涉案注册商标专用权问题。黑白秀红星路店上诉称，一审判决参照合同法第六十二条第四项规定认定程洁可以随时收回涉案商标专用权适用法律错误。经审查，涉案《黑白秀商标使用协议》约定程洁许可张国勤无偿使用涉案商标，但双方对许可使用期限未作出约定，属于约定不明。程洁作为涉案注册商标权利人，于2018年1月8日寄送律师函要求解除合同，一审法院参照合同法第六十二条第四项“当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：…（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间”之规定，认定程洁可以随时要求解除合同，但应给予张国勤三个月的商标拆除准备时间，并认定之后张国勤的继续使用行为属于在相同的服务上使用与涉案注册商标相同的商标，该行为构成侵权，并无不当。黑白秀红星路店上诉另称，其在门头上使用“黑白秀”标识是对其字号的合法使用，不构成对涉案商标专用权的侵犯。依据《中华人民共和国商标法》第五十七条关于“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：…（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的”规定以及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条关于将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为之规定，黑白秀红星路店虽然拥有“黑白秀”字号，但在《黑白秀商标使用协议》解除后，未经权利人程洁许可，在其门头上仍使用、“黑白秀”标识，具有指示商品和服务来源的功能，属于商标性使用，超出了对企业字号合理使用的范畴，容易使相关公众产生误认，该行为构成商标侵权。（三）关于黑白秀红星路店“黑白秀”字号与程洁涉案注册商标专用权能否共存问题。黑白秀红星路店上诉称，一审判决其“黑白秀”字号与涉案注册商标专用权共存，不仅会导致消费者的混淆误认，更是对张国勤在合肥地区多年经营发展“黑白秀”美发店形成的市场格局的破坏。商标与字号的权利性质不同，在商业活动中发挥的功能也不同。综合黑白秀品牌的历史发展过程、双方的合作背景、消费者的认知及利益平衡原则等考量因素，在遵循诚实信用原则、黑白秀红星路店规范使用“黑白秀”字号和不损害他人合法权益的前提下，一审判决允许黑白秀红星路店使用“黑白秀”字号与程洁注册商标专用权共存并不会对张国勤在合肥地区多年经营发展“黑白秀”美发店形成的市场格局的破坏。黑白秀红星路店此节上诉理由，本院不予采信。关于争议焦点二。黑白秀红星路店上诉称，一审判决黑白秀红星路店赔偿程洁经济损失没有事实和法律依据。如前所述，黑白秀红星路店在《黑白秀商标使用协议》解除及给予其三个月的商标拆除准备时间之后，仍在其门头上突出使用、“黑白秀”标识的行为，构成侵权。张国勤作为多家黑白秀门店的实际经营主体，通过多年持续、大规模的宣传和使用行为，显著地提升了黑白秀市场知名度，但并不能以此作为其不承担民事责任的依据，且一审法院在确定判赔数额时，已经充分考虑到张国勤对涉案商标知名度的贡献度、侵权行为的持续时间等因素，故一审判决黑白秀红星路店赔偿程洁经济损失4万元并无不当。黑白秀红星路店此节上诉理由，本院不予采信。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，黑白秀红星路店上诉理由不成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费800元，由合肥庐阳区红星路黑白秀形象设计室负担。本判决为终审判决。审判长 霍 楠审判员 徐旭红审判员 刘 颖二〇一九年十二月二十七日法官助理杨芳书记员程芍