北京知识产权法院行 政 判 决 书(2018)京73行初6204号原告：北京国美电器有限公司，住所地北京市通州区潞城镇新城工业区一区8号。法定代表人：刘丽焕，总经理。委托诉讼代理人：孙静，北京观韬中茂律师事务所律师。委托诉讼代理人：李洪江，北京观韬中茂律师事务所律师。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：戴艳，国家知识产权局审查员。第三人：武玉杰，男，汉族，1972年10月10日出生，住山东省莒县。委托诉讼代理人：谢忱，北京市东岩律师事务所律师。委托诉讼代理人：郇小莉，北京市东岩律师事务所律师。原告北京国美电器有限公司（简称国美公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服原国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）作出的商评字[2018]第70141号关于第3574427号“国美GUOMEI”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），向本院提起诉讼。本院受理后依法组成合议庭，并通知武玉杰作为第三人参加本案诉讼，于2019年5月28日公开开庭审理了本案。原告国美公司的委托诉讼代理人孙静、李洪江，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人戴艳，第三人武玉杰的委托诉讼代理人谢忱、郇小莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。被诉裁定系商标评审委员会针对国美公司就武玉杰拥有的诉争商标所提无效宣告请求而作出的。商标评审委员会在被诉裁定中认定:一、国美公司曾就诉争商标向原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出过异议申请，其异议理由包括诉争商标与第1097722号“国美电器”商标（简称引证商标一）构成修改前的2001年《中华人民共和国商标法》（简2001年商标法）第十三条规定情形的主张，依据2001年商标法第四十二条规定，由于国美公司并未针对前次异议裁定提出复审，该异议裁定已生效，该裁定对于双方当事人及行政确权机关均应产生拘束力，由此形成的商标法律秩序及市场秩序应受到尊重。虽然修改后的2014年《商标法实施条例》（简称2014年实施条例）第六十二条对于新法施行前已经经过异议裁定，因当事人自己放弃相关权利未进入评审程序，而使得该异议裁定生效，在新法施行后又以相同的事实和理由提出无效宣告申请的，没有作出明确规定，但在法律修改的衔接适用阶段，既不能因为法律的修订使当事人丧失救济途径，同样也不能因此使当事人获得额外救济，在未形成新的事实和理由的情况下对已决事项重新启动程序，不仅会冲击已经形成的法律秩序，打乱当事人之间已经形成的利益格局，也有损生效裁定的权威性和公信力。况且，对于一个在先已有生效异议裁定的案件，并非只要提交了不同于前一程序的证据就可以认为构成的“新的事实”。新的事实应该是以新证据证明的事实，而新证据应该是在原异议裁定之后新发现的证据，或者确实是在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据。具体到本案，国美公司提交的证据虽然较原异议程序中增加了很多，但对于在原异议裁定作出之前产生的证据为何在原异议程序中未提交，未给出合理解释，而其提交的在原异议裁定作出之后发生的证据亦不足以证明已形成新的事实。因此，国美公司再次援引引证商标一并寻求2001年商标法第十三条第二款保护的主张，已构成“一事不再理”情形，应予驳回。二、国美公司援引第1097721号“GUOMEI及图”商标（简称引证商标二）主张2001年商标法第十三条第二款，属于新理由。但至国美公司提出无效宣告请求时，诉争商标核准注册已超过五年，且在案证据尚不足以证明引证商标二在诉争商标申请日前已达到相关公众广泛熟知的程度，亦不足以证明诉争商标的申请注册存在恶意情形，据此，对其该项主张予以驳回。三、国美公司关于武玉杰在诉争商标申请日后在第33类酒类商品上大量注册包含“国美”字样的商标以及设立多家使用“国美”字号的企业等理由，不属于本案评审范围，对其该项主张不予评述。综上，商标评审委员会依照2001年商标法第四十五条第二款、第四十六条的规定，裁定诉争商标予以维持。原告国美公司不服被诉裁定，向本院提起诉讼称：一、原告援引引证商标一主张诉争商标违反2001年商标法第十三条第二款规定，不构成一事不再理，被诉裁定认定事实和适用法律错误，程序违法。首先，虽然此前原告曾援引引证商标一以及2001年商标法第十三条规定就诉争商标向商标局提出过商标异议申请，但商标局针对该次异议申请作出的（2009）商标异字01672号裁定（简称第01672号裁定）中并未就该项理由进行审理，其不利后果不应由原告承担。其次，一事不再理属于程序问题，根据实体从旧、程序从新的原则，应当适用2014年商标法的规定。而2014年商标法删除了原商标法四十二条规定，2014年商标法实施条例第六十二条限缩了一事不再理的适用范围，因此依照新商标法及其实施条例，其属于新的理由，不构成一事不再理。综上，被诉裁定认定该项理由系一事不再理而未予审查，适用法律错误，作出程序违法。二、在案证据可以证明在诉争商标申请注册日前引证商标一、二已经构成第35类“推销（替他人）”服务上的驰名商标，被诉裁定漏审了引证商标一构成驰名商标的请求，属于程序违法；被诉裁定认定引证商标二未构成驰名商标，属于事实认定不清。三、诉争商标的注册申请构成了对两引证商标的抄袭和模仿，存在明显的主观恶意且持续至今，违反了2001年商标法第十三条第二款的规定。四、诉争商标和引证商标一、二共存市场，有混淆、误导相关公众的可能，使消费者误认为其系由原告生产或提供，或与原告存在投资、许可等关系，导致原告利益受到损害。综上，请求撤销被诉裁定，判令被告重新作出裁定，对诉争商标予以无效宣告。被告国家知识产权局辩称：一事不再理是实体问题，应当适用旧商标法。国美公司并未针对商标局作出的第01672号裁定申请复审，该裁定现已生效，应视为其已放弃权利。被诉裁定作出程序合法。其它坚持被诉裁定的意见。综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求驳回原告的诉讼请求。第三人武玉杰述称：原告在先的异议申请主张了十三条，但未区分一、二款，商标局第01672号裁定是一并审查的，并不存在漏审，且原告未对第01672号裁定提出异议复审，已经放弃了权利。综上，原告在本案中就引证商标一主张2001年商标法第十三条第二款的无效宣告理由不属于新的理由。被诉决定的相关认定正确。请求依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：诉争商标为第3574427号“国美GUOMEI”商标（商标图样见诉争商标附图），由赵秀兰于2003年5月30日申请注册，于2009年6月27日核准注册，核定使用商品为第33类：酒(利口酒)；酒(饮料)；烧酒；葡萄酒；黄酒；果酒(含酒精)；蜂蜜酒；米酒；汽酒；料酒。2014年10月27日，该商标经商标局核准转让至武玉杰，经续展，其注册商标专用权期限至2025年1月13日。引证商标一为第1097722号“国美电器”商标（商标图样见引证商标一附图），由北京市国美电器总公司于1996年6月12日申请注册，核定使用的服务类别为第35类：广告；室外广告；样品散发；张贴广告；商品展示；商店橱窗布置；商业信息；贸易业务的专业咨询；推销（替他人）；公共关系。2000年1月28日，该商标经商标局核准转让至国美公司，经续展，其注册商标专用权期限至2027年9月6日。引证商标二为第1097721号“GUOMEI及图”商标（商标图样见引证商标二附图），由北京市国美电器总公司于1996年6月12日申请注册，核定使用的服务类别为第35类：广告；室外广告；样品散发；张贴广告；商品展示；商店橱窗布置；商业信息；贸易业务的专业咨询；推销（替他人）；公共关系。2000年1月28日，该商标经商标局核准转让至国美公司，经续展，其注册商标专用权期限至2027年9月6日。2004年12月1日，国美公司于诉争商标初审公告期间，向商标局提出商标异议申请，请求不予核准诉争商标的注册，其理由包括：诉争商标的注册申请侵犯了国美公司的企业名称权，违反了2001年商标法第三十一条的规定；引证商标一系国美公司已注册驰名商标，诉争商标与引证商标一构成近似商标，且指定使用商品与引证商标一核定使用服务间存在密切联系，容易引起消费者混淆误购，违反了2001年商标法第十三条的规定。针对上述商标异议申请，商标局于2009年2月25日作出第01672号裁定，其中认定：“被异议商标‘国美GUOMEI’（即诉争商标）与异议人（即国美公司）引证在先注册的‘国美’等商标指定使用的商品不类似。异议人称被异议商标的注册会造成消费者的混淆误认并损害其企业名称权证据不足。”进而裁定异议理由不成立，诉争商标予以核准注册。第01672号裁定作出后，国美公司未向商标评审委员会申请复审。2016年4月29日，国美公司向商标评审委员会提出无效宣告请求，其主要理由包括：引证商标一、二经长期使用已为相关公众所熟知，构成驰名商标。诉争商标是对引证商标一、二的复制、摹仿；诉争商标的原所有人赵秀兰为商标代理行业的从业人员，其抢先注册诉争商标的行为具有明显恶意。诉争商标的注册使用易误导公众，损害国美公司、关联企业及消费者利益。综上，请求依据2001年商标法第十三条第二款的规定宣告诉争商标无效。国美公司向商标评审委员会提交了以下主要证据：1.国美公司及其相关企业的基本情况、所获荣誉；2.两引证商标信息及其使用、宣传、报道、获奖情况；3.相关法院判决；4.国美品牌混淆度及品牌认知度调研报告；5.武玉杰名下“国美”系列商标信息等证据。武玉杰的主要答辩理由为：国美公司曾对诉争商标提出异议，再次提起无效宣告请求违反一事不再理原则。国美公司对诉争商标提出无效宣告请求时已超过五年，无权再次依据修改后商标法提起无效宣告请求。国美公司所提证据不能证明在诉争商标申请注册日前两引证商标已达到驰名商标的程度。诉争商标所在类别为33类，引证商标为35类，二者所属行业相差较远，不会造成混淆误认。诉争商标经使用已经具有一定知名度和美誉度。综上，请求维持诉争商标注册。武玉杰向商标评审委员会提交了以下主要证据：1.诉争商标异议裁定书；2.武玉杰及其产品所获荣誉情况及“国美”酒外观专利证书；3.诉争商标广告宣传、销售及厂区照片等证据。商标评审委员会于2018年4月25日作出被诉裁定。在本案行政诉讼过程中，国美公司补充提交了大量关于引证商标一的媒体报道、广告宣传、市场占有率及利润总额、所获荣誉以及两引证商标作为驰名商标受保护的记录等用以证明知名度的证据，作为评审阶段证据的补强证据；国家知识产权局提交了诉争商标及两引证商标档案、国美公司和武玉杰在商标评审阶段提交的证据、商标局在先作出的第01672号裁定及异议申请书；武玉杰提交了诉争商标的宣传使用证据以及最高人民法院（2018）最高法行申1310号行政裁定书。另查，根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。以上事实有被诉裁定、诉争商标及两引证商标档案、当事人在商标评审阶段及行政诉讼阶段提交的证据、当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：2019年4月23日第四次修正的商标法已于2019年11月1日起实施，本案诉争商标系在2014年商标法施行前已经核准注册的商标，而被诉裁定的作出时间则处于2014年商标法施行期间，故本案涉及新旧商标法及其实施条例的法律适用问题。对此本院认为，《中华人民共和国立法法》第九十三条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。本案中，诉争商标被核准时的审查依据是2001年商标法，而本案无效宣告请求的受理时间以及被诉裁定的作出时间均处于2014年商标法施行期间，故依据《中华人民共和国立法法》第九十三条，并参照《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条的规定，本案程序问题的审理应适用2014年商标法及其实施细则，本案实体问题的审理应适用2001年商标法及其实施细则。一、关于一事不再理根据本案查明事实，诉争商标于2003年5月30日申请注册，国美公司于2004年12月1日援引引证商标一和2001年商标法第十三条向商标局提出商标异议申请，其虽未明确系第十三条哪一款，但从具体异议理由来看已经涵盖了第十三条第二款，能够认定其已经提出了第十三条第二款的主张。而商标局就该项异议申请所作的第01672号裁定中并未就该项理由作出回应。该裁定作出后，国美公司并未就第01672号裁定提起复审，该裁定现已生效。因此，本案的争议焦点之一即在于，国美公司再次援引引证商标一主张2001年商标法第十三条第二款的无效请求理由是否违反了“一事不再理”原则。一事不再理属于程序问题，应当适用2014年商标法。2001年商标法第四十二条规定，“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。”2014年商标法中删除了上述规定，并未对一事不再理作出规定。2014年商标法实施条例第二十六条第（四）项规定，同一异议人以相同的理由、事实和法律依据针对同一商标再次提出异议申请的，商标局不予受理。该实施条例第六十二条规定，“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。”根据上述规定，商标局审理商标异议申请，应遵守一事不再理原则；商标评审委员会审理商标评审案件，除对经不予注册复审程序予以核准注册商标提起无效宣告请求的以外，其他事由应遵守一事不再理原则。同时，2014年商标法第三十五条规定，向商标局所提异议申请不成立的，可以依据相同的事实和理由向商标评审委员会提出商标无效宣告。可见，在商标局的异议审查程序与商标评审委员会的无效宣告评审程序间并不适用“一事不再理”原则。综上，与2001年商标法相比，2014年商标法及实施条例对商标评审委员会评审程序中“一事不再理”原则的规制范围有所限缩，对于未经商标评审委员会审理的诉争商标，依据相同的事实和理由再次提出评审申请的，不受“一事不再理”原则的限制。应当看到，2014年商标法作出这一变化的根本原因在于商标异议程序的简化，对于异议人向商标局所提异议理由不成立的，不再给予其向商标评审委员会申请复审直至提起诉讼的权利，诉争商标可直接获得注册。在此情形下若仍适用一事不再理原则禁止异议人以相同的事实和理由提起无效宣告请求，则将不适当地剥夺异议人的程序救济途径。然而，与2014年商标法因商标异议程序简化的“一事不再理”问题相比，本案中的“一事不再理”问题有其特殊性，其相当程度上系法律修改前后不同审查程序间的衔接适用问题。国家知识产权局基于此主张不应因修法而使当事人获取额外救济。对此本院认为，本案中，由于第01672号裁定并未对国美公司的相关异议理由进行审理，故无论是在2001年商标法体系下进行考量，还是从“一事不再理”原则的基本含义和公认标准来判断，均不能认为其违背了“一事不再理”原则，进而亦不能认为当事人获取了额外程序救济。具体理由如下：首先，从2001年商标法的规定来看。2001年商标法第四十二条规定了“一事不再理”原则，即：“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。”可见，“一事不再理”原则的规则范围是“已经提出异议并经裁定的”。本案中，国美公司虽曾援引引证商标一和2001年商标法第十三条第二款针对诉争商标向商标局提出过商标异议申请，但商标局就该异议申请所作第01672号裁定中并未就上述理由作出回应，因而本案系虽提出异议但未经实体裁定的，并不属于2001年商标法第四十二条的规制范围。其次，从“一事不再理”原则的基本含义和公认标准来判断。“一事不再理”原则系一项基本法律原则，包括两层含义：一是基于诉讼系属效力，不得就已经起诉的案件重新起诉，即不得重复起诉的问题；二是基于既判力效力，对已经发生法律效力的裁判文书，除法律另有规定以外，不得基于同一事实和理由再行起诉和受理，即我们通常理解的“一事不再理”，指争议事项在实体上受生效裁判的拘束，程序上不得再次处理和实体上禁止作出矛盾裁判。商标评审程序虽然并非诉讼程序，但具有准司法程序的性质，且2001年商标法和2014年商标法实施条例均对一事不再理原则的适用作出了规定，可见在商标评审程序中亦参照适用一事不再理原则。如前所述，第01672号裁定并未对国美公司的上述异议理由作出回应，存在漏审。国家知识产权局辩称，由于国美公司并未对第01672号裁定提出复审请求，应视为其已经接受该裁定结果，现第01672号裁定已经生效，国美公司无权再依据该项事实理由提出无效请求。可见其该项抗辩意见正是基于第01672号裁定的既判力，因而问题的实质即在于第01672号裁定的既判力能否及于国美公司前述理由。尽管国美公司并未就第01672号裁定向商标评审委员会提出复审申请，第01672号裁定已经发生法律效力，然而由于第01672号裁定中并未就国美公司所提前述异议理由作出回应，实质上并未对前述事实和理由作出实体裁判，因而其既判力亦不能及于该项事实和理由。综上，国美公司在本案中援引引证商标一主张2001年商标法第十三条第二款的无效理由并未违反一事不再理原则，被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。国美公司的相关诉讼主张成立，本院予以支持。鉴于被诉决定未对国美公司援引引证商标一主张2001年商标法第十三条第二款的无效理由进行实体审理，本院亦不就该项事由作出实体评述，国家知识产权局应就上述事由重新审理并作出实体认定。二、关于国美公司援引引证商标二主张2001年商标法第十三条第二款的无效理由如前所述，本案实体问题适用2001年商标法，程序问题适用2014年商标法。2014年商标法第四十五条第一款规定，“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”2014年商标法第十三条第三款与2001年商标法第十三条第二款内容实质相同。2001年商标法第十三条第二款规定，“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”根据该条款规定，在先驰名商标注册人有权在与其核定使用商品或服务不同的类别上禁止在后商标的注册及使用，其需满足三个条件：1.在先注册商标在诉争商标申请之前在中国境内为其核定使用的商品或服务的相关公众广为知晓，构成驰名商标；2.诉争商标是对该在先驰名商标的复制、摹仿或者翻译；3.诉争商标的注册及使用会误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。因此，首先应判断在先注册的引证商标是否在诉争商标申请之前已经在中国境内为其核定使用的商品的相关公众广为知晓，构成驰名商标。本案中，诉争商标于2009年6月27日核准注册，国美公司于2016年4月29日提出无效宣告请求，已超过五年，然而，依据2014年商标法第四十五条第一款的规定，驰名商标所有人对于恶意注册的诉争商标提起无效宣告请求不受五年的时间限制。因此，无论是基于程序条款还是实体条款，本案中均应当首先判断引证商标二是否构成驰名商标。根据2001年商标法第十四条的规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。本案中，国美公司提交的引证商标二的知名度证据仅为多份法院判决，其仅能作为引证商标二作为驰名商标受保护的记录而予以适当考虑，然而仅凭该证据尚不足以证明引证商标二在诉争商标申请日之前已经为相关公众所熟知并达到驰名商标的程度。故国美公司关于援引引证商标二主张2001年商标法第十三条第二款保护的主张，不能成立，本院不予支持。综上，被诉裁定对一事不再理的法律适用错误，且基于此，被诉裁定对国美公司援引引证商标一主张2001年商标法第十三条第二款保护的无效理由未予审理，存在漏审，构成程序违法，应予撤销。原告的诉讼理由部分成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（二）、（三）项之规定，本院判决如下：一、撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第70141号关于第3574427号“国美GUOMEI”商标无效宣告请求裁定；二、国家知识产权局就北京国美电器有限公司针对第3574427号“国美GUOMEI”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费一百元，由被告国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  林鸿姣人民陪审员  芮玉奎人民陪审员  耿小强二〇一九年十二月十八日法官 助理  张洪占书 记 员  李亚楠判决附图：诉争商标引证商标一引证商标二