中华人民共和国上海知识产权法院民 事 裁 定 书（2018）沪73民终363号上诉人(原审原告)：娱美德有限公司(WemadeCo.,Ltd.)，住所地大韩民国京畿道城南市盆唐区大王板桥路XXX号路。代表人：张贤国(CHANG,HYUNGUK)，首席执行官。委托诉讼代理人：许春明，德恒上海律师事务所律师。委托诉讼代理人：潘娟娟，德恒上海律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：盛趣信息技术(上海)有限公司，住所地中华人民共和国(上海)自由贸易试验区。法定代表人：谢斐，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：游闽键，上海市协力律师事务所律师。委托诉讼代理人：张玲娜，上海市协力律师事务所律师。上诉人娱美德有限公司(以下简称娱美德公司)因与被上诉人盛趣信息技术(上海)有限公司(以下简称盛趣公司)商标权权属纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院(2017)沪0115民初37614号之一民事裁定，向本院提起上诉。本院于2018年8月2日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。娱美德公司上诉请求：撤销(2017)沪0115民初37614号之一民事裁定，责令一审法院重新审理本案。事实和理由：娱美德公司认为一审法院对本案具有司法管辖权，一审裁定以本案争议仍应受仲裁条款的约束等为由，驳回娱美德公司的起诉这一认定，确属错误。一、涉案商标应当视为一个整体进行审查。娱美德公司在本案起诉时将盛趣公司所持有的涉案商标作为一个整体进行起诉，是基于盛趣公司后续所持有的商标实际是基于2002年涉案商标的延续性注册，此种基础商标以及延续性商标作为一个整体进行审查符合“便于当事人诉讼”这一基本司法审判原则，盛趣公司对此亦予以认可。一审裁定将涉案商标一分为二，并将第二部分商标排除在本案“商标权属纠纷”案由审查范围之外的认定缺乏法律依据。二、中国法院对涉案商标权属争议具有司法管辖权。首先，盛趣公司在2009年10月1日已将《软件许可协议》项下的所有权利义务转移给蓝沙信息技术(上海)有限公司(以下简称蓝沙公司)，故盛趣公司和娱美德公司之间目前并无任何仲裁协议。其次，本案所涉商标权属争议并非《软件许可协议》履行争议。综上，娱美德公司请求本院判如所请。被上诉人盛趣公司辩称，一审法院查明事实清楚，适用法律正确，请求本院驳回上诉，维持原裁定。娱美德公司向一审法院起诉请求：1.确认“热血传奇”注册商标专用权及商标申请权归属娱美德公司所有；2.盛趣公司赔偿娱美德公司为本案支付的合理费用人民币50万元(以下币种均为人民币)；3.盛趣公司在www.shandagames.com、www.sdo.com、mir3.sdo.com网站首页显著位置连续30天刊登公告以澄清事实、消除影响，公告内容需经娱美德公司书面同意。一审法院经审理查明：一、涉案协议的授权及运营情况2000年11月10日，娱美德公司与亚拓士软件有限公司(以下简称亚拓士公司)作为共同著作权人在韩国就网络游戏《传奇Ⅱ(热血传奇)》进行著作权登记。2003年8月18日，该两公司作为共同著作权人在我国国家版权局就《LegendofMir2(传奇)游戏软件》进行著作权登记。2001年6月29日，亚拓士公司(授权方)、上海盛大网络发展有限公司(以下简称盛大公司)(被授权方)、上海浦东新区进出口公司签订《软件许可协议》。该协议第1.02条约定“本协议所产生的授权还包括……与‘LegendofMirⅡ’有关的已出版的规范和商标、徽标和任何插图”；第1.04条约定“本条以上段落所描述的所有材料在下文被称作‘软件’”；第2.01条约定，授权方授予被授权方使用、推介、经销、营销、改编或修改和转换本软件的中文版本的独家、专营许可证，软件的翻译由授权方完成，游戏手册的翻译及游戏主页的建立由被授权方完成；第3.01条约定“本软件的所有权归授权方。被授权方承认，授权方现在是、以后仍然是本软件的所有者”；第8.04条约定“本协议受新加坡法律管辖，并按照该法律解释。本协议下的所有争端应当提交终局性和有约束力的仲裁。仲裁应当按照国际商会的仲裁规则在新加坡举行”。2002年7月14日，亚拓士公司(甲方)、盛大公司(乙方)、娱美德公司(丙方)签订《补充协议》，约定甲乙双方同意接受丙方成为“传奇”的“co-Licensor”，丙方将委托甲方行使其作为“co-Licensor”的一切权利，此委托在原合同及本补充协议有效期内不可撤销。2008年7月1日，亚拓士公司、盛大公司、盛趣公司签订《转让协议》，约定盛大公司将前述《软件许可协议》完整地、不可撤销地转让给盛趣公司，许可协议中提及盛大公司的部分均替换为盛趣公司，许可协议中未经本协议修改的条款和条件应仍为有效。2009年10月1日，亚拓士公司、盛趣公司、蓝沙公司、盛大游戏有限公司、上海浦东进出口有限公司签订《软件授权协议的转让协议》，将盛趣公司在前述《软件许可协议》下的权利、义务转让给蓝沙公司。2001年9月，盛大公司正式在中国开始商业化运营该游戏，游戏名称为“传奇”。2002年8月，盛大公司将游戏名称自行变更为“热血传奇”。协议履行期间，经数次延期，以上授权的有效期延期至2017年9月28日。亚拓士公司与蓝沙公司签署续展协议，有效期延期至2025年。2017年8月16日，该续展协议被上海知识产权法院裁定禁止履行，后因被申请人提供反担保而解除禁令。二、相关争议情况2003年7月4日，盛大公司根据前述《软件许可协议》的第8.04条，就亚拓士公司、娱美德公司的若干违约行为向国际商会国际仲裁院提请仲裁。娱美德公司反诉盛大公司违反《软件许可协议》的约定，在2002年8月8日以盛大公司的名义在中国对“热血传奇”完成商标注册后未能按时支付每月分成款、未经同意于2002年8月8日擅自将游戏名称改为《热血传奇》并在中国注册商标等。2003年8月19日，亚拓士公司(和解协议中简称“Actoz”)和盛大公司(和解协议中简称“盛大”)签订《和解协议》，就2002年7月以来双方之间关于涉案游戏的争议达成协议，其中第3.1条约定“本协议应当完全和最终解决争议。通过签署本协议，Actoz和盛大同意在不承认任何责任的条件下达成有关任何一方向对方提出的所有过去的指控和权利要求和/或任何指控和权利要求——不管是已知还是未知的，直接还是间接因‘LegendofMirⅡ’而发生的或与之有关的——的完全和最终和解”。第6.7条约定，软件许可协议的管辖法律和其中有关争议解决的条款应适用于本协议。2005年10月28日，国际商会国际仲裁院作出中期裁决，因盛大公司于2003年8月29日撤销其仲裁诉求，娱美德公司无权坚持仲裁继续进行，遂裁决驳回娱美德公司的反诉及针对亚拓士公司的交叉诉讼。其对相应争议焦点的结论包括：《软件许可协议》中的仲裁条款适用于《补充协议》，娱美德公司成为仲裁协议的当事方；亚拓士公司作为娱美德公司的授权代理签署《软件许可协议》，仲裁条款适用于亚拓士公司、盛大公司和娱美德公司三方；《和解协议》排除了娱美德公司向盛大公司、亚拓士公司在仲裁过程中要求索赔的权利；……。三、涉案商标的注册情况2002年11月25日，盛大公司申请注册4个“热血传奇”商标，均于2004年获准注册，核定使用商品/服务涉及第9类计算机软件、第41类(在计算机网络上)提供在线游戏、第16类连环漫画书等。上述商标后转让给盛趣公司。2005年9月5日到2015年5月25日间，盛趣公司又先后申请注册多个“热血传奇”“传奇外传”“传奇归来”等商标，核定使用商品/服务涉及第9类计算机软件、第41类(在计算机网络上)提供在线游戏等。一审法院认为，商标专用权因核准注册而产生，权利归属于注册人。当事人间就注册商标专用权的归属产生纠纷，除因双方就商标权的权属有约定而可基于合同提起诉讼外，往往需要按照《中华人民共和国商标法》规定的授权确权程序来解决。本案中，娱美德公司于2002年7月14日成为涉案《软件许可协议》的授权方，盛趣公司在2008年7月1日至2009年10月1日间(以下简称盛趣协议期间)成为该协议的被授权方。娱美德公司主张的涉案注册商标中，部分商标由盛趣公司注册于其作为被授权方的期间，部分商标注册于该期间外。现娱美德公司基于《软件许可协议》第1.02条、第1.04条、第2.01条、第3.01条的约定及“热血传奇”是娱美德公司的知名商品特有名称两个理由提起本案诉讼。关于娱美德公司基于《软件许可协议》的请求权基础。一审法院认为，该协议第8.04条约定“本协议受新加坡法律管辖，并按照该法律解释。本协议下的所有争端应当提交终局性和有约束力的仲裁。仲裁应当按照国际商会的仲裁规则在新加坡举行”。根据该仲裁条款，应通过仲裁解决的争端系“本协议下的所有争端”，而非仅指合同纠纷。娱美德公司以该协议的相应条款为权利基础提起商标权权属纠纷诉讼，其主张是否成立取决于对该协议条款的解释，该纠纷属于仲裁条款约定的“本协议下的所有争端”。关于娱美德公司与盛趣公司之间的争议是否应受仲裁条款约束，通常来说，受仲裁条款约束的当事方应为协议的签署方，但娱美德公司与盛趣公司分别通过签署《补充协议》和《转让协议》的方式加入《软件许可协议》。就该软件许可法律关系而言，上述《补充协议》《转让协议》与《软件许可协议》系一个整体的协议而非彼此独立的协议，且《转让协议》还明确许可协议中未经修改的条款和条件仍有效，故《软件许可协议》中的仲裁条款适用于娱美德公司与盛趣公司间产生的争议。虽然盛趣公司后又将其权利义务转让给蓝沙公司，但娱美德公司基于涉案《软件许可协议》而起诉盛趣公司的本案诉讼作为“本协议下的所有争端”，仍应受仲裁条款的约束。关于娱美德公司基于知名商品特有名称的请求权基础。一审法院认为，娱美德公司的该项主张实际上是认为盛趣公司注册“热血传奇”等商标的行为系恶意抢注，构成不正当竞争，该争议系侵权纠纷，不属于本案商标权权属纠纷的审理范围。经一审法院释明，娱美德公司亦表示在本案中并不主张该侵权之诉。对于因商标恶意抢注行为而产生的商标争议，应通过《中华人民共和国商标法》规定的授权确权程序来解决，而非通过本案商标权权属纠纷解决。综上，一审法院认为，娱美德公司的起诉不符合《中华人民共和国民事诉讼法》规定的起诉条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条第二项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定：驳回娱美德公司的起诉。本院二审期间，当事人没有递交新的证据。本院经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。本院另查明：1.2018年3月15日，娱美德公司在一审法院问及其在本案中的请求权基础时，向一审法院陈述称：“不主张侵权之诉。我方提起的是商标权权属纠纷，理由有两个：一是根据协议约定，热血传奇商标权及商标申请权应当归属于我方，二是涉案注册商标是我方的知名商品特有名称，本就应当归属于我方”。2.娱美德公司向一审法院主张商标权权属的商标共计94件，其中在盛趣协议期间申请注册的商标共6件。本院认为：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定，起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(二)有明确的被告；(三)有具体的诉讼请求和事实、理由；(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《中华人民共和国仲裁法》第五条规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。就本案而言，首先，娱美德公司虽然反复强调其主张的是商标权权属纠纷，但商标权的归属仅是案件处理的最终结果，并非娱美德公司在本案中的请求权基础，故娱美德公司在本案中有无诉权，仍需根据娱美德公司在本案中主张的具体事实和理由所总结的请求权基础，予以判断。其次，娱美德公司表示，其是基于《软件许可协议》第1.02条、第1.04条、第2.01条、第3.01条的约定，主张其享有涉案商标权权属。对此主张，实际存在两个完全不同的请求权基础，其一是娱美德公司依据《软件许可协议》获得某项民事权益，盛趣公司注册涉案商标的行为属于对娱美德公司上述民事权益的侵权行为，娱美德公司据此主张涉案商标权权属。其二是根据《软件许可协议》涉案商标权权属本应归娱美德公司所有，现盛趣公司注册涉案商标的行为，属于对《软件许可协议》的违约行为，娱美德公司据此主张涉案商标权权属。而本案中，娱美德公司明确表示“不主张侵权之诉”，因此，应当认为娱美德公司在本案中依据《软件许可协议》主张违约之诉。最后，《软件许可协议》第8.04条约定“本协议受新加坡法律管辖，并按照该法律解释。本协议下的所有争端应当提交终局性和有约束力的仲裁。仲裁应当按照国际商会的仲裁规则在新加坡举行”。虽然，本院充分注意到盛趣公司仅在盛趣协议期间为《软件许可协议》的被许可方，但其一，在上述盛趣协议期间内，《软件许可协议》对盛趣公司有当然的约束力。娱美德公司、盛趣公司在上述盛趣协议期间就协议约定事项产生的争议，均应当按照上述仲裁协议予以解决。其二，在上述盛趣协议期间之外，盛趣公司虽然并非《软件许可协议》的当事人，但本案系娱美德公司依据《软件许可协议》主张盛趣公司的违约之诉，故仍属于上述仲裁协议“本协议下的所有争端”的范围，故娱美德公司就其在本案中的主张，仍应通过仲裁予以解决。综上，娱美德公司的上诉请求不能成立，一审裁定认定事实清楚、适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审判长 何 渊审判员 吴盈喆审判员 范静波二〇一九年十二月二十四日书记员 周 颖附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；第一百七十一条第二审人民法院对不服第一审人民法院裁定的上诉案件的处理，一律使用裁定。