中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终9512号上诉人（原审原告）：宝马股份公司，住所地德意志联邦共和国慕尼黑80809佩秋林格。法定代表人：乌苏拉·伦纳尔茨，助理总顾问。法定代表人：约翰·福克梅尔，商标部主任。委托诉讼代理人：徐初萌，北京市君合律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐皓月，北京市君合律师事务所律师。上诉人（原审被告）:中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：刘青，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原审第三人：薄永立，住中华人民共和国河北省唐山市丰润区。上诉人宝马股份公司（简称宝马公司）、上诉人中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2018）京73行初12704号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年11月21日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2019年12月11日，上诉人宝马公司的委托诉讼代理人徐初萌、徐皓月，上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人刘青到本院接受了询问。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1.注册人：薄永立。2.注册号：14835588。3.申请日期：2014年7月21日。4.专用期限至：2025年9月20日。5.标志6.核定使用商品（第27类）：地毯；席；人工草皮；门前擦鞋垫；汽车用垫毯；防滑垫；地垫；橡胶地垫；墙纸；非纺织品制墙上挂毯。二、引证商标一1.注册人：宝马公司。2.注册号：G645893。3.基础注册日期：1994年2月11日。4.专用期限至：2025年4月20日。5.标志6.核定使用商品（第27类）：汽车用地毯。三、引证商标二1.注册人：宝马公司。2.注册号：G945064。3.基础注册日期：2007年9月12日。4.专用期限至：2027年11月2日。5.标志6.核定使用商品（第12类）：不属别类的机动车辆及其零部件；用于陆地、空中或者水上的移动运载工具。四、引证商标三1.注册人：宝马公司。2.注册号：G1000463。3.基础注册日期：2008年11月3日。4.专用期限至：2029年2月10日。5.标志6.核定使用商品（第12类）：机动车辆及其零部件,上述不属别类；机动车辆发动机及其不属别类的零部件。五、引证商标四1.注册人：宝马公司。2.注册号：G1000390。3.基础注册日期：2008年11月3日。4.专用期限至：2029年2月10日。5.标志6.核定使用商品（第12类）：机动车辆及其零部件,上述不属别类；机动车辆发动机及其不属别类的零部件。六、引证商标五1.注册人：宝马公司。2.注册号：G758095。3.申请日期：2001年10月23日。4.专用期限至：2021年4月3日。5.标志：M5。6.核定使用商品（第12类）：不属别类的机动车辆及其零件。七、引证商标六1.注册人：宝马公司。2.注册号：G1021296。3.申请日期：2009年12月30日。4.专用期限至：2019年11月4日。5.标志：BMWM5。6.核定使用商品（第12类）：不属别类的机动车辆及其零部件。八、引证商标七1.注册人：宝马公司。2.注册号：G663925。3.基础注册日期：1995年9月28日。4.专用期限至：2025年12月22日。5.标志：BMW。6.核定使用商品（第27类）：地毯；油毡及其他铺地板用品；机织割绒地毯；席类；非纺织品墙帷等。九、引证商标八1.注册人：宝马公司。2.注册号：G673219。3.基础注册日期：1997年1月28日。4.专用期限至：2027年3月26日。5.标志6.核定使用商品（第27类）：地毯、油毡及其他铺地板用品；机织割绒地毯等。十、被诉裁定：商评字[2018]第139724号《关于第14835588号“M5及图”商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2018年7月31日。中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）认为，诉争商标在“地毯、汽车用垫毯”商品上的注册违反2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十条的规定；诉争商标的注册未违反2013年商标法第十三条第三款、第三十二条、第十条第一款第八项、第四十四条第一款的规定。综上，商标评审委员会裁定：诉争商标在“地毯、汽车用垫毯”商品上予以无效宣告，在“席、人工草皮”等其余商品（统称其余复审商品）上予以维持。十一、其他事实在商标评审阶段，宝马公司提交了如下主要证据：1、主体资格证明材料；2、BMW宝马汽车的销售情况及销售范围证明材料；3、“BMW”“宝马”等商标注册情况；4、“BMW”“宝马”商标知名度证据材料；5、“BMW”“宝马”商标在中国的宣传情况及媒体报道材料；6、“BMW”“宝马”商标在中国受行政及司法保护的有关证据材料；7、中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）于2000年编制的《全国重点商标保护名录》、商标局《关于认定“BMW”商标为驰名商标的批复》、2010年公布的《国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的293件驰名商标》名单、2011年商标评审委员会在商标异议复审和争议案件中认定的83件驰名商标名单；8、相关裁定书和司法判决书；9、薄永立名下商标列表及其恶意抢注的知名商标介绍、薄永立工商登记信息及其股东名下商标列表、薄永立关联公司企业信用信息及该公司名下商标列表；10、其他有关证据。在原审诉讼阶段，宝马公司向北京知识产权法院提交了如下主要证据：1、相关判决书；2、全球名车录（1998年至2013年）有关宝马“M”系列汽车的收录和报道；3、设计师出具的设计声明及翻译；4、著作权转让协议及翻译；5、薄永立、薄永超、北京世纪超富轮商贸有限公司及其关联主体鲁立娟、浙江省永康市超富轮工贸有限公司申请商标列表及其抢注商标情况；6、北京世纪超富轮商贸有限公司、浙江省永康市超富轮工贸有限公司、唐山市丰润区永利鑫达汽车配件销售部的工商登记信息。在原审诉讼中，宝马公司明确对以下商标申请驰名商标保护：在第十二类汽车等商品上注册的第784348号“宝马”商标、G921605号“宝马”商标、第282195号“BMW”商标、第282196号“BMW及图”商标。根据中央机构改革部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。北京知识产权法院认为：诉争商标在其余复审商品上的申请注册未违反2013年商标法第三十条和第三十二条后半段的规定；宝马公司主张著作权的美术作品“M及图”不构成著作权法意义上的美术作品，诉争商标的申请注册未损害宝马公司的在先著作权；诉争商标与宝马公司主张驰名的商标区别明显，未违反2013年商标法第十三条第三款的规定；诉争商标的注册构成2013年商标法第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，被诉裁定对此认定有误，予以纠正。综上所述，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局就宝马公司针对诉争商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。宝马公司和国家知识产权局均不服原审判决，分别向本院提起上诉。宝马公司请求撤销原审判决和被诉裁定，判令国家知识产权局重新作出裁定，其主要上诉理由是：1、诉争商标与引证商标一至六分别构成使用在类似商品上的近似商标，违反了2013年商标法第三十条的规定；2、宝马公司对“M及图”系列作品享有在先著作权，诉争商标与宝马公司的在先作品构成实质性相似，违反了2013年商标法第三十二条的规定。国家知识产权局请求撤销原审判决，维持被诉裁定，其主要上诉理由是：本案仅涉及特定主体的相对权益，诉争商标与各引证商标区别明显，薄永立虽申请注册了多件商标，但宝马公司并未提交充分证据证明薄永立采用欺骗手段以外的其他不正当手段取得注册，故诉争商标的注册未违反2013年商标法第四十四条第一款的规定。薄永立服从原审判决。经审理查明：原审判决查明事实清楚，且有诉争商标和各引证商标的商标档案、各方当事人提交的证据、被诉裁定及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。在二审诉讼中，宝马公司提交了其主张在先著作权的“M及图”作品的登记证书、商评字[2019]第211497号《关于第16940850号“M及图”商标无效宣告请求裁定书》及该案商标档案、薄永立恶意抢注的部分商标档案、商标局及商标评审委员会作出的多件认定“M图形”商标与其他商标构成近似的裁定书等证据。国家知识产权局对上述证据不予认可。薄永立未对上述证据发表质证意见。在二审询问程序中，宝马公司明确主张其享有在先著作权的作品为涉案图形一和涉案图形二（详见下图），但经核实，其在商标评审阶段和原审诉讼阶段均未主张涉案图形二构成作品。上述事实，有当事人提交的证据、当事人陈述和原审卷宗在案佐证。本院认为，2013年商标法第三十条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系的商品。认定商品是否类似，应以相关公众对商品的一般认识综合判断，《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品的参考。本案中，诉争商标核定使用的“席、人工草皮”等其余复审商品与引证商标一至六核定使用的汽车用地毯、机动车辆及其零部件（上述不属别类）等商品属于不同类似群组，且在功能、用途、生产部门等方面差异较大，分别不构成类似商品。因此，商标评审委员会及原审法院认定诉争商标在其余复审商品上的注册未违反2013年商标法第三十条的规定并无不当。宝马公司的相关上诉理由依据不足，本院不予支持。2013年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。审查判断商标申请注册是否损害他人在先著作权时，应考虑以下要件：1、涉案作品是否构成著作权法的保护客体；2、当事人是否为涉案作品的权利人或利害关系人；3、在诉争商标申请日前，诉争商标申请人是否可能接触涉案作品；4、诉争商标与涉案作品是否构成实质性相似。根据《中华人民共和国著作权法实施条例》第四条的规定，美术作品是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。本案中，宝马公司在商标评审阶段和原审诉讼阶段均未主张涉案图形二构成美术作品，因此，涉案图形二是否构成美术作品并非被诉裁定和原审判决作出的依据，本院对此不予评述。涉案图形一融入了设计者的一定审美理念，具有一定的立体感和艺术美感，整体外观具有一定的独创性，符合著作权关于作品独创性的要求，已构成著作权法所保护的美术作品。此外，根据宝马公司提交的全球名车录（1998年至2013年）有关宝马“M”系列汽车的收录和报道、设计师出具的设计声明及翻译、著作权转让协议及翻译、宝马公司在中国大陆地区取得的涉案图形一的作品登记证书等证据，在没有相反事实的情况下，可以证明宝马公司有权对涉案图形一主张在先著作权。通过对比诉争商标标志与涉案图形一，二者只相差一个数字5，在视觉上基本无差别，构成实质性相似。同时，由于涉案图形一在诉争商标申请日前已经在中国大陆地区宣传使用，且薄永立同时为汽车行业的从事者，其具有接触涉案图形一的可能性。在此基础上，薄永立未经许可申请注册与涉案图形一构成实质性相似的诉争商标，损害了宝马公司所主张的在先著作权。商标评审委员会和原审法院对此认定有误，本院予以纠正。2013年商标法第四十四条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条规定，以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”。本案中，在案证据可以证明薄永立除申请注册诉争商标外，还同其关联公司在其他类别上申请注册了“CEIKA”等百余件与著名企业具有较强显著性的商标相近似的商标，其行为已经超过了正常的生产经营需要，扰乱正常的商标注册管理秩序，有损公平竞争的市场秩序，构成了2013年商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段取得注册”之情形。国家知识产权局的上诉理由缺乏事实与法律依据，本院不予支持。综上所述，宝马公司的部分上诉理由成立，其撤销被诉裁定的请求应当予以支持。国家知识产权局的上诉理由缺乏事实与法律依据，对其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实虽部分有误，但结论仍可维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 周晓冰审 判 员 孔庆兵审 判 员 吴 斌二〇一九年十二月三十日法官助理 李海涛书 记 员 赵静怡