北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初2929号原告：杨赐梅，女，1957年6月16日出生，住香港特别行政区。委托诉讼代理人：毛宏湖，广东华进律师事务所律师。委托诉讼代理人：胜永攀，广东华进律师事务所实习律师。被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。法定代表人：赵刚，主任。委托诉讼代理人：王靖，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人：潘士平，男，1964年8月1日出生，汉族，住广东省深圳市南山区。委托诉讼代理人：赵怡平，北京隆安（贵阳）律师事务所律师。第三人：深圳市珍妮实业有限公司，住所地广东省深圳市南山区粤海街道后海中心路3331号中建钢构大厦西座负一层商铺G.H单元。法定代表人：赵杰。委托诉讼代理人：赵怡平，北京隆安（贵阳）律师事务所律师。原告杨赐梅因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2016年12月8日作出的商评字［2016］第104566号关于第11976671号“珍妮曲奇”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2017年4月22日受理后，依法组成合议庭，并通知潘士平作为本案第三人参加诉讼。2017年10月26日，本院依法公开开庭审理了本案。原告杨赐梅的委托诉讼代理人毛宏湖、胜永攀，被告商标评审委员会的委托诉讼代理人王靖，第三人潘士平的委托诉讼代理人赵怡平到庭参加了诉讼。2018年4月13日，诉争商标经核准转让给深圳市珍妮实业有限公司（潘士平为该公司股东），故本院另行通知深圳市珍妮实业有限公司作为本案第三人参加诉讼。后深圳市珍妮实业有限公司向本院声明同意其公司股东潘士平在庭审中的意见陈述，申请本案不再次开庭，本院予以准许。本案现已审理终结。被诉裁定认为：《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十五条第二款的规定旨在保护他人在先使用的未注册商标，扼制恶意抢注他人商标的行为。商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是指商标申请注册人在明知或应知某一商标是他人在先使用并在市场上具有一定影响的情况下，在相同或类似商品上抢先注册了与该商标相同或近似商标的行为。本案中，杨赐梅提交的有关其“JennyBakery”商标的实际使用及知名度证据形成于中国香港地区，杨赐梅未将标有“JennyBakery”商标的饼干等商品在中国大陆地区进行销售或推广宣传，不足以证明在诉争商标申请日之前，杨赐梅在中国大陆地区内已在先使用“JennyBakery”商标并具有一定的知名度或影响力。因此，诉争商标的注册未构成商标法第十五条第二款、第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。据此，依据商标法第四十五条第二款等规定，商标评审委员会裁定诉争商标予以维持。原告杨赐梅诉称：一、被告认为原告的证据不足以证明在诉争商标申请日之前其已在先使用“JennyBakery”并具有一定的知名度，据此认定诉争商标申请注册未违反商标法第十五条第二款的规定，此属于适用法律错误。商标法第十五条第二款对在先使用的未注册商标并无知名度的要求，其强调的是“特定关系”和“明知”。二、原告生产的“JennyBakery”“珍妮曲奇”饼干商品经推广、使用在大陆地区已形成一定知名度。诉争商标申请人陈雄住深圳市，与原告住所他香港毗邻，应当推定其明知原告商标存在。且陈雄与其配偶李琳瑶开设有淘宝网店“瑶瑶香港代购”，很早以前即从事珍妮曲奇饼干代购工作。陈雄还是深圳市金信知识产权代理有限公司的股东，申请注册了“神盾特工”“养身堂”等167枚商标。陈雄明知原告商标的存在却注册与之高度近似的诉争商标，恶意明显，违反了商标法第十五条第二款的规定，依法应当予以宣告无效。综上，被告认定事实不清，适用法律错误，故请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新做出裁定。被告商标评审委员会辩称：商标法第十五条第二款中的“在先使用”是指权利人商标已在中国大陆地区实际使用，或者已经进行了针对中国大陆地区的推广宣传。本案中，原告提交的有关其“JennyBakery”商标的实际使用及知名度证据形成于中国香港地区，原告未将标有“JennyBakery”商标的饼干等商品在中国大陆地区进行销售或者宣传推广，不足以证明诉争商标申请注册违反商标法第十五条第二款的规定。被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，原告的诉讼请求和理由不能成立，请求法院依法驳回其诉讼请求。第三人潘士平述称：一、原告证明陈雄与李琳瑶系夫妻关系的证据应为无效证据，对其真实性、合法性不予认可。二、原告对“珍妮曲奇”商标不具有任何在先权利，原告在诉争商标申请日之前未在中国大陆地区实际使用过“珍妮曲奇”商标。三、诉争商标已合法转让至第三人名下，第三人已合法取得诉争商标。四、诉争商标申请人陈雄与原告之间不存在代理关系，代购不属于在先使用行为，且因诉争商标申请注册日为2012年12月31日，故依据法不溯及既往原则，本案应适用2001年《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第十五条予以审理。综上，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人深圳市珍妮实业有限公司同意潘士平的意见，并认为“珍妮”是英语国家女性的大众化人名，“珍妮”使用在食品上，并非原告独创。诉争商标经过艺术化设计和第三人的使用，已具有更加便于识别的显著特征。本院经审理查明：诉争商标系第11976671号“珍妮曲奇”商标，由陈雄于2012年12月31日申请注册，2014年6月21日核准注册，核定使用在第30类饼干、曲奇饼干、甜食等商品上。2017年5月27日，诉争商标经核准转让至潘士平。2018年4月13日，诉争商标经核准转让至深圳市珍妮实业有限公司。2015年11月5日，杨赐梅针对诉争商标向商标评审委员会提出无效宣告请求，并提交了以下主要证据：1.“JennyBakery及图”商标在香港的注册证明，注册人为原告，注册时间为2009年9月22日。2.“珍妮曲奇JennyBakery”产品及店铺图片、香港杂志有关杨赐梅及“珍妮曲奇JennyBakery”的报道、携程网等网络平台上有关“珍妮曲奇JennyBakery”的介绍、大众点评消费者好评截图等。3.“瑶瑶香港代购”微博截图，“瑶瑶香港代购”淘宝店铺图片、交易记录、消费者评价等。陈雄向商标评审委员会提交了答辩意见及网页搜索资料、域名查询结果、工商登记变更信息等证据材料，其中显示陈雄的身份证号码为×××，住广东省深圳市罗湖区爱国路3036号外贸大院6栋303。在诉讼过程中，杨赐梅向本院补充提交了以下主要证据（编号续前）：4.（2015）深证字第61349号公证书。公证内容为“瑶瑶香港代购”淘宝店铺的相关页面。该淘宝店铺名称为“瑶瑶香港代购”，卖家信息为瑶小妹888，创店时间为2008年10月16日。店铺代购商品显示有“香港代购JennyBakery珍妮曲奇”，并附有香港媒体对杨赐梅和“珍妮曲奇JennyBakery”的报道。5.（2017）深证字第55268号公证书。公证内容为淘宝全球购店铺“瑶瑶香港代购”的买家评价页面，其中显示有多个与香港代购“JennyBakery珍妮曲奇”饼干有关的交易及买家评价，评价时间为2011年3月。6.2017年10月20日淘宝网页面截图，显示中国大陆地区多个淘宝店铺均有代购“JennyBakery珍妮曲奇”饼干。7.（2017）深证字第146928号公证书。公证内容为通过登录淘宝买家（21维他）的账号，进入订单页面查询到的淘宝卖家“瑶瑶香港代购”的信息，卖家信息显示其昵称为“瑶小妹888”，真实姓名为“李琳瑶”。8.（2017）深证字第146983号公证书。公证内容为账号为×××的QQ邮箱收件箱的相关内容，其中一封来自淘宝网的来件内容为：“亲爱的21维他，您好：应您的要求，现披露会员认证信息如下：对方ID：瑶小妹888，真实姓名：李琳瑶，身份证：×××，地址：广东省深圳市罗湖区爱国路3036号外贸大院6栋303”。9.户籍登记信息，包括李琳瑶和陈雄的相关信息，其中婚姻状况均为初婚，初婚日期为2007年12月13日，李琳瑶身份证号码为×××，陈雄身份证号码为×××。两人户籍地为广东省深圳市罗湖区爱国路3036号外贸大院6栋303。以上事实，有诉争商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据材料及当事人陈述等在案佐证。本院认为:2013年8月30日修正的商标法已于2014年5月1日起施行，本案诉争商标的申请注册日为2012年12月31日，核准注册日为2014年6月21日，诉争商标在2014年商标法实施前尚未核准注册，故参考《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》的规定，本案相关实体问题的审理适用2014年商标法。被告适用法律正确，本院予以确认。根据商标法第十五条第二款的规定，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。考虑到商标法第十五条第二款的立法目的在于禁止因具有特定关系而明知他人商标存在的人抢注他人商标，维护诚实守信、公平竞争的市场环境，且第十五条第二款所保护的未注册商标仅能对抗特定关系的对方，因此，对第十五条第二款中的“在先使用”不应有较高要求。在先使用的效果范围能够及于商标申请人，或者商标申请人明知与其存在特定关系的他人已经在先使用商标的，即应认定符合“在先使用”的最低要求。本案中，原告提交的证据4、7、8表明李琳瑶为“瑶瑶香港代购”淘宝店铺的经营者，证据3、4、5表明“瑶瑶香港代购”淘宝店铺在诉争商标申请日之前即从事代购“JennyBakery珍妮曲奇”饼干的业务。结合证据5中买家的评论信息、证据8中李琳瑶的个人住址为广东省深圳市及在案其他证据，可以证明第三人的“JennyBakery珍妮曲奇”品牌饼干在诉争商标申请日之前已被销往中国大陆地区。原告提交证据8、9及陈雄个人身份证信息可以证明李琳瑶与陈雄为夫妻，二人户籍地址相同。虽然第三人质疑证据9的真实性，但证据9中李琳瑶和陈雄的相关信息与证据8及陈雄个人身份证信息均相吻合，在第三人未提交相反证据予以推翻的情况下，本院对证据9的真实性予以认可。陈雄作为李琳瑶的配偶，理应明知李琳瑶经营的“瑶瑶香港代购”淘宝店铺从事代购“JennyBakery珍妮曲奇”品牌饼干的业务，并明知第三人的“JennyBakery珍妮曲奇”商标已经通过商品代购行为被中国大陆的相关公众所知晓，其申请注册与“JennyBakery珍妮曲奇”商标高度近似的诉争商标，主观意图难谓正当。第三人主张其已合法受让诉争商标，但第三人并未提交证据证明诉争商标的受让已经支付合理对价，其系善意受让者。并且，判断诉争商标是否构成商标法第十五条第二款所述情形，考察的是诉争商标申请注册行为是否违反商标法第十五条第二款的规定，而诉争商标权利转让的事实并不会改变诉争商标申请行为违法的性质。另外，“珍妮”是否系固有词汇，是否系原告独创，与第三人是否享有“JennyBakery珍妮曲奇”商标的合法权利无必然关联，本院对第三人相关主张不予支持。综上，诉争商标申请注册违反商标法第十五条第二款的规定。本院在采信原告诉讼新证据的基础上，依法撤销被诉裁定，并对原告的诉讼请求予以支持。本案的诉讼费用由原告承担。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项之规定，本院判决如下：一、撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2016]第104566号关于第11976671号“珍妮曲奇”商标无效宣告请求裁定；二、被告国家工商行政管理总局商标评审委员会就杨赐梅针对第11976671号“珍妮曲奇”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由原告杨赐梅负担（已交纳）。如不服本判决，原告杨赐梅可在本判决书送达之日起三十日内，被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人潘士平、第三人深圳市珍妮实业有限公司可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  周丽婷人民陪审员  王 鹏人民陪审员  李淑云二〇一九年一月二十八日法官 助理  杨恩义书 记 员  国 佳