北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终4931号上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：陈红燕，国家知识产权局审查员。被上诉人（原审原告）：安徽马保田商贸有限公司，住所地安徽省蚌埠市。法定代表人：马斌，总经理。原审第三人：苏秀云。上诉人国家知识产权局因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2015）京知行初6539号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年6月18日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：第11946926号“马保田”商标（简称诉争商标）的申请日为2012年12月25日，核定使用在第29类的“食用油；食用油脂；芝麻油；肉；家禽（非活）；肝酱；腌制蔬菜；加工过的瓜子；加工过的花生”商品上。该商标专用期限至2024年6月13日，现注册人为苏秀云。2000年5月8日，马保田经营的蚌埠市国强路香四方麻油店申请注册第1599200号“马保田及图”商标（简称第1599200号商标），第1599200号商标于2001年7月7日被核准注册，核定使用在第29类的芝麻油等商品上。2008年2月21日经原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）核准，第1599200号商标转让至马保田名下。2007年2月13日，马保田成立了安徽马保田商贸有限公（简称马保田公司），马保田于2009年4月15日将马保田公司以及马保田名下的第1599200号商标和第5913280号“马保田”商标（简称第5913280号商标）转让予马斌。第1599200号商标有效期满未续展，于2012年8月27日被商标局公告注销。马保田公司于2015年2月10日针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出无效宣告申请。在商标评审阶段，马保田公司向商标评审委员会提交了如下主要证据：1、第1599200号商标及公司转让合同；2、对账单；3、结算清单；4、承包合同等。商标评审委员会于2015年10月28日作出商评字[2015]第77831号《关于第11946926号“马保田”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），认定：马保田公司提交的证据不足以证明在诉争商标申请日前，其“马保田”商标在食用油等商品上经使用已具有一定知名度，故诉争商标的注册未违反2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第三十二条“不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。马保田公司提交的证据不足以证明在诉争商标申请日前，其“马保田”商号已具有一定知名度，不能认定相关公众将诉争商标与马保田公司的商号相联系，进而对商品来源产生混淆误认，损害马保田公司的商号权益。商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持。马保田公司不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。在原审诉讼阶段，马保田公司向原审法院提交了如下主要证据：1、马保田公司获得的荣誉证书两份，显示：蚌埠市香四方麻油厂生产的“马保田”牌小磨麻油分别于2002年、2004年荣获“蚌埠名优农产品”荣誉证书；2002年《淮河晨报》的报道，内容涉及马保田创办麻油厂过程及其品牌产品情况。上述证据用以证明“马保田”商标于1998年开始在先使用在第29类食用油等商品上，获得多项荣誉，在当地同行业中具有一定知名度；2、显示为马保田的手写证明、马保田身份证、商标注册证、核准商标转让证明、转让公告、商标网信息截图、开户许可证、公司转让合同及对账单、承包合同等证据材料。上述证据用以证明马保田于2009年将马保田公司及第1599200号商标和第5913280号商标转让予马斌，马保田公司一直在经营，一直使用第1599200号商标和第5913280号商标；3、马保田公司的生产许可证、2011年至2013年的食品质量安全检验（服务）协议、马保田公司与案外人在2007年至2012年期间签订的多份产品购销协议、自采商品协议书、配送单、出库单、验收单、收货收据等证据材料。上述证据用以证明马保田公司具有生产食用植物油的资质，并每年进行质量安全检验。“马保田”商标多年来一直在食用油商品上使用，并与多家商场、超市建立了供货关系，在当地具有一定知名度。苏秀云与马保田公司同处安徽省，应当知晓“马保田”商标和商号，申请注册诉争商标，属于恶意抢注。北京知识产权法院认为：马保田于2009年将马保田公司、第1599200号商标、第5913280号商标转让予马斌，转让后马保田公司的商号并没有改变，马保田公司依然对“马保田”商号和商标享有在先合法权益。在案证据可以证明，“马保田”作为马保田公司的未注册商标和商号，在诉争商标申请日前，在麻油等商品的生产加工领域已经进行了持续的使用，并已进入当地的市场流通领域，在安徽省蚌埠地区相关行业中具有一定知名度。诉争商标与马保田公司的在先未注册商标和商号“马保田”完全相同。诉争商标核定使用在食用油、食用油脂、芝麻油等商品上，与马保田公司经营的食物用植物油构成类似商品。鉴于马保田公司的“马保田”在先商标和商号在当地相关行业的知名度，苏秀云应当知晓使用在麻油等商品上的“马保田”未注册商标和商号。苏秀云作为一个自然人，其申请注册一个与自己毫无关联的自然人姓名作为商标，且未给出合理的解释，其主观上难言善意。诉争商标的注册构成“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”，并损害了马保田公司的在先商号权益，违反了2014年商标法第三十二条的规定。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。国家知识产权局不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定，其主要上诉理由为：一、在案证据不足以证明在诉争商标申请日前，马保田公司的“马保田”商标在食用油等商品上在先使用并具有一定知名度，诉争商标的注册未违反2014年商标法第三十二条“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。二、在案证据不足以证明在诉争商标申请日前，马保田公司的“马保田”商标已具有一定知名度，不能认定诉争商标的注册损害了马保田公司的在先商号权益，诉争商标的注册未违反2014年商标法第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定。马保田公司、苏秀云服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标档案、被诉裁定、各方当事人在商标评审阶段及原审诉讼阶段提交的证据材料以及当事人陈述等证据在案佐证，本院对此予以确认。另查，第5913280号商标由马保田于2007年1月12日向商标局申请注册，核定使用在第30类的“馒头；谷类制品；面条；食用淀粉；调味品；可可饮料；茶；蜂蜜；面包；冰激凌；调味酱油”商品上，现注册人为马保田。第1599200号商标、第5913280号商标由马保田转让予马斌，但并未至商标局进行转让登记。再查，根据中央机构改革部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。以上事实有商标档案及相关文件在案佐证。本院认为：本案二审的争议焦点为诉争商标的注册是否违反2014年商标法第三十二条的规定。2014年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。当事人欲主张诉争商标的注册构成对其在先商号权益的损害，则应当提供证据证明以下要件：首先，其在先使用的商号于诉争商标申请日之前应具有一定的市场知名度，并已为相关公众及在后商标注册人所知悉；其次，该在先商号所使用并据以产生知名度的商品应与诉争商标核定使用的商品相同或类似；最后，该在先商号应与诉争商标相同或近似。“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是对在先使用、有一定知名度的未注册商标的保护。适用该规定应满足以下条件：一、“他人已经使用并有一定影响的商标”是在我国已经实际使用的未注册商标；二、该未注册商标在我国一定地域范围内已为相关公众所知晓；三、诉争商标与该未注册商标应构成相同或近似商标，诉争商标核定使用的服务与该未注册商标使用的服务构成相同或类似服务；四、诉争商标申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注的，可认定其采用了不正当手段。本案中，马保田公司主张的在先权利为在先商号权益，主张的在先未注册商标为“马保田”商标。马保田名下的第1599200号商标于2012年8月27日已被商标局公告注销，马保田在相关商品上对“马保田”商标的使用应视为对未注册商标的使用。首先，在马保田经营蚌埠市香四方麻油店期间，“马保田”牌小磨麻油于2002年、2004年先后荣获“蚌埠名优农产品”，2002年淮河晨报亦对马保田经营的麻油厂生产的“马保田”麻油产品进行了报道，“马保田”牌小磨麻油在2004年之前在安徽省蚌埠地区经使用已具有一定的知名度。马保田公司成立于2007年2月13日，经营范围为生产、销售食物植物油。2007至2012年期间马保田公司与案外人签订的多份产品购销协议、自采商品协议书、配送单、出库单、验收单、收货收据、发票等证据可以证明，马保田公司一直从事“马保田”商标的麻油等商品的生产、销售，在安徽省蚌埠地区具有一定知名度。其次，诉争商标标志为汉字“马保田”，与马保田公司的在先商标和商号“马保田”完全相同。诉争商标核定使用的食用油、食用油脂、芝麻油等商品，与马保田公司生产、销售的食物用植物油以及“马保田”商标的麻油属于类似商品。再次，苏秀云的户籍地与马保田公司的经营地址同属安徽省，鉴于马保田公司的“马保田”在先商标和商号在安徽省蚌埠地区的知名度，苏秀云理应知晓，申请注册与其毫无关联的自然人姓名作为商标，难言善意。故诉争商标在“食用油、食用油脂、芝麻油”上的注册构成“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，并损害了马保田公司的在先商号权益，违反了2014年商标法第三十二条的规定。原审判决对此认定正确。国家知识产权局的该项上诉理由不能成立，本院不予支持。马保田公司并未提交其在先商号及“马保田”商标在诉争商标核定使用的“肉、家禽（非活）、肝酱、腌制蔬菜、加工过的瓜子、加工过的花生”商品相同或类似商品上的使用证据，进而不能证明其在先商号及“马保田”商标在诉争商标核定使用的“肉、家禽（非活）、肝酱、腌制蔬菜、加工过的瓜子、加工过的花生”商品相同或类似商品上在先使用并具有一定的知名度。故诉争商标在“肉、家禽（非活）、肝酱、腌制蔬菜、加工过的瓜子、加工过的花生”商品上的注册未构成“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”的情形以及未损害马保田公司的在先商号权益。诉争商标在“肉、家禽（非活）、肝酱、腌制蔬菜、加工过的瓜子、加工过的花生”商品上的注册未违反2014年商标法第三十二条的规定。原审判决对此认定错误。国家知识产权局的该项上诉理由成立，本院予以支持。因此，被诉裁定部分认定事实和适用法律存在错误，导致部分结论错误，应予撤销。原审判决部分认定事实和适用法律虽然存在错误，但鉴于原审判决已撤销被诉裁定，责令国家知识产权局重新作出裁定，故对原审判决的结论应予维持。综上，原审判决部分认定事实和适用法律错误，但结论正确，应予维持。国家知识产权局的部分上诉理由成立，但不足以支持其上诉请求。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费一百元，由国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费一百元，由国家知识产权局负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 孔庆兵审 判 员 吴 斌审 判 员 王东勇二〇一九年十二月二日法官助理 焦光阳书 记 员 张 倪