北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初2930号原告：杨赐梅，女，1957年6月16日出生，住香港特别行政区。委托诉讼代理人：毛宏湖，广东华进律师事务所律师。委托诉讼代理人：胜永攀，广东华进律师事务所实习律师。被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。法定代表人：赵刚，主任。委托诉讼代理人：王靖，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人：潘士平，男，1964年8月1日出生，汉族，住广东省深圳市南山区。委托诉讼代理人：赵怡平，北京隆安（贵阳）律师事务所律师。第三人：深圳市珍妮实业有限公司，住所地广东省深圳市南山区粤海街道后海中心路3331号中建钢构大厦西座负一层商铺G.H单元。法定代表人：赵杰。委托诉讼代理人：赵怡平，北京隆安（贵阳）律师事务所律师。原告杨赐梅因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2016年12月8日作出的商评字［2016］第104567号关于第10671951号“JENNYBAKERY”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2017年4月22日受理后，依法组成合议庭，并通知潘士平作为本案第三人参加诉讼。2017年10月26日，本院依法公开开庭审理了本案。原告杨赐梅的委托诉讼代理人毛宏湖、胜永攀，被告商标评审委员会的委托诉讼代理人王靖，第三人潘士平的委托诉讼代理人赵怡平到庭参加了诉讼。2018年4月13日，诉争商标经核准转让给深圳市珍妮实业有限公司（潘士平为该公司股东），故本院另行通知深圳市珍妮实业有限公司作为本案第三人参加诉讼。后深圳市珍妮实业有限公司向本院声明同意其公司股东潘士平在庭审中的意见陈述，申请本案不再次开庭，本院予以准许。本案现已审理终结。被诉裁定认为：本案的争议焦点可归纳为诉争商标的注册是否违反《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十五条第二款、第三十二条之规定。商标法第十五条第二款的规定旨在保护他人在先使用的未注册商标，扼制恶意抢注他人商标的行为。商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是指商标申请注册人在明知或应知某一商标是他人在先使用并在市场上具有一定影响的情况下，在相同或类似商品上抢先注册了与该商标相同或近似商标的行为。本案中，杨赐梅提交的有关其“JennyBakery”商标的实际使用及知名度证据形成于中国香港地区，杨赐梅未将标有“JennyBakery”商标的饼干等商品在中国大陆地区进行销售或推广宣传，不足以证明在诉争商标申请日之前，杨赐梅在中国大陆地区内已在先使用“JennyBakery”商标并具有一定的知名度或影响力。因此，诉争商标的注册未构成商标法第十五条第二款、第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。据此，依据商标法第四十五条第二款等规定，商标评审委员会裁定诉争商标予以维持。原告杨赐梅诉称：一、被告认为原告的证据不足以证明在诉争商标申请日之前其已在先使用“JennyBakery”并具有一定的知名度，据此认定诉争商标申请注册未违反商标法第十五条第二款的规定，此属于适用法律错误。商标法第十五条第二款对在先使用的未注册商标并无知名度的要求，其强调的是“特定关系”和“明知”。二、原告生产的“JennyBakery”“珍妮曲奇”饼干商品经推广、使用在大陆地区已形成一定知名度。诉争商标申请人陈雄住深圳市，与原告住所他香港毗邻，应当推定其明知原告商标存在。且陈雄与其配偶李琳瑶开设有淘宝网店“瑶瑶香港代购”，很早以前即从事珍妮曲奇饼干代购工作。陈雄还是深圳市金信知识产权代理有限公司的股东，申请注册了“神盾特工”“养身堂”等167枚商标。陈雄明知原告商标的存在却注册与之高度近似的诉争商标，恶意明显，违反了商标法第十五条第二款的规定，依法应当予以宣告无效。综上，被告认定事实不清，适用法律错误，故请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新做出裁定。被告商标评审委员会辩称：商标法第十五条第二款中的“在先使用”是指权利人商标已在中国大陆地区实际使用，或者已经进行了针对中国大陆地区的推广宣传。本案中，原告提交的有关其“JennyBakery”商标的实际使用及知名度证据形成于中国香港地区，原告未将标有“JennyBakery”商标的饼干等商品在中国大陆地区进行销售或者宣传推广，不足以证明诉争商标申请注册违反商标法第十五条第二款的规定。被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，原告的诉讼请求和理由不能成立，请求法院依法驳回其诉讼请求。第三人潘士平述称：一、原告证明陈雄与李琳瑶系夫妻关系的证据应为无效证据，对其真实性、合法性不予认可。二、原告对“珍妮曲奇”商标不具有任何在先权利，原告在诉争商标申请日之前未在中国大陆地区实际使用过“珍妮曲奇”商标。三、诉争商标已合法转让至第三人名下，第三人已合法取得诉争商标。四、诉争商标申请人陈雄与原告之间不存在代理关系，代购不属于在先使用行为。五、因诉争商标申请注册日为2012年3月26日，核准注册日为2013年7月20日，故依据法不溯及既往原则，本案应适用2001年《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第十五条予以审理。综上，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人深圳市珍妮实业有限公司同意潘士平的意见，并认为“珍妮”是英语国家女性的大众化人名，“珍妮”使用在食品上，并非原告独创。诉争商标经过艺术化设计和第三人的使用，已具有更加便于识别的显著特征。本院经审理查明：诉争商标系第10671951号“JENNYBAKERY”商标，由陈雄于2012年3月26日申请注册，2013年7月20日核准注册，核定使用在第30类饼干、糕点、巧克力等商品上。2017年5月27日，诉争商标经核准转让至潘士平。2018年4月13日，诉争商标经核准转让至深圳市珍妮实业有限公司。2015年11月5日，杨赐梅针对诉争商标向商标评审委员会提出无效宣告请求，其援引的法律依据包括：商标法第三十二条、商标法第十五条“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”等。并提交了以下主要证据：1.“JennyBakery及图”商标在香港的注册证明，注册人为原告，注册时间为2009年9月22日。2.“珍妮曲奇JennyBakery”产品及店铺图片、香港杂志有关杨赐梅及“珍妮曲奇JennyBakery”的报道、携程网等网络平台上有关“珍妮曲奇JennyBakery”的介绍、大众点评消费者好评截图等。3.“瑶瑶香港代购”微博截图，“瑶瑶香港代购”淘宝店铺图片、交易记录、消费者评价等。陈雄向商标评审委员会提交了答辩意见及网页搜索资料、域名查询结果、工商登记变更信息等证据材料，其中显示陈雄的身份证号码为×××，住广东省深圳市罗湖区爱国路3036号外贸大院6栋303。在诉讼过程中，杨赐梅向本院补充提交了以下主要证据（编号续前）：4.（2015）深证字第61349号公证书。公证内容为“瑶瑶香港代购”淘宝店铺的相关页面。该淘宝店铺名称为“瑶瑶香港代购”，卖家信息为瑶小妹888，创店时间为2008年10月16日。店铺代购商品显示有“香港代购JennyBakery珍妮曲奇”，并附有香港媒体对杨赐梅和“珍妮曲奇JennyBakery”的报道。5.（2017）深证字第55268号公证书。公证内容为淘宝全球购店铺“瑶瑶香港代购”的买家评价页面，其中显示有多个与香港代购“JennyBakery珍妮曲奇”饼干有关的交易及买家评价，评价时间为2011年3月。6.2017年10月20日淘宝网页面截图，显示中国大陆地区多个淘宝店铺均有代购“JennyBakery珍妮曲奇”饼干。7.（2017）深证字第146928号公证书。公证内容为通过登录淘宝买家（21维他）的账号，进入订单页面查询到的淘宝卖家“瑶瑶香港代购”的信息，卖家信息显示其昵称为“瑶小妹888”，真实姓名为“李琳瑶”。8.（2017）深证字第146983号公证书。公证内容为账号为×××的QQ邮箱收件箱的相关内容，其中一封来自淘宝网的来件内容为：“亲爱的21维他，您好：应您的要求，现披露会员认证信息如下：对方ID：瑶小妹888，真实姓名：李琳瑶，身份证：×××，地址：广东省深圳市罗湖区爱国路3036号外贸大院6栋303”。9.户籍登记信息，包括李琳瑶和陈雄的相关信息，其中婚姻状况均为初婚，初婚日期为2007年12月13日，李琳瑶身份证号码为×××，陈雄身份证号码为×××。两人户籍地为广东省深圳市罗湖区爱国路3036号外贸大院6栋303。以上事实，有诉争商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据材料及当事人陈述等在案佐证。本院认为:因诉争商标的核准注册、被诉裁定的作出以及本案的审理贯穿2001年商标法和2014年商标法施行期间，故本案涉及两部商标法的选择适用问题。由于诉争商标为2014年商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，故依据《中华人民共和国立法法》第九十三条有关法不溯及既往的规定，并参考《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条的规定，本案相关实体问题的审理适用2001年商标法，相关程序问题的审理适用2014年商标法。本案中，原告提出无效宣告请求时援引的法律依据包括商标法第三十二条、商标法第十五条“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”，且原告主张其“JennyBakery珍妮曲奇”商标属于在先使用并有一定影响力的商标。基于上述陈述，应当认为原告在本案中提出的具体无效理由为2014年商标法第十五条第二款和第三十二条后段有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。由于本案实体问题应当适用2001年商标法，故原告在提出无效宣告请求时援引法律有误。被诉裁定适用2014年商标法对诉争商标是否违反相关规定予以评述，属于适用法律有误。因2001年商标法第三十一条后段有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定与2014年商标法第三十二条后段的规定内容一致，故可以认为原告有关诉争商标违反2014年商标法第三十二条后段有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定的无效理由，亦指向2001年商标法第三十一条后段的规定。本案中，原告提交的证据虽能表明“瑶瑶香港代购”淘宝店铺在诉争商标申请日之前即从事代购“JennyBakery珍妮曲奇”饼干的业务，第三人的“JennyBakery珍妮曲奇”饼干在诉争商标申请日之前已被销往中国大陆地区，但尚不足以证明第三人的“JennyBakery珍妮曲奇”商标在诉争商标申请日之前经过使用已在中国大陆地区具有一定影响，故诉争商标申请注册未违反2001年商标法第三十一条后段有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。被告对此认定并无不当。但2014年商标法第十五条第二款是本次商标法修订过程中新增的条款，在2001年商标法中并无对应条款，而本案中应适用2001年商标法，故被告应当结合原告提出的无效宣告请求和具体的事实、理由，适用2001年商标法对此予以重新评述。综上，被诉裁定适用法律错误，本院依法予以撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（二）项之规定，本院判决如下：一、撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2016]第104567号关于第10671951号“JENNYBAKERY”商标无效宣告请求裁定；二、被告国家工商行政管理总局商标评审委员会就杨赐梅针对第10671951号“JENNYBAKERY”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，原告杨赐梅可在本判决书送达之日起三十日内，被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人潘士平、第三人深圳市珍妮实业有限公司可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  周丽婷人民陪审员  王 鹏人民陪审员  李淑云二〇一九年一月二十八日法官 助理  杨恩义书 记 员  国 佳