中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2020）京73行初2665号原告：夜鹰安全产品有限责任公司（NIGHTOWLSP,LLC），住所地美利坚合众国佛罗里达州那不勒斯第五大道南150号。法定代表人：小罗纳德·M.菲利斯，经理。（未到庭）委托诉讼代理人：王亚宽，北京市万慧达律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：鲁雪，北京市万慧达律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：孟原玉，该局审查员。（未到庭）第三人：东莞奥华电子有限公司，住所地中华人民共和国广东省东莞市长安镇咸西振业街1号205室。法定代表人：张伟峰，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：蒋芳霞，广东普发律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2019]第242148号关于第13744218号图形商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定被诉裁定作出时间：2019年10月14日本院受理时间：2020年3月12日开庭审理时间：2020年7月17日被诉裁定认定：一、因诉争商标与原告的“NIGHTOWL”“NIGHTOWL及图”等商标存在一定差别，未构成近似商标，故诉争商标的注册未违反2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第十五条第二款的规定。二、诉争商标的注册未侵犯原告的在先著作权，未违反2014年商标法第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。三、诉争商标的注册未违反2014年商标法第十条第一款第（七）、（八）项、第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”注册情形。综上，裁定诉争商标予以维持。原告不服被诉裁定，起诉称：一、原告是一家在安全技术领域具有领先地位的安全产品制造商。“NIGHTOWL”及猫头鹰等图形作为原告独创的商标标识，具有极高显著性，同时作为原告主商号、主商标使用，已经具有较高知名度和市场认知度。二、诉争商标与原告前述在先知名商标具有高度近似性，诉争商标核定使用的全部商品与原告在先使用的电线、录像机等商品构成类似商品。第三人为原告多年的代加工商，其明知原告在先使用的标识，而恶意申请注册和使用包括诉争商标在内的一系列商标，违反2014年商标法第十五条第二款的规定。三、早在诉争商标申请之前，原告就已创作并发表使用了猫头鹰系列标识，对上述标识享有在先著作权。诉争商标与上述标识完全相同或构成实质性近似，侵犯了第三人的在先著作权，违反2014年商标法第三十二条前半段规定。四、诉争商标的申请注册是对原告在先使用并有一定影响的“NIGHTOWL”及猫头鹰图形系列商标的恶意抢注，违反2014年商标法第三十二条后半段之规定。五、第三人在第9类商品上大量抢注原告系列商标的行为，违反诚实信用原则，亦扰乱商标管理秩序，违反了2014年商标法第七条、第四十四条的规定。故请求法院撤销被诉裁定，判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，应判决驳回原告诉讼请求。第三人述称：一、第三人是国内领先的一体化统一视讯及智能联动解决方案提供商，致力于不断提供高品质的安防和视频监控及智能家居产品。二、原告提交的证据无法证明其对“NIGHTOWL”“NIGHTOWL及图”进行商标性使用，其主张“NIGHTOWL”系列商标在中国市场具备较高知名度缺乏事实依据。三、第三人不认可诉争商标是抢注其在先使用的猫头鹰系列商标并具有一定影响力商标，违反2014年商标法第三十二条后半段的规定。四、第三人不认可诉争商标的注册和使用损害其在先商号权、在先著作权。五、原告无证据证明第三人具有主观恶意，诉争商标的申请未违反2014年商标法第七条、第四十四条的规定。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：第三人2.注册号：137442183.申请日期：2013年12月18日4.专用权期限至：2025年4月27日5.标志：6.核定使用商品（第9类）：摄像机；录像机；电源材料（电线、电缆）；遥控装置；网络通讯设备；变压器；电开关；交换机；报警器；UPS不间断电源二、原告主张享有在先著作权的作品图样图样1图样2图样3原告于2018年12月10日针对诉争商标提起无效宣告请求，并向被告提交以下主要证据：1.原告介绍资料、原告及其关联公司寰宇有限公司（WORLDWIDEMARKETINGLIMITED）及寰宇有限公司东莞代表处的注册信息；2.第三人在美国注册的第3846372号“NIGHTOWL”商标注册证、商标使用声明及第三人就猫头鹰图形商标提交的美国商标注册申请及中文翻译，显示该商标的注册日期为2010年9月7日，样本图片中产品包装上均显示了猫头鹰图形；3.第三人及其关联公司奥华实业（香港）有限公司的登记信息；4.寰宇有限公司和寰宇有限公司东莞代表处与第三人和奥华实业（香港）有限公司之间的邮件、订单、供货协议、生产指南、账单、部件审批表、银行信息等，显示寰宇有限公司委托第三人及其关联公司生产带有“NIGHTOWL及图”系列商标的电线、录像机、遥控器等商品，时间均在诉争商标申请日前；5.寰宇有限公司与其他中国生产商之间签订的经销协议及有关“NIGHTOWL及图”系列品牌代加工事宜的往来邮件、订单等；6.原告法定代表人对产品图样声明及实际使用的产品包装图样；7.“NIGHTOWL”安全产品的网络搜索结果及相关报道；8.经公证认证的猫头鹰作品作者CraigPCreenberg对其创作过程和该作品著作权归属的声明及中文翻译，显示该作品创作时间为2009年7月20日，至少在出具声明的2018年12月20日，CraigPCreenberg已将该作品的著作权转让给第三人；9.他案裁判等。在商标评审程序中，第三人向被告提交网页证据、质量测试报告及专利证书等证据。在本案诉讼中，原告向本院补充提交以下主要证据：1.2019年原告在美国注册的商标档案信息；2.第三人对原告其他代加工商恶意提起海关查处和侵权诉讼的相关材料；3.第三人在美国抢注原告商标信息及美国专利商标局的裁定、法院在先裁定及判决，用以证明原告在美国已获得猫头鹰标识的商标注册，第三人不仅恶意抢注原告商标，还对原告其他供货商发起恶意诉讼，侵犯了原告利益；4.亚马逊网站上销往中国的原告的“模拟和NVR视频安全系统的NightOwl安全BB-86AH8通道电池备用系统（黑色）”商品的销售页面,该商品顾客问答部分有人询问：“是否可将该产品用于无线系统？是否可将dvr直接插入nightowl？”“客服制造商”于2017年11月27日回答：“不行。该产品不兼容无线NVR。您可以购买一个UPS，用UPS为NVR供电，提供备用电源”；5.“视频闹钟”商品手册；6.（2019）京73行初14660号、14664号针对第三人名下的第13759134号“NIGHTOWL”商标、第13759133号“NIGHTOWL及图”商标的商标权无效宣告请求行政纠纷判决；7.（2019）京73行初14661号、14662号、14663号关于第三人名下其他三件猫头鹰图形商标的商标权无效宣告请求行政判决，上述判决均认定第三人的商标侵害原告对猫头鹰图形的美术作品享有的在先著作权。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：一、关于诉争商标的注册是否违反2014年商标法第十五条第二款的规定2014年商标法第十五条第二款规定，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。该条款除要求抢注人与在先使用人具有合同、业务往来等其他关系外，还要求他人抢注商标的核定使用商品与在先使用人的未注册商标实际使用的商品构成同一种或类似商品。本案中，根据在案证据可知，在诉争商标申请日前，第三人及其关联公司为原告在中国的代加工商，为原告代加工生产带有“NIGHTOWL及图”系列商标的电线、录像机、遥控器等商品，原告通过代加工的方式在电线、录像机、遥控器等商品上在中国大陆地区在先使用“NIGHTOWL”、“NIGHTOWL及图”等商标。诉争商标与原告在先使用的“NIGHTOWL及图”已构成近似商标，且诉争商标核定使用的摄像机、录像机、电源材料（电线、电缆）、遥控装置商品与原告在先使用的电线、录像机、遥控器等商品构成类似商品。故诉争商标在核定使用的摄像机、录像机、电源材料（电线、电缆）、遥控装置商品上的注册构成2014年商标法第十五条第二款的规定。被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。但诉争商标核定使用的网络通讯设备、变压器、电开关、交换机、报警器、UPS不间断电源商品与原告在先生产的电线、录像机、遥控器等商品在功能用途、销售渠道、消费对象方面差异较大，不属于类似商品。原告还主张其在UPS不间断电源、报警器商品上亦在先使用“NIGHTOWL及图”系列商标，但根据其提交的证据，亚马逊的销售页面仅在顾客问答部分回答顾客“可以购买一个UPS”，但无证据证明带有“NIGHTOWL及图”系列商标的UPS不间断电源已经在诉争商标申请日以前销往中国境内，“视频闹钟”商品手册为自制证据，证明力较弱。因此，原告提交的证据尚不足以证明其在UPS不间断电源、报警器商品上已经在先使用“NIGHTOWL及图”系列商标。因此，诉争商标在网络通讯设备、变压器、电开关、交换机、报警器、UPS不间断电源商品上的注册未违反2014年商标法第十五条第二款的规定。二、诉争商标的申请注册是否违反2014年商标法第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定2014年商标法第三十二条规定的“在先权利”是指除商标权之外的其他在先合法权利，包括在先著作权。认定诉争商标损害他人在先著作权的，应具备以下要件：该作品具有独创性，符合作品的构成要件；权利主张人系该作品的著作权人或利害关系人；该作品完成日期在诉争商标申请日之前；诉争商标与该作品实质性相似，且诉争商标申请注册人具有接触该作品的可能性。首先，作品所要求的独创性应当体现作者个人选择、取舍和安排，这种选择、取舍和安排应当区别于公有领域的表达。本案原告主张的图样1为猫头鹰图形，具有较强的艺术美感，体现了创作者的个人选择和智力创造，构成著作权法保护的美术作品。其次，根据原告提交的证据可知，图样1美术作品由CraigPCreenberg于2009年7月20日创作完成，至少在出具声明的2018年12月20日，CraigPCreenberg已将该作品的著作权转让给原告，结合行政阶段证据2样本图片中的产品包装上显示的猫头鹰图形可知，原告对图样1的美术作品享有在先著作权，可以依据2014年商标法第三十二条提起在先著作权的保护。再次，诉争商标与原告的图样1美术作品的眼睛部位在构成要素、整体造型、设计细节、视觉效果等方面较为近似，二者已构成实质性近似。最后，考虑到在诉争商标申请日前，原告已在美国公开该作品，且第三人及其关联公司作为原告在中国的代加工商，在为原告代加工生产带有“NIGHTOWL及图”系列商标的电线、录像机、遥控器等商品时，具有接触原告涉案作品的可能性。因此，诉争商标的申请注册已构成2014年商标法第三十二条损害他人在先权利的情形。被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。原告主张的图样2、3设计较为简单，尚未达到著作权法要求的独创性高度，未构成著作权法保护的作品。对原告的相关主张本院不予支持。三、诉争商标的申请注册是否构成2014年商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形原告提交的证据尚不足以证明其在与诉争商标核定使用的网络通讯设备、变压器、电开关、交换机、报警器、UPS不间断电源商品上相同或类似的商品在中国境内在先使用并具有一定知名度，因此，诉争商标的申请注册未构成2014年商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。四、诉争商标的申请注册是否违反2014年商标法第四十四条第一款规定“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形2014年商标法第四十四条第一款的规定是指以欺骗手段或欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的行为。本案中，原告提交的证据尚不足以证明诉争商标的申请注册存在上述情形。诉争商标的申请注册未违反2014年商标法第四十四条第一款的规定。2014年商标法第七条系关于诚实信用原则的规定，其精神已体现在上述具体条款中，本院不再予以赘述。综上，原告的部分起诉理由成立，本院予以支持。被告作出的被诉裁定部分认定有误，本院依法予以撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十八条、第七十条第（一）项之规定，本院判决如下：一、撤销被告中华人民共和国国家知识产权局作出的商评字[2019]第242148号关于第13744218号图形商标无效宣告请求裁定；二、被告中华人民共和国国家知识产权局重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，原告夜鹰安全产品有限责任公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局、第三人东莞奥华电子有限公司可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  赵 玲人民陪审员  仝连飞人民陪审员  刘敬文二〇二〇年八月二十七日法官 助理  赵康斌书 记 员  王 雪