北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初7857号原告：常晓军，男，1978年10月14日出生，汉族，住山西省太原市杏花岭区。（未到庭）委托诉讼代理人：王晔，北京市盈科律师事务所律师。（到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：吴彤，国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：北京新诺阳光国际文化传播有限公司，住所地北京市朝阳区朝外大街****05009。法定代表人：阳丽娟，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：王领岐，河北佳篷律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2018]第107906号关于第16286056号“行动英语CINOSTAR及图”商标无效宣告请求裁定被诉裁定作出时间：2018年6月22日本院受理时间：2018年8月3日开庭审理时间：2018年12月5日被诉裁定认定：原告提交的证据1（即商标创意构思说明、相关设计手稿及文件）和证据8（即涉案作品的设计软件保存件）中的设计文件及证据2（即聊天记录）均系电子证据，无法确认其真实性和具体形成时间；证据3（即刘育盛出具的说明及其身份证复印件）系证人证言，证明力较弱；证据6（即原告商标实际使用照片）中的照片亦无法确定其真实性和具体形成时间。综合考虑在案证据无法形成有效证据链证明原告在诉争商标申请日之前对涉案作品享有在先著作权。此外，原告仅在证据6中提交了一张照片，如前所述，该照片无法确定其真实性和具体形成时间，原告并无充分证据证明其在诉争商标申请日前已经使用“行动英语cinostar及图”商标在诉争商标指定的教育、安排和组织会议、娱乐等服务上并使之具有一定影响。据此，裁定诉争商标予以维持。原告不服该裁定，提起诉讼称：一、诉争商标为原告构思并委托案外人刘育盛设计完成的作品，原告与刘育盛约定该作品的著作权归属原告所有，原告提交了涉案作品的原始底稿、参与设计人的证明、设计软件截屏，足以证明原告享有在先著作权；二、诉争商标系对原告享有在先著作权的作品的抄袭。第三人现任法定代表人阳丽娟与原告原为夫妻关系，知晓涉案作品，但仍将该作品登记为自己的作品并向工商部门投诉原告商标侵权，存在主观恶意。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，依法应当驳回原告的诉讼请求。第三人当庭陈述意见称：同意被告的答辩意见。请求驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：第三人2.注册号：162860563.申请日期：2015年2月2日4.核准注册日期：2016年12月7日5.专用权期限至2026年12月6日6.标识：7.核定使用服务（第41类）：教育、培训、职业再培训、学校（教育）、体操训练、安排和组织会议、出借书籍的图书馆、书籍出版、娱乐、广播和电视节目制作。二、其他事实2017年8月28日，原告针对诉争商标提出无效宣告请求，并提交了以下主要证据：1．原告主张著作权的涉案作品图样（如下所示）；2．在AdobeIllustrator软件中打开名为“标志设计.ai”的AdobeIllustrator文件显示的相关文件信息打印件，其中显示创建时间为2014年9月10日，修改时间为2014年9月14日；3．部分包含有涉案作品图样的电子文档打印件；4．原告主张为涉案作品设计过程的手稿和创意及构思的陈述；5．原告主张为其与案外人刘育盛关于委托设计涉案作品的聊天记录打印件；6．刘育盛出具的“著作权权属说明”及其身份证复印件，其中，刘育盛称其于2014年受原告委托与原告共同设计了“行动英语商标及图形”，并约定著作权归原告所有；7．第三人原法定代表人张**晋出具的“关于行动英语商标的说明”及其身份证复印件，其中，张**晋称其接触过原告商标，但对第三人申请注册诉争商标并不知情；8．原告主张为原告将涉案作品作为商标使用的证据，具体体现为一张宣传广告页的复印件，以及2017年杭州市工商行政管理部门查处原告使用涉案作品作为商标的相关情形的照片；9．《婚姻登记审查处理表》，其中显示，原告与第三人法定代表人阳丽娟于2009年登记结婚；庭审中，原告称二人已于2012年离婚；10．涉案作品的设计软件保存件（该证据系光盘形式，光盘中包含有名为“标志设计.ai”的AdobeIllustrator文件、AdobeIllustratorCS6安装文件和“使用说明”文档，显示“标志设计.ai”文件的修改日期为2014年9月14日16:23，打开该文件可见涉案作品的设计稿）。第三人在评审程序中提交了其于2016年5月16日将诉争商标标识进行著作权登记的著作权登记证书和诉争商标的宣传使用情况作为证据。在本案庭审过程中，本院依原告申请同意案外人刘育盛（男，1981年9月2日出生，汉族，住山西省太原市小店区北格镇张花村）作为证人出庭，该证人对原告于2014年通过QQ聊天软件与其沟通、委托其设计涉案作品并约定著作权归原告所有等情形作出证明。此外，原告还当庭展示了内有涉案作品设计草稿的刘育盛的设计草稿本原件，刘育盛亦对此予以确认。经询问，第三人未能陈述诉争商标标识的设计来源。以上事实，有诉争商标的商标档案、当事人在评审程序中提交的证据、证人证言及当事人陈述等在案佐证。本院认为，本案的争议焦点在于：诉争商标的申请注册是否违反2014年起施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。根据2014年商标法第三十二条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该条款所述的“在先权利”包含他人在先享有的著作权。在判断诉争商标的申请注册是否损害他人在先著作权时，一般考虑以下四个要件：1.当事人主张的涉案作品是否构成著作权法的保护客体；2.当事人是否为涉案作品的权利人或利害关系人；3.诉争商标申请人是否在诉争商标申请注册日前存在接触涉案作品的可能；4.诉争商标与涉案作品是否构成实质性相似。在认定作品权属时，当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等可以作为判断权属的初步证据。具体到本案，原告主张其享有著作权的涉案作品“CINOSTAR+行动英语+图形”体现了相当程度的选择、安排和设计，具有独创性，属于我国著作权法所保护的美术作品。经证人出庭作证并接受质证的证人证言可以证明，原告与该证人之间存在委托设计合同关系，证人受托设计完成了涉案作品，双方约定著作权归原告所有。结合原告在商标评审阶段和诉讼阶段提交的涉案作品的设计底稿、原件等，在案证据已经形成较为完整的证明权属关系的证据链，可以证明原告系涉案作品的著作权人。原告所提交的涉案作品设计底稿系电子数据类证据，经勘验，其显示涉案作品设计底稿的最后修改时间为2014年9月14日，被告虽不认可该最后修改时间，称其可被人为修改，但并未提交任何足以反驳的相反证据。需要特别指出的是，上述电子数据虽未经公证机关公证，但考虑到在本案纠纷发生之时创作行为早已完成，该行为已难以被公证或以其他方式固定，对该电子数据类证据的证据形式要求过于严格恐对权利人过苛。在综合考虑出庭作证的证人证言、QQ聊天记录等证据的情况下，本院对上述电子数据类证据的真实性予以认可，该证据可以证明涉案作品创作完成时间为2014年9月14日，在诉争商标申请注册日之前。鉴于第三人原法定代表人自认其与原告及其公司之间存在业务往来，曾接触过原告的商标，且第三人现法定代表人与原告曾系夫妻关系，足以认定第三人与原告之间关系密切，应当认定第三人在诉争商标申请注册日前存在接触已在先设计完成的涉案作品的可能。诉争商标标识的图形部分采用了与涉案作品基本相同的设计手法，即将“CINOSTAR”八个英文字母分别设计为不同的动物（或特征明显的动物身体部分）造型，且各个字母均选择了与涉案作品完全相同的动物种类及其形态，该标识几乎完整保留了涉案作品最重要部分的全部基本表达，明显已与涉案作品构成了实质性相似。综上，在第三人未提交任何证据证明诉争商标系其独立创作完成的情况下，第三人将与原告在先享有著作权的涉案作品构成实质性相似的标识作为商标申请注册，应当认定诉争商标的申请注册损害了原告的在先著作权，已构成2014年商标法第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。综上所述，被诉裁定认定事实有误，适用法律不当，依法应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，本院判决如下：一、撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第107906号关于第16286056号“行动英语CINOSTAR及图”商标无效宣告请求裁定；二、国家知识产权局于本判决生效后就常晓军针对第16286056号“行动英语CINOSTAR及图”商标所提无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费一百元，由被告国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  陈锦川人民陪审员  付爱玲人民陪审员  张立伟二〇二〇年八月二十八日法官 助理  刘欣蕾书 记 员  宋云燕