江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏05民终3725号上诉人（一审原告）：耐落螺丝（昆山）有限公司，住所地江苏省昆山经济开发区南浜路。法定代表人：钟修城，董事长。委托诉讼代理人：董美根，上海普世律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：苏州市强达紧固件有限公司，住所地江苏省苏州市相城区望亭镇迎湖村迎湾路**。法定代表人：蒋春华，总经理。委托诉讼代理人：张玮伟，男，公司员工。上诉人耐落螺丝（昆山）有限公司（以下简称称耐落公司）因与被上诉人苏州市强达紧固件有限公司（以下简称强达公司）侵害商标权纠纷一案，不服苏州工业园区人民法院（2019）苏0591民初8171号民事判决，向本院提出上诉。本院于2020年4月21日受理后，依法适用普通程序，于2020年6月28日公开开庭审理本案。耐落公司委托代理人董美根、强达公司法定代表人蒋春华及其委托诉讼代理人张玮伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。耐落公司上诉请求：依法撤销一审判决，改判支持耐落公司的全部诉讼请求，并判令强达公司承担本案一、二审的全部诉讼费用。上诉理由：1.一审判决认定强达公司的被诉侵权行为不属于“商标性使用”，此属于事实认定与法律适用错误。首先，一审认为强达公司网店里使用“耐落”文字是对“混装笔记本计算机螺丝”的进一步描述，但耐落公司认为该“耐落”一词的使用既不与其之前“镀镍、黑镍镀黑、镀锌”等词构成并列，也不起到修饰螺丝的作用。其次，一审判决鉴于强达公司在产品套餐中使用了“耐落胶防松”字眼便认定“耐落”一词仅做描述性使用的认定不当，因为依据《商品与服务分类表》之分类标准，“耐落螺丝”“耐落胶”、“耐落处理”（或“耐落加工”）分别属于第6类、第1类、第40类，而一审判决没有对此详加区分。再次，“耐落”、“耐落螺丝”是耐落公司在第6类螺丝等商品上注册的臆造商标，消费者看到该标识时，必然误认为该商品源自于耐落公司或与耐落公司存在关联，一审判决所认为的强达公司突出使用“qd五金”字样，并不意味着强达公司使用“耐落螺丝”的行为并不构成侵权。2.强达公司的使用并不构成正当使用。首先，“耐落”、“耐落处理”并非螺丝、螺丝处理法定的通用名称。一审耐落公司提供的《中国知网》的检索结果显示，无论是从工具书的词条检索，还是期刊论文的主题、关键词、摘要及全文检索中，均未检索到“耐落”为螺丝或螺丝处理的法定的通用名称，耐落公司参与制定的国家标准中也无此使用。其次，“耐落”、“耐落处理”也非螺丝、螺丝处理约定俗成的通用名称，一审片面根据强达公司提供的行业协会出具的说明等认定为通用名称，此种做法不当。最后，一方面，“耐落防松处理”是一种加工工艺，当加工完成后，该加工工艺已完全与商品本身相脱离，而不再成为商品本身所具的特点，此时商品本身所具有的属性只保留了“防松”这一功能，与“耐落”完全无关。另一方面，强达公司也未能证明“耐落”两字是指螺丝的防松功能。从语义角度来看，假如认定“耐落”指防松，则“耐落防松处理”则重复表达了“防松”，该表达不符合逻辑。强达公司二审辩称，一审判决并无不当，请求驳回上诉，维持原判。1.任何以“耐”开头，以“不良工况”结尾的词，依据商标法第五十九条规定都不应限制他人使用。汉语中，“耐”的含义是承受，忍耐，“落”是紧固件的最常见的，最主要的不良工况“脱落”。“耐落”一词，就和“耐热(树脂)”、“耐压(橡胶)”、“耐油(管道)”、“耐磨(轴承)”、“耐高温(陶瓷)”一样，基于汉语言文化，任何人都能天然的，轻易的理解其代表着商品的属性。根据商标法第五九条明确规定，这种情况下，商标权人无权禁止他人使用的。如果耐落公司主张被法院支持，商标法会成为部分人用来不正当竞争的工具。2.强达公司提交的富士康专利证明，“耐落处理”是全行业使用多年的螺丝处理工艺。“耐落”一词，早已被行业广泛使用。尤其是全球顶尖制造业企业富士康于2011年提交的专利申请文件中，明确记载“耐落胶涂布螺丝，可防止螺丝松动，脱落”。德国顶尖建筑螺栓企业惠鱼，也在专利中描述了其螺栓的耐落处理方法。该词汇在行业的通用程度不言而喻。而且这些行为与商标淡化毫无关系，这个词的传播，并非是耐落公司的广告或它的影响力产生的，而是由“耐落”一词的汉语言天然属性，自然而然的被行业使用。例如，耐高温轴承一词中的“耐高温”并不是被谁通过商标或广告形成行业习惯的，而是由“耐+不良工况”，天然具有易于被人们使用和传播，用于描述商品的属性。本案不是商标淡化与反淡化，而是耐落公司在利用整个行业已经长期通用的，而且是天然用于描述商品性能的词汇，来实现不正当竞争目的。3.耐落公司从未将“耐落”作为商标使用过。在耐落公司自己的网站上，都将耐落处理工艺作为一种技术手段介绍（但后在庭审后因强达公司提交证据后予以删除），其商品外包装上也从未打过注册商标的标识“®”。耐落公司明知这是行业技术名词，却不仅仅在螺栓行业注册了耐落商标，还在耐落胶、耐落处理等其他上下游行业也申请注册于该词有关的商标，能很明显的看出其从未将“耐落”作为品牌进行推广，而是只想借用商标限制整个上下游行业使用这个通用词汇。这样的不合理目的，显然不符合商标法保护的基本原则。4.强达公司也从未将该词像商标一样使用过。虽然强达公司网店商品介绍页面里出现了“耐落”这两个字，但页面中是将“耐落”与“304材质”，“自攻”并列使用的，这些词都是螺丝的固有属性。强达公司把耐落放在一堆属性词中，而不是放大标识到图片右上角，这也能看出使用动机只是为了让消费者知道这种螺丝具有耐落防松性能。依据天猫管理规则，使用任何其他品牌行为都等同于严重违规，从任何角度，强达公司都不会发布其他品牌的信息。耐落公司所称的其商标知名度，强达公司从未在行业中听说过，直到被起诉。从专利文件看，富士康也没听说过，惠鱼也没听说过。5.各地法院之前的案例与本案不同。任何先前判决，都没有提交过本案数量如此之多的专利文献，尤其是富士康、惠鱼这样的全球顶尖企业的对螺丝耐落处理方法的公开描述，完全可以给本案商标重新定性。本案应当秉持个案审理原则，不应受其他判例影响。耐落公司向一审法院起诉请求：1.判令强达公司立即停止在制造、销售的螺丝上使用第640497号、16276833号注册商标；2.判令强达公司赔偿耐落公司经济损失30万元（包括耐落公司为制止侵权行为所支出的合理费用）；3.判令强达公司承担本案的诉讼费用。事实与理由：耐落公司关联公司台湾耐落螺丝工业股份有限公司（以下简称台湾耐落公司）于1992年在大陆申请注册了第640497号“耐落”商标，核定使用的商品为“防松螺栓；金属螺栓；有眼螺栓；金属螺母；螺钉；螺帽；螺丝”。耐落公司于2000年9月成立后，台湾耐落公司遂将第640497号商标许可给耐落公司使用。2015年，该商标转让至耐落公司名下。第640497号商标经耐落公司长期使用，具有极高的知名度与显著性，曾被认定为江苏省著名商标、苏州知名商标等。此外，耐落公司还注册了第16276833号“耐落螺丝”注册商标。耐落公司发现，强达公司在天猫网开设的“qd五金旗舰店”销售了多款“耐落螺丝”，以及在1688.com上开设网店中也使用了耐落螺丝字样，已售与可售数量极其巨大。“耐落”注册商标在核定使用的螺丝等产品上具有了极高的知名度与影响力。强达公司同样作为苏州企业，理应知道耐落公司在螺丝等紧固件商品上注册了“耐落”、“耐落螺丝”商标，现强达公司未经许可，擅自使用“耐落”螺丝，必然造成消费者混淆，从而侵犯了耐落公司的注册商标专用权。为维护耐落公司合法权益，特诉讼来院，请求法院依法裁判。强达公司一审辩称，耐落公司的商标不应被授权注册，耐落中的耐表示耐受度，落是脱落的意思，耐落的相关表述在各行各业中普遍存在，耐落公司无权垄断该词汇；强达公司所使用的“耐落”文字属于螺栓行业中描述商品的属性词，是螺栓行业的通用功能词，强达公司销售螺丝使用的是qd品牌，其没有侵权故意性，不承担任何赔偿责任。一审法院认定事实：一、耐落公司主体及注册商标权利耐落公司成立于2000年9月14日，经营范围包括：生产汽车用、机车用、电子等耐落高强度防松紧固件、工程塑料及塑料合金；加工、组装机械设备及零配件；销售自产产品等。1993年5月7日，台湾耐落公司经国家工商行政管理局商标局核准，依法注册取得第640497号“耐落”注册商标，核定使用商品第6类的防松螺栓、金属螺栓、有眼螺栓、金属螺母、螺钉、螺帽、螺丝，注册有效期限经续展至2023年5月6日。2013年5月，上述公司将第640497号商标许可耐落公司使用，许可期限自2013年5月7日至2023年5月6日，许可地域范围为中华人民共和国（不包括港澳台地区）；2015年7月7日，上述商标经核准转让给耐落公司。该商标分别于2008年、2011年、2014年被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标，每次有效期三年；于2017年被苏州市商标协会、苏州市知名商标认定委员会认定为苏州市知名商标，有效期三年。2016年4月28日，耐落公司经国家工商行政管理局商标局核准，依法注册取得第16276833号“耐落螺丝”注册商标，核定使用商品第6类缆绳用金属接线螺钉、盒用金属紧固扣件、金属螺栓、金属膨胀螺栓、金属螺丝、有眼螺栓、吊环螺钉、普通金属扣（五金器具）、金属螺母、车辆紧固用螺丝，注册有效期限至2026年4月27日。二、强达公司主体及被诉侵权行为强达公司成立于2007年5月31日，经营范围为生产、销售标准件、五金、塑料制品、紧固件；销售金属材料及制品。2019年1月25日，耐落公司委托代理人董美根申请上海市张江公证处进行保全证据公证，同日，在公证员乐某监督下，公证人员赵某按照董美根的指引，使用公证处电脑在浏览器地址栏中输入www.tmall.com后，在搜索栏中输入“强达螺丝”，点击页面中的“qd五金旗舰店”链接进入该网店，分别点击“返回首页”、“包邮笔记本电脑螺丝电子数码相机螺钉手机眼镜螺丝送工具”、“1混装数码套（袋装）”、“2混装数码100套装（袋装）”、“15混装纯黑耐落1套（袋装）”、“16混装纯白耐落1套（袋装）”等链接后浏览相关网页并截屏打印，上述部分截屏页面显示：在产品图片下方文字描述中含有“耐落螺丝”或“混装镀镍耐落扁平头螺钉”或“纯黑耐落混装”或“纯白耐落混装”等字样。另，该店铺名称为“qd五金天猫官方旗舰店”（××）公示经营主体为强达公司。2019年5月21日，上海市张江公证处出具（2019）沪张江证经字第836号公证书，记载上述公证过程。本案诉讼过程中，耐落公司提交了强达公司在http://1688.com上开设的网店中的相关页面打印件，相关页面中包含“纯黑/白耐落混装……螺丝颜色为纯黑/白色代耐落胶防松”等字样。三、耐落公司的维权支出耐落公司提供的律师费发票显示：耐落公司向上普世律师事务所支付法律服务费20000元；公证费发票显示：耐落公司向上海市张江公证处支付公证费14400元【（2019）沪张江证经字第829-840号】。四、强达公司的注册商标及“耐落”文字相关的使用情况2016年7月28日，强达公司经国家工商行政管理局商标局核准，依法注册取得第17004113号“qd”图形注册商标，注册有效期限至2026年7月27日，核定使用范围为第6类：金属水管，金属建筑材料，金属螺丝，金属螺母，家具用金属附件，五金器具，金属板条。强达公司提供的证据显示：在http://1688.com网站上有相关店铺销售乐泰耐落胶（螺栓防松紧固胶）。慧聪网上标题为“螺丝耐落处理有效增强螺丝防松特性”的文章中提及“紧固件（螺丝）通过耐落防松技术加工处理，耐落螺丝防松技术是美国率先在世界上开发成功的，它是以特殊技术使特殊的工程树脂粘附在螺牙上，利用工程树脂材料的反弹性，使螺栓和螺母在锁紧过程中通过挤压达到对震动及冲击的阻力，彻底解决了螺丝的松动问题，这种螺丝就叫做耐落螺丝”，“耐落是一种表面处理”，“通过耐落螺丝胶……”，“耐落处理是在电机、电子机器的螺丝防松规范”等。2015年11月公告的发明专利名称为“一种防盗耐落螺丝”；2017年6月公告的实用新型专利名称为“一种用于自动化车床的耐落防松螺丝”。耐落公司网站上存在关于“耐落防松技术”的文字介绍：“TSLG耐落提供的预涂式防松处理，系引进美国NYLOK公司领先全球开发的特殊的工程塑胶（NYLOKPatch耐落处理），以专业的涂布技术，将胶体永久附着于公螺牙或母螺牙上，可填补螺牙间隙，降低材料潜变或材料动态应变效应有效防止扣件产生松动，NYLOKPatch为业界知名度最高之扣件防松处理技术……耐落是螺丝防松的首选品牌……”。2019年8月20日，乐清市紧固件行业协会出具《说明》，载明：“在紧固件行业中做过防松处理的螺丝通常会被大家叫做耐落螺丝，英文叫做nylokscrew。”2019年8月22日，江苏省机械行业协会紧固件分会出具《说明》，该说明载明：“在紧固件行业中做过防松处理的螺丝通常会被大家叫做：耐落螺丝，英文叫做nylokscrew。”一审法院认为：耐落公司主张的强达公司被诉侵权行为的取证时间为2019年1月25日，发生在2019年11月1日之前，故本案应适用2013年修订的《中华人民共和国商标法》。本案争议焦点为强达公司被诉行为是否侵犯耐落公司涉案注册商标专用权。其一，根据当时有效的《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标；在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，构成侵犯他人注册商标专用权。同时，根据商标法第四十八条的规定，商标法上所称的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。因此，商标法第五十七条提及的“使用”必须是商标性使用，即该使用须系用于识别商品或服务来源的行为。本案中，强达公司在其开设的“qd五金天猫官方旗舰店”相应网页中使用了“耐落”字样，而该“耐落”文字是与“镀镍、黑镍镀黑、镀锌”等并列使用修饰螺丝以明确螺丝类别，且上述文字使用于产品描述中并采用了比产品名称更小的字体，同时强达公司在网页中突出使用了“qd五金”字样，普通消费者施以一般的注意力，不易察觉上述“耐落”字样。强达公司被诉的另一种使用情形系强达公司在产品套餐中使用了“纯黑/白耐落混装”字样，在下方产品描述中同时使用了“耐落胶防松”等文字明确了此类螺丝的防松处理技术。可见，强达公司上述使用“耐落”文字的行为并非将其作为商品来源标识使用，其使用行为不易造成其产品与耐落公司产品来源的混淆。其二，《中华人民共和国商标法》第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。本案中，耐落公司主张权利的注册商标中含有“耐落”文字，结合强达公司提供的行业协会出具的说明以及其他专利公告及网页文章中等相关证据，可知“耐落”作为一种螺丝防松处理技术已为紧固件行业内较多主体接受，且耐落公司在其官网上也有关于耐落防松技术的介绍，因此，强达公司对于“耐落”字样的使用属于对经过耐落防松技术处理的一种螺丝属性的描述性使用，属于正当使用，且强达公司并无侵犯耐落公司注册商标专用权的主观过错，耐落公司无权制止。综上，强达公司的使用行为不构成商标性使用，未造成与耐落公司商品来源的混淆，亦未损害耐落公司的涉案注册商标权利，不构成侵权。据此，一审法院依照《中华人民共和国商标法》（2013年修订版）第四十八条、第五十七条、第五十九条规定，判决驳回耐落螺丝（昆山）有限公司的全部诉讼请求。一审法院审理查明的事实，强达公司无异议。耐落公司对一审查明的事实提出异议如下：1.强达公司一审中提交的1688网、慧聪网等截图系供应商自行描述，仅代表个人观点，不足以证明“耐落”已成为通用名称；2.强达公司出具的两份协会证明内容和措辞完全相同，且在文中已载明不能用于任何担保及其他用途，也不承担相应法律责任，此外也没有单位责任人及制作人员签章，因此不应当成为有效证据；3.耐落公司在本案中主张保护的是注册在第六类的“耐落”商标，但一审法院一直强调第1类耐落粘合剂对本案的影响，且没有对第1类和第6类的关系作出认定；4.耐落公司已经在工业用粘合剂上注册了耐落商标，强达公司网站使用“耐落胶”本身便构成侵权，更不能以此来认定“耐落”系描述性使用。本院认为，关于耐落公司提出的第1、2点异议，一审判决实际仅仅是对证据显示的内容予以记述，并无不当。耐落公司对一审判决事实认定提出的上述4点异议，实质都是针对“耐落”是否成为通用名称或被告对“耐落”一词的使用是否是描述性使用的法律适用问题，不属于一审判决事实认定部分是否正确的问题。经二审审查，本院对一审查明的事实予以确认。本院二审期间，双方当事人均补充提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换。鉴于当事人均对对方证据的真实性无异议，且所涉证据均系围绕二审争议的补充举证，故本院予以确认并在卷佐证。根据当事人二审补充提交的新证据，并结合当事人在一审中提交而一审未作为事实认定依据的证据，本院二审补充查明事实如下：2010年6月14日，耐落公司向国家工商行政管理局商标局（以下简称商标局）在第40类服务项目上注册了第6963033号“耐落”商标，核定服务项目包含金属处理。2010年7月21日，耐落公司经核准注册了第6963040号“耐落”商标，核定使用商品为第1类的表面活性化学剂、工业用化学剂、工业用粘合剂等。2016年4月28日，耐落公司又经商标局核准注册了第16277300号“耐落处理”、第16277425号“耐落加工”两个商标，核定使用商品均为第40类的金属处理，金属电镀等。上述商标均在有效期之内。中国机械通用零部件工业协会紧固件分会于2019年7月30日出具了一份证明，其中记载“该公司所生产的耐落牌防松螺丝连续三年（2016年、2017年、2018年）产品数量、销售额、利润、利税等各项综合经济指标及质量水平均名列全国同行前三名。”其于2019年9月2日又出具了一份证明，证明耐落公司提供的防松紧固产品具有极高的市场占有率，2016年国内市场占有率为85.95%，2017年占有率为86.15%，2018年为87.80%，此三年市场占有率全国第一。在申请号为2011101766122、2013205609661、2016207896062、2016211609145、2016208145022、2017204361506、2018212255128、2019112372281、2019216964912多项发明或实用新型专利文件中，摘要中均包含了“螺丝端部涂耐落层”、“涂油耐落胶的非标螺栓”、“耐落防松涂覆紧固件”、“设有耐落胶涂层”等相近或类似表述。另通过“中国知网”（××ki.net）可检索到一篇由上海通用五菱汽车股份有限公司员工撰写、发表于《科技创新与应用》期刊、题为《机械设计中螺纹防松方法的探讨》的专业论文。该论文在介绍“破坏性防松”技术时称“粘着剂，也有人称耐落胶，是防止螺丝松动的一种胶体。”对于上诉情况的出现，经本院按当庭询问，耐落公司未能任何其针对上述现象或行为采取何种措施以维护其商标权益的证据。另根据耐落公司提供的天猫网店截图，强达公司于2020年6月1日时仍在“包邮笔记本电脑螺丝电子数码相机螺钉手机眼镜螺丝送工具”商品链接的颜色分类的套餐15、套餐16中使用“纯黑耐落混装”、“纯白耐落混装”、“带耐落胶防松”字样。本院认为，原告耐落公司依法注册取得的第640497号“耐落”、第16276833号“耐落螺丝”注册商标现处于有效期之内，应受法律保护。关于本案侵权争议，尽管耐落公司在二审时举证了其注册取得的第6963033号、第6963040号、第16277300号等其余“耐落”商标，但其在一审时已经明确了本案主张保护的是注册于“螺丝”等商品上的第640497号、16276833号注册商标，因此，本案二审的审理仅限于上述两个注册商标的侵权争议。对此争议，一审判决认为强达公司的使用行为不构成商标性使用，未造成与耐落公司商品来源的混淆。同时，一审判决还认定强达公司对“耐落”文字的使用属于对经过耐落防松技术处理的一种螺丝属性的描述性使用，属于正当使用，据此认定强达公司行为不侵害耐落公司注册商标专用权。耐落公司不服该认定而提起上诉。故本案侵权争议首先在于两点：一是强达公司对“耐落”文字的使用是否构成“商标性使用”；二是如强达公司的行为不构成“商标性使用”，其是否符合正当的描述性使用。结合一、二审查明的事实，本院对本案侵权争议评判如下：一、强达公司对“耐落”文字的使用不属于“商标性使用”一审判决以及双方争辩的“商标性使用”，涉及的是《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第四十八条关于“商标的使用”的规定。该条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该条规定对于“商标的使用”的定义，核心点在于“用于识别商品来源”。即按现行商标法的规定，对于是否是作为商标使用的认定，应当根据被诉侵权行为具体表现方式，从主、客观两方面分析被诉侵权标识是否发挥识别商品来源的作用。本案中，强达公司在其淘宝网店首页即突出使用了自己的“qd”商标，在被诉侵权商品的具体介绍信息中，明确标注其品牌为“qd”，在产品展示图片中又以大字突出标注“qd强达螺丝”字样。其对于“耐落”文字的使用，体现于两处。一是在所涉商品链接的24个颜色分类中有“混装纯黑耐落1套（袋装）”与“混装纯白耐落1套（袋装）”两个选项，与“混装纯白数码”、“纯白数码自攻”、“镀镍微型混装”等其他描述螺丝类型的文字并列使用；二是在商品展示图片中标注“套餐15纯黑耐落混装”、“套装16纯白耐落混装”，下方辅以“带耐落胶防松”的文字表述。此两种使用方式均不会让消费者认为此处的“耐落”系用于表明商品来源，更会被认为是对所售螺丝的类型及其防松处理技术的描述。此外，没有证据表明强达公司在商品实物或其包装中使用“耐落”字样。从主观方面而言，基于上述强达公司对“耐落”文字的具体使用方式，无从看出强达公司有将“耐落”作为商标予以使用或有刻意制造商品来源混淆的主观故意。从客观方面而言，强达公司已经突出标注自有商标、指明了产品品牌，在整个产品展示页面中，“qd”商标才是发挥识别商品来源作用的标识，相关公众通过浏览该商品介绍信息和展示图片，并不会将所展示的商品认为是“耐落”牌螺丝。此外，强达公司所举证据表明，行业内有部分人员确实是将“耐落”作为一种防松工艺的名称或者螺丝所用的涂胶名称予以使用。这一点尤其是体现于相关技术类文献中。此外，耐落公司在自己网站宣传中也曾将“耐落”作为一种防松技术的称谓予以使用，且其宣传内容表明“耐落处理”是美国NYLOK公司开发的防松处理技术“NYLOKPatch”的中文翻译。上述两点因素的存在，客观上会让部分紧固件行业的从业人员认为“耐落”是一种防松技术（是否达到通用名称的程度，下文将展开论述）。综上，本案无法认定强达公司对“耐落”文字的使用构成在其所销售的螺丝产品上的商标使用。一审判决认为强达公司的使用行为不构成“商标性使用”，未造成商品来源的混淆，并无不当。二、强达公司的对“耐落”文字的使用不属于正当使用商标法第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。根据上述规定，正当使用的前提在于被诉侵权标识是商品通用名称或者为行业内所普遍认可的描述商品特点的一种词汇。其中，通用名称的认定应当秉持严格的标准，尤其是争议的注册商标并非固有词汇的情况下。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第7条中规定：“相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”本案中，没有证据表明“耐落”是螺丝行业中的固有词汇。强达公司提出“耐落”是“nylok”的音译，从耐落公司官方网站中“NYLOKPatch耐落处理”的宣传，似乎有一定依据。但本院认为，即便“耐落处理”确实是耐落公司曾经使用的对“NYLOKPatch”的中文翻译，但也不能表明“耐落”是“nylok”的唯一的或者行业内人员在本案“耐落”商标注册前早就约定俗成的翻译。而本案中强达公司所举证的阿里巴巴网、慧聪网的相关证据，表明的仅仅是个别厂家的认知，所举证的技术文献也未能形成规模，难以证明“耐落”已经被普遍性的作为某种通用的名称来使用。至于乐清市紧固件行业协会和江苏省机械行业协会紧固件分会的声明，首先其并非行业内权威组织，其次所做声明并未附相关依据，在未出庭接受质询的情况下结论难以采信。强达公司所举证据，均非国家标准、行业标准或者权威工具书、词典，无法达到“通用名称”的证明标准，也无法证明行业内人员已经普遍认为“耐落”系一种防松技术或者涂胶的称谓。耐落公司于2010年6月14日经核准注册了第6963033号“耐落”商标，核定服务项目包含第40类的金属处理，于2010年7月21日又经核准注册了第6963040号“耐落”注册商标，核定使用商品为第1类的工业用化学剂、工业用粘合剂等，于2016年4月28日，还经核准注册了第16277300号“耐落处理”商标和第16277425号“耐落加工”商标，核定使用商品均为第40类的金属处理等。因此，从商标注册审查的角度，“耐落”并非金属处理、工业用粘合剂的通用名称，否则上述注册商标无法核准注册。综上，强达公司的正当描述性使用抗辩不成立。一审判决此点认定有误，本院二审予以纠正。三、强达公司的行为构成对耐落公司注册商标专用权的侵害台湾耐落公司1993年即已经在大陆注册了涉案的第640497号“耐落”商标。此后，耐落公司又于2016年注册取得了第16276833号“耐落螺丝”商标。在上述两个商标至今合法有效的情况下，其持有人的合法权益应受法律保护。尤其耐落公司二审中补充提交的中国机械通用零部件工业协会紧固件分会出具的证明文件，表明耐落公司的防松紧固产品市场占有率极高。则“耐落”商标随着耐落公司良好经营而不断积累的美誉度和市场价值更应当受到法律的保护。本案中，有证据表明“耐落”客观上被部分行业人员认为是一种处理工艺或防松涂胶的名称，但尚未实际被泛化使用到变成通用名称的程度。耐落公司虽然此前未积极采取行动维护其商标权益，但在此时开始积极维为时不晚，应当予以支持。强达公司的使用行为，虽不能认定为指示商品来源的使用，但此种将“耐落”作为描述防松螺丝及其类似商品的功能、特性或原料的使用方式，如果任其发展、泛化，将不断的削弱“耐落”作为一个商标、品牌与耐落公司商品之间的对应关系，不断弱化“耐落”作为注册商标的显著性。此类行为继续任由发展，“耐落”相关注册商标终将彻底退化为一种通用名称，进而丧失其作为注册商标的基本功能和市场价值。“耐落”作为一个非固有词汇，1993年即已经被台湾耐落公司申请注册为商标，强达公司在商业活动中进行使用时，即使不作为商标使用也应当负有合理避让义务。因此，对于强达公司的此类不具正当性的描述性使用行为应当及时予以制止。商标法第五十七条第七款规定了“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”的侵权行为。本案行为客观上将对涉案两个注册商标的显著性造成损害，导致其商标基本功能的退化，进而对该两个注册商标的市场价值构成实质性的损害，符合商标法第五十七条第七款规定的适用条件。综上，强达公司的行为应认定为商标法第五十七条规定的给他人的注册商标专用权造成其他损害的侵权行为。一审认定强达公司行为不侵权结论不当，本院二审予以纠正。四、关于强达公司应承担的法律责任强达公司首先应当承担停止侵权的民事责任，即立即停止在其螺丝或其他类似商品的推广、销售中等商业活动中不当使用“耐落”文字的行为。关于赔偿损失民事责任的承担，首先，本案并非典型的仿冒他人品牌的商标侵权行为。强达公司主观上并无攀附故意，其具体行为客观上也不能导致品牌误认的效果。即强达公司并未利用“耐落”的品牌效应而实际获利。至于其行为对商标权人利益的损害，主要是体现于对涉案商标显著性和商标功能的损害。而此类损害后果，应当是长期、广泛持续而得以显现。强达公司并未大范围使用，其作为小规模经营的单个主体所能造成的损害后果较为有限。其次，审理查明的事实表明，至少自2011年起即有部分从业人员将“耐落”作为一种工艺或涂胶的名称在技术文献或商业宣传中予以使用。而耐落公司网站中也存在“NYLOKPatch耐落处理”的宣传内容，加上耐落公司在此前未积极采取措施以维护其商标权益，两个因素的结合客观上放任如强达公司这样的从业者将“耐落”视为是一种处理工艺或涂胶的名称。故对于本案及类似侵权情形的出现，耐落公司本身具有一定过错。基于上述两个因素，本案侵权损害赔偿的确定，更主要的是着眼于耐落公司为制止侵权行为所支出的合理费用。综合考虑强达公司的主观过错程度、侵权行为的具体表现以及行为所能造成的损害程度等因素，并合理考虑耐落公司为本案诉讼进行调查取证、聘请职业律师担任诉讼代理人所支付的维权费用，本院酌定强达公司赔偿耐落公司侵权损害赔偿及维权合理开支共计2万元。综上，一审判决认定事实基本清楚，但侵权定性不当，本院二审予以改判。依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条，《中华人民共和国商标法》第三条第一款、第五十七条第七项、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销苏州工业园区人民法院（2019）苏0591民初8171号民事判决；二、被上诉人苏州市强达紧固件有限公司立即停止涉案不当使用“耐落”文字的侵权行为；三、被上诉人苏州市强达紧固件有限公司于本案判决生效之日起十日内赔偿上诉人耐落螺丝（昆山）有限公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支合计2万元；四、驳回上诉人耐落螺丝（昆山）有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一审案件受理费减半收取为2900元，由上诉人耐落螺丝（昆山）有限公司与被上诉人苏州市强达紧固件有限公司各负担1450元；二审案件受理5800元，由上诉人耐落螺丝（昆山）有限公司与被上诉人苏州市强达紧固件有限公司各负担2900元。本判决为终审判决。审 判 长 管祖彦审 判 员 林银勇审 判 员 任小明二〇二〇年八月二十日法官助理 张 宏书 记 员 俞是碧