中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初1060号原告：美敦力施美德公司，住所地美利坚合众国佛罗里达州杰克逊维尔南博恩特北路**。法定代表人：派克·萨贝，副总裁。委托诉讼代理人：刘佳，上海专利商标事务所有限公司专利代理师。委托诉讼代理人：朱立鸣，上海专利商标事务所有限公司专利代理师。被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**div>法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：郑其蔚，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：曹铭书，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原告美敦力施美德公司因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2018年7月20日作出的第156693号复审请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2019年1月29日受理后，依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭对本案进行了审理。原告美敦力施美德公司的委托诉讼代理人刘佳、朱立鸣，被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）的委托诉讼代理人郑其蔚、曹铭书到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会就原告美敦力施美德公司针对申请号为201380015338.8、名称为“具有远端轴承组件的外科器械”的发明专利申请（简称本申请）所提复审请求而作出的。专利复审委员会在被诉决定中认定：1.审查文本的认定在复审程序中，美敦力施美德公司于2018年1月9日答复第一次复审通知书时提交了权利要求书的全文修改替换页，其中对权利要求书的修改符合《中华人民共和国专利法实施细则》第六十一条第一款的规定。复审决定所针对的审查文本为：美敦力施美德公司于2018年1月9日提交的权利要求第1-10项、2014年9月19日提交的原始国际申请文件的中文译文的说明书附图1-附图12、说明书第1-56段、说明书摘要、摘要附图。2.关于《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十三条关于本申请权利要求1中限定的特征“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”，其在原权利要求书和说明书没有文字记载。而且，原说明书中关于“壁”，仅记载了外部管状构件的侧壁60，关于“座圈”，原说明书第[0035]—[0038]段有相关记载，例如为“外部管状构件18包括外部部分102和内部部分104。多个滚珠62被定位在内部部分104内的对应孔口106内。当如图4D所示完全组装好时，滚珠62接合圆形座圈63并且由外部部分102覆盖”、“座圈63在近端73附近被机加工到钻头24内”、“多个滚珠62保持在外部管状构件18内且通过圆形座圈63与钻头24联接”。原说明书第[0019]段记载了“滚珠围绕钻头的圆周等间距地间隔开并且定位在冲洗通道的孔口和钻头的座圈内”。可见，原申请文件记载的是，座圈63设置在作为切割构件的钻头24上。由此，“限定座圈的壁”也应在切割构件的钻头24上，具体为在图5所示的横断面上的座圈63的凹陷壁、在图4A所示图上体现为座圈63两圆圈及其间的壁，由此可见，权利要求1中的“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”并不能由原申请文件的文字记载以及原说明书附图直接地、毫无疑义地确定，因此超出了原申请文件记载的范围。综上可见，对权利要求1的修改不符合专利法第三十三条的规定。3.对美敦力施美德公司相关意见的评述关于“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”是否超出原申请文件记载的范围，美敦力施美德公司在答复第一次复审通知书时主张，本领域技术人员可以从本申请的图4A-4D及其相关的文字记载中直接地且毫无疑义地确定的；美敦力施美德公司在答复第二次复审通知书时又主张，诸如本申请的图5（上图）中的两个红圈所示，上述特征能够从图5中能够直接且毫无疑义地确定的。可见，对于上述特征在本申请文件中的依据，美敦力施美德公司在复审程序中答复两次复审通知书时提供了不同的修改依据，而且美敦力施美德公司在意见陈述书中仅是断言所述特征是“从图4A-4D及其相关的文字记载中直接地且毫无疑义地确定的”、是“从图5中能够直接且毫无疑义地确定的”，并未对如何得出该结论进行说明。而且如上所述，即使依据图4A-4D、图5和相关的文字记载，“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”也不能由原申请文件的文字记载以及原说明书附图直接地、毫无疑义地确定。因此，对于美敦力施美德公司的主张，合议组不予支持。根据上述事实和理由，专利复审委员会作出决定：维持驳回决定。原告美敦力施美德公司诉称：一、专利复审委员会行政程序违法，超范围审查。复审决定书所基于的理由超出了驳回决定理由的范围，并且也不属于《专利审查指南》中所规定的“除驳回决定所依据的理由和证据外”的情形，因此专利复审委员会属于超范围审查。二、专利复审委员会对事实认定不正确，法律适用错误。“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”这一技术特征可从原说明书及其附图所公开的内容直接地、毫无疑义地得出，没有超出原申请文件记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。综上，请求法院撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。被告国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回其诉讼请求。本院经审理查明：本申请是申请号为201380015338.8、名称为“具有远端轴承组件的外科器械”的发明专利申请。本申请的申请人为美敦力施美德公司，申请日为2013年1月23日，公开日为2014年12月10日。驳回决定的审查文本为美敦力施美德公司2016年11月11日提交的权利要求第1-10项、2014年9月19日提交的原始国际申请文件的中文译文的说明书附图1-附图12、说明书第1-56段、说明书摘要、摘要附图。驳回决定所针对的权利要求书为：“1.一种外科器械，包括：外部管状构件，所述外部管状构件具有近端部段、远端部段和中心管腔；内部管状构件，所述内部管状构件可旋转地接纳在所述中心管腔内，所述内部管状构件的远端形成切割构件，所述切割构件向远端延伸超出所述远端部段并且相对于所述远端部段暴露；以及轴承组件，所述轴承组件联接到所述外部管状构件的所述远端部段和所述内部管状构件，以便允许所述内部管状构件相对于所述外部管状构件所述远端部段的中心轴线的旋转，所述轴承组件还包括多个滚珠，所述多个滚珠被定位在所述内部管状构件的座圈内，以便限制所述切割构件在平行于所述中心轴线的方向上的轴向移动；其中，限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入所述外部管状构件内。2.根据权利要求1所述的外科器械，其特征在于，所述外部管状构件包括内部部分和外部部分。3.根据权利要求2所述的外科器械，其特征在于，所述多个滚珠被定位在所述内部部分中的孔口内，并且由所述外部部分覆盖。4.根据权利要求3所述的外科器械，其特征在于，所述多个滚珠由第一材料形成，并且所述座圈由不同于所述第一材料的第二材料形成。5.根据权利要求1所述的外科器械，其特征在于，所述多个滚珠包括围绕所述切割构件的圆周等间距地隔开的三个滚珠。6.根据权利要求1所述的外科器械，其特征在于，所述外部管状构件限定弯曲部。7.根据权利要求6所述的外科器械，其特征在于，所述内部管状构件包括构造成适形于所述外部管状构件的所述弯曲部的柔性弹簧部段。8.根据权利要求1所述的外科器械，其特征在于，所述外部管状构件为基本上直的。9.根据权利要求1所述的外科器械，其特征在于，还包括跟踪装置，所述跟踪装置包括与所述外科器械相连接的一个或多个磁线圈。10.根据权利要求1所述的外科器械，其特征在于，所述切割构件是钻头和刀片中的一种。”经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2017年2月22日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1-10不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。美敦力施美德公司不服上述决定，于2017年5月22日向专利复审委员会提出了复审请求，同时提交了权利要求书的修改替换页。其中在驳回决定所针对权利要求书的基础上，将权利要求1中的最后一句话“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入所述外部管状构件内”修改为“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入所述外部管状构件之中”。经审查，专利复审委员会依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。合议组于2017年11月27日向美敦力施美德公司发出复审通知书（简称第一次复审通知书），指出：对本申请权利要求1的修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定，即使对上述修改超范围的缺陷进行修改以符合专利法第三十三条的规定，修改后的权利要求1-10也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。具体而言，修改后的权利要求1中存在以下特征“所述多个滚珠被定位在所述内部管状构件的座圈内”、“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”，然而这些特征超出了原申请文件记载的范围。而且即使美敦力施美德公司依据原申请文件的记载将上述超范围的特征“所述多个滚珠被定位在所述内部管状构件的座圈内”修改为“所述多个滚珠被定位在所述切割构件的座圈内”、并删除“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”以克服修改超范围的缺陷，则如此修改后的权利要求1-10相对于对比文件1、2和本领域的公知常识仍不具备创造性。针对第一次复审通知书，美敦力施美德公司于2018年1月9日提交了意见陈述书，并提交了权利要求书的修改替换页，其中在第一次复审通知书所针对的权利要求书的基础上，将权利要求1中的特征“所述多个滚珠被定位在所述内部管状构件的座圈内”修改为“所述多个滚珠被定位在所述切割构件的座圈内”，对其它从属权利要求没有进行修改。修改后的权利要求1如下：“1.一种外科器械，包括：外部管状构件，所述外部管状构件具有近端部段、远端部段和中心管腔；内部管状构件，所述内部管状构件可旋转地接纳在所述中心管腔内，所述内部管状构件的远端形成切割构件，所述切割构件向远端延伸超出所述远端部段并且相对于所述远端部段暴露；以及轴承组件，所述轴承组件联接到所述外部管状构件的所述远端部段和所述内部管状构件，以便允许所述内部管状构件相对于所述外部管状构件所述远端部段的中心轴线的旋转，所述轴承组件还包括多个滚珠，所述多个滚珠被定位在所述切割构件的座圈内，以便限制所述切割构件在平行于所述中心轴线的方向上的轴向移动；其中，限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中。”美敦力施美德公司认为：“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”是本领域技术人员可以从本申请的图4A-4D及其相关的文字记载中直接地且毫无疑义地确定的，符合专利法第三十三条的规定。基于此，对比文件1和对比文件2中均未揭示出本申请的技术特征“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”；上述特征也不是本领域技术人员在不付出创造性劳动的情况下仅仅凭借现有技术就能轻易获得的；修改后的权利要求1具备创造性，其从属权利要求2-10也均具备创造性。合议组于2018年4月11日向美敦力施美德公司再次发出复审通知书（下称第二次复审通知书），指出：对本申请权利要求1的修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定，即使对上述修改超范围的缺陷进行修改以符合专利法第三十三条的规定，修改后的权利要求1-10也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。具体而言，修改后的权利要求1中存在以下特征“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”在原权利要求书和说明书也没有文字记载，原申请文件记载的是，座圈63设置在作为切割构件的钻头24上，由此“限定座圈的壁”也应在切割构件的钻头24上，具体为在图5所示的横断面上的座圈63的凹陷壁、在图4A所示图上体现为座圈63两圆圈及其间的壁，权利要求1中的上述特征超出了原申请文件记载的范围。而且即使美敦力施美德公司依据原申请文件如第[0035]段的记载将上述超范围的特征“所述多个滚珠被定位在所述内部管状构件的座圈内”修改为“所述多个滚珠保持在外部管状构件内且通过座圈与切割构件联接”或类似特征以克服修改超范围的缺陷，则如此修改后的权利要求1-10相对于对比文件1、2和本领域的公知常识仍不具备创造性。针对上述第二次复审通知书，美敦力施美德公司于2018年5月4日提交了意见陈述书，没有修改申请文件。美敦力施美德公司认为，（1）关于专利法第三十三条，首先，根据本申请图2以及说明书第[0024]段的记载，本领域技术人员能够直接且毫无疑义地确定的是，钻头24是内部管状构件22的一部分，座圈63设置在钻头24上、实质上也就是设置在内部管状构件22上。其次，如本申请的图5中的两个红圈所示，从图中能够直接且毫无疑义地确定的是，限定座圈63的壁延伸穿过内部管状构件22并插入到外部管状构件18之中。因此，本申请当前的权利要求1中所限定的技术特征、即“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”是本领域技术人员能够从原说明书及其附图所记载的内容中直接地且毫无疑义地确定的，因而符合专利法第三十三条的规定。（2）本申请当前的独立权利要求1所限定的技术方案相对于对比文件1-2具备创造性，具体理由为：对比文件1和对比文件2均未能揭示出本申请的上述技术特征，即“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”；上述特征也不是本领域技术人员在不付出创造性劳动的情况下仅仅凭借现有技术就能轻易获得的。因此，本申请当前的独立权利要求1具备创造性，其它权利要求也均具备创造性。2018年7月20日，专利复审委员会作出被诉决定。诉讼中，被告向本院提交了美敦力施美德公司于2018年1月9日提交的权利要求第1-10项、2014年9月19日提交的原始国际申请文件的中文译文的说明书附图1-附图12、说明书第1-56段等作为证据。上述事实，有当事人提交的证据材料以及当事人陈述等在案佐证。本院认为：根据双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点在于：一、被诉决定是否存在程序违法；二、本申请是否符合专利法第三十三条的规定。一、被诉决定是否存在程序违法本案中，美敦力施美德公司认为被诉决定所基于的理由超出了驳回决定理由的范围，并且也不属于《专利审查指南》中所规定的“除驳回决定所依据的理由和证据外”的情形，因此属于超范围审查，程序违法。对此，本院认为，专利法及其实施细则中对于复审审查的具体范围未予明确规定，但《中华人民共和国专利法实施细则》第一百二十二条规定，国务院专利行政部门根据专利法和本细则制定专利审查指南。因此，《专利审查指南》作为国家知识产权局依据专利法及其实施细则制定的规章，是专利行政部门依法行政的依据和标准，可以作为本案中对被诉决定作出程序进行合法性审查的参照。《专利审查指南》第四部分第二章第4.1节虽规定“在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查”，但又进一步规定“除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定”，其中第（2）项即明确包含了“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”。而被诉决定所依据的专利法第三十三条规定的理由，即属于专利复审委员会经过复审所发现的本申请存在“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”，故审查程序符合《专利审查指南》的上述规定。因此，被诉决定作出程序并无不当，美敦力施美德公司关于被诉决定作出程序违法的主张不能成立，本院不予支持。二、本申请是否符合专利法第三十三条的规定专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。本院认为，在专利申请文件的审查过程中，判断对申请文件的修改是否超范围时应当遵循以下基本原则：一是原说明书和权利要求书有无文字记载；二是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能否直接地、毫无疑义地确定。而如果通过增加，改变或删除其中一部分内容，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请文件中记载的信息不同，而又不能从原申请文件中直接地，毫无疑义确定，那么这种修改则是不允许的。本案中，根据本申请原说明书第[0035]—[0038]段关于“座圈”的相关记载及第[0019]段的记载，可见“座圈63”设置在作为切割构件的“钻头24”上，因此正如被诉决定中所认定的“限定座圈的壁”也应在切割构件的“钻头24”上。原说明书记载了“多个滚珠62保持在外部管状构件18内且通过圆形座圈63与钻头24联接”（说明书第[0035]段），该联接应理解为滚珠与“座圈63”的滚道（凹槽）进行配合，而不是“座圈63”的壁要深入到外部管状构件中。根据原说明书附图图5所示的内容，不能直接地、毫无疑义地确定滚珠两侧的竖线对应的是何种结构，同时也无法直接地、毫无疑义地确定该两条竖线是“限定座圈的壁”。故权利要求1中的“限定所述座圈的壁延伸穿过所述内部管状构件并插入到所述外部管状构件之中”并不能由原申请文件的文字记载以及原说明书附图直接地、毫无疑义地确定，因此超出了原申请文件记载的范围。美敦力施美德公司对权利要求1的修改不符合专利法第三十三条的规定。被诉决定的相关认定并无不当，本院经审查予以支持。综上，被诉决定认定事实清楚，适用法律无误，审查程序合法，审查结论正确。原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告美敦力施美德公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告美敦力施美德公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告美敦力施美德公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，同时预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  王建宏审 判 员  王 坤人民陪审员  韩君华二〇二〇年八月二十七日法官 助理  王 婧技术调查官高虹书记员林子斌书记员王爽