北京知识产权法院行 政 判 决 书（2020）京73行初6372号原告：伊川杜康酒祖资产管理有限公司，住所地河南省洛阳市伊川县城关镇酒城南路**。法定代表人：柳向阳，董事长。（未到庭）委托诉讼代理人：张涵，北京市万慧达律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：李婉莹，北京万慧达（上海）律师事务所律师。（到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：方莉园，国家知识产权局审查员。（未到庭）第三人：陕西白水杜康酒业有限责任公司，住所地陕西省渭南市白水县杜康镇。法定代表人：张倩，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：吴伟，陕西渭临律师事务所律师。（未到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字［2020］第81124号关于第12985169号“杜康酒祖及图”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定书本院受理时间：2020年5月28日开庭审理时间：2020年7月20日被诉裁定认定：诉争商标违反2013年《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第三十一条的规定，诉争商标予以无效宣告。原告诉称：一、原告“杜康”商标使用在先、申请在先，已经取得了较高知名度和影响力。“杜康”商标争议早已彻底解决，原告“杜康”商标与第三人“白水杜康”商标多年来共存并已形成稳定市场格局，原告围绕“杜康”注册本案诉争商标，不会引起相关公众混淆、误认，诉争商标应予以维持。二、诉争商标是基于对原告“杜康酒祖”系列商标的延续性注册，经过原告持续大量宣传、使用，获得了较高的知名度，相关公众已经建立起“杜康酒祖”商标与原告的固定对应关系，不会导致相关公众混淆、误认，诉争商标应予维持。三、诉争商标与引证商标二在整体视觉效果、呼叫、含义上存在差异，不构成近似商标。被告作出的被诉裁定认定事实不清、适用法律错误，综上，请求依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求依法驳回原告的诉讼请求。第三人述称：同意被诉裁定。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：原告。2.注册号：12985169。3.申请日期：2013年7月26日。4.注册日期：2014年12月28日。5.专用权期限至：2024年12月27日。6.标识：7.核定使用商品（第33类，类似群3301）：利口酒；料酒；米酒等。二、引证商标（一）引证商标一1.注册人：第三人。2.注册号：915685。3.申请日期：1995年3月24日。4.注册日期：1996年12月14日。5.专用权期限至：2026年12月13日。6.标识：7.核定使用商品（第33类，类似群3301）：白酒。（二）引证商标二1.注册人：第三人。2.注册号：12216109。3.申请日期：2013年3月4日。4.注册日期：2014年8月7日。5.专用权期限至：2024年8月6日。6.标识：7.核定使用商品（第33类，类似群3301）：葡萄酒；米酒；烧酒等。三、其他事实在评审程序中，原告提交了以下主要证据：1、原告获得的部分荣誉；2、原告的权利基础及商标授权许可合同；3、原告“杜康”商标的实际使用证明、广告宣传合同、在报纸上的宣传报道、部分销售合同及发票、获得的荣誉；4、山东省济南市中级人民法院民事判决书、第5418346号“杜康DK”商标争议裁定书。在评审程序中，第三人提交了以下主要证据：1、引证商标一注册信息；2、北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第499号《行政判决书》、北京市高级人民法院[2009]高行终字第1102号《行政裁定书》；3、白水县人民政府关于请求恢复“陕西省杜康酒厂”的函、相关批复；4、关于陕西杜康酒厂改制有关事项的县长办公会议纪要；5、最高人民法院（2017）最高法民申4643号民事判决书；6、1978年收到的杜康商标设计图样6份；7、中华酒典、杜康酒历史略考、中国国际贸易促进委员会代理部《关于杜康商标在法国申请注册事项》；8、陕西省杜康酒厂关于申请注册“杜康”商标的报告、《杜康酒史博览室》；9、在“陕西杜康酒厂系列产品座谈会”上的讲话、陕西杜康酒厂在陕西省轻工业地市局长会议交流材料、陕西杜康酒厂在渭南地区轻纺工作会议经验材料；10、白水县人民政府《迅速崛起的白水工业》、白水县县长韩孝武《在陕西白水优质苹果新闻发布会上的发言》；11、陕西省渭南市公证处（2017）渭证民字第252号公证书；12、陕西省人民政府“关于申请我省杜康酒厂注册‘杜康牌’商标的函”；13、国家商标局业务周会会议纪要；14、轻工业部关于对“杜康牌”商标问题回复意见的函；15、伊川杜康酒厂、陕西杜康酒厂、汝阳杜康酒厂“关于杜康牌商标续展有关问题协议”；16、陕西省人民政府“关于请求解决杜康商标问题的函”；17、国家工商局“关于解决‘杜康’商标续展问题的函”、“关于协调解决‘杜康’商标问题的函”；18、洛阳市人民政府“关于杜康酒商标续展注册意见的报告”、伊川杜康酒业有限公司“针对陕西三九杜康酒厂答辩的意见陈述”；19、中企商标鉴定中心《商标法律咨询意见书》、渭南市人民政府关于请求解决白水杜康商标问题的请示、陕西省人民政府关于请求解决杜康商标问题的函、陕西省白水县公证处公证书、陕西省渭南市公证处公证书；20、白水杜康酒厂的历史荣誉、杜康酒宣传资料、白水杜康酒厂的历史宣传文献记载、白水杜康酒厂收集的名家题字、历史影像资料、杜康老酒及照片；21、相关杜康酒的包装、购销合同、广告合同；22、“中华老字号”证书、品牌价值56.55亿元荣誉证书、白水杜康十三朝-神舟十一号搭载物交接仪式；23、其他相关的行政裁定书、司法判决、行政处罚决定书等证据。在诉讼程序中，原告向本院提交以下主要证据：第一组：“杜康”商标注册证、中国商标十年、伊川县志、白水县志、（2009）一中行初字第499号行政判决书等证据，证明原告与第三人有关“杜康”商标的历史争议源于上世纪80年代。80年代，经商标局协调决定由伊川杜康（原告）申请注册杜康商标，许可白水杜康公司使用。后90年代，“杜康”商标续展之时，为了彻底解决“杜康”商标纠纷，商标局同意白水杜康一方（第三人）申请注册“白水杜康及图”商标，后伊川杜康办理了“杜康”商标续展。自此，原告与第三人形成了“杜康”商标和“白水杜康及图”商标共存发展的局面。第二组：（2016）京0101民初17043号民事判决、（2017）豫民终857号民事判决书、（2018）最高法民申3338号民事裁定书、和解协议书等证据，证明“杜康”与“白水杜康”商标共存发展几十年后，第三人一方违反合理避让义务，突出使用“杜康”商标，多份法院生效判决其行为构成民事侵权。后原告与第三人双方为双方企业发展，在最高院的调解之下，第三人承认其突出使用“杜康”商标的行为侵权的前提下，原告同意和解，双方于2019年签署和解协议。至此，双方关于“杜康”商标的新一轮争议再次彻底解决。第三组：（2005）济民三初字第137号民事判决书、关于第5418346号“杜康DK”商标争议裁定书、荣誉证书等证据，证明“杜康”商标纠纷自1996年彻底解决之后，原告与第三人之间各自基于“杜康”商标和“白水杜康及图”商标，使用各自的“杜康”系列商标和“白水杜康”系列商标，并积累商誉，已经形成稳定的市场格局。第四组：原告“杜康”及“酒祖杜康”系列商标信息打印件、第三人“白水杜康”系列商标信息打印件等证据，证明在“杜康”和“白水杜康及图”商标共存的几十年间，原告和第三人分别各自基于“杜康”商标和“白水杜康”商标进行商标布局。本案的诉争商标系原告主打的“酒祖杜康”系列品牌，是基于原告上世纪80年代核准注册的“杜康”商标（早于第三人的“白水杜康及图”商标）以及2002年核准注册的“酒祖杜康”（早于第三人的“白水杜康酒祖”商标）商标的品牌合理延伸。第五组：广告合同及发票、销售合同、广告投放图片、宣传片截图、部分媒体报道等证据，证明本案诉争商标作为原告“杜康”商标的子品牌，在“杜康”驰名商标极高知名度的影响下，经原告长期大量宣传使用，也形成了一定的知名度和市场格局。基于双方商标长期共存的局面，相关公众不会对诉争商标与引证商标共存混淆。第六组：（2018）京行终4788号行政判决书、（2018）京行终3115号行政判决书等证据，证明鉴于原告与第三人双方商标长期共存的历史，以及双方关于“杜康”商标注册和使用的争议的历史，对诉争商标与引证商标的混淆后果应尊重历史因素和市场格局，不宜简单机械仅从商标本身的近似程度予以考量。另查，双方当事人在诉讼过程中向我院出具《商标共存协议》。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序中和诉讼中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为，2013年商标法于2014年5月1日施行，2019年4月23日修正的商标法已于2019年11月1日起施行。因诉争商标系在2014年12月28日经核准注册，被告于2020年4月16日作出无效宣告裁定，根据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条“对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法”的规定，本案对诉争商标是否应当宣告无效所依据的法律规定在实体方面适用2013年商标法，在程序方面适用2019年商标法。本案中，在诉争商标申请日前引证商标一已获准注册，引证商标二虽已提出注册申请但未获得初步审定，故本案同时适用2013年《商标法》第三十条和第三十一条进行审理。根据各方当事人的诉辩主张,本案的焦点问题为：诉争商标的申请注册是否违反2013年《商标法》第三十条、三十一条的规定。首先，商标权是一种民事财产权利。根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分。引证商标权利人出具《商标共存协议》体现了其对在先注册商标专用权的处分，在尚无证据表明《商标共存协议》违反法律、行政法规，或者足以损害相关公众利益的情况下，应当充分尊重引证商标权利人对引证商标的处分行使及对对诉争商标注册的意思表示。其次，商标申请注册中，根据2013年商标法第三十条、第三十一条对于混淆可能性的认定是商标授权行政机关或者法院从相关公众的角度作出的一种判断，而《商标共存协议》是对引证商标在先权利的限制，更加符合市场商业实际。因此，在诉争商标与引证商标存在一定差异的情况下，《商标共存协议》通常是排除混淆可能性的有力证据。因此，《商标共存协议》可以作为适用2013年商标法第三十条、第三十一条审查判断诉争商标可否获准注册时予考量的因素。本案中，诉争商标与引证商标一、二在文字构成、呼叫等方面相近，但整体存在一定差异，考虑引证商标权利人出具了《商标共存协议》，明确同意诉争商标在第33类指定商品上依法注册和使用，该《商标共存协议》系当事人真实意思表示，应予尊重。判断诉争商标和引证商标一、二是否构成2013年商标法第三十条、三十一条规定之情形时，应当考虑共存协议对混淆可能性判断的影响。综合考虑本案商标近似判断各要素，可以认定诉争商标与引证商标不构成类似商品上的近似商标。根据《商标共存协议》的事实变化，为有效维护诉争商标人的正当权益，被诉裁定应予撤销，国家知识产权局应当在考虑涉案商标《商标共存协议》的基础上重新作出审查决定。由于本案根据诉讼中所发生的事实予以撤销，该事实并非国家知识产权局作出被诉裁定的依据，案件受理费仍由原告负担。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款之规定，判决如下：一、撤销国家知识产权局作出的商评字［2020］第81124号关于第12985169号“杜康酒祖及图”无效宣告请求裁定；二、国家知识产权局针对陕西白水杜康酒业有限责任公司提出的关于第12985169号“杜康酒祖及图”商标无效宣告请求申请重新作出裁定。案件受理费一百元，由原告伊川杜康酒祖资产管理有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  张 阳人民陪审员  王洪泊人民陪审员  陈绪飞二〇二〇年八月二十七日法官 助理  石志远书 记 员  刘乐瑶