文书内容江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2020)苏民终364号上诉人（原审被告）：常州市城市照明工程有限公司，住所地江苏省常州市河海西路428号。法定代表人：刘锁龙，该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：戴正才、汝东军，江苏常发律师事务所律师。上诉人（原审被告）：江苏延长桑莱特新能源有限公司，住所地江苏省昆山市玉山镇中华园西路1798号4号房。法定代表人：何长明，该公司董事长。委托诉讼代理人：石莹，江苏益友天元律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐大威，江苏益友天元律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：浙江晶日科技股份有限公司，住所地浙江省湖州市东部新区区府路2008号。法定代表人：程世友，该公司董事长。委托诉讼代理人：裴金华，浙江千克知识产权代理有限公司专利代理师。上诉人常州市城市照明工程有限公司（以下简称城市照明公司）、江苏延长桑莱特新能源有限公司（以下简称桑莱特公司）因与被上诉人浙江晶日科技股份有限公司（以下简称晶日公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院(2019)苏05民初53号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年5月11日立案后依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。城市照明公司上诉请求：1.撤销一审判决第一、二项中与其相关的内容；2.一、二审诉讼费用由晶日公司负担。事实和理由：1.一审法院在作侵权比对时未考虑被控侵权产品中的灯杆这一设计特征，加之其他不同之处，一审法院认定被控侵权产品落入涉案专利保护范围是错误的。2.其不知道涉案专利的存在；其在正常招标文件中标示拟采购产品图片的事实，也不能改变其与桑莱特公司间系买卖合同关系的法律属性；其已按约向桑莱特公司支付对价，故被控侵权产品具有合法来源，其不应承担赔偿责任。针对城市照明公司的上诉，晶日公司答辩称：1.进行侵权比对时，应当就外观设计图片所反映的产品进行比对。2.城市照明公司在招标文件中提出具体外观要求，与桑莱特公司构成共同制造侵权。桑莱特公司上诉请求：1.撤销一审判决第一、二项；2.改判其不存在侵权行为，无需承担赔偿责任；3.一、二审诉讼费用由晶日公司、城市照明公司负担。事实和理由：1.被控侵权产品与涉案外观设计专利存在着灯盖顶端，整个产品的上盖、中间和底端的长度比例，灯盖两对角间连线的明显不同。一审认定构成近似，是错误的。2.其不知道涉案专利的存在，也不知道涉案路灯产品涉嫌侵权，其完全是按照城市照明公司提供图纸的要求委托第三方加工并供货给城市照明公司，且其已向第三方支付了合理对价，故不应承担制造侵权责任。3.即便其构成侵权，其销售包括灯杆在内的涉案路灯产品的利润不足2万元。一审判决其对5万元承担连带赔偿责任，无事实和法律依据。针对桑莱特公司的上诉，晶日公司答辩称：1.被控侵权产品与涉案专利间并无桑莱特公司所述的不同之处，即便有也是细微差别，不影响两者整体视觉效果构成近似。2.桑莱特公司协助城市照明公司制造被控侵权产品，应当承担相应责任。晶日公司向一审法院起诉，请求判令城市照明公司、桑莱特公司：1.停止制造涉案侵权产品；2.连带赔偿因侵犯其专利权造成的损失及合理费用共计15万元；3.承担本案诉讼费用。一审法院认定事实：晶日公司系名称为“LED庭院灯（中式）”外观设计专利的专利权人，该专利于2013年4月3日获授权公告，专利号为ＺＬ20123050××××.1。专利证书载明了该专利的主视图、俯视图、仰视图和立体图（见附件），后视图、右视图、左视图与主视图相同，省略后视图、右视图、左视图。简要说明记载：用途为用于庭院周边的照明，设计要点在于形状，最能表明外观设计要点的图片或照片为立体图。该专利现处有效期内。涉案专利图片显示：涉案专利包含灯盖、灯底和支撑柱三部分。灯盖为一四边形，其顶部凸起，凸起由四条弧线连接而成，四条弧线连接中部的凸起和四个角，四条边也呈弧形且上翘，形成对外光滑的弧面，四条外边有收缩成弧状，灯盖的底部有LED发光盘。灯底为一四边方形，面积比灯盖小，处在灯盖的正下方。支撑柱呈四根细长的柱状，下细上粗，从下到上发散展开，上下两端分别连接灯盖和灯底四个角。经将涉案被控庭院灯（见附件）与涉案专利设计特征进行当庭比对，晶日公司认为被控侵权产品与涉案专利具有完全相同的形状构造，灯盖、灯底、支撑柱及其各个连接部件的大小、形状、排布均完全相同，不同点在于被控侵权产品灯盖的中部顶端具有一个小球，涉案专利没有，该区别属于细微的区别，对景观灯的视觉效果不产生实质影响，故被控侵权产品与涉案专利构成近似。城市照明公司认为：被控侵权产品系由灯具、灯杆所组成，涉案专利是庭院灯。两者区别在于：1.涉案专利不包含灯杆，被控侵权产品包含灯杆，且灯杆较长，占据了被控侵权产品的大部分。2.被控侵权产品设有乳白色透明罩，涉案专利没有。两者不相同。桑莱特公司认为：同意城市照明公司陈述的区别点，并补充认为：1.从立体图看，涉案专利顶端为一较小平面，被控侵权产品顶端为一个凸起的立体圆球。2.从主视图看，涉案专利灯盖两个上角与灯盖的下沿呈现一个类似梯形的形状，被控侵权灯盖边角相较涉案专利更尖锐，不是梯形。3.涉案专利灯的底部比较短，被控侵权产品底部明显较长，两者上盖中间和底部的长度比例不同。综上被控侵权产品与涉案专利整体视觉效果不相同也不近似。2016年11月，城市照明公司委托常州招投标代理中心发布的标号为SJ2016141《竞争性谈判文件》第三章采购内容及要求载明，GE1庭院灯外形：外观与技术文件一致。4.3外形尺寸和外观质量：灯具外观需与图片一致。详细参数部分载明了所涉庭院灯的外形图片（见附件）。2016年11月28日，城市照明公司与桑莱特公司（中标人）签订《大运河景观灯具地面功能部分2标》合同一份，载明：就大运河景观灯具地面功能部分2标工程，桑莱特公司向城市照明公司供货灯具，灯具清单中包含货物名称为“庭院灯”，数量168套，单价1394元。诉讼中桑莱特公司确认涉案被控168盏庭院灯系其向城市照明公司提供，晶日公司提供的被控侵权产品照片载明在灯杆处贴有一铭牌，其上显示桑莱特公司的企业名称、地址、电话及网址等信息。诉讼中桑莱特公司主张涉案被控侵权产品系其委托案外人采购，其具有合法来源，并提供了一份落款时间为2016年11月25日的《加工合同》。合同载明：桑莱特公司（采购方）向案外人常州银泰灯具有限公司（供货方）采购庭院灯168盏，含税单价为1280元，总价为215040元。合同后附技术参数部分载明了所涉庭院灯的外形图片（见附件）。城市照明公司成立于2001年1月20日，经营范围为照明规划、照明工程设计、研发、咨询、项目管理和相关的技术与管理服务等。桑莱特公司成立于2011年5月11日，经营范围为照明器材、灯杆、电线电缆的销售；LED灯具、太阳能路灯等生产与销售等。2014年绿城LED庭院灯项目中，案外人常州亮化城市照明科技有限公司作为投标人向城市照明公司就采购LED庭院灯进行报价，单价为2100元，该庭院灯制造商为晶日公司。一审法院认为：涉案专利合法有效，应受法律保护。本案被控侵权产品与涉案专利均为灯具，属于相同产品。就侵权比对而言，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计的整体视觉效果上无实质性差异的，应认定两者近似。本案中，被控侵权产品设计特征经与涉案专利比对，具备前述涉案专利图片显示的灯盖、灯底和支撑柱三部分设计特征内容，就城市照明公司所称区别点1，本案中被控侵权产品比对部分不包含灯杆部分，故该区别点不成立；城市照明公司所称区别点2以及桑莱特公司所称区别点1、2、3均属于细微差别，在正常使用过程中难以在视觉上形成显著差异，故可以认定两者整体视觉效果上无实质性差异，被控侵权产品与涉案专利构成近似，落入涉案专利保护范围。城市照明公司、桑莱特公司主张其均非被控侵权产品的生产者，具有合法来源。对此一审法院认为，在案证据表明，城市照明公司于2016年采购时就涉案被控侵权产品的外形作出了明确要求，并提供了相应产品图纸，故应当认为城市照明公司构成制造被控侵权产品的行为，其主张具有合法来源依法不能成立。就桑莱特公司而言，其作为被控侵权产品的贴牌供货商，在商品上明确标明其企业名称信息，且其提供的证据也表明其在委托案外人常州银泰灯具有限公司生产时对产品外形作出了明确要求，故其亦应当承担制造涉案侵权产品的民事责任。对于晶日公司请求的赔偿数额问题，因其未提交证据证实其因侵权所受到的实际损失和城市照明公司、桑莱特公司因侵权所获得的利益，相关专利许可使用费亦难确定，综合涉案专利权类型、涉案侵权行为性质和情节以及晶日公司支出的合理费用等因素，同时考虑城市照明公司、桑莱特公司在本案中因侵权获利存在的不同情况，酌情确定城市照明公司赔偿晶日公司15万元，桑莱特公司就其中5万元承担连带赔偿责任。据此，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条规定，一审法院判决：一、常州市城市照明工程有限公司、江苏延长桑莱特新能源有限公司立即停止侵害ＺＬ20123050××××.1号“LED庭院灯（中式）”外观设计专利权的行为；二、常州市城市照明工程有限公司于判决生效之日起十日内赔偿浙江晶日科技股份有限公司经济损失及合理费用支出合计15万元，江苏延长桑莱特新能源有限公司就其中5万元承担连带赔偿责任；三、驳回浙江晶日科技股份有限公司的其他诉讼请求。一审案件受理费3300元，由常州市城市照明工程有限公司、江苏延长桑莱特新能源有限公司共同负担。城市照明公司二审提交了江苏中冠工程咨询有限公司（原常州招投标代理中心，以下简称中冠公司）出具的“情况说明”一份，用以证明涉案路灯项目系按货物采购而非承揽办理。晶日公司、桑莱特公司对上述证据的真实性不持异议，但分别认为该证据与本案无关及不属于二审新证据。本院对城市照明公司二审提供证据的认证意见为：1.确认证据的真实性；2.该证据系当事人针对一审裁判意见的补充证据，应纳入二审新证据范畴。晶日公司、桑莱特公司二审未提供新证据。一审法院认定事实正确，本院在此予以确认。本院另查明：《大运河景观灯具地面功能部分2标》合同的“五、质量保证：”中，约定有“1.乙方（桑莱特公司）严格按照招标文件及谈判达成的协议进行货物的采购及检验，并对其质量负责”。中冠公司2020年6月15日出具“情况说明”称：城市照明公司委托该公司组织采购的大运河景观灯具地面功能部分2标包项目（编号：SJ2016141）为货物采购。本案二审争议焦点为：1.被控侵权产品是否落入涉案外观设计专利权的保护范围；2.城市照明公司、桑莱特公司是否系被控侵权产品的制造者；3.本案民事责任的确定。本院认为：一、关于被控侵权产品是否落入涉案外观设计专利权的保护范围首先，《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第五十九条第二款规定，外观设计专利的保护范围以表示在图片或照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或照片所表示的该产品的外观设计。本案中，涉案外观设计专利图片所显示的产品为不包括灯杆部分的“LED庭院灯”，故在作该外观设计的侵权比对时，无需考虑被控产品实际使用的灯杆部分对整体视觉效果的影响。因此，城市照明公司以被控产品实际安装在灯杆上，要求该将灯杆部分纳入涉案外观设计专利比对范围的主张，明显缺乏法律依据，本院不予采纳。其次，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条的规定，在与外观设计专利产品相同或相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或近似外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围；人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无实质性差异的，应认定两者近似。本案中，被控侵权产品与涉案专利产品均为灯具，系相同产品；将被控侵权产品与涉案外观设计专利相比较，虽然城市照明公司、桑莱特公司主张两者存在着诸如灯罩颜色，灯盖顶端，整个产品上盖、中间和底端间长度比例，灯盖两对角间连线的差异，但涉案外观设计专利并不要求保护灯罩颜色且上述其他差异均属不影响整体视觉效果的细微差别，故被控侵权产品与涉案外观设计专利整体视觉效果并无实质性差异，构成近似。因此，被控侵权产品落入了涉案外观设计专利权的保护范围。二、关于城市照明公司、桑莱特公司是否系被控侵权产品的制造者首先，根据专利法第十一条第二款的规定，侵害外观设计专利权的行为，包括为生产经营目的而制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品的行为。其中的制造行为是指未经专利权人许可，在相关产品上再现专利技术方案的活动与过程。换言之，专利法意义上的制造者应当对被控侵权产品已具备专利技术方案这一客观事实，具有主观上的意愿或客观上的行为。其次，本案中，桑莱特公司一审提供的《加工合同》显示，该公司委托案外人常州银泰灯具有限公司生产加工了被控侵权产品。因此从客观行为的角度，桑莱特公司系以委托加工的方式制造被控侵权产品，应为该产品的制造者。此外，虽然城市照明公司在相关招标文件中对拟招标产品的外观提出了具体要求并附相应图片，但其目的在于明确披露自身所需产品的准确信息，且该信息的提出并未超出一般采购方的正当需求范畴。城市照明公司在相关招标文件中也无引诱、唆使投标人在中标后即应按图加工的意思表示，中标方完全可以选择从公开市场上采购相同产品的方式来履行供货义务。一审法院仅因城市照明公司在采购招标中对产品外观提出明确要求并附有图片，桑莱特公司系按上述招标要求对外委托加工被控侵权产品，即认定城市照明公司构成制造被控侵权产品的行为，显属不当，本院在此予以纠正。综上，桑莱特公司系被控侵权产品的制造者，而城市照明公司并非被控侵权产品的制造者。三、关于本案民事责任的确定首先，如前所述，桑莱特公司系被控侵权产品的制造者，而城市照明公司并非被控侵权产品的制造者；城市照明公司亦无销售、许诺销售、进口被控侵权产品的行为，且根据专利法的相关规定，使用外观设计专利产品并不构成侵权，故本案仅应由桑莱特公司承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。一审法院判令城市照明公司停止侵权及赔偿损失，均属适用法律错误，应予撤销。其次，因晶日公司不能证明其因涉案侵权行为所遭受的损失及桑莱特公司因涉案侵权行为的获利的具体数额，且请求由人民法院适用法定赔偿方式酌情确定损失赔偿数额，故综合涉案专利的类型，桑莱特公司侵权行为的性质、情节，以及晶日公司为制止侵权所支出的合理开支等因素，本院酌情确定桑莱特公司赔偿晶日公司经济损失及为制止侵权的合理费用合计人民币15万元。此外，需要特别指出的是，虽然现有证据表明桑莱特公司销售包括灯杆在内的涉案路灯产品的利润不足2万元，但考虑到被控侵权产品系基于桑莱特公司的意愿而制造，故在运用法定赔偿方式确定相应赔偿责任时，应侧重于该制造侵权行为可能给专利权人所造成损失，而非行为人的获利。换言之，无论实施制造侵权行为的主体是否获利，均不影响对其赔偿责任的确立。综上所述，城市照明公司的上诉请求成立，应予支持；桑莱特公司的上诉请求不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(二)项规定，判决如下：一、撤销江苏省苏州市中级人民法院(2019)苏05民初53号民事判决；二、江苏延长桑莱特新能源有限公司立即停止制造、销售侵害ZL201230506295.1号“LED庭院灯（中式）”外观设计专利权的路灯产品；三、江苏延长桑莱特新能源有限公司于判决生效之日起十五日内赔偿浙江晶日科技股份有限公司经济损失及合理费用支出合计人民币15万元；四、驳回浙江晶日科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件受理费各人民币3300元，均由江苏延长桑莱特新能源有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  施国伟审判员  史 蕾审判员  刘 莉二〇二〇年八月五日书记员  袁雨田附件：涉案专利与侵权产品图涉案专利被控侵权产品图SJ2016141《竞争性谈判文件》所附图桑莱特公司采购合同附图