广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤19民终6621号上诉人（原审原告）：东莞市特力精密夹具有限公司。住所地：广东省东莞市****牛山外经工业园三兴路2号一楼101。统一社会信用代码：914***********375F。法定代表人：王某1。委托诉讼代理人：赵晗，广东法全律师事务所律师。委托诉讼代理人：薛晓春，广东法全律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：东莞市特晶精密夹具有限公司。住所地：广东省东莞市长安镇新安社区**********—。统一社会信用代码：914***********487D。法定代表人：王作凯，该公司总经理。被上诉人（原审被告）：王作凯，男，1986年8月17日出生，汉族，住湖南省慈利县*********，公民身份号码为430************538。二被上诉人共同委托诉讼代理人：吴长阳，广东莞同律师事务所律师。二被上诉人共同委托诉讼代理人：余前远，广东莞同律师事务所律师。上诉人东莞市特力精密夹具有限公司（以下称特力公司）因与被上诉人东莞市特晶精密夹具有限公司（以下称特晶公司）、王作凯商标权侵权纠纷一案，不服广东省东莞市第二人民法院（2019）粤1972民初914号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。特力公司向一审法院起诉请求：1.特晶公司立即停止销售侵犯特力公司注册商标专用权的商品的违法行为；2.特晶公司赔偿特力公司经济损失300000元、特力公司为制止侵权行为所支付的律师费20000元、证据保全费1600元，以上合计321600元；3.王作凯承担连带赔偿责任；4.案件诉讼费由特晶公司承担。一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百零八条的规定，判决如下：驳回东莞市特力精密夹具有限公司的全部诉讼请求。一审案件适用普通程序收取受理费6124元，由东莞市特力精密夹具有限公司负担。一审判决认定的事实和理由详见广东省东莞市第二人民法院（2019）粤1972民初914号民事判决。特力公司上诉请求：1.依法改判特晶公司立即停止侵犯特力公司注册商标专用权的商品的违法行为；2.特晶公司赔偿特力公司经济损失300000元、特力公司为制止侵权行为所支付的律师费20000元、证据保全费1600元，以上费用合计321600元；3.王作凯为特晶公司上述赔偿承担连带责任。4.本案诉讼费由王作凯、特晶公司承担。事实和理由：一、本案中特晶公司不享有案涉商标21448371在先使用权。王作凯自2014年从特力公司处离职后创办特晶公司并经过其经营规模越做越大（多次表示市场份额赶超特力公司），套用特力公司公司经营模式、盗用知识产权及经营资源从而创建特晶公司且公司名称仅与特力公司只有一字之差并经营与特力公司同类别产品，明显特晶公司侵权行为在主观上存在恶意，所以特晶公司对案涉商标21448371相似商标的在先使用不具有善意的可能，因此对案涉侵权商标不具有在先使用权。二、特晶公司对于7051279号商标使用明显构成侵权。虽然在2015年10月之前特晶公司长期在特力公司处采购夹具，但是特力公司举证的（2018）粤莞南华第008678号公章书的公证时间为2018年5月29日，在此长达两年半的时间内特晶公司在未经特力公司授权的情形下擅自使用特力公司商标及商号用于自己公司产品宣传，明显构成侵权。三、即便特晶公司享有在先使用权，其行为亦构成侵权。根据《中华人民共和国商标法》之规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识，因此特晶公司即便享有21448371商标的在先使用权，但也应当在原使用范围内继续使用。案涉商标21448371于2016年9月28日申请并于2017年11月21日获得商标权。据特晶公司和王作凯举证，其在2015年10月开始使用案涉侵权商标，但经查特晶公司在2014年9月23日至2019年12月19日期间公司经营范围（研发、销售：精密夹具、工装夹具、五金配件、机械配件、模具及配件。）并无生产精密夹具。在2019年12月19日之后公司经营范围方才增加了“生产”，所以其“原使用范围”并不包含生产精密夹具，但是现特晶公司不仅产销夹具而且多次在庭审中表示经王作凯多年辛苦经营特晶公司的规模远超特力公司，因此特晶公司对案涉商标的使用完全已经超过了法律规定的“原使用范围”构成侵权。综上所述，一审判决认定事实不清。请求二审法院查明案件事实后依法予以改判。特晶公司、王作凯答辩称：一、特晶公司创作并使用了案涉商标，依法享有在先使用权，一审法院认定事实清楚，作出判决正确。首先，涉案的特晶商标（“”）标识由特晶公司创作并先使用。特晶公司于2015年就创作出特晶商标，并自2015年10月起就公开在微信朋友圈用于宣传及对外交流、展会中，远远早于特力公司获得21448371号商标使用权的时间。其次，特晶公司使用的特晶商标具有一定的知名度。特晶公司自创设特晶商标后，就以特晶商标对外进行合作、交流、参加展会等等，使得案涉商标随着特晶公司的名字在行业内广泛流传。随着特晶公司的诚信经营、注重创新与品质，使得特晶公司的产品畅销各地，特晶商标也广泛在行业内传播，具有一定的知名度、影响力。而特力公司系在特晶公司公开使用特晶商标后，于2017年通过抢注获得案涉商标（与特晶商标类似），其抢注在特晶公司公开使用之后，因此，一审法院在查明事实后，依法认定特晶公司对享有在先使用权。二、特力公司通过抢注案涉商标以打击作为竞争对手的特晶公司，特晶公司已依法提起了商标无效的行政诉讼。首先，特力公司与特晶公司曾存在密切的合作关系。特晶公司与特力公司于2014年至2015年期间存在合作关系，特晶公司为特力公司销售产品，但是随着特晶公司销售量增加，特力公司要求却提出更高的要求，让特晶公司做得越多，反而收获越少，收入与付出完全不成正比，导致特晶公司无法与之合作下去，自主独立开厂生产夹具。其次，特力公司与特晶公司存在激烈的竞争关系。2018年之前，特力公司与特晶公司均在东莞市长安镇，双方均属于夹具行业，双方存在竞争关系，随着特晶公司的销售业绩大增，抢占了特力公司不少的市场份额，双方竞争激烈。再者，特力公司为了打击特晶公司恶意抢注案涉商标。特力公司与特晶公司曾关系密切，特力公司明知特晶公司使用特晶商标，却恶意抢注，特力公司抢注后并未使用该商标，而是通过工商投诉、诉讼等方式去打击特晶公司，其恶意抢注的目的明显。最后，因特力公司恶意抢注案涉商标，并进行不正当的竞争（包括恶意工商投诉、恶意诉讼等）的行为，特晶公司已在北京知识产权法院提起了商标无效的行政诉讼，案号为（2020）京73行初4607号。该案已开庭审理，北京知识产权法院于庭审中初步认可特晶公司的主张，特力公司恶意抢注的商标极有可能会被判决无效。三、特晶公司未侵犯特力公司7051279号商标，特力公司歪曲事实，应当驳回其上诉。首先，特晶公司未侵犯特力公司的7051279号商标。自2015年10月起，特晶公司就一直对外使用特晶商标作为宣传，特晶公司依靠质优价美的产品，有口皆碑，打开销路、获得市场认可。其次，特力公司提供的公证书无法证明所涉网页属于特晶公司。特力公司所提交的（2018）粤莞南华008678号公证书显示是存在网页使用7051279号商标，但在该网站建立一个网页非常简单，任何人均可以设立。该公证书无法证明网页系特晶公司创设、所有。最后，所谓的网页极有可能是特力公司自己为诉讼而伪造设立的。本案一审时，特力公司就伪造了订购合同以证明其于2012年就已经使用了案涉的21448371号商标。但特晶公司于一审开庭时要求对该证据形成时间进行鉴定时，特力公司却撤回了相应的证据。结合特力公司与特晶公司存在竞争关系，可以看出特力公司通过各种不正当方式打击特晶公司。而且，该网站上并没有标明产品的联系人及联系方式，极不合理，极有可能系特力公司伪造网站用于诉讼。以上事实，一审开庭时已经查明，但特力公司却依然有意歪曲事实，以达到打击、抹黑特晶公司的目的，可见特力公司的恶意行径。因此，特力公司无法举证证明特晶公司在网上用其商标进行宣传，其应当承担举证不能的不利后果，一审判决查明事实清楚，认定正确，应当驳回特力公司的上诉。四、特晶公司使用的特晶商标未超出“原使用范围”，不构成对特力公司商标权的侵权，特力公司的主张没有事实和法律依据。首先，特晶公司有权使用特晶商标。特晶公司对案涉的21448271号商标（与特晶商标类似）享有在先使用权。自2015年10月起，特晶公司就广泛使用了特晶商标，包括在对外宣传、沟通的文件中以及研发的产品中，特晶公司依法可以在此范围内继续使用特晶商标。其次，特晶公司的在先使用权的“原使用范围”系应当根据特晶公司实际使用情况进行确定。“原使用范围”应当是根据特晶公司历史以来实际使用的情况进行确认，法律上也并未明确规定原使用范围系营业执照所允许的经营范围内。而一审判决中认定特晶公司有权在“营业执照所允许的经营范围内”对案涉商标享有在先使用权系对法律的解读而非法律规定，又因为该判决于2020年作出，根据该判决所认定事实，特晶公司有权在2020年的公司经营范围内使用特晶商标，即特晶公司有权在包括精密夹具、工装夹具、五金配件、机械配件、模具及配件等的产品范围内使用特晶商标。最后，特晶公司使用的特晶商标未超出“原使用范围”。自2015年10月起，特晶公司基于自身诚信经营、产品的质优价廉等获得市场认可从而逐步占有一定的市场份额，期间，特晶公司以特晶商标作为辅助宣传，广泛运用于特晶公司的宣传广告、文件及研发的产品中，并未超出现有的经营范围或者此前的经营范围。而特力公司以特晶公司销量超过其为由主张特晶公司生产、销售的夹具产品使用了案涉商标侵犯其合法权益，完全是偷换概念、歪曲事实，若特力公司主张特晶公司销售的产品上使用了特晶商标，特力公司应当举证证明，否则应当承担举证不能的不利后果。综上，一审法院认定事实清楚、证据充分、适用法律正确，故特力公司的上诉理由不成立，特晶公司请求二审法院依法审理后，维持原判，驳回特力公司的全部诉讼请求。各方当事人二审期间均未向本院提交新证据。一审查明的事实属实，本院依法予以确认。本院认为，本案系商标权侵权纠纷，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，本院对特力公司上诉请求的有关事实和法律适用进行审查。根据各方当事人的意见，本案的争议焦点包括：1、特力公司是否有权禁止特晶公司使用案涉商标；2、特力公司是否有权要求特晶公司、王作凯赔偿损失、支付律师费和证据保全费。对此，本院分析如下：一、关于特力公司是否有权禁止特晶公司使用案涉商标《中华人民共和国商标法》第五十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”本案证据显示商标注册人申请第21448371号注册商标前，特晶公司已经在同一种商品上使用案涉商标并有一定影响及已附加适当区别标识，而特力公司没有使用第21448371号注册商标。一审认定特力公司无权禁止特晶公司在原使用范围内继续使用案涉商标，符合上述法律规定。二、特力公司是否有权要求特晶公司、王作凯赔偿损失、支付律师费和证据保全费《中华人民共和国商标法》第六十四条规定：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。”本案证据显示特力公司第7051279号注册商标专用权被侵犯的事实真伪不明，依法不应确认。特力公司没有使用第21448371号注册商标，也无权禁止特晶公司在原使用范围内继续使用案涉商标。一审不予支持特力公司要求特晶公司、王作凯赔偿损失、支付律师费和证据保全费的诉讼请求，符合上述法律规定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”特力公司上诉要求改判，但未提供确实充分证据证明其事实主张，依法应当承担不利后果。综上所述，上诉人特力公司的上诉请求不成立，本院予以驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费6124元，由东莞市特力精密夹具有限公司负担（已预交）。本判决为终审判决。审判长  邓潮辉审判员  尹河清审判员  林 静二〇二〇年八月十三日本件与原本核对无误书记员黎志均