上海知识产权法院民 事 判 决 书（2020）沪73民终213号上诉人(原审原告)：湖南韶山毛家饭店发展有限公司，住所地湖南省韶山市。法定代表人：毛桃芝，该公司董事长。委托诉讼代理人：宋子轩，湖南思博达律师事务所律师。委托诉讼代理人：田达良，北京市集佳律师事务所律师。上诉人(原审被告)：上海俏婆餐饮管理有限公司，住所地上海市宝山区。法定代表人：邱海军，该公司执行董事。委托诉讼代理人：吴延佳，上海市浩信律师事务所律师。上诉人湖南韶山毛家饭店发展有限公司(以下简称毛家饭店)因与上诉人上海俏婆餐饮管理有限公司(以下简称俏婆公司)侵害商标权纠纷一案，不服上海市杨浦区人民法院(2019)沪0110民初11801号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月23日立案后，依法适用普通程序，于2020年6月12日对本案公开开庭进行了审理。上诉人毛家饭店的委托诉讼代理人宋子轩，上诉人俏婆公司的委托诉讼代理人吴延佳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。毛家饭店上诉请求：变更一审判决第二项、第三项，改判俏婆公司赔偿其经济损失50万元、合理费用5万元。事实和理由：1.一审判决遗漏上诉人提交的上海地区《特许加盟合同书》所载明的相关事实，以及(2018)苏0681民初8633号民事判决书所确认的俏婆公司开始使用“毛家湘味楼”标识时间的事实；2.本案应按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定赔偿数额并适用惩罚性赔偿，一审判决赔偿金额明显过低；3.一审判决支持的合理费用金额明显过低，毛家饭店为制止商标侵权行为所支付的合理开支5万元应当全部由俏婆公司承担。俏婆公司辩称，1.俏婆公司使用的标识与毛家饭店的注册商标不近似，不构成商标侵权，俏婆公司也没有侵犯毛家饭店商标权的恶意；2.毛家饭店没有证明其实际损失，其所主张的加盟和管理费与本案并无关联；毛家饭店支出的部分维权费用并不合理，不应予以支持。俏婆公司上诉请求：撤销一审判决，发回重审或者依法改判驳回毛家公司一审全部诉讼请求。事实和理由：1.俏婆公司使用的是图文组合标识，没有突出使用毛家二字，毛家饭店主张的权利商标也并非驰名商标，两者不构成近似；2.俏婆公司已于2019年9月将店铺转让他人经营，已经停止使用诉争标识，一审法院适用修改后的商标法系法律适用错误。毛家饭店辩称，1.一审判决认定商标近似事实认定清楚，法律适用正确；2.俏婆公司并未停止使用诉争标识，侵权恶意明显。毛家饭店向一审法院起诉请求：1.判令俏婆公司立即停止侵害毛家饭店第765479号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号注册商标的行为；2.判令俏婆公司赔偿毛家饭店经济损失人民币500,000元；3、判令俏婆公司赔偿毛家饭店因制止侵权行为的合理费用50,000元。一审法院认定以下事实：一、毛家饭店主张的权利商标及知名度事实国家工商行政管理局商标局(以下简称商标局)于1995年9月7日核准韶山毛家饭店注册第765479号“”商标，核定使用商品为第42类的中餐馆，餐馆。2000年4月7日经核准变更商标注册人名义为：毛家饭店。2005年8月2日经核准续展，注册有效期自2005年9月7日至2015年9月6日。2006年2月21日经核准转让，受让人为韶山毛家饭店发展有限公司。2009年9月14日经核准变更商标注册人名义为：湖南韶山毛家饭店发展有限公司。经续展，该商标有效期至2025年9月6日。此外，上述商标于2009年4月被商标局认定为驰名商标。商标局于2011年9月7日核准湖南韶山毛家饭店发展有限公司注册第XXXXXXX号“”商标，核定使用商品为第43类的备办宴席；自助餐厅；餐厅；饭店(截止)。注册有效期至2021年9月6日止。商标局于2011年9月7日核准湖南韶山毛家饭店发展有限公司注册第XXXXXXX号“”商标，核定使用商品为第43类的住所(旅馆、供膳寄宿处)；饭店；咖啡馆；酒吧；茶馆；动物寄养；提供营地设施；养老院；日间托儿所(看孩子)；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿(截止)。经续展，该权利商标有效期至2021年9月6日。商标局于2013年1月7日核准湖南韶山毛家饭店发展有限公司注册第XXXXXXX号“”商标，核定使用商品为第43类的住所(旅馆、供膳寄宿处)；饭店；咖啡馆；酒吧；茶馆；动物寄养；提供营地设施；养老院；日间托儿所(看孩子)；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿(截止)。经续展，该权利商标有效期至2023年1月6日。2002年12月，韶山市毛家饭店在餐饮服务上使用的第765479号“”商标被湖南省工商行政管理局认定为湖南省著名商标。2005年11月，韶山毛家饭店在中餐馆商品上使用的第765479号“”商标被湖南省工商行政管理局认定为湖南省著名商标。2010年4月15日，韶山毛家饭店被评为“2009年中国特许经营连锁120强”。2013年4月，韶山毛家饭店被评为“2012年中国特许经营连锁120强”。2014年9月，韶山毛家饭店被评为“2013年中国特许经营连锁120强”。2015年5月，韶山毛家饭店被评为“2014年中国特许经营连锁120强”。2009-2013年、2015-2018年，韶山毛家饭店被中国连锁经营协会授予团体会员证书。2010年中国烹饪协会对韶山毛家饭店2007-2009年的信用状况进行了评价，评定结果为AAA级。韶山毛家饭店于2004年被中国商业联合会、中国烹饪协会、中华全国商业信息中心联合授予“2003年度全国餐饮百强企业”荣誉称号，2004年被中国烹饪协会授予“中华餐饮名店”荣誉称号，2005年被中国连锁经营协会授予“中国连锁百强”荣誉称号，被中国烹饪协会、全国餐饮绿色消费工程组委会联合授予“全国绿色餐饮企业”荣誉称号。自1993年起，金融时报、广州日报、粤港信息日报、光明日报、环球时报等多个期刊杂志对韶山毛家饭店“毛家”品牌做了相关介绍与报道。2013年3月13日，韶山市工商行政管理局出具《证明》，兹证明“湖南韶山毛家饭店发展有限公司”系由“韶山毛家饭店”发展而来。二、毛家饭店主张的商标侵权的相关事实2018年11月27日，上海市黄浦公证处出具(2018)沪黄证经字第5258号公证书，该公证书载明：申请人毛家饭店于2018年11月15日向该公证处提出申请，要求办理证据保全公证。2018年11月15日，该处公证员和该处公证人员随申请人的委托代理人来到上海市宝山区水产西路XXX号XXX号楼的俏婆婆毛家湘悦楼(水产店)用餐，在该处公证员对申请人的代理人的照相设备进行清洁性检查并确认无误后，申请人的委托代理人对该饭店的外观、门牌、菜单、纸巾用品等进行拍照。用餐结束后，申请人的代理人当场取得“菜单”一份、“俏婆婆毛家湘悦楼订座卡”名片一张、编号为XXXXXXXX的《上海增值税普通发票》一张。上述原件均由申请人保管。申请人的代理人的上述拍照、取得资料的行为由该处公证员和该处公证人员现场监督。兹证明与公证书相粘连的“俏婆婆毛家湘悦楼订座卡”、《上海增值税普通发票》的复印件内容与留存申请人处的原件相符，公证书所附照片(共十四张)与现场情况、实物一致。根据公证书所附照片显示，俏婆公司在门头店招上将“俏婆婆”与“毛家湘悦楼”拆分使用并分列两行，“毛家湘悦楼”相比“俏婆婆”字体明显较大许多；俏婆公司菜单上使用图形+俏婆(中文)+PRETTYWOMAN(英文)+毛家湘悦楼文字，其中“图形”、“俏婆”、“PRETTYWOMAN”与“毛家湘悦楼”文字分列两行，图形为彩色版的老奶奶侧面头像，旁边的“俏婆”及“PRETTYWOMAN”与老奶奶的头像相呼应；在店铺内部装饰上(店铺进门处玻璃门上、楼梯阶梯上、楼梯旁的墙面上以及大厅内部墙面、内部门头上使用“毛家湘悦楼”；进门处楼梯上的墙面上使用“图形”、“俏婆婆”、“PRETTYWOMAN”与“毛家湘悦楼”分别依次排列；店铺内的墙面上有“毛家绿色生态”、“毛家湘悦楼水产店”)；在订座宣传卡片的正反面上为“”+“俏婆婆”+“PRETTYWOMAN”+“毛家湘悦楼”依次分行排列，在订座宣传卡片反面下方有“毛家湘悦楼水产店”字样；湿纸巾包装上为“”+“俏婆婆”+“PRETTYWOMAN”+“毛家湘悦楼”依次分行排列，“”、“俏婆婆”及英文“PRETTYWOMAN”所占版幅明显小于文字“毛家湘悦楼”；干纸巾包装上标有：图形+毛家湘悦楼+MAOJIAXIANGYUELOU分行排列，该图形为彩色版的老奶奶侧面头像，拼音字体较小，且所对应的文字即为“毛家湘悦楼”。俏婆公司对上述公证书所附其在上海市宝山区水产西路XXX-XXX号使用涉案标识的照片无异议。毛家饭店在庭审中明确表示本次公证仅主张公证费3,000元。三、俏婆公司注册商标的相关事实商标局于2016年8月21日核准俏婆公司注册第XXXXXXXX号“”商标，核定使用商品为第43类的备办宴席；餐厅；咖啡馆；酒吧服务；茶馆；提供野营场地设施；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹饪设备出租；日间托儿所(看孩子)；养老院(截止)，有效期至2026年8月20日。商标局于2016年8月21日核准俏婆公司注册第XXXXXXXX号“”商标，核定使用商品为第43类的备办宴席；餐厅；咖啡馆；酒吧服务；茶馆；提供野营场地设施；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹饪设备出租；日间托儿所(看孩子)；养老院(截止)，有效期至2026年8月20日。俏婆公司表示涉案店铺已经停止使用了，不再使用涉案标识，毛家饭店仅确认涉案店铺的门头及楼梯上的标识不再使用，其他均不予确认。一审法院认为，毛家饭店作为涉案系第765479号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号和第XXXXXXX号的注册商标专用权人，在注册商标的有效期限内，毛家饭店对涉案商标享有的注册商标专用权依法受到法律保护。根据《中华人民共和国商标法》的规定，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标的，容易导致混淆的，构成对注册商标专用权的侵犯。有关商品商标的规定，亦同样适用于服务商标。首先，被控侵权标识是否构成商标性使用。俏婆公司将被控侵权标识用于门头招牌、菜单、内部装饰(店铺进门处玻璃门上、进门后楼梯旁的前面上、楼梯阶梯上、楼梯旁的墙面上以及大厅内部墙面、内部门头上)、订座宣传卡片上、干湿纸巾包装、店面装潢上，应当认定该标识已经具有了标示服务来源的作用，构成了商标性使用。其次，被控侵权服务与注册商标核定使用的服务项目构成相同。原告享有的第765479号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号和第XXXXXXX号的注册商标核定服务项目均包含有饭店，与俏婆公司经营的餐饮服务属于相同服务。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条的规定，在商标侵权案件中，认定被控侵权商标与主张权利的注册商标是否近似，应当视所涉商标或其构成要素的显著程度、市场知名度等具体情况，在考虑和对比文字的字形、读音、含义、图形的构图和颜色，或者各构成要素的组成结构等基础上，对其整体或者主要部分是否具有市场混淆的可能性进行综合分析判断，其整体或主要部分具有市场混淆可能性的，应当认定构成近似。第765479号“”注册商标系图文组合商标，图形部分为太阳落山的风景图，文字部分为“毛家”，根据一般的呼叫习惯，起到主要识别作用的系文字“毛家”；第XXXXXXX号“”注册商标亦系图文组合商标，图形部分系“毛”的变形，文字部分为“毛家饭店”，“饭店”为通用名词，故起到主要识别作用的系“毛家”；第XXXXXXX号“”及第XXXXXXX号“”注册商标系“毛家”文字商标，但“毛家”两字均为特殊字体，具有一定的美感，显著性较高。将涉案商标与被控侵权标识进行比对，俏婆公司使用中起到标识作用的均为“毛家湘悦楼”或“毛家”，综合考虑到毛家饭店注册商标的知名度、显著性及使用状况，可以认定被控侵权标识与毛家饭店主张的权利商标构成相似。综上，俏婆公司的被控侵权行为侵犯了毛家饭店的注册商标专用权。俏婆公司虽辩称其享有第XXXXXXXX号“”及第XXXXXXXX号“”注册商标专用权，而其在实际使用过程中，对上述注册商标进行了拆分使用，客观上导致突出使用了“毛家湘悦楼”或“毛家”，上述使用方式客观上易使相关公众对商标的来源产生误认或者认为其来源与毛家饭店注册商标的服务有特定的联系。且俏婆公司作为提供湘菜餐饮的服务者，在同种服务或关联产品上长期存在“毛家”商标且相应的商标为驰名商标的情况下，却未进行合理避让，仍然使用与之近似的“俏婆婆毛家湘悦楼”的商标，主观上难谓正当和善意。故综上，俏婆公司就其使用其享有的第XXXXXXXX号“”及第XXXXXXXX号“”注册商标并未侵害毛家饭店的注册商标专用权的抗辩意见，不予采纳。关于俏婆公司应当承担赔偿损失的民事责任，俏婆公司表示涉案店铺已经停止使用了，不再使用涉案标识，毛家饭店仅确认涉案店铺的门头及楼梯上的标识不再使用，其他均不予确认。现毛家饭店坚持主张要求俏婆公司停止侵权，该诉请于法有据，予以支持。另，俏婆公司亦应赔偿毛家饭店经济损失及承担相应合理费用。关于经济损失，毛家饭店要求俏婆公司提供财务账册、进货凭证等，俏婆公司虽提供了涉案店铺的财务账册，但毛家饭店不予确认。一审法院认为，俏婆公司的财务账册与因其侵权行为所获利润之间并无直接的因果关系，不能作为毛家饭店主张俏婆公司经济赔偿的依据，现因毛家饭店既不能证明其因俏婆公司的侵权行为而遭受的实际损失，也不能证明俏婆公司因涉案侵权行为而获得的利润，故综合考虑俏婆公司侵权的主观过错程度、侵权行为的性质、持续的时间、经营规模、经营方式、毛家饭店注册商标的知名度等因素酌定赔偿数额。关于公证费，毛家饭店主张3,000元并提供了相应发票，且公证确属维权所需，故予以全额支持。关于律师费，毛家饭店主张两位来自不同律师事务所的律师的代理费各20,000元，共计40,000元，且就此并未提供相应的律师费发票。毛家饭店在本案庭审过程中更换代理律师的行为并无必要性，但考虑到本案确有律师代理毛家饭店全程参与本案诉讼，故结合案件繁简程度、代理律师的实际工作量等予以酌定为20,000元。关于差旅费，虽主张7,000元，但除了提供2,379.87元票据外，并未提供其他证据，且上述费用中有部分与(2019)沪0110民初12178号案件中主张的相应费用重合，但考虑到代理人非本市的律师，因本案诉讼，确会产生一定的差旅费用，故将结合案件繁简程度酌情确定差旅费金额为3,000元。据此，一审法院依照《中华人民共和国商标法》(第四次修正)第四十八条、第五十七条第(二)项、第六十三条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条、第十六条第一款、第二款、第十七条、第二十一条，《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条之规定，判决：一、俏婆公司于判决生效之日起立即停止侵害毛家饭店享有的第765479号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号和第XXXXXXX号注册商标专用权的行为;二、俏婆公司应于判决生效之日起十日内赔偿毛家饭店经济损失90,000元；三、俏婆公司应于判决生效之日起十日内赔偿毛家饭店为制止侵权行为所支付的合理开支26,000元。本院二审期间，毛家饭店提交了以下证据材料：1.诉讼代理合同、律师费发票，旨在证明毛家饭店向湖南思博达律师事务所支付本案一审代理费2万元、二审代理费2万元；2.饭店照片，旨在证明2020年6月10日俏婆公司仍未停止侵权，主观恶意明显。俏婆公司质证认为：证据1中的诉讼代理合同不属于二审新证据，律师费发票与本案没有关联性；证据2不属于二审新证据，真实性、关联性均不予认可。对此，本院认为，证据1不属于二审新证据，本院对此不予采纳；证据2形成于本案二审期间，经核对复制件与原件一致，且与本案具有关联，本院对此予以确认。本院经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。本院另查明，毛家饭店一审提供的证据显示，2010年5月，毛家饭店与上海市黄浦区六合路毛家饭店签订特许加盟合同书，特许上海市黄浦区六合路毛家饭店开设毛家饭店连锁店，有偿使用“毛家”注册商标及其相关商号、店牌、店徽、经营模式、装璜式样与毛家企业文化等，有效期自2010年5月14日起至2013年5月13日止，加盟费35万元。合同所附毛家饭店加盟收费标准中记载，北京、重庆、上海、天津店铺总面积1000㎡三年加盟金为30万元。2010年6月10日，涉案店铺门头店招已改为“湘约老地方”，楼梯阶梯、楼梯旁墙面上、付款小票上的标识均改为“湘约老地方”，两幅墙面宣传画上、内部门头店招、内墙面粘贴的饮料菜单上、洗手间执行表上标识有“毛家湘悦楼”或“毛家”标识。本院认为，本案二审争议主要在于：一是俏婆公司使用的被诉侵权标识与毛家饭店所主张的权利商标是否构成近似；二是一审判决的民事责任承担方式是否合理。关于争议焦点一。在案证据显示毛家饭店系涉案四个权利商标的商标权人，权利商标具有一定的知名度，而“毛家”系权利商标的显著识别部分。俏婆公司在其经营的店铺中或使用俏婆婆头像+毛家湘悦楼文字组合标识，或使用毛家湘悦楼文字标识、或使用毛家文字标识，毛家均起到了主要识别作用，与权利商标中的显著识别部分的“毛家”文字相同，易使用相关公众产生俏婆公司提供的餐饮服务来源于毛家饭店或与毛家饭店有关的混淆和误认。一审法院结合权利商标的知名度、显著性及使用状况、被诉侵权标识的使用情况，认定两者构成近似，并无不当，本院予以确认。关于争议焦点二。首先，关于侵止侵权。俏婆公司使用被诉侵权标识构成商标侵权，在毛家饭店不确认俏婆公司已停止使用被诉侵权标识的情况下，一审法院判决俏婆公司承担停止侵权的民事责任，并无不当。本院也注意到，毛家饭店二审提交的证据显示，本案二审期间，涉案店铺开具的销售发票上仍然盖有俏婆公司发票专用章，而店铺的墙面宣传画上、内部门头店招、内墙面粘贴的饮料菜单上仍然标识有“毛家湘悦楼”或“毛家”标识，故俏婆公司主张店铺已转让他人经营不再使用诉争标识的上诉理由不能成立，本院不予支持，上诉人据此主张一审法院适用修改后的商标法系法律适用错误，本院不予支持。其次，关于一审判决确定的判赔金额是否合理。根据商标法相关规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。本案中，鉴于没有证据证明毛家饭店因被侵权所受到的实际损失或者俏婆公司因侵权所获得的利益以及注册商标许可使用费，一审法院适用法定赔偿，综合考虑俏婆公司侵权主观过错程度、侵权行为的性质、持续的时间、经营规模、经营方式、注册商标知名度、维权费用支出的合理性、必要性等因素，酌情确定判赔经济损失和合理费用共计116,000元，并无不当，具体判赔数额亦在人民法院自由裁量范围内，对此，本院予以确认。鉴于，现有证据无法反映被诉侵权行为的起始时间，毛家饭店主张一审判赔金额过低的上诉理由，不能成立，本院不予支持。综上所述，两上诉人的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币7,810元，由湖南韶山毛家饭店发展有限公司负担人民币6148元，上海俏婆餐饮管理有限公司负担人民币1662元。本判决为终审判决。审 判 长  何 渊审 判 员  胡 宓审 判 员  陈瑶瑶二〇二〇年八月二十一日法官助理  陈 兵书 记 员  陈 兵附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；……