中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终9572号上诉人（原审原告）：上海艾可玛贸易有限公司，住所地中华人民共和国上海市。法定代表人：潘常恺，总经理。委托诉讼代理人：龚婷贤，上海创远律师事务所律师。上诉人（原审第三人）：荣四郎瓦株式会社，住所地日本国。法定代表人：枞山朋久，董事长。委托诉讼代理人：张华东，北京罗杰律师事务所律师。委托诉讼代理人：乔健，北京市一法律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：韩蓄，中华人民共和国国家知识产权局审查员。上诉人上海艾可玛贸易有限公司（简称艾可玛公司）、上诉人荣四郎瓦株式会社因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2019）京73行初718号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年11月21日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1.注册人：艾可玛公司。2.注册号：6217964。3.申请日期：2007年8月13日。4.专用权期限至：2020年2月20日。5.标志：6.核定使用商品（第19类）：屋顶;波形瓦;陶土(原材料)等。二、被诉裁定：商评字[2018]第216001号《关于第6217964号“荣四郎瓦EISHIRO及图”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定）。作出时间：2018年11月15日。中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）在被诉裁定中认定，诉争商标的注册构成对荣四郎瓦株式会社在先著作权的侵犯，违反2001年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年商标法）第三十一条所规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，同时诉争商标的注册未违反2001年商标法第十五条、第三十一条后半段、第四十一条第一款等规定。商标评审委员会裁定：诉争商标予以宣告无效。三、其他事实在行政阶段，荣四郎瓦株式会社提交了以下证据：1.荣四郎瓦株式会社官网信息；2.日本商标注册证；3.《著作权登记证》；4.日本期刊摘页；5.邮件资料；6.国家图书馆检索报告；7.艾可玛公司网站信息及其名下商标注册信息等。在行政阶段，艾可玛公司提交了商标异议裁定书及行政处罚决定书复印件。在原审诉讼阶段，荣四郎瓦株式会社提交了其行政阶段证据2、4的翻译件，并补充提交了8份证据，主要包括（编号续前）：8.2003年11月、2005年5月、2006年3月、2007年4月荣四郎瓦株式会社参加重庆、上海、北京、深圳展览会的会刊、发票、名片、照片等；9.2007年11月荣四郎瓦株式会社上海博览会的参展文件及照片；10.建设工程文件、产品发货文件等。并补充提交了艾可玛公司名下商标列表。在原审诉讼阶段，艾可玛公司提交了“荣瓦”商标注册信息、采购合同及发票、产品技术手册、广告单、建筑杂志、艾可玛公司网站打印件。原审法院另查一，艾可玛公司在被诉裁定作出前申请注册了32件商标，后又申请注册了13件商标，包括2件“荣四郎瓦EISHIRO”、1件“岛加贝拉BORJA”等。原审法院另查二，2018年12月3日北京市高级人民法院就第6217965号“岛加贝拉TEJASBORJAUniquesince1899及图”商标作出（2018）京行终5445号判决，认定艾可玛公司于2007年8月13日申请注册的第6217965号“岛加贝拉TEJASBORJAUniquesince1899及图”商标构成2001年商标法第十五条所指情形，应予以无效宣告。该判决已生效。原审法院另查三，根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）统一行使。北京知识产权法院认为，一、诉争商标的申请注册是否侵犯荣四郎瓦株式会社的著作权。本案中，荣四郎瓦株式会社主张享有著作权的荣四郎瓦标志与诉争商标标志相同，该标志由“EISHIRO”、“荣四郎瓦”和两条横线组成，其中“荣”字的表现形式属于现有的日文汉字，“EISHIRO”为常见英文字母组合，上述文字的书写方式或呈垂直状或呈倾斜状，稍作了艺术处理，但其表达形式与通常使用的字体差异不大，体现的创造性劳动过于微小，因此该标志不属于著作权法意义上的美术作品。虽然荣四郎瓦株式会社就该标志的著作权权属提交了证据，但由于该标志本身不构成作品，故无法认定诉争商标的申请注册侵犯了荣四郎瓦株式会社享有的在先著作权。诉争商标的申请注册未违反2001年商标法第三十一条前半段的相关规定，被诉裁定对此认定有误，予以纠正。《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定：人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。虽然艾可玛公司起诉的理由为诉争商标的注册未违反2001年商标法第三十一条有关在先权利的规定，但鉴于法院认为被诉裁定相关认定错误，需要对请求人即荣四郎瓦株式会社提出的其他无效理由进行全面审查，进而判断其他无效理由是否仍然足以支持被诉裁定宣告诉争商标无效的结论。二、诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第十五条的规定。本案中，诉争商标为“荣四郎瓦EISHIRO及图”，与荣四郎瓦株式会社2000年于日本在先注册的商标标志完全相同，同时两商标均核定使用在第19类土瓦等建筑材料上，核定商品类似，已构成相同或类似商品上的近似商标。荣四郎瓦株式会社在行政阶段提交的邮件包括acme@263.net与seirai-yu@eishiro.co.jp之间的邮件，以及kalintian@sina.com.cn与seirai-yu@eishiro.co.jp之间的邮件，部分邮件提到“杭州绿城留庄项目和北京绿城御园见杭州会所图纸”，其中2007年6月6日的一份邮件显示：“关于绿城在杭州临安的项目……我已经推荐了日本的瓦……上海中凯佘山目前已经确定了用法国和日本荣四郎的”。而荣四郎瓦株式会社提交的（2017）京方圆内经证字第46291号公证书显示，艾可玛公司网站（www.acmeroofing.cn）“项目实例”下展示了“杭州绿城留庄公寓2008荣四郎日式陶土平瓦”、“杭州中海钱塘山水别墅2008荣四郎日式陶土平瓦”、“上海紫薇园别墅2007水泥瓦国产岛加贝拉陶瓦”、“上海和记黄埔御翠园荣四郎日式陶土平瓦”等，并显示其电子邮箱为acme@263.net。荣四郎瓦株式会社诉讼阶段证据9参展文件中显示艾可玛公司为荣四郎瓦株式会社的代理人，联系人、联系方式与“上海艾可玛贸易有限公司田朝阳”名片一致，亦与邮件内容相符。但是，证据5邮件未经公证认证，名片、参展文件等证据亦未提交原件，难以确定其真实性，无法作为有效证据证明荣四郎瓦株式会社与艾可玛公司之间形成了代理关系或存在销售代理等业务合作上的磋商，故诉争商标的申请注册未构成2001年商标法第十五条所指情形。三、诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第四十一条第一款的规定。至本案审理之时，艾可玛公司申请注册了45件商标，多注册在第19类商品上，标志本身多为外文或外文音译，显著性较强。原审庭审中，艾可玛公司主张其与上述部分品牌的厂商存在合作关系，并声称上述品牌同意其在国内申请注册商标，但是：首先，艾可玛公司并未举证证明对上述商标均进行了实际使用，或具有真实使用的意图。其虽主张与部分品牌存在代理关系，但并未对此举证证明，更未提交证据证明其在国内注册上述品牌获得相关权利人的许可。艾可玛公司诉讼阶段提交的采购合同及发票形成时间为2018年，产品技术手册均为自制证据，建筑杂志上未体现艾可玛公司信息，网站截图未经公证无法认定其真实性，不足以佐证艾可玛公司的主张。其次，艾可玛公司并未就诉争商标与荣四郎瓦株式会社在日本在先注册的商标完全相同作出合乎常理的解释。再次，在艾可玛公司第6217965号“岛加贝拉TEJASBORJAUniquesince1899及图”商标因违反2001年商标法第十五条的规定而被无效宣告、以及诉争商标被无效宣告之后，艾可玛公司依然继续申请“岛加贝拉”、“荣四郎瓦EISHIRO”等商标，其主观意图难谓善意。综合考虑上述因素，诉争商标的申请注册扰乱了正常的商标注册秩序，不当占用了社会公共资源，已构成2001年商标法第四十一条第一款规定的以不正当手段取得注册之情形。被诉裁定对此认定不当，法院予以纠正。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回艾可玛公司的诉讼请求。艾可玛公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，判令国家知识产权局重新作出裁定。其主要上诉理由为：一、艾可玛公司在业内具有良好声誉，通过正当手段进行商标注册和使用。艾可玛公司成立于2002年，是中国屋面与外墙领域的独立经销商，主营产品包括但不限于屋顶陶土瓦、石板瓦、金属瓦片、水泥瓦、陶土砖等，完成了众多商业和政府项目。艾可玛公司在业务发展过程中，针对开发商不同项目风格，会向开发商推荐不同风格的屋面瓦及墙面砖产品。为配合业务发展，艾可玛公司在19类商品上申请注册多个商标，部分标志包括不同国家的地名或者常见的各个国家人名的音译，能够一目了然通过商标标志体现产品和建筑项目的不同风格。这是艾可玛公司进行商标注册的初衷。艾可玛公司是欧洲多家品牌的中国合作伙伴，如德国路本陶土公司、德国耐卡陶土屋面有限公司等，以上合作伙伴均认可、同意艾可玛公司在中国境内申请注册签署品牌商标。上述品牌虽然在欧洲专业领域里有一定的知名度，但是在艾可玛公司申请相应商标时没有一件商标或品牌在中国已经销售。艾可玛公司在中国市场从零开始宣传，投入了大量的资金进行商业推广，才在中国积累了目前的品牌认可度。二、艾可玛公司对注册商标均进行了真实使用和商业宣传。艾可玛公司在原审庭审中曾强调艾可玛公司可以提供与相关品牌的代理合约、授权文件、销售合同等证据，但是有关证据涉及到艾可玛公司的核心商业机密，且证据非常繁多。原审法院在审核艾可玛公司提交的证据后，未要求艾可玛公司进一步举证。三、诉争商标并不具备显著性，其与荣四郎瓦株式会社在日本在先注册的商标是否相同或相似，不能作为判定艾可玛公司是否以正当手段取得商标注册的依据。四、艾可玛公司的第6127965号“岛加贝拉TEJASBORJAUniquesince1899及图”商标尽管被宣告无效，但“岛加贝拉”中文标识是艾可玛公司的独创。在第6127965号商标争议案件中，该案第三人并没有对“岛加贝拉”中文标识提出权利诉求。艾可玛公司有权就“岛加贝拉”标志单独申请注册商标。原审判决认为艾可玛公司主观意图难谓正当，是不正确的。五、艾可玛公司注册成功后，通过公司官方网站、百度推广、参加展会、产品销售等方式实际使用注册商标。对所注册商标，不存在向他人兜售、胁迫他人进行贸易合作、向他人索要高额转让费、许可使用费等不正当行为。荣四郎瓦株式会社不服原审判决，向本院提起上诉，请求认定诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第十五条和第三十一条的规定。其主要上诉理由为：一、诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第十五条的规定。荣四郎瓦株式会社提交的证据表明，艾可玛公司与荣四郎瓦株式会社存在销售代理或代表关系，至少可以认定双方在为建立代理或者代表关系的磋商阶段，足以表明艾可玛公司明知或应知荣四郎瓦株式会社在先商标的存在。艾可玛公司未经荣四郎瓦株式会社的授权，在担任其销售代理期间，以自己的名义申请注册诉争商标，该行为违反了2001年商标法第十五条的规定。二、诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第三十一条的规定。诉争商标的申请注册损害了荣四郎瓦株式会社的在先权利，且构成以不正当手段抢先注册荣四郎瓦株式会社已经使用并有一定影响的商标。三、诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第四十一条第一款的规定。从中国商标网上查询信息来看，艾可玛公司已经申请获得注册商标46件，其中部分注册商标已经被宣告无效。艾可玛公司申请如此多的商标不是为了实际使用或者具有真实使用的意图，恶意抢注他人知名商标，其行为不仅严重损害了其他商标权利人的合法权益，也背离了商标注册制度的初衷。四、艾可玛公司违反了诚实信用原则。国家知识产权局服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有被诉裁定、诉争商标档案、各方当事人提交的证据材料及其陈述等在案佐证，本院予以确认。在二审阶段，艾可玛公司补充提交了五组证据：一、电子邮件公证文件和客户授权证明文件及翻译件，德国拉菲石板、德国耐卡、德国路本、英国威廉特纳等世界知名的屋面瓦公司出具证明，并经过上海市长宁区公证处进行邮件公证，用以证明艾可玛公司是其在中国的独家代理商，可以使用其商标并销售其产品，并且确认艾可玛公司在中国境内命名并申请其品牌的中文商标，艾可玛公司并非以不正当手段取得商标注册。二、2017年和2019年中国国际门窗幕墙博览会暨中国国际建筑系统及材料博览会参展合同、发票、照片，参展照片经展会主办方确认，用以证明艾可玛公司通过参加展会等形式，实际使用并宣传nelskamp耐卡、roben路本、rathscheck拉菲古堡、eishiro荣四郎瓦等商标。三、“荣四郎瓦EISHIRO”商标异议裁定书，用以证明荣四郎瓦株式会社曾向商标局提出异议，商标局裁定异议理由不成立，准予艾可玛公司的荣四郎瓦EISHIRO商标予以核准注册。四、天津市津南区人民法院（2017）津0112民初877号判决书、视频文件、举报函，用以证明荣四郎瓦株式会社（原名丸荣陶业株式会社）明知荣四郎瓦已经由艾可玛公司在中国境内注册，仍通过其在中国境内的合作机构进行销售，属于不正当竞争及侵权行为。五、两份行政处罚决定书，用以证明荣四郎瓦株式会社利用其在中国境内的合作机构违法宣传和销售荣四郎瓦产品，被上海市徐汇区和奉贤区市场监管局行政处罚。以上事实有艾可玛公司在二审诉讼中补充提交的证据进行佐证。本院认为，本案诉争商标的核准注册日期处于2001年商标法施行期间，故本案实体问题应当适用2001年商标法。一、诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第三十一条2001年商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条规定：“当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”审查判断商标申请注册是否损害他人在先著作权时，应考虑以下要件：涉案作品是否构成著作权法的保护客体；当事人是否为涉案作品的权利人或利害关系人；在诉争商标申请日前，诉争商标申请人是否可能接触涉案作品；诉争商标与涉案作品是否构成实质性相似。著作权法所保护的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。作品所要求的独创性，应当体现作者个人选择、取舍和安排，这种选择、取舍和安排应当区别于公有领域的表达。本案中，诉争商标由“EISHIRO”、“荣四郎瓦”和两条横线组成，其中“荣”字的表现形式属于现有的日文汉字，“EISHIRO”为常见英文字母组合，结合形式简单，缺乏独创性，不属于著作权法所保护的作品。因此，诉争商标的注册未损害荣四郎瓦株式会社主张的在先著作权，未违反2001年商标法第三十一条前半段的规定。原审法院对此认定正确，本院予以支持。关于2001年商标法第三十一条后半段“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定系基于诚实信用原则，旨在对诉争商标申请日之前已在国内使用并为相关公众所知晓而具有一定影响的未注册商标予以保护，防止他人以不正当目的抢先注册行为的发生。认定诉争商标的注册是否属于“以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标”，应当考虑以下情形：未注册商标在诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响；诉争商标与在先使用的未注册商标构成相同或近似商标；诉争商标核定使用的服务与在先未注册商标使用的服务构成同一种或者类似服务；诉争商标申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的未注册商标而予以抢注的，可认定其采用了不正当手段。本案中，荣四郎瓦株式会社在行政阶段和原审诉讼中提交的证据部分为域外证据，部分为自制的单方证据，综合证据情况尚不足以证明在诉争商标申请日之前，“荣四郎瓦EISHIRO”商标在中国境内已经达到有一定影响并为相关公众所知晓的程度。故荣四郎瓦株式会社所提诉争商标违反2001年商标法第三十一条后半段的相关上诉请求不能成立，本院不予支持。二、诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第十五条的规定2001年商标法第十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。本案中，综合荣四郎瓦株式会社在行政阶段和原审诉讼中提交的证据，无法有效证明其与艾可玛公司之间形成了代理关系，诉争商标的申请注册未构成2001年商标法第十五条所指情形。原审法院对此认定正确，本院予以支持。三、诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第四十一条第一款的规定2001年商标法第四十一条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。“其他不正当手段”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益，以使诉争商标获准注册的行为，包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为。本案中，根据查明的事实，艾可玛公司除注册诉争商标外，还在第19类等商品上注册有40余件商标，其中包括“岛加贝拉”、“耐卡”等多件与国际建筑材料品牌商标相同的商标。虽然艾可玛公司在二审中补充提交了电子邮件公证文件、客户授权证明文件及翻译件，但其未提供德国拉菲石板、德国耐卡、英国威廉特纳等公司登记注册的相关手续材料，故难以确定上述授权文件的真实性。同时，艾可玛公司未就诉争商标与荣四郎瓦株式会社在日本在先注册的商标完全相同作出合乎常理的解释。艾可玛公司在行政阶段和诉讼阶段提交的证据无法有效证明其申请注册上述商标具有合理事由。综合考虑上述因素，诉争商标的申请注册扰乱了正常的商标注册秩序，不当占用了社会公共资源，构成2001年商标法第四十一条第一款规定的以不正当手段取得注册之情形。原审法院对此认定正确，本院予以支持。艾可玛公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法。艾可玛公司和荣四郎瓦株式会社的上诉请求及其理由均缺乏依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费人民币一百元，由上海艾可玛贸易有限公司负担（已交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由上海艾可玛贸易有限公司与荣四郎瓦株式会社各负担人民币五十元（均已交纳）。本判决为终审判决。审判长  王东勇审判员  吴 静审判员  郭 伟二〇二〇年八月十日书记员  王婉晨