北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2020）京行终3180号上诉人（原审第三人）：上海世好食品有限公司，住所地上海市普陀区。法定代表人：左兵，总经理。委托诉讼代理人：金荣，上海钧正律师事务所律师。委托诉讼代理人：沙辰凯，上海钧正律师事务所律师。上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。法定代表人:申长雨，局长。委托诉讼代理人:贾玉竹，国家知识产权局审查员。被上诉人（原审原告）：福建省晋江市金明贸易有限公司，住所地福建省泉州市。法定代表人：周美煌，经理兼执行董事。委托诉讼代理人：贾琦，山东众成清泰（青岛）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李晓冬，山东众成清泰（青岛）律师事务所律师。上诉人上海世好食品有限公司（简称世好公司）、上诉人国家知识产权局因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2019)京73行初5481号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年6月12日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2020年7月15日，上诉人世好公司的委托诉讼代理人金荣、沙辰凯，上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人贾玉竹，被上诉人福建省晋江市金明贸易有限公司（简称金明公司）的委托诉讼代理人李晓冬接受了本院在线询问。本案现已审理终结。北京知识产权法院审理查明：一、诉争商标1．注册人：金明公司。2．注册号：6075626。3．申请日期：2007年5月28日。4．专用期限至：2022年12月6日。6．核定使用服务（第35类，类似群3502；3506；3508）：特许经营的商业管理；价格比较服务；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；外购服务（商业辅助）；替他人预订电讯服务；对购买定单进行行政处理；寻找赞助。二、被诉裁定：商评字[2018]第242441号《关于第6075626号“吉祥”商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2018年12月20日。原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）认定：一、根据世好公司提交的证据可知，其“吉祥”商标在诉争商标申请日前，已在连锁加盟的餐饮行业具有一定的影响，金明公司理应知晓。诉争商标核定使用的特许经营的商业管理服务与世好公司实际使用的“饭店商业管理”等服务在服务内容、服务对象等方面相近，若诉争商标在“特许经营的商业管理”及其类似服务“价格比较服务；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；外购服务（商业辅助）”上使用，易使消费者对服务的来源产生误认，故诉争商标在“特许经营的商业管理；价格比较服务；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；外购服务（商业辅助）”上的注册构成以不正当手段抢先注册世好公司在先使用并有一定影响的商标的情形。诉争商标在其余服务上使用，不致误导公众，故在其余服务上，诉争商标的申请注册并不违反上述规定。二、世好公司提交的证据尚不足以证明其“吉祥”商标已成为知名服务特有名称，诉争商标的注册未损害世好公司的在先权利。三、诉争商标的注册未违反2001年修订的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第十条第一款第七项、第四十一条第一款之规定。商标评审委员会裁定：诉争商标在“特许经营的商业管理；价格比较服务；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；外购服务（商业辅助）”服务上予以无效宣告，在其余服务上予以维持。三、其他事实在商标评审阶段，世好公司向商标评审委员会提交了以下主要证据：1．世好公司设立及字号使用证据；2．1999年至2000年部分报刊对“吉祥馄饨”的报道文章、2000年2月《文匯報》《青年报》相关报道，其中1999年12月26日的第13825期《新民晚报》的报道文章《馄饨皮里有“名堂”——下岗阿嫂创办“吉祥”馄饨店的故事》，载明：“一群下岗阿姨把文章做到了‘嘴上’，撑起一家叫‘吉祥’的连锁馄饨店，用勤劳的双手在小小馄饨皮裹出了‘大名堂’……现在‘吉祥’馄饨店的生意愈发红火，门店扩大到了6家，更多的下岗阿嫂成了自己的‘老板’”；3．世好公司2000年3月注册的营业执照，经营范围为餐饮管理；4．“吉祥馄饨店招牌设计”“吉祥图形灯箱广告设计”作品登记证书及作品设计图，作品完成时间分别为2000年9月1日、2002年12月1日，登记时间分别为2001年12月4日、2003年3月7日；5．世好公司在餐饮管理上使用“吉祥”“吉祥及图”的证据材料，包括1999年至2006年底部分吉祥馄饨连锁店铺联系名单、2007年世好公司与特许经营店签订的部分特许经营合同和发货单、2004年和2007年度中国餐饮百强企业名单、2008年中国特许经营连锁百强名单、2016年度中国特许经营连锁百强企业名单、标有“吉祥”“吉祥及图”标志的部分连锁店铺照片；6．世好公司加盟招商手册、宣传单、内部报刊《吉祥之友》广告合同、报刊广告、网络宣传等宣传资料；7．公交车广告照片、参展照片和其他广告合同；8．世好公司参与主办公益活动的报道、荣誉证书等；9．2003年6月19日的第15096期《新民晚报》报道，载明：“吉祥”馄饨店员工给顾客发送防御非典手册；10．2001年2月5日的第2175期《上海经济报》报道的文章《100年以后吉祥这个品牌还在》，载明：“‘吉祥’特色馄饨店目前已在上海有37家分店，杭州也有一家分店”；11．2002年4月25日的第5939期《扬子晚报》报道的文章《4050加盟“吉祥”何其欢》，载明：“自从世好公司旗下的吉祥特色馄饨全国连锁事业被列入上海市4050就业援助项目以来，该公司总部设立的连锁加盟热线电话每天一早起就响个不停……吉祥特色馄饨连锁仅两年多在全市已发展到71家连锁店，并已覆盖江浙大片地区、广西、内蒙、北京……吉祥特色馄饨连锁事业再次掀起人丁兴旺奔‘吉祥’的火爆场面”；12．2002年9月1日的第19429号《解放日报》报道，显示项目介绍《投资三五万特许经营馄饨店》，内容为吉祥特色馄饨加盟信息；13．2003年10月23日的第1028期《南方周末》报道的文章《翁联辉：国企经理到馄饨店老板》，载明：“2000年2月吉祥馄饨店成为上海市第一批个人独资企业……如今吉祥馄饨已经在全国开出了100多家加盟店，最北面开到沈阳，最南面开到桂林，最西面开到了乌鲁木齐”；14．2003年11月20日第6045期《劳动报》、2003年11月22日的《新闻晚报》、2003年11月26日-12月2日的第197期《上海星期三》，报道内容均为：“2003年第五届全国烹饪技术比赛在徐州落幕……世好公司旗下‘吉祥馄饨品牌’凭借在全国热销数年的‘吉祥虾仁鲜肉馄饨、吉祥香菇荠菜馄饨’，在众多优秀快餐新品中，脱颖而出，一举获得‘一金一银’两项大奖”；15．2003年12月14日的第271期《中国食品报》报道的文章《吉祥品牌是怎么打造的——记上海世好餐饮公司品牌建设》，载明：“为了推进中国快餐连锁事业品牌战略的实施，中国烹饪协会快餐委员会对我国快餐连锁著名品牌企业及品牌企业进行了表彰。为了让广大读者认识品牌企业、了解品牌企业，本刊曾于11月16日对中式快餐连锁十大著名品牌企业进行了报道，但有读者反映过于简单，希望本刊能对那些新生品牌做一些较为详细的介绍，以学习他们的成功经验……”；16．2003年12月29日《东方早报》报道的文章《吉祥馄饨志在特许加盟》，载明：“吉祥馄饨创立于1999年，由翁联辉在上海起家，4年之内把一个三万元的馄饨店发展成为全国拥有160家连锁店，业务遍及上海、北京、大连、青岛、沈阳、西安等多个城市的连锁集团，其资产规模已经超过3000万元……创业者创办了吉祥馄饨，抢占了相对空白的特许加盟连锁市场”；17．2004年2月24日第8期《新健康周刊》报道的文章《品质铸辉煌》，载明：“吉祥特色馄饨连锁经营事业，在有着‘中国快餐品牌连锁企’‘中国连锁经营协会会员’等光荣称号的世好公司的科学有序地运作下，迅速开拓市场，全国已逾160家连锁店，凸显了作为中式快餐巨头的规模和实力，更是凭着其独特的美味征服了顾客的心、赢得了全社会的普遍好评与关注”；18．2004年9月14日第37期《新健康周刊》报道的文章《上海吉祥馄饨飘香中原大地》《做世界最好吃的馄饨》，载明：“郑州……今日一举开设了3家店铺，生意红火，中原人正悄悄的喜欢上了我们的吉祥馄饨，而山东的济南、烟台、威海城市正紧跟其后……小小吉祥馄饨在全国店铺数已达300家……”19．世好公司1999年至2007年的主要荣誉证书，包括：上海饮食业行业协会团体会员、2001年1月翁联辉同志被评为第二届全国优秀青年兴业领头人、2002年11月9日“吉祥”特色馄饨连锁加盟店被认定为杭州市“4050”项目、2003年4月被评为“2001-2002年度上海市先进企业”、2003年4月22日确认《“吉祥”特色馄饨连锁店加盟店》为绍兴市再就业工程4050项目、2003年9月15日世好公司被授予为“中国快餐连锁品牌企业”、2003年12月世好公司的“吉祥”虾仁鲜肉馄饨及“吉祥”香菇荠菜鲜肉馄饨被评为“中华名小吃”、2005年10月18日“吉祥馄饨”被评为“2004年度中国餐饮百强企业”等；20．有关版权的资料；21．诉争商标有关的许可使用资料及上海知识产权法院于2018年11月20日作出的（2018）沪73民终140号民事判决书、答复函。金明公司向商标评审委员会提交了以下主要证据：1．营业执照；2．诉争商标及世好公司部分商标的信息资料、诉争商标的许可使用证明；3．相关诉讼传票及起诉状。在原审诉讼阶段，世好公司向原审法院提交了以下主要证据：1．第6803673号注册商标无效宣告申请书，用以证明金明公司对世好公司的第6803673号提出无效宣告申请，金明公司在另案中明确承认对本案诉争商标的使用行为系“吉祥馄饨·面”的仿冒侵权行为；2．上海市黄浦区人民法院于2013年8月6日作出的（2012）黄埔民三（知）初字第14号民事判决书、上海市第二中级人民法院于2014年5月23日作出的（2013）沪二中民五（知）终字第118号民事判决书（简称第118号民事判决）、河北省高级人民法院于2018年9月3日作出的（2018）冀民终734号民事判决书等。金明公司向原审法院提交了相关商标被宣告无效的裁定书等证据以支持其诉讼主张。在原审庭审中，金明公司明确表示对于被诉裁定的行政程序、关于2001年商标法第十条第一款第七项、第三十一条关于“知名服务特有名称”方面的认定、第四十一条第一款规定的认定均无异议。北京知识产权法院认为，诉争商标“吉祥”为生活中日常用语，金明公司将其用作商标并不能证明其具有恶意。世好公司提交的证据仅是关于其经营馄饨服务的内容，而经营馄饨的服务与诉争商标核定使用的“特许经营的商业管理；价格比较服务；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；外购服务（商业辅助）”服务项目在服务内容、服务对象等方面存在较大差别，世好公司提交的证据不足以证明其“吉祥”商标在前述服务项目上在诉争商标申请日前已具有一定影响。因此，被诉裁定认定诉争商标在“特许经营的商业管理；价格比较服务；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；外购服务（商业辅助）”服务上的注册构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形错误。因此，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。世好公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定，其主要上诉理由为：一、世好公司系“吉祥馄饨”的特许连锁经营品牌的创始人及经营者，从1999年至2007年世好公司为“吉祥馄饨”加盟连锁企业在业内已经具有较高的知名度；二、世好公司于2013年在第30类、第35类申请注册的“吉祥”商标被获准注册；三、金明公司在“特许经营的商业管理”等服务上注册诉争商标的行为构成以不正当手段抢先注册世好公司在先使用并有一定影响的商标的情形。国家知识产权局不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定，其主要上诉理由为：世好公司的“吉祥”商标在诉争商标申请日前，已在连锁加盟的餐饮行业具有一定的影响，金明公司理应知晓。诉争商标核定使用的“特许经营的商业管理”等服务与世好公司的商标实际使用的“饭店商业管理”等服务在服务内容、服务对象等方面相近，若诉争商标在“特许经营的商业管理”及类似的“价格比较服务；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；外购服务（商业辅助）”上使用，易使消费者对服务的来源产生误认，诉争商标在上述服务上的注册构成以不正当手段抢先注册世好公司在先使用并有一定影响的商标的情形。金明公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的基本事实属实，且有诉争商标档案、相关证据材料、被诉裁定及当事人陈述等在案佐证，本院在此基础上核实并予以确认。在二审诉讼程序中，金明公司提交了第“21328354”号无效宣告请求裁定书、第6803673号无效宣告请求裁定书、世好公司企业信用信息公示报告以及2018年9月20日，原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）针对金明公司与青岛远见服务管理有限公司（简称远见公司）签订的关于诉争商标的许可使用合同作出的商标使用许可备案通知书，该通知书载明许可期限为2013年1月1日至2022年12月6日，用以证明不存在与被诉裁定矛盾的情况，金明公司现为合法经营的主体，金明公司一直在合法使用诉争商标。另查，第118号民事判决查明：世好公司与远见公司的法定代表人牟伟于2003年2月25日签订了《吉祥特色馄饨区域特许合同》及其附属协议，约定：“鉴于甲方（世好公司）拥有吉祥特色馄饨这一市场知名餐饮品牌，并以相关的生产技术、管理方式为基础创设特许经营制度，且愿意在本合同约定的条件下作为特许人向乙方（牟伟）授予区域特许经营权……”2006年2月25日，远见公司与世好公司签订《吉祥馄饨区域特许合同》及其附属协议，约定：“甲方（世好公司）拥有世好吉祥馄饨商标、商号、专利、外观设计、CSI系统以及生产技术和经营技术为核心的知识产权……甲方（世好公司）授权乙方（远见公司）特许经营权的区域为青岛市，甲方授权乙方特许经营权的期限为三年。”世好公司提交了《企业名称变更登记通知书》，载明：“2019年8月9日上海市市场监督管理局同意上海世好餐饮管理有限公司申请变更的企业名称登记为上海世好食品有限公司。”再查，“饭店商业管理”与“特许经营的商业管理；价格比较服务；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；外购服务（商业辅助）”同属《类似商品和服务区分表》第3502类似群。此外，根据中央机构改革部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有当事人提交的在案证据、相关文件予以佐证。本院认为：2001年商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。在判断诉争商标的注册是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形时，应同时具备如下要件：他人的未注册商标在诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响；诉争商标与他人在先使用的未注册商标构成相同或近似商标；诉争商标指定使用的商品与他人在先使用的未注册商标所使用的商品构成同一种或者类似商品；诉争商标的申请人明知或应知他人在先使用商标并基于不正当手段抢先注册。本案中，世好公司在商标评审阶段提交的证据3可以证明该公司为餐饮管理公司，证据2、9、12、18可以证明“吉祥”商标在餐饮管理上已为相关公众知晓，证据5、10、11、13、16、17、18可以证明“吉祥”商标在餐饮管理及加盟特许经营服务上使用地域较广，持续时间较长，证据4、14、15、19可以证明“吉祥”商标在饭店商业管理服务上取得较为丰富的经验，受到多个部门的肯定，并在特色餐饮加盟管理方面积累了荣誉。综合上述证据，能够证明世好公司在诉争商标申请注册之前，其“吉祥”商标在“饭店商业管理”服务上经过宣传使用已经具有一定的知名度和影响力，同时对“特许经营的商业管理”亦有一定程度的使用。根据二审另查事实，在诉争商标申请日前，世好公司分别与远见公司的法定代表人牟伟及远见公司签订特许经营协议，2007年5月28日，金明公司申请注册诉争商标。后金明公司与远见公司签订商标许可合同，并于2018年9月20日备案。鉴于世好公司在先使用的“吉祥”商标具有一定影响，金明公司对此应当知晓，仍然在“特许经营的商业管理”等相同或类似服务上申请注册诉争商标，并将诉争商标许可给远见公司，其行为难谓正当。故诉争商标在“特许经营的商业管理；价格比较服务；外购服务（商业辅助）；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）”服务上的核准注册违反了2001年商标法第三十一条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。被诉裁定的其他认定，各方当事人在二审诉讼中未有争议，本院予以确认。综上所述，原审判决认定事实有误，适用法律不当，应予撤销。世好公司、国家知识产权局的主要上诉理由成立，本院对其上诉请求予以支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项之规定，判决如下：一、撤销北京知识产权法院（2019)京73行初5481号行政判决书；二、驳回福建省晋江市金明贸易有限公司的诉讼请求。一审案件受理费一百元，由福建省晋江市金明贸易有限公司负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由福建省晋江市金明贸易有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  潘 伟审 判 员  孔庆兵审 判 员  刘 岭二〇二〇年八月四日法官助理  黄 涛书 记 员  刘 妍