北京知识产权法院行 政 判 决 书（2016）京73行初4652号原告佟元江，男，1951年3月8日出生，住陕西省西安市。被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10－12层。法定代表人葛树，副主任。委托代理人胡静，国家知识产权局专利复审委员会审查员。委托代理人宋泳，国家知识产权局专利复审委员会审查员。原告佟元江因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2016年6月28日作出的第111163号复审决定（简称被诉决定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2016年9月7日受理后，依法组成合议庭，于2017年5月18日公开开庭进行了审理。原告佟元江及被告专利复审委员会的委托代理人胡静、宋泳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对佟元江不服国家知识产权局对其第200910021049.4号“轨道电路分路不良解决方法和机械”的发明专利申请（简称本申请）作出的驳回决定所提出的复审请求而作出的，该决定认定：一、关于审查文本佟元江于2015年3月4日提交了权利要求书的全文修改替换页（共1页1项），该修改符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十三条和《中华人民共和国专利法实施细则》第六十条第一款的规定。本决定所针对的审查文本为：佟元江于2015年3月4日提交的权利要求第1项（第1页）；以及其于2013年6月21日提交的说明书第1-15段（第1-2页）；2009年2月3日提交的说明书附图图1-图3（第1-2页）、摘要附图、说明书摘要。二、关于专利法第二十二条第三款权利要求1要求保护一种轨道电路分路不良解决方法，对比文件2公开了权利要求1的主题名称——轨道电路分路不良解决方法，并具体公开了使用机械清除钢轨踏面原有锈蚀物，并以钢渗另一种金属物质的方式在钢轨踏面形成合金层。权利要求1要求保护的技术方案与对比文件2公开的内容相比，区别在于：a）另一种金属物质具体选择为铝，即钢渗铝形成铁铝合金的渗铝层；b）合金层的形成方式选择为电脉冲能量形成。基于上述区别技术特征确定本申请实际解决的技术问题是如何提高合金层的耐高温氧化性、耐腐蚀性并具体地提高在高温H2S介质中的耐腐蚀性（参见本申请说明书第1页最后1行和第2页第1行）。对于区别技术特征a），对比文件3公开了渗铝钢的特性及应用，即对比文件3给出了将对比文件1中“钢渗一种金属物质”具体选择为“钢渗铝”以解决其“提高合金层的耐高温氧化性、耐腐蚀性并具体地提高在高温H2S介质中的耐腐蚀性”这一技术问题的启示。对于区别技术特征b），在金属压挤中，使用电脉冲加工进行金属合金生敛是本领域公知常识，其与对比文件1中使用的激光加热，在金属表面形成合金层一样，均是本领域常规加工工艺，本领域技术人员根据实际需要很容易选择使用。因此，在对比文件2的基础上结合对比文件3以及本领域公知常识以获得权利要求1所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点，因而不具备创造性。三、关于佟元江的意见陈述第一，佟元江主张本申请与对比文件的区别有五点：1，要素不同（对比文件2在钢铁表面形成合金层的是金属粉末，对比文件3是铝粉末，而本申请是纯铝箔）；2，合金层形成方法不同（对比文件2是使用激光，本申请是使用电脉冲）；3，经济性差别（本申请成本低）；4，环境保护差别（本申请铁铝合金层施工没有任何污染）；5，施工难易程度的差别（本申请设备重量轻，容易在轨道踏面实施），因而本申请具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。对于第1点区别，权利要求1并未要求保护“铝箔”这一具体的原料形态，因此第1点区别不成立；对于第2点区别，“电脉冲”是区别于对比文件2的合金层形成方式，然而在金属压挤中，使用电脉冲加工进行金属合金生敛是本领域公知常识；基于上述两点，使用电脉冲能量在钢轨踏面形成铁铝合金层这一技术手段是本领域技术人员容易想到的，而电脉冲这一手段直接带来成本降低以及施工难度降低，因此第3、5点区别所述的技术效果是本领域技术人员能够预料到的；而对于第4点“环境保护的差别”是基于“铝箔”这一具体的原料形态，由于“铝箔”未限定在权利要求1中，因此该技术效果不予考虑。第二，佟元江主张对比文件将合金粉末、铝粉末等同于纯铝箔；激光熔融合金粉末、列车碾压形成导电层、高温加热形成渗铝层等同于电脉冲直接形成铁铝合金层，违反了审查指南第三章：2.3节中不得随意将对比文件的内容扩大或缩小的规定。对于该问题，首先，权利要求1并未要求保护“铝箔”这一具体原料形态，对比文件3中也并未提及“铝粉末”，合议组认定的对本文件2公开了金属合金与铁形成合金层，对比文件3公开了“铝”渗入铁，并给出了将“铝”这一材料与铁形成防蚀导电合金层的技术启示。再有，对比文件2中的导电层、对比文件3中的渗铝层和权利要求1中的铁铝合金渗铝层均是同样的合层相，其区别仅在于形成合金层的方式，关于合金层的形成方式，合议组已经认定“电脉冲”为区别于对比文件中激光、高温加热的特征，并未认定为等同。因而合议组的认定未对对比文件的内容进行扩大或缩小。综上，专利复审委员会作出被诉决定，维持国家知识产权局于2014年12月31日对本申请作出的驳回决定。原告佟元江诉称：一、本申请和现有技术的导电物质、形成方法、经济性、环境保护、施工难易程度均完全不同，被诉决定没有全面认定区别特征。二、被诉决定认定使用电脉冲加工进行金属合金生敛是本领域公知常识属于认定事实错误，生敛不是金属学名词，更不可能是本领域技术人员根据实际需要容易选择使用的工艺手段，上述结论没有任何文献和工程实践支持，违反谁主张、谁举证的法律原则和专利审查指南有关证据的规定。三、被诉决定关于创造性要求的法律标准适用不当。根据专利审查指南关于组合发明和要素省略发明创造性的判断标准，本申请具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。综上，被诉决定认定事实、适用法律均有错误，故请求法院撤销被诉决定，判令被告重新作出复审请求审查决定。被告专利复审委员会辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律、法规正确，审理程序合法，审查结论正确，原告的诉讼理由均不成立，故请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本案涉及申请号为200910021049.4号，名称为“轨道电路分路不良解决方法和机械”的发明专利申请，申请人为佟元江。申请日为2009年2月3日，公开日为2009年7月15日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2014年12月31日发出驳回决定，驳回了本申请。其驳回理由是：权利要求1相对于对比文件2、3和本领域公知常识不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所引用的对比文件2是授权公告号为CN201040768Y，授权公告日为2008年3月26日的实用新型专利说明书。对比文件2公开了一种钢轨轨面防锈作业机及其防锈的方法，能够有效解决轨道轨面生锈而造成轨道电路分路不良的技术问题，并具体公开了如下技术特征：使用时，在作业前的轨道轨面是生锈的表面，先经除锈机的除锈刷将生锈的轨面的锈迹除净，使轨面呈现为洁净的基体表面，再用送粉头把金属合金粉末均匀涂覆在轨面上，激光加热将金属合金粉末熔化，粉末熔融后，它与所接触的钢轨新鲜表面很快产生相互扩散，钢轨表面因此也将产生微熔，在随后冷却凝固过程中，两者间形成良好的冶金结合形成合金层。驳回决定中引用的对比文件3为《渗铝钢的特性和应用》（黄国柱，化工炼油机械通讯，第1期，第45页至54页，第57页，公开日为1979年1月31日）。对比文件3公开了渗铝钢的特性及应用，并具体记载了以下内容：“在钢铁表面覆盖一层铝，然后进行高温扩散退火，形成铝－铁合金，这个过程叫做渗铝。表面具有铝－铁合金层的钢叫做渗铝钢。渗铝钢除了基本保持原钢材机械性能外，还增加了渗铝层特有的性能。主要特性有三个：（1）高的耐热性（指热稳定性）；（2）高的耐蚀性；（3）高的耐磨性。……渗铝钢，在高温硫化氢介质中，显示了很好的耐蚀性。”对比文件3的图1（几种材料抗高温氧化性）示出了渗铝试样比不渗铝试样具有良好的抗高温氧化性；表4（高温H2S中渗铝钢的耐蚀性）体现了渗铝钢比其母材在高温硫化氢介质中表现出及其优异的耐蚀性。佟元江对上述驳回决定不服,于2015年1月16日向专利复审委员会提出了复审请求，并提交了权利要求书的全文替换页；于2015年3月4日再次向专利复审委员会提出了内容相同的复审请求，并再次提交了相同的权利要求书的全文替换页；于2015年3月23日提交了补正书，修改了复审请求书中的发明名称。2015年3月4日提交的经过修改的权利要求书如下：“1.一种轨道电路分路不良解决方法其特征在于使用机械清除钢轨踏面原有锈蚀物，以电脉冲能量使用钢渗铝方式在钢轨踏面形成铁铝合金的渗铝层。”本申请说明书中记载：“1、由于渗铝钢是碳钢和低合金钢经过渗铝处理，在钢材表面渗入铝元素，形成0.1-0.8毫米铁铝合金层的新型复合钢铁材料。渗铝钢耐高温氧化性好、重量轻、耐腐蚀、抗蠕变性好、价格低，在高温H2S介质中的耐腐蚀性可以提高十倍以上，满足了铁路信号系统免维护的使用要求。2、不增加任何室内外设备，解决分路不良问题有效率达到100%。3、实施容易、施工简便。4、使用本发明解决轨道电路分路不良，其综合成本仅为现有技术的10-30%”经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了该复审请求，并于2015年4月2日发出复审请求受理通知书，将案卷转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对复审请求进行审理。合议组于2015年8月25日向佟元江发出第一次复审通知书，佟元江于2015年9月28日提交了意见陈述书，但未对申请文件进行修改。合议组于2016年1月28日向佟元江发出第二次复审通知书，针对“电脉冲”形成“合金”，合金发生明显的物理和化学变化引入以下公知常识证据：1、《国家科学技术学术著作出版基金资助出版凝固技术》（周尧和胡壮麒介万奇1998）中“电脉冲对合金组织结构的影响”部分；2、《亚稳金属材料》（胡壮麒等编著2006）中“脉冲电镀和化学镀制备非晶合金”部分。佟元江于2016年2月29日提交了意见陈述书，但未对申请文件进行修改。专利复审委员会经审查，于2016年6月28日作出被诉决定。庭审中，专利复审委员会表示被诉决定中的“生敛”为笔误，应为“生成”。上述事实，有复审决定针对的本申请文本、对比文件2、3及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：2008年12月27日修改的专利法已于2009年10月1日起施行，本案审理涉及2001年实施的专利法（简称2001年专利法）与2009年实施的专利法之间的选择适用问题。《中华人民共和国立法法》（简称立法法）第九十三条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。国家知识产权局制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，并于2009年10月1日起施行。根据该过渡办法，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年专利法的规定。本案属于专利驳回复审行政纠纷，本专利的申请日在2009年10月1日前，因此依据立法法第九十三条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应审理专利复审委员会作出被诉决定是否符合2001年专利法的规定。2001年专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”根据上述规定，授予专利权的发明不仅应当是新的技术方案，而且应当具备突出的实质性特点和显著的进步。判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。对于要求保护的发明，在授权审查时应以权利要求限定的保护范围为准，审查其是否具备专利法规定的创造性。如果专利申请因权利要求没有限定的内容而获得授权，则会导致其获得不应有的保护范围。所以在判断本申请与最接近的现有技术之间的区别特征时，也应当基于本申请权利要求限定的内容进行比较。本案中，将本申请要求保护的技术方案与对比文件2所公开的技术内容进行比对，被诉决定认定的区别技术特征为：a）另一种金属物质具体选择为铝，即钢渗铝形成铁铝合金的渗铝层；b）合金层的形成方式选择为电脉冲能量形成。原告佟元江所主张的本申请和现有技术之间关于导电物质、形成方法的区别已被认定为区别技术特征，且本申请权利要求中并未限定铝的形态，说明书中亦载明渗铝处理的目的是渗入铝元素，故不能以铝的形态作为评价本申请是否具有创造性的依据。原告佟元江所主张的本申请和现有技术之间关于经济性、环境保护、施工难易程度的区别属于技术效果的区别，不属于技术方案的区别。因此，被诉决定认定的本申请与对比文件2之间的区别特征并无不当，本院对此予以确认。基于上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题是如何提高合金层的耐高温氧化性、耐腐蚀性并具体地提高在高温H2S介质中的耐腐蚀性。对于区别技术特征a），对比文件3公开了渗铝钢的特性及应用，尤其是在图表中体现了渗铝钢良好的抗高温氧化性和在高温硫化氢介质中的耐蚀性。即对比文件3给出了将对比文件1中“钢渗一种金属物质”具体选择为“钢渗铝”以解决其“提高合金层的耐高温氧化性、耐腐蚀性并具体地提高在高温H2S介质中的耐腐蚀性”这一技术问题的启示。对于区别技术特征b），在金属压挤中，使用电脉冲加工生成金属合金是本领域公知常识，专利复审委员会在发出第二次复审通知书时已引入公知常识证据对此加以说明。对于包括公知常识在内的现有技术，只要本领域技术人员能从中得知实质性技术知识的内容，可以根据常规的实验能力对现有技术进行改进，即可认为存在技术启示，并不要求已经应用于要求保护的技术方案中才能够否定发明的创造性。根据本领域公知常识和本领域技术人员的常规实验能力，在对比文件2的基础上使用电脉冲加工生成金属合金，是本领域技术人员根据实际需要很容易选择使用的加工工艺。故现有技术中存在将区别特征b）应用到对比文件2中以解决技术问题的启示。此外，被诉决定中使用的“生敛”明显不属于本领域的技术术语，故本院对被告专利复审委员会关于“生敛”系笔误的主张予以采信。因此，本申请所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点。判断发明是否具有显著的进步，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。尽管本申请说明书中记载了一些有益的技术效果，但该效果系发明人基于自己对现有技术的理解得出的结论。本申请权利要求所限定的技术方案与最接近的现有技术对比文件2相比，二者之间的区别并不能带来本申请说明书中记载的全部效果。而本申请与对比文件2的区别特征带来的耐高温氧化、耐腐蚀的效果也是本领域技术人员基于对材料特性的了解而能够预期的。因此，本申请亦不具有显著的进步，因而不具备2001年专利法第二十二条第三款规定的创造性。组合发明和要素省略的发明是《专利审查指南》依据发明与最接近的现有技术的区别特征的特点划分的发明类型，本申请不属于组合发明或要素省略的发明，被诉决定对本申请是否具有创造性的判断不存在适用法律不当的情形。综上所述，被告专利复审委员会作出的被诉决定主要证据充分，适用法律、法规正确，审理程序合法，审查结论正确。原告佟元江的诉讼理由不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告佟元江的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告佟元江负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并预交上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长 崔 宁人民陪审员 高 睿人民陪审员 仝连飞二〇一七年九月二十九日法官 助理 范晓玉书 记 员 陈 璐