北京市高级人民法院行 政 判 决 书(2017)京行终3769号上诉人（原审原告）北京安信三通防静电工程技术有限公司，住所地北京市密云县溪翁庄镇环湖路66号镇政府1号楼110室-584。法定代表人刘颜禄，经理。委托代理人何月红，北京恒都（天津）律师事务所律师。委托代理人肖子琪，女，汉族，1992年8月12日出生，北京恒都律师事务所实习律师，住山西省太谷县侯城乡贯家堡村九曲巷。上诉人（原审第三人）北京金科复合材料有限责任公司，住所地北京市昌平区沙河镇东一村。法定代表人曹洪生，经理。委托代理人郭铁强，北京市双强律师事务所律师。委托代理人王岩忠，男，汉族，1961年6月9日出生，北京金科复合材料有限责任公司职员，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区青翠巷43号。被上诉人（原审被告）国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。法定代表人赵刚，主任。委托代理人王靖，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。上诉人北京安信三通防静电工程技术有限公司（简称安信三通公司）、上诉人北京金科复合材料有限责任公司（简称金科公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2016）京73行初第3180号行政判决，向本院提起上诉。本院于2017年8月3日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2017年9月21日，上诉人安信三通公司的委托代理人何月红、肖子琪，上诉人金科公司的委托代理人郭铁强、王岩忠到本院接受了询问。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：第11521711号“NFJ及图”商标（简称争议商标，见本判决附件），由金科公司于2012年9月20日申请，核准注册在第6类:耐磨金属；未加工或半加工的铸铁；硅铁；普通金属合金；铁砂；金属片和金属板；金属陶瓷；金属建筑材料；金属耐火建筑材料；金属铺路块料商品上。2015年2月13日，安信三通公司以争议商标系金属骨料的类型，属于建筑行业中金属骨料的通用名称，金科公司申请注册该标识具有主观恶意为由,依据2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第七条、第四十四条第一款的规定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出无效宣告申请，请求宣告争议商标无效。2016年4月17日，商标评审委员会作出商评字[2016]第33394号《关于第11521711号“NFJ及图”商标无效宣告请求裁定书》（简称第33394号裁定），该裁定认定：本案实体问题应适用2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法），程序问题应适用2013年商标法。安信三通公司请求依据的2013年商标法第七条的规定，其内容已体现在商标法具体条款之中，故根据当事人的理由、事实和请求，适用相应的实体条款予以审理。本案的焦点问题可归纳为：一、争议商标的注册是否违反2001年商标法第十一条第一款第一项的规定。安信三通公司提供的证据不足以证明在争议商标注册时乃至核准注册时，“NFJ”已经成为争议商标指定使用的“耐磨金属、金属建筑材料”等商品的通用名称。二、争议商标的注册是否违反2001年商标法第四十一条的规定。该条规定的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”主要是指，争议商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书或者其他证据文件，以骗取商标注册行为；或者以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。安信三通公司提交的证据不足以证明争议商标系以欺骗或者其他不正当手段取得注册。依照2013年商标法第四十四条第三款、第四十六条的规定，商标评审委员会裁定：争议商标予以维持。安信三通公司不服第33394号裁定，向北京知识产权法院提起诉讼。安信三通公司在商标评审阶段提供了如下证据，证明“NFJ”属于核定商品的通用名称：1、国家建筑标准设计图集《抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造》，其中将抗爆楼地面简称为“NFJ抗爆地面”；《洁净厂房建筑构造》在名称及构造做法中提及防静电NFJ金属骨料，《工程做法（2008年建筑结构合订本）》在构造做法中提及了“NFJ金属骨料砂浆”及“NFJ金属骨料”。2、国家图书馆以“NFJ”为检索词进行检索的相关文献资料，其中《NFJ型高耐磨防锈金属骨料》《北京新东安市场施工新技术应用》《地面NFJ耐磨面层施工工艺》《NFJ型金属骨料耐磨地面施工》《能强化水泥表面的NFJ型高耐磨金属骨料》《金属骨料耐磨地坪》《提高水泥混凝土路（桥）面抗滑性能的分析》《一种建筑用新型高耐磨骨料-NFJ型耐磨防锈金属骨料》等文献中介绍NFJ型高耐磨防锈金属骨料系铁道部科学研究院金属及化学研究所研制成的一种耐磨防锈金属骨料，NFJ为耐磨、防锈、金属骨料的简称，金属骨料一般是在低金属比例或混合骨料条件下使用，因而使用NFJ型金属骨料的工程造价较低，是一种性能高、经济性好的混凝土面层材料。《大面积混凝土地面的构造和工艺新法初探》中载明“NFJ”为中国铁道科学研究院提供的耐磨地面；《如何做好不发火无机材料地面的施工》中载明NFJ金属骨料是一种颗粒状的硬质金属材料；《葛洲坝水利枢纽过流面修补材料试验研究》中在提及NFJ时为NFJ（超硬合金）。3、通过网络检索的其他文献对于NFJ的描述：《桥梁承台大体积混凝土的裂缝控制措施》中提及了NFJ-03，名称为《水下环氧混凝土、砂浆添加剂及其制备方法》的发明专利公开文献中提及了“混凝土粗骨料换为NFJ耐磨防锈合金骨料”；4、其他官方文件中关于NFJ的介绍：铁道部科学研究院金属及化学研究所的名为“耐磨金属颗粒骨料的复合防锈处理方法”的专利公布公告。5、金科公司及关联公司在网站及宣传材料中突出使用“NFJ”的情况：（2014）京东方内民政字第10583号公证书记载了北京金万科装饰工程有限公司官方网站的宣传，“NFJ金属骨料是继钢纤维后又一现代新型建筑材料”、“NFJ防爆地坪墙面系列”。安信三通公司在原审诉讼阶段补充提交了如下证据（编号续前）：6、网络检索关于来源于中国装修论坛的《NFJ耐磨地面面层作业指导书》，载明NFJ为耐磨、防锈、金属骨料的简称；载于《经济技术协作信息》上的《地面NFJ耐磨面层施工工艺》，载明NFJ为耐磨、防锈、金属骨料的简称；来源于筑龙网的《大面积撒布骨料耐磨地坪施工工法》中载明NFJ型金属骨料是继钢纤维后又一现代新型建筑材料，也是撒布骨料耐磨混凝土地坪施工中使用最广泛的耐磨骨料；来源于百度文库的《2009年北京建设领域科技创新推广项目公告第二批百项科技成果推广项目公示》中载明“NFJ型耐磨防锈金属骨料应用技术”；来源于百度文库的《武汉中粮食品科技有限公司F55果葡糖浆一期项目三标段投标书》、《防静电硬化剂/专业的防静电硬化剂厂家》等企业黄页或介绍提及NFJ金属骨料；北京市住房及城乡建设委员会公布的《第二批北京市建设领域科技成果推广目录》中第11项列明“NFJ型耐磨防锈金属骨料应用技术”。7、安信三通公司将“NFJ”作为产品名称使用的情况：国家建筑材料测试中心及信息产业部防静电产品质量监督检验中心出具的名称为“NFJ金属防静电不发火材料”、“NFJ硬化耐磨地坪”等检验报告。8、本院（2016）京行终字第2041号行政判决书。金科公司质证称，安信三通公司提交的上述证据不能证明争议商标系产品的通用名称，上述证据1中关于NFJ金属骨料、耐磨地坪的产品和描述均系公司对于商品及商标的宣传和推广，金科公司对“NFJ”品牌注册并使用在金属耐磨地坪商品上，并进行了大量推广和应用，使得其具有较高的知名度。金科公司在原审诉讼中向法院提交了北京知识产权法院（2016）京73行初1314号行政判决书（简称第1314号判决）,该判决认定，在案证据均指向金属骨料，并非针对金属骨料耐磨地坪，均无法证明“NFJ”为“金属骨料耐磨地坪”商品的通用名称。原审庭审中，经法庭询问，安信三通公司及金科公司均对于争议商标是构成金属骨料通用名称以及争议商标是否缺乏显著性发表意见。北京知识产权法院认为：本案实体问题的审理应适用2001年商标法，程序问题的审理应适用2013年商标法。根据本案查明的事实，“NFJ”英文字母本身并无固定的含义，相关建筑标准中对其也无明确的定义，也无证据表明其他同类产品的经营者将NFJ作为金属骨料商品的名称进行产品的销售和使用。故第33394号裁定以没有证据表明争议商标构成金属耐磨材料的通用名称，而否定了2001年商标法第十一条第一款第一项的适用是正确的，与金科公司提交的第1314号判决所认定的并不冲突。争议商标虽尚不足以认定构成金属骨料上的通用名称，但目前市场上对于“NFJ”的使用，其被广泛用于描述金属骨料相关产品的特性或指代金属骨料的型号。且争议商标指定使用的耐磨金属、金属建筑材料等商品在产品用途、销售途径等方面与金属骨料关联性较强，将“NFJ”作为商标使用在上述商品上，相关消费者容易将其作为产品的原材料或特性的描述，而不会将其作为区分商品或服务来源的标志，因此争议商标不能实现商标的区分功能，因而不具备商标的显著性，构成2001年商标法第十一条第一款第三项“其他缺乏显著特征”的情形。根据2014年5月1日施行的《中华人民共和国商标法实施条例》（简称2014年商标法实施条例）第五十二条第二款的规定，涉及2001年商标法第十一条的适用，商标评审委员会可以依职权进行审查。在当事人所提出的理由与法律依据不对应时，商标评审委员会应当根据具体法律规定所针对的无效情形选择适用具体的法律规定。第33394号裁定依据2001年商标法第十一条第一款第一项规定的内容进行了认定，而却忽略了第十一条内部其他款项的选择适用。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二条的规定，鉴于本案涉及的是争议商标是否有显著性的认定，且没有新的使用方面的证据，故在审理过程中，在给予各方当事人进行陈述的基础上，可以直接得出争议商标不具有显著性的认定。2001年商标法第四十一条规定的不正当手段取得的注册，是指采取欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、影响市场正常运行规律、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为，不是本案应该选择适用的法律规定。北京知识产权法院依照2001年商标法第十一条第一款第三项、《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二项之规定，判决：一、撤销商标评审委员会作出的第33394号裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。安信三通公司和金科公司均不服原审判决，向本院提起上诉。安信三通公司请求维持原审判决结果，纠正原审判决关于争议商标未违反2001年商标法第十一条第一款第一项的规定。其主要上诉理由是：1、“NFJ”是一种金属骨料约定俗成的通用名称。2、安信三通公司提交的证据能够证明相关公众已将“NFJ”作为金属骨料商品的名称进行使用。3、“NFJ”作为金属骨料商品名称，在与金属骨料类似或关联的争议商标核定使用商品上，亦不具有区分商品来源的显著性功能。金科公司请求撤销原审判决，判决驳回安信三通公司的诉讼请求。其主要上诉理由是：1、“NFJ”商标的本身含义和金科公司对其长期的使用使得争议商标具有独创性和显著性。安信三通公司提交的证据不能证明“NFJ”用于描述相关产品的特性或指代金属骨料的型号，不具有区分商品来源的功能。2、原审判决适用2001年商标法第十一条第一款第三项属法律适用错误，争议商标经过使用已具有显著性。3、原审立案时间晚于安信三通公司收到第33394号裁定之日起三十日，原审程序违法。4、原审判决与第1314号判决的审理结果不同，处理错误。商标评审委员会服从原审判决。经审理查明：原审法院查明事实属实，且有争议商标的商标档案、注册商标无效宣告申请书、第33394号裁定、各方当事人在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据材料及当事人陈述等证据在案佐证，本院对此予以确认。本院二审诉讼中，安信三通公司补充提交了下列证据材料：1、熊杰民、陆文英主编：《建筑地面设计与施工手册》，中国建筑工业出版社1999年版，第83页；2、北京金科源环保科技有限公司、北京京科华阳科贸有限公司、北京普乐施建筑工程有限公司、北京海岩兴业混凝土外加剂销售有限公司、河北宏贸科技有限公司、上海宜统实业有限公司、武汉敦荣防静电科技有限公司、邯郸瑞豪商贸有限公司、北京金万科装饰工程有限公司网页对“NFJ金属骨料”等含有“NFJ”字样产品的宣传介绍。金科公司认为上述证据1是金科公司与设计院共同制定的，证据2不能证明“NFJ”是金属骨料的通用名称。本院庭审中，金科公司明确表示不再坚持第3项上诉理由。本院另查，争议商标于2014年2月21日被核准注册，商标专用期限至2024年2月21日。以上事实，有安信三通公司在本院二审诉讼中提交的证据材料、争议商标的商标档案及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：《中华人民共和国立法法》（简称立法法）第九十三条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”本案争议商标的核准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2001年商标法，程序问题应适用2013年商标法进行审理。2001年商标法第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第七条规定：“人民法院审查诉争商标是否具有显著特征，应当根据商标所指定使用商品的相关公众的通常认识，判断该商标整体上是否具有显著特征。商标标志中含有描述性要素，但不影响其整体具有显著特征的；或者描述性标志以独特方式加以表现，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。”第十条规定：“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（一）项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。诉争商标申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，人民法院可以视其申请注册的商标为通用名称。人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。”第十一条规定：“商标标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（二）项规定的情形。商标标志或者其构成要素暗示商品的特点，但不影响其识别商品来源功能的，不属于该项所规定的情形。”该司法解释所指的商标法系2013年商标法，2013年商标法第十一条与2001年商标法第十一条的内容相同，因此，在适用2001年商标法第十一条时，亦应采取相同的审查标准。商标显著特征的判断，应当综合考量商标标志本身的含义、商标指定使用的商品、相关公众的认知习惯和所属行业的实际使用情况。尤其是商品通用名称的认定，因其涉及其他经营者和社会公共的利益，因此更应采取较为严格的审查标准。本案中，争议商标由英文“NFJ”和外框构成，“NFJ”是争议商标的显著识别部分。安信三通公司提交的证据并未证明相关法律规定、国家标准、行业标准已明确将“NFJ”规定为金属骨料商品的通用名称，亦不足以证明相关专业工具书、辞典已将“NFJ”作为金属骨料商品的通用名称。安信三通公司提交的相关文章、网页、投标书、施工方案等证据仅能证明建筑施工行业的经营者、销售者已在防火、防静电、耐磨地面建筑材料的销售和宣传中将“NFJ”作为商品名称的一部分加以表述，尚不足以证明在争议商标申请日及核准注册之时，“NFJ”作为能够指代金属骨料的通用名称，已被相关公众普遍认可，成为约定俗成的通用名称。因此，争议商标并未违反2001年商标法第十一条第一款第一项的规定，安信三通公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。安信三通公司在本案中提交的证据可以证明建筑施工行业的众多建筑材料生产者、销售者和施工企业已将“NFJ”用于描述作为建筑地面原料之一的硬质金属材料所具有的耐磨、防火、防静电特性，并将“NFJ”作为相关商品名称的组成部分加以表述。争议商标核定使用的耐磨金属、未加工或半加工的铸铁、硅铁、普通金属合金、铁砂、金属片和金属板、金属陶瓷、金属建筑材料、金属耐火建筑材料、金属铺路块料商品与具有耐磨、防火、防静电特性的硬质金属材料在产品原料、生产部门、销售渠道、消费群体等方面关联程度较高，在“NFJ”字母本身没有对应中文翻译，尚不能明确指代商品通用名称、型号、功能、用途的情况下，如果将“NFJ”作为商标使用在耐磨金属、金属耐火建筑材料等商品上，相关公众容易将其作为对该商品具有的耐磨、防火、防静电特性的描述加以认识，而不会将其识别为区分商品来源的标志。因此，争议商标在核定使用的商品上缺乏固有的显著特征，属于2001年商标法第十一条第一款第三项所指其他缺乏显著特征的情形。原审判决对此认定正确，金科公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。在争议商标标志本身缺乏显著特征的情况下，应当结合相关证据判断该标志是否属于通过实际使用取得显著特征并便于识别的情形。本案中，金科公司提交的专利证书为极化改性的铁碳微电解材料的制备方法、建筑工程用抑尘剂及其制备方法，与争议商标无关；金科公司提交的包装袋供货合同、产品宣传手册等证据亦不足以证明争议商标在核定使用的商品上经过使用、宣传，能够使相关公众将其作为标示商品来源的标志进行识别从而获得显著特征，金科公司关于争议商标经过使用已获得商标注册所要求的显著性的上诉理由不能成立，本院不予支持。第1314号判决是针对核定使用在国际分类第6类金属骨料耐磨地坪商品上的第1784000号“NFJ及图”商标是否违反2001年商标法第十一条第一款第一项规定进行的司法审查，该判决的说理部分载明，北京知识产权法院认为安信三通公司提交的证据均指向金属骨料，并非针对金属骨料耐磨地坪，不足以证明“NFJ”为“金属骨料耐磨地坪”商品的通用名称。第1784000号“NFJ及图”商标与本案争议商标核定使用的商品不同，第1314号判决对第1784000号“NFJ及图”商标不构成2001年商标法第十一条第一款第一项所指情形的判断，与原审判决对本案争议商标未构成2001年商标法第十一条第一款第一项所指情形的认定亦不存在矛盾，金科公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，应予维持。安信三通公司和金科公司所提上诉请求及其理由均缺乏依据，本院均不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费一百元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费一百元，由北京安信三通防静电工程技术有限公司和北京金科复合材料有限责任公司各负担五十元（均已交纳）。本判决为终审判决。审判长 周 波审判员 俞惠斌审判员 苏志甫二〇一七年九月二十九日书记员 刘 茜