陕 西 省 高 级 人 民 法 院      民 事 判 决 书      （2021）陕民终406号      上诉人（一审原告）：西安鑫享事承实业有限公司，住所地：陕西省西安市高新区。   法定代表人：李阳，该公司执行董事兼总经理。   委托诉讼代理人：郑戈，陕西轩举律师事务所律师。   被上诉人（一审被告）:西安市莲湖区哒哒食品经销部，经营场所：陕西省西安市莲湖区。   经营者：叶善花，女，xx年xx月xx日出生，汉族，住福建省周宁县。   委托诉讼代理人：王家瑶，陕西连邦律师事务所律师。   委托诉讼代理人：李英浩，陕西连邦律师事务所实习律师。   被上诉人（一审被告）：四川冰源食品有限公司，住所地：四川省成都市都江堰市聚源镇。   法定代表人：安勇涛。   委托诉讼代理人：王家瑶，陕西连邦律师事务所律师。   委托诉讼代理人：李英浩，陕西连邦律师事务所实习律师。   被上诉人（一审被告）：重庆市奇派食品饮料有限公司茶园分厂，经营场所：重庆市南岸区。   负责人：周峰。   委托诉讼代理人：王家瑶，陕西连邦律师事务所律师。   委托诉讼代理人：李英浩，陕西连邦律师事务所实习律师。   被上诉人（一审被告）：浙江淘宝网络有限公司，住所地：浙江省杭州市余杭区五常街道。   法定代表人：蒋凡，该公司董事长兼总经理。   委托诉讼代理人：李婕，陕西泰天按易律师事务所律师。   上诉人西安鑫享事承实业有限公司（以下简称：鑫享事承公司）因与被上诉人西安市莲湖区哒哒食品经销部（以下简称：西安哒哒经销部）、被上诉人重庆市奇派食品饮料有限公司茶园分厂（以下简称：重庆奇派分厂）、被上诉人四川冰源食品有限公司（以下简称：四川冰源公司）、被上诉人浙江淘宝网络有限公司（以下简称：淘宝公司）侵害商标权纠纷一案，不服陕西省西安市中级人民法院（2020）陕01知民初1392号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年3月11日立案后，依法组成合议庭,对本案公开开庭进行了审理。鑫享事承公司委托诉讼代理人郑戈，西安哒哒经销部、重庆奇派分厂、四川冰源公司共同委托诉讼代理人王家瑶、李英浩，淘宝公司委托诉讼代理人李婕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   上诉人鑫享事承公司上诉请求：1.请求撤销西安市中级人民法院（2020）陕01知民初1392号民事判决，改判支持上诉人的一审诉讼请求；2.被上诉人承担本案一审、二审诉讼费。事实和理由：1.一审法院适用《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款对案件进行裁判属于法律适用错误。该法适用的必要条件是在先使用的未注册商标必须是不违反法律强制性规定和禁止性规定的标志。根据上诉人向一审法院提交文件、证据及庭审中发表的辩论意见，可以证明涉案侵权标识“舒碱”是违反《商标法》第十条第一款第七项的标志，其使用行为不应产生受法律保护的权利。根据相关机关的决定书及行政判决书，涉案商标“舒碱”属于不得作为商标使用的标志，如果使用即是违法行为。被上诉人及案外人泰秀实业有限公司（以下简称泰秀公司）在明知涉案商标“舒碱”属于法律禁止作为商标使用的标志后，仍大范围强行使用，主观恶意明显。2.涉案标识“舒碱”与权利商标“舒减”构成近似商标。两者读音完全相同，字形只有偏旁部首有细微差异，应依法判定为近似商标。本案为商标侵权纠纷，一审法院以外包装不一致为由进而得出商标不近似的结论，属于比对方法错误，导致的事实认定错误。3.被上诉人不属于商标法规定的在先使用人，被上诉人的商标侵权行为与泰秀公司的商标侵权行为是不同的行为，故一审法院以泰秀公司使用涉案商标的时间早于上诉人权利商标的申请时间，进而直接认定被上诉人实施销售侵权商品的时间也早于上诉人权利商标的申请时间，属于事实认定错误。   被上诉人哒哒食品经销部提交答辩意见：1.一审法院适用商标法第五十九条第三款正确。本案是商标侵权问题，并非“舒碱”商标是否违法的问题。“舒碱”标识在先使用，有较高市场知名度。同时，“舒碱”违反商标法第十条第一项第七款不成立。泰秀公司在“舒碱”商标注册失败后，已在商品包装上添加了“小强来了”商标。2.涉案商标“舒碱”与权利商标“舒减”不构成近似商标。“舒减”商标为横向商标且为普通字体，“舒碱”申请注册的图样是纵向且经过变形，存在明显差异，不构成近似，不会导致公众混淆。泰秀公司对“舒碱”拥有著作权，且完成时间为2016年12月，“舒碱”苏打水就具有一定的市场占有量，为广大消费群体识别。而鑫享事承公司申请注册“舒减”商标在后，且该公司从未生产过饮料，亦没有使用“舒减”商标进行生产或销售。3.鑫享事承公司在商品上使用的商标与其注册商标的标志不同，不应受法律保护，“舒减”（横向）三年内未使用，哒哒食品经销部不应承担赔偿责任。4.哒哒食品经销部属于在先使用人，应受到商标法的保护。泰秀公司生产“舒碱”苏打水的时间早于上诉人商标申请时间，应受到在先保护。并且舒碱系列苏打水的整体商标附加“小强来了”商标，做到了附加适当区别标识的要求。5.哒哒食品经销部具有合法来源，不应承担赔偿责任。   被上诉人四川冰源公司提交答辩意见：1.一审法院适用商标法第五十九条第三款正确。本案是商标侵权问题，并非“舒碱”商标是否违法的问题。“舒碱”标识在先使用，有较高市场知名度。同时，“舒碱”违反商标法第十条第一项第七款不成立。泰秀公司在“舒碱”商标注册失败后，已在商品包装上添加了“小强来了”商标。2.涉案商标“舒碱”与权利商标“舒减”不构成近似商标。“舒减”商标为横向商标且未普通字体，“舒碱”申请注册的图样是纵向且经过变形，存在明显差异，不构成近似，不会导致公众混淆。泰秀公司对“舒碱”拥有著作权，且完成时间为2016年12月，“舒碱”苏打水就具有一定的市场占有量，为广大消费群体识别。而鑫享事承公司申请注册“舒减”商标在后，且该公司从未生产过饮料，亦没有使用“舒减”商标进行生产或销售。3.鑫享事承公司在商品上使用的商标与其注册商标的标志不同，不应受法律保护，“舒减”（横向）三年内未使用，哒哒食品经销部不应承担赔偿责任。4.哒哒食品经销部属于在先使用人，应道受到商标法的保护。泰秀公司生产“舒碱”苏打水的时间早于上诉人商标申请时间，应受到在先保护。并且舒碱系列苏打水的整体商标附加了“小强来了”商标，做到了附加适当区别标识的要求。   被上诉人重庆奇派分厂的答辩意见与四川冰源公司的答辩意见相同。   被上诉人淘宝公司答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。泰秀公司于2016年使用“舒碱”标识，具有一定的市场影响力，且存在明显差异，不会引起公众的混淆，一审判决认定构成在先使用适用法律正确。淘宝公司仅是提供信息发布平台的服务提供商，应由买家自行承担相应的责任。淘宝公司已履行了作为网络平台交易商的法定义务，在事前已尽到注意义务，事后已采取制止侵权的必要措施。被控侵权产品信息已被删除，被上诉人哒哒食品经销部已停止侵权行为。   鑫享事承公司向一审法院提出诉讼请求：1、判令哒哒经销部和淘宝公司立即停止销售含有“舒碱”字样的苏打水饮料；2、判令重庆奇派分厂、四川冰源公司停止生产含有“舒碱”字样的苏打水饮料；3、判令四被上诉人连带赔偿鑫享事承公司经济损失及维权开支共计3万元；4、本案诉讼费由西安哒哒经销部、淘宝公司、重庆奇派分厂、四川冰源公司承担。   一审法院查明事实：鑫享事承公司经中华人民共和国国家知识产权局核准注册了第38212323号“舒减”商标，核定使用商品为第32类，包括水（饮料）;矿泉水（饮料）；汽水；奶茶（非奶为主）；纯净水（饮料）；植物饮料；制作碳酸水用配料；乳酸饮料（果制品，非奶）；啤酒；饮用蒸馏水（截止）。商标申请日为2019年5月15日，注册有效期限自2020年3月7日至2030年3月6日止。鑫享事承公司称其发现西安哒哒经销部经营的淘宝店铺销售“舒碱”苏打水，认为该“舒碱”系列苏打水为侵害鑫享事承公司第38212323号“舒减”商标的商品，并就此向淘宝平台投诉。根据鑫享事承公司提交的被控侵权产品实物及照片，该苏打水瓶身标签上印刷的生产商为重庆奇派分厂和四川冰源公司，委托方为泰秀公司。西安哒哒经销部认可涉案被控侵权产品系其销售，重庆奇派分厂及四川冰源公司均认可其生产过涉案“舒碱”系列苏打水，称重庆奇派分厂及四川冰源公司均为泰秀公司是受托生产方，每一批产品具体由谁生产根据产能调配。经比对，涉案被控侵权产品瓶身上有“舒碱”字样，鑫享事承公司注册商标“舒减”读音相同，字形上存在部分差别。   另查明，2016年11月23日，泰秀公司与重庆奇派分厂签订了《委托加工合同》，约定泰秀公司授权重庆奇派分厂使用“小强来了”、“舒碱”商标，并委托重庆奇派分厂生产“舒碱”商标瓶装饮用苏打水、“小强来了”果味含汽苏打水饮料。为证明上述合同真实履行，重庆奇派分厂提交了瓶身印刷生产日期为2016年的产品照片和2017年间重庆奇派分厂与泰秀公司之间的对账单。被告提交了泰秀公司自2017年起通过报纸、网络、电视台等途径就“舒碱苏打水”的设计、营销、品牌策划进行了大量的宣传和推广的微博宣传及新闻报道等图文打印证据，因其均为打印件，鑫享事承公司对真实性和知名度的证明力均不予认可。泰秀公司就“舒碱LOGO”美术作品进行了著作权登记，2019年9月25日，经中华人民共和国国家版权局登记,泰秀公司获得编号为国作登字-2019-F-00836694号美术作品登记证书。该证书显示,作品名称:“舒碱LOGO”;作者:郭晓强;著作权人:西安泰秀实业有限公司;创作完成日期:2016年12月3日;首次发表时间:2016年12月3日。鑫享事承公司为证明其实际使用涉案“舒减”商标的情况，提交了2020年5月9日与陕西张利民饮料有限公司签订的《委托生产合同》及“舒减”苏打水在销实物照片。   一审法院认为，本案的争议焦点为：1、鑫享事承公司的诉讼主体资格是否适格；2、西安哒哒经销部、淘宝公司、重庆奇派分厂、四川冰源公司是否实施了商标权侵权行为；3、若构成侵权，侵权责任如何承担。鑫享事承公司是第38212323号“舒减”商标注册人，且上述商标目前仍在有效期内，对于侵犯其注册商标专用权的行为鑫享事承公司有权提起诉讼，故鑫享事承公司诉讼主体适格。西安哒哒经销部、淘宝公司、重庆奇派分厂、四川冰源公司虽认为涉案商标已经被提起无效宣告申请，但在商标被宣告无效前，不影响鑫享事承公司作为商标持有人主张权利。《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。鑫享事承公司于2019年5月15日申请，2020年3月7日注册涉案商标“舒减”，而西安哒哒经销部、淘宝公司、重庆奇派分厂、四川冰源公司提交的证据能够互相印证，证明西安哒哒经销部在淘宝平台销售的、由重庆奇派分厂与四川冰源公司生产的涉案“舒碱”苏打水系泰秀公司委托生产，而泰秀公司自2016年已经在苏打水上开始使用“舒碱”标识，并进行了宣传推广，在市场上具有一定的影响。根据上述法律规定，即使“舒碱”系列苏打水使用的标识与鑫享事承公司的注册商标构成近似，鑫享事承公司也无权禁止在原使用范围内继续使用。另外，被控侵权的“舒碱”苏打水与鑫享事承公司第38212323号“舒减”商标在字形上存在差别，外包装也不一致，已经起到了相互区别的作用，不足以引起相关公众混淆。综上，涉案被控侵权的“舒碱”苏打水不构成对鑫享事承公司第38212323号“舒减”商标专用权侵权，鑫享事承公司要求西安哒哒经销部、淘宝公司、重庆奇派分厂、四川冰源公司承担侵权责任的诉讼请求一审法院不予支持。综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款之规定，判决：驳回西安鑫享事承实业有限公司的诉讼请求。案件受理费550元，由西安鑫享事承实业有限公司负担。   本院二审期间，上诉人鑫享事承公司提交一份证据：西安市新城区市场监督管理局对其的《关于西安泰秀实业有限公司涉嫌违法使用商标举报的回复》，拟证明泰秀公司委托生产的“舒碱”系列苏打水系违法使用商标，已被相关部门责令停止销售。重庆奇派分厂、哒哒食品经销部、四川冰源公司对该证据真实性认可，关联性不认可。淘宝公司对其真实性认可，但不认可其证明目的。哒哒食品经销部亦提交一份证据《说明》，拟证明其销售的被控侵权产品来源于泰秀公司。鑫享事承公司对该证据真实性认可，证明目的不认可。重庆奇派分厂、四川冰源公司、淘宝公司对其真实性、关联性及证明目的均认可。经审查，本院对上述两份证据的真实性予以确认并作为证据予以采信。   经审理查明，西安市新城区市场监督管理局在对鑫享事承公司《关于西安泰秀实业有限公司涉嫌违法使用商标举报的回复》中称：泰秀公司自2016年起，委托重庆市奇派食品饮料有限公司生产饮用苏打水，瓶身有“舒碱”标识。该公司连续申请“舒碱”汉字在饮料、苏打水类别上的商标注册，但均被以违反《中华人民共和国商标法》第十条第一款第七项驳回申请。目前，该公司正在提起复审。我局曾积极协商泰秀公司与你方就“舒减”商标转让开展协商，但始终未达成一致意见。我局于2020年3月5日责令泰秀公司立即停止“舒碱”系列苏打水的委托生产，30日内停止销售行为。泰秀公司出具《说明》称哒哒食品经销部销售的“舒碱”系列苏打水均由其公司直接供应。   另查明，鑫享事承公司于2019年5月申请“舒减”注册商标，2020年3月注册该商标，2020年5月首次与陕西张利民饮料有限公司签订《委托生产合同》生产“舒减”苏打水，增值税发票显示开票日期为2020年9月11日。鑫享事承公司于2020年7月15日起诉至西安市中级人民法院，形成本案。庭审中，鑫享事承公司称，在第一次申请涉案商标时商标局驳回的理由为“舒碱”商标在先申请，随后咨询专业机构后知晓“舒碱”商标不可能成功注册，遂申请注册了“舒减”商标。随后，其起诉了被控侵权产品的销售方，并未起诉泰秀公司。   再查明，重庆奇派分厂、四川冰源公司一审中提交了鑫享事承公司的企业信用信息公示报告及申请注册的7个商标档案信息，认为其于2020年才增加食品经营的经营范围，注册多个与其经营范围无关的商标，存在恶意抢注行为，鑫享事承公司对此辩称是注册多个商标是生产需要，其委托他人生产“舒减”苏打水，无需相关食品类许可资质。泰秀公司在啤酒、苏打水等类别上申请的“舒碱”商标正在商标评审委员会复审中。一审法院查明的其余事实清楚，本院予以确认。   本院认为，本案的争议焦点为西安哒哒经销部、淘宝公司、重庆奇派分厂、四川冰源公司为是否侵害了涉案“舒减”注册商标的商标专用权。   四被上诉人提出的“舒碱”标识在先使用抗辩是否成立。商标是承载企业商誉的核心载体，其最本质的特征是区分商品或服务的来源，对于未注册的商标标识亦是如此。根据一审查明的事实，本案的被控侵权产品来源于泰秀公司，而泰秀公司自2016年起已经生产印有“舒碱”标识的苏打水并进行广泛销售，亦进行了相应宣传推广，在市场上具有一定的影响力。该标识虽然未经注册，但不影响泰秀公司在本案作为商标持有人应享有的权利。尽管鑫享事承公司注册的“舒减”商标与“舒碱”标识近似，但“舒减”注册商标的申请时间晚于泰秀公司使用的“舒碱”标识近两年有余，“舒减”商标被使用的时间更晚。并且“舒碱”标识具有一定影响力，依据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”之规定，鑫享事承公司无权禁止泰秀公司在原使用范围内继续使用“舒碱”标识，其主张“舒碱”标识构成商标侵权的主张不成立，本院不予支持。需要说明的是，泰秀公司使用的“舒碱”商标标识具有一定的影响力，而在鑫享事承公司申请“舒减”商标时，其已知悉“舒碱”商标的情况。再结合已查明的事实，鑫享事承公司此前并未生产苏打水等饮料，其注册的“舒减”商标系横向排列，但在使用时却采用竖向排列的方式，与泰秀公司使用“舒碱”标识的方式相同。另外，在注册“舒减”商标后鑫享事承公司并未致力于投入量产及对该商标商誉的培育，而是在知悉生产厂家系泰秀公司的情况下，一方面向诸多销售者提起包括本案在内的三起民事诉讼，一方面与泰秀公司协商转让“舒减”商标事宜，希望通过转让商标获取利益，故鑫享事承公司注册“舒减”商标不以生产经营为目的的行为不应为法律所鼓励。一审法院认定“舒碱”标识系在先使用，适用法律正确。   “舒碱”商标未获批准注册是否影响商标在先使用抗辩权。鑫享事承公司认为“舒碱”商标未获批准注册，属于《中华人民共和国商标法》第十条第七项“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”不得作为商标使用之情形，本院认为，一方面商标主管机关作出的驳回“舒碱”商标注册的通知尚未经过商标评审委员会复审及人民法院生效法律文书的确认。另一方面，未获批准注册的行为始自泰秀公司的申请行为，在此之前，其无从知悉“舒碱”标识是否适合作为注册商标使用。因此，基于泰秀公司在“舒碱”标识上所积累的商誉，在该商标标识未经最终确认之前，其使用“舒碱”标识的在先权利不应受到影响。而西安市新城区市场监督管理局责令泰秀公司立即停止“舒碱”系列苏打水的生产及销售的决定系行政行为，与本案的侵权行为判定并无必然关联。   四被上诉人是否构成商标侵权。根据一审法院查明的事实，由于泰秀公司委托重庆奇派分厂与四川冰源公司生产“舒碱”苏打水，并经西安哒哒经销部在淘宝网进行销售，而上述产品中的“舒碱”标识系泰秀公司在先使用，故一审法院以此为据认定四被上诉人生产、销售涉案“舒碱”苏打水的行为并未侵犯鑫享事承公司享有的涉案商标专用权，并无不当。   综上，鑫享事承公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：   驳回上诉，维持原判。   二审案件受理费550元，由西安鑫享事承实业有限公司负担。   本判决为终审判决。      审 判 长  王建敏   审 判 员 胡晓晖   审 判 员 黄宸瑞          二〇二一年四月二十八日      法 官 助 理 卢建莉   书 记 员 李调霞         1