四川省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川知民终57号 上诉人(原审被告)：四川铁瑞建筑工程有限公司，住所地四川省威远县严陵镇公园路95号。 法定代表人：李兴泽，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：杨金珂，泰和泰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：曾祥坤，泰和泰律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)：神州交通工程集团有限公司，住所地江苏省扬州市邗江区汽车产业园神州路16号。 法定代表人：周斌，董事长。 委托诉讼代理人：赵学岐，江苏求益律师事务所律师。 委托诉讼代理人：马环宇，江苏求益律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)：内江市市中区城南新区开发建设管理委员会，住所地四川省内江市市中区乐贤大道555号。 法定代表人：彭利。 上诉人四川铁瑞建筑工程有限公司（以下简称铁瑞公司）因与被上诉人神州交通工程集团有限公司（以下简称神州公司）、内江市市中区城南新区开发建设管理委员会（以下简称城南新区管委会）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院（2018）川01民初1106号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年3月9日立案后，依法组成合议庭，并于2021年4月9日公开开庭进行了审理。上诉人铁瑞公司的委托诉讼代理人杨金珂、曾祥坤到庭参加诉讼，被上诉人神州公司、城南新区管委会未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 铁瑞公司上诉请求：1.撤销四川省成都市中级人民法院(2018)川01民初1106号民事判决，驳回神州公司的全部诉讼请求；2.本案一、二审诉讼费用全部由神州公司承担。事实及理由：一、一审法院未予追加必要的被告参加诉讼，程序违法，导致事实认定不清。本案一审中，铁瑞公司和神州公司均申请追加四川富茂奇照明工程有限公司（以下简称富茂奇公司）作为被告参加诉讼，且提供了富茂奇公司的联系方式，而一审法院在双方均要求富茂奇公司参与诉讼，且神州公司对富茂奇公司还提出了明确的诉讼请求的情况下，直接决定不予追加。因此，本案一审故意遗漏必要的诉讼参与人，属于程序错误。二、一审判决对铁瑞公司行为的性质认定错误。1.本案中，城南新区管委会和铁瑞公司之间是建设工程合同关系，双方之间并不存在买卖合同关系。铁瑞公司作为施工方，向发包方交付建设工程并由发包方支付工程款，与基于销售交易而发生的买卖关系存在较大区别，并不符合《中华人民共和国专利法》意义上销售行为的定性。2.被控侵权产品系铁瑞公司合法购买自富茂奇公司，且支付了合理对价。根据《中华人民共和国专利法》第七十条规定，即便富茂奇公司被认定为侵权，铁瑞公司依法也不应当承担赔偿责任。三、一审判决认定被控侵权产品落入涉案专利的保护范围，属于认定事实错误。1.一审判决在专利特征概括中，夸大惯常设计，忽略二者差异，且存在明显错误。如路灯“由灯杆和灯冠两部分构成”，这一“特征”是几乎所有路灯都必须具有的内容，根本不成其为特征，却被一审判决归纳为5个主要特征之一，而路灯产品最重要的纹饰设计，支撑的形状、尺寸、角度、曲度、排列等重要的特征，却被忽略；判决中甚至为了得出二者相似的结论，把被控侵权产品连接圆环的四个连接点，记录为“八个柄相连”。2.被控侵权产品与涉案专利不构成相似。仰视图应当是被控侵权产品进行外观侵权判断不可忽略的整体视图。对比产品照片及专利仰视图即可直观得出，二者在设计元素的数量、设计元素的排列、设计元素的比例上，都有明显差别。3.被控侵权产品的设计空间在第一层的四个圆形灯盘及其连接、排列，应当以此作为比对重点。被控侵权产品，从其形状来看，除了第一层的四个圆形灯盘以外，其余部分基本上与在先设计“灯．玉兰”(专利号：200930109818．7)相一致。因此，被控侵权产品的设计空间主要在第一层的四个圆形灯盘的形状、内部连接点数量及形状、连接杆的连接角度、数量、排列。从这一主要设计空间上看，被控侵权产品与涉案专利设计存在明显区别，不构成相似。 神州公司向四川省成都市中级人民法院起诉请求：1.判令城南新区管委会和铁瑞公司立即停止共同生产和使用、铁瑞公司立即停止销售侵犯神州公司外观设计专利权的产品的行为；2.判令城南新区管委会和铁瑞公司连带赔偿神州公司经济损失32万元和维权合理费用3万元，共计35万元。 一审法院认为，双方所争议的问题为：被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围；城南新区管委会和铁瑞公司是否存在生产和使用、铁瑞公司是否存在销售被控侵权产品的行为；神州公司支出的公证费如何确定。 针对第一个问题，神州公司举示了如下证据： 1.证据1：外观设计专利证书及简要说明。外观设计名称为“灯（1）”，设计人周斌，专利权人为“神州交通工程集团有限公司”，专利号ZL201430410589.3，专利申请日为2014年10月27日，授权公告日为2015年7月1日，即涉案专利。该专利产品的用途为照明，设计要点在于产品的形状、图案及其结合。其（见判决附件图1）外观特征如下：A.涉案专利产品由灯杆和灯冠两部分构成；B.灯杆由四根空心管并列排布而成，灯冠分为两层；C.灯冠由下到上第一层为六个侧面小灯，呈飞碟状，通过斜向上的六根灯臂与灯杆相连；D.飞碟状灯由内外两个圆组成圆环形，两圆之间由八个柄相连；E.灯冠由下到上第二层为五个尖头椭球体主灯，其中四个呈正方形顶点排布，并环绕第五个主灯，第五个主灯比其余四个略高。铁瑞公司对该证据的真实性、合法性无异议，对关联性有异议。神州公司所举出的外观设计专利书是由国家知识产权局所出具的，具有真实性和合法性，且该证据可以说明神州公司的权利基础，一审法院对于该证据予以采信。 2.证据2：电子银行回单的复印件，收款人为“中华人民共和国国家知识产权局专利局”，附言标明“专利号：201430410589.3第四年年费”。铁瑞公司认可该证据的真实性。该证据虽为复印件，但神州公司当庭进行网络查询核实，该证据可以证明涉案专利的存在状态，一审法院予以采信。 3.证据3：（2017）扬邮证民内字第2789号《公证书》复印件，2017年，神州公司的委托代理人赵学岐与江苏省高邮市公证处的公证员李某、纪某前往四川省内江市市中区石羊大道北段并查看了该道路两侧的路灯灯具并进行了证据保全。《公证书》显示，被控侵权产品位于从石羊大道北段与江宁街西端交汇处至邱家嘴立交桥南延线工程项目施工处。被控侵权产品外观（见判决附件图2）具有以下特征：ａ.被控侵权产品由灯杆和灯冠两部分构成；ｂ.灯杆由四根空心管并列排布而成，灯冠分为两层；ｃ.灯冠由下到上第一层为四个侧面小灯，呈飞碟状，通过斜向上的四根灯臂与灯杆相连；ｄ.飞碟状灯由内外两个圆组成圆环形，两圆之间由八个柄相连；ｅ.灯冠由下到上第二层为五个尖头椭球体主灯，其中四个呈正方形顶点排布，并环绕第五个主灯，第五个主灯比其余四个略高。三人清点了这段道路两侧安装的被控侵权产品共计79套。铁瑞公司对该证据的真实性、合法性予以认可，但对其关联性不认可。该证据是由江苏省高邮市公证处出具的《公证书》，且涉及到被控侵权产品的情况，一审法院予以采信。结合证据1和证据3，将Ａ-Ｅ和ａ-ｅ一一对应加以比较，除了Ｃ和ｃ所涉及的侧面小灯的数量不同，其他外观特征都相同。 针对第二个问题，神州公司举出了如下证据： 4.证据4：内江市市中区政府信息公开网页打印件，页面内容标题为《关于2017年12月14日拟对三个建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示》，其拟批准的建设项目包括江宁街西延线道路工程、内江市石羊大道B段道路工程、内江市石羊大道C段道路工程，三个项目的建设单位均为“内江市市中区城南新区开发建设管理委员会”，项目工程内容包括“道路施工、涵洞工程、交通工程、照明工程、排水工程、场平工程及配套附属工程”。铁瑞公司认可该证据的真实性和合法性，但不认可其关联性。该证据是政府信息公开网站页面的打印件，对该证据一审法院予以采信。该证据可证明城南新区管委会是被控侵权产品所在路段的业主，存在使用被控侵权产品的行为。 神州公司及铁瑞公司均举出如下证据： 5.证据5：案外人富茂奇公司与铁瑞公司签订的《石羊大道路灯材料供货合同》，该合同约定供方为富茂奇公司，需方为铁瑞公司，其中载明了路灯材料的规格型号，其品名为“中华灯”“单价：17800元”“数量：80，单位：套”，总价为1424000元，备注中标明“灯型和石羊大道C段一致”。神州公司和铁瑞公司对该证据的真实性、合法性、关联性均无异议。神州公司认为其可以证明铁瑞公司的销售行为，但铁瑞公司认为该证据说明了其只是被控侵权产品的消费者。该证据因双方均不持异议，且反映出被控侵权产品的来源，一审法院对该证据的真实性、合法性、关联性以及证明铁瑞公司实施了被控侵权产品的销售行为的证明力予以采信。 铁瑞公司举出如下证据： 6.证据6：富茂奇公司出具的证明一份，其中表示“产品规格图样为我公司向四川铁瑞建筑工程公司提供”。神州公司认可该证据的真实性，但认为其不能达到铁瑞公司证明其只是被控侵权产品的消费者的证明目的。该证据虽有富茂奇公司的公章，神州公司亦认可其真实性，但其无法证明铁瑞公司自行使用了被控侵权产品，一审法院对铁瑞公司主张的证明力不予采信。 针对问题三，神州公司举出了如下证据： 7.证据7：江苏省物价局江苏省司法厅文件苏价费〔2017〕114号《省物价局省司法厅关于明确我省公证服务收费试行标准的通知》，其中“办理保全证据公证”的收费标准为“每件收取1000元。保全证据超过2小时的，加收1000元，不足2小时的，以2小时计”。铁瑞公司对该证据的真实性有异议，认为其只是普通打印件，没有相关部门的盖章。该证据是由政府部门发布的收费标准，真实合法。但由于本案涉及到的《公证书》只有一件，结合该证据，并不足以说明神州公司为本案所支出的公证费达到了其所主张的6000元。 一审法院认定如下事实： 2015年7月1日，神州公司取得涉案外观设计专利权，其有权以自己的名义对侵权行为提起诉讼。 2017年，作为建设单位的城南新区管委会将被控侵权产品所在路段的照明工程等项目发包给铁瑞公司施工。施工过程中，铁瑞公司将从案外人富茂奇公司处购进的被控侵权产品加以安装。 涉案专利产品与被控侵权产品的设计特征A-E和a-e相比较，除了设计特征C与c不同外，其余设计特征均相同。 2017年8月25日，神州公司的委托代理人在公证处工作人员的陪同下到四川省内江市市中区××道××段对道路两侧的被控侵权产品进行了证据保全。 一审法院认为： 一、被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围 《中华人民共和国专利法》第五十九条规定：“……外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围”。第九条规定：“人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近”。第十条规定：“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似”。第十一条：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断……下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位……被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似”。一审法院认为，二者都是路灯，功能均为照明，从外观特征A-E和a-e的相互对比来看，被控侵权产品和涉案专利产品无论是在产品各部分的空间排布还是灯形的选择等方面均相同，只有在飞碟灯的数量上存在差异，其中涉案专利产品的飞碟灯为六个，被控侵权产品为四个，但是从整体来看，两者的视觉效果和整体风格近似。因此，认定被控侵权产品落入了涉案专利的保护范围。 二、城南新区管委会和铁瑞公司是否存在生产和使用、铁瑞公司是否存在销售被控侵权产品的行为 《中华人民共和国专利法》第十一条规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。 本案中，城南新区管委会是建设工程的发包方，可以认定其存在使用行为，但根据上述规定，使用外观设计专利的行为不构成侵权行为。同时，现有的证据也不足以证明铁瑞公司存在生产被控侵权产品的行为，但其采购路灯并用于建设工程的行为应认定为销售。综合上述被控侵权产品落入涉案专利保护范围的情况，一审法院认为城南新区管委会不存在侵权行为，铁瑞公司存在销售被控侵权产品的侵权行为。 三、责任承担问题 《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”。神州公司的现有证据没有涉及到其遭受的具体损失，也无法证明铁瑞公司因专利侵权所获得的收益，亦未提及专利许可费用。因此，综合考虑专利产品的类型、被控侵权产品的数量、神州公司为了保护专利权所支出的费用，判令铁瑞公司赔偿神州公司包括合理支出在内的损失共计25万元。 据此，依照《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十九条、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百四十八条第一款、第二款、第三款规定，四川省成都市中级人民法院作出（2018）川01民初1106号判决：一、自判决生效之日，铁瑞公司立即停止销售落入神州公司第ZL201430410589.3号“灯（1）”外观设计专利权保护范围的路灯；二、自判决生效之日起十日内，铁瑞公司向神州公司赔偿经济损失及合理开支共计25万元；三、驳回神州公司的其他诉讼请求。如铁瑞公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费6550元，由神州公司负担550元，由铁瑞公司负担6000元。 本院二审期间，各方当事人均未向本院提交新证据。 本院对一审法院查明的案件事实予以确认。 本院认为，本案二审的争议焦点主要涉及：1.铁瑞公司的行为是否侵害了神州公司的专利权；2.铁瑞公司是否承担侵权责任；3.一审法院未追加案外人富茂奇公司参加诉讼是否违反法定程序。 一、关于铁瑞公司的行为是否侵害了神州公司的专利权 铁瑞公司上诉称，案涉专利与被控侵权产品不构成近似，应当以被控侵权产品的设计空间在第一层的四个圆形灯盘及其连接、排列作为比对重点。本案中，案涉专利外观设计专利证书及简要说明：外观设计名称为“灯（1）”，设计人周斌，专利权人为“神州交通工程集团有限公司”，专利号ZL201430410589.3，专利申请日为2014年10月27日，授权公告日为2015年7月1日。该专利产品的用途为照明，设计要点在于产品的形状、图案及其结合。其外观特征如下：A.涉案专利产品由灯杆和灯冠两部分构成；B.灯杆由四根空心管并列排布而成，灯冠分为两层；C.灯冠由下到上第一层为六个侧面小灯，呈飞碟状，通过斜向上的六根灯臂与灯杆相连；D.飞碟状灯由内外两个圆组成圆环形，两圆之间由八个柄相连；E.灯冠由下到上第二层为五个尖头椭球体主灯，其中四个呈正方形顶点排布，并环绕第五个主灯，第五个主灯比其余四个略高。（2017）扬邮证民内字第2789号《公证书》显示，被控侵权产品外观具有以下特征：a.被控侵权产品由灯杆和灯冠两部分构成；b.灯杆由四根空心管并列排布而成，灯冠分为两层；c.灯冠由下到上第一层为四个侧面小灯，呈飞碟状，通过斜向上的四根灯臂与灯杆相连；d.飞碟状灯由内外两个圆组成圆环形，两圆之间由八个柄相连；e.灯冠由下到上第二层为五个尖头椭球体主灯，其中四个呈正方形顶点排布，并环绕第五个主灯，第五个主灯比其余四个略高。铁瑞公司认为，一审法院把被控侵权产品的外观特征d归纳为“飞碟状灯由内外两个圆组成圆环形，两圆之间由八个柄相连”错误。对此，本院经核对《公证书》相关图片，确认被控侵权产品的两圆之间非由八个柄相连。根据《中华人民共和国专利法》第十一条规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断……下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位……被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似”。结合涉案专利和被控侵权产品外观特征，将A-E和a-e一一对应加以比对，除了C和c所涉及的侧面小灯的数量不同，D和d圆环间的连接点数量不同，其他外观特征都相同。被控侵权产品与涉案专利产品都是路灯，功能均为照明，从外观特征A-E和a-e的相互对比来看，被控侵权产品和涉案专利产品无论是在产品各部分的空间排布还是灯形的选择等方面均相同，只有在飞碟灯的数量及其圆环的连接点数量存在差异，其中涉案专利产品的飞碟灯为六个，被控侵权产品为四个，涉案专利产品圆环间的连接点为八个，被控侵权产品圆环间的连接点为四个。一审法院对此认定有误，本院予以纠正。但是从整体来看，被控侵权产品与涉案专利的视觉效果和整体风格近似，被控侵权产品落入了涉案专利的保护范围。一审法院认定被控产品与涉案专利相似，铁瑞公司侵犯涉案专利权并无不当。 二、铁瑞公司是否承担侵权责任 铁瑞公司上诉称，铁瑞公司和城南新区管委会之间是建设工程合同关系，被控侵权产品系铁瑞公司合法购买自富茂奇公司，且支付了合理对价，铁瑞公司依法不应当承担赔偿责任。本院认为，《中华人民共和国专利法》第十一条规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。本案中，铁瑞公司从城南新区管委会处承包了涉案路段路灯安装工程，其从案外人富茂奇公司处购买被控侵权产品用于涉案工程的行为并非单纯的使用行为，而是通过涉案项目获取经营利益，属于销售行为。无论其是否具有主观过错，均构成侵犯专利权。一审法院认定正确。铁瑞公司关于其不属于销售行为且不构成侵权的上诉主张不能成立，本院不予支持。 铁瑞公司是否承担赔偿责任。铁瑞公司称被控侵权产品来源合法不应承担侵权责任。《中华人民共和国专利法》第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任”。该条规定是为了保护善意销售商不因销售侵权产品承担赔偿责任，从而损害其合法权益。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条第三款的规定，合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。合法来源抗辩成立需要同时满足两个成立要件，一是侵权产品的使用者或销售者主观善意；二是侵权产品有合法来源。本案中，根据一审查明的事实，铁瑞公司与案外人富茂奇公司签订《石羊大道路灯材料供货合同》，由案外人向其提供被控侵权产品。合同备注栏约定“…如涉及专利产品与需方无关，此价格不含发票，开票另加11个点”。从上述合同约定内容看，铁瑞公司主观上对被控侵权产品是否侵权持消极态度，并未尽到合理注意义务，主观难辞其咎。即使被控侵权产品来源于富茂奇公司，但其在一、二审中，仅仅向法院提交了供货合同和富茂奇公司的证明，并没有提交相应的送货单、销售发票、付款记录等证据。铁瑞公司关于被控侵权产品有合法来源以及不应承担赔偿责任的上诉理由没有事实和法律依据，本院不予支持。一审法院判决其停止侵权并赔偿损失25万元并无不当。 三、一审法院未追加案外人富茂奇公司参加诉讼是否违反法定程序 铁瑞公司上诉称，案外人富茂奇公司为被控侵权产品的实际生产及销售方，一审法院未支持其要求追加富茂奇公司作为本案被告参加诉讼，违反法定程序。本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条规定，必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的，人民法院应当通知其参加诉讼。因此，是否允许案外人参加诉讼，由人民法院依职权进行审查决定。本案中，神州公司作为涉案专利权人，以城南新区管委会、铁瑞公司生产、使用，铁瑞公司销售侵犯其专利权的产品为由向法院提起诉讼，系其真实意思。现有证据表明，被控侵权产品已落入涉案专利保护范围。富茂奇公司亦并非本案的必要共同诉讼参加人，是否追加其参加诉讼并不影响本案事实的查明和侵权责任的承担。即使铁瑞公司认为本案被控侵权产品来源于铁瑞公司生产和销售，亦不影响其承担责任后向富茂奇公司追偿。因此，一审法院未追加案外人富茂奇公司参加诉讼，并不违反法定程序。对铁瑞公司的该项上诉理由，本院不予支持。 综上所述，铁瑞公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费5050元，由四川铁瑞建筑工程有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 杨   丽 审 判 员 梁   晨 审 判 员 刘 巧 英 二〇二一年四月二十五日 法官助理 李   霞 书 记 员 李霞（兼）