中华人民共和国北京知识产权法院民 事 判 决 书（2020）京73民终2517号上诉人（原审被告）：布拉木塔（厦门）贸易有限公司，住所地中华人民共和国（福建）自由贸易试验区。法定代表人：丁海裕，执行董事。委托诉讼代理人：乔磊磊，北京骅之韬律师事务所律师。委托诉讼代理人：董晶晶，北京骅之韬律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：普瑞米亚达有限公司，住所地意大利共和国米兰弗留利区64号。授权代表人：斯蒂扎安娜·葛拉齐亚，独任董事。委托诉讼代理人：杨昆，上海恒峰律师事务所律师。原审被告：宝盛道吉（北京）贸易有限公司，住所地中华人民共和国北京市怀柔区。法定代表人：王军，董事长。委托诉讼代理人：孟虹宇，女，宝盛道吉（北京）贸易有限公司员工。委托诉讼代理人：王伶，女，宝盛道吉（北京）贸易有限公司员工。上诉人布拉木塔（厦门）贸易有限公司（以下简称布拉木塔（厦门）公司）因与被上诉人普瑞米亚达有限公司（以下简称普瑞米亚达公司）、原审被告宝盛道吉（北京）贸易有限公司（以下简称宝盛道吉（北京）公司）侵害商标权纠纷一案，不服中华人民共和国北京市东城区人民法院（2018）京0101民初20657号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年8月17日立案后，依法组成合议庭进行了审理。上诉人布拉木塔（厦门）公司之委托诉讼代理人乔磊磊、董晶晶，被上诉人普瑞米亚达公司之委托诉讼代理人杨昆，原审被告宝盛道吉（北京）公司之委托诉讼代理人孟虹宇到庭接受询问。本案现已审理终结。布拉木塔（厦门）公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回普瑞米亚达公司的全部诉讼请求。事实与理由：一、涉案背包在委托加工取得并作为使用时，普瑞米亚达公司经授权许可使用的第20610470号及第20174012号商标尚未核准注册，布拉木塔（厦门）公司不可能侵犯普瑞米亚达公司的注册商标专用权，更不应承担赔偿责任，且涉案背包为赠品，并非批量生产用于销售的商品，不产生收益。二、一审法院不应当仅凭普瑞米亚达公司提交的一份不完整的《远大购物中心南岗店的微信公众号截图》就认定其商标已经在前三年投入使用。综上，请求法院依法查明事实，支持布拉木塔（厦门）公司的全部上诉请求。普瑞米亚达公司同意一审判决并答辩称，普瑞米亚达公司依法享有涉案商标的商标专用权，普瑞米亚达公司在一审程序中提交的证据能够证明涉案背包并非非卖品，其在购买涉案背包时，涉案商标已经获准注册。且一审证据能够证明其对涉案商标进行了实际使用。因此，一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。宝盛道吉（北京）公司述称：同意一审判决及布拉木塔（厦门）公司的上诉意见。普瑞米亚达公司向一审法院起诉请求：1.判令布拉木塔（厦门）公司和宝盛道吉（北京）公司立即停止侵害普瑞米亚达公司第20610470号、第20174012号及第G1106135号（第35类）注册商标商标专用权的涉案侵权行为；2.判令布拉木塔（厦门）公司赔偿经济损失40万元，判令宝盛道吉（北京）公司赔偿经济损失98022元，两公司连带赔偿普瑞米亚达公司合理支出1978元（包括公证认证及翻译费1000元、律师交通费553元、律师住宿费425元）；3.判令布拉木塔（厦门）公司和宝盛道吉（北京）公司在《中国工商报》上发表声明消除因侵权行为给普瑞米亚达公司带来的不良影响。一审中，当事人围绕诉讼请求依法提交了证据并陈述了意见，一审法院组织当事人进行了证据交换和质证。一审法院经审理查明：一、关于权利商标的事实2011年6月30日，案外人马札·格拉齐亚诺经核准，在第35类商品、服务上注册了第G1106135号“PREMIATA”商标，商品类别为：为了他人的利益、将各种商品集中起来，包括鞋类，鞋，靴子，拖鞋，凉鞋，足球鞋，滑雪板靴，滑雪靴，服装绶带，男游泳裤，防水服装，莎丽服，手杖（不包括产品的运输），使得顾客能够方便地见到、并且去购买这些产品；进口和出口，包括鞋类，鞋，靴子，拖鞋。凉鞋，足球鞋，滑雪板靴，滑雪靴，服装绶带，男游泳裤，防水服装，莎丽服，拐杖；拍卖；广告代理；商店橱窗布置；为广告或推销提供模特；市场营销研究；商业研究；组织商业或广告性贸易交易会；替他人促销；人事招聘；职业介绍所；商业场所搬迁；文秘服务；照相复制；薄记和财会；出租自动售货机；表演艺术家的商业管理服务；商业和工业产品的专门技术服务。备注：零售服务和批发服务，还可通过在线。专用期限自2011年6月30日至2021年6月30日。2018年6月28日，案外人马札·格拉齐亚诺经核准，在第18类商品上注册了第20610470号“”图形商标；商品类别为：半加工或未加工皮革，包，公文包，行李箱，皮制家具罩，皮制系带，雨伞，手杖，宠物服装，制香肠用肠衣；专用期限自2018年6月28日至2028年6月27日。2018年6月28日，案外人马札·格拉齐亚诺经核准，在第18类商品上注册了第20174012号“PREMIATA”商标；商品类别为：半加工或未加工皮革，包，公文包，行李箱，皮制家具罩，皮制系带，雨伞，手杖，宠物服装，制香肠用肠衣；专用期限自2018年6月28日至2028年6月27日。2018年9月10日，案外人马札·格拉齐亚诺授权普瑞米亚达公司在各种鞋子和包的生产营销中作为独占被许可人在中国永久使用上述三个商标，且普瑞米亚达公司可以自己单独或者和马扎·格拉齐亚诺一起起诉任何侵权人。二、关于布拉木塔（厦门）公司主张合法依据的事实2004年2月28日，案外人张**经核准，在第25类商品上注册了第3257231号“PREMIATA”商标；核定使用商品类别为：上衣、运动鞋、羽绒服装、衬衫、鞋、皮带、童装、裤子、成品衣、袜；商标有效期经续展至2024年2月27日。2016年11月21日，案外人张**经核准，在第25类商品上注册了第18058323号“”图形商标；核定使用商品类别为：上衣、运动鞋、羽绒服装、衬衫、鞋、皮带、童装、裤子、成品衣、袜；商标有效期至2026年11月20日。2017年5月21日，案外人张**经核准，在第25类商品上注册了第17432760号“”商标；核定使用商品类别为：上衣、运动鞋、羽绒服装、衬衫、鞋、皮带、童装、裤子、成品衣、袜；商标有效期至2027年5月20日。2017年5月21日，案外人张**经核准，在第25类商品上注册了第17432761号“”商标；核定使用商品类别为：上衣、运动鞋、羽绒服装、衬衫、鞋、皮带、童装、裤子、成品衣、袜；商标有效期至2027年5月20日。后，张**与布拉木塔（厦门）公司签订了四份《商标使用许可合同》，并许可布拉木塔（厦门）公司使用上述四个商标，许可方式为普通许可。登记号为国作登字-2017-F-00480151的《作品登记证书》载明：作品名称为十年树木，百年树人系列（二），作品类别为美术作品，著作权人为张**，登记日期为2017年7月11日。十年树木，百年树人系列（二）的四个作品，作品一为“”、作品二为，作品三为“”、作品四为“”。2017年10月1日，张**授权布拉木塔（厦门）公司为上述著作权及商标注册证并同使用在产品上的生产商、销售商。授权有效期自2017年10月1日至2024年12月31日止。三、关于被控侵权行为的事实2018年9月25日，普瑞米亚达公司委托代理人张琳与北京方圆公证处工作人员刘宇辰一同到位于北京市丰台区丰台北路18号院的恒泰广场3层标有“PREMIATA”字样标牌的商铺，张琳在该店铺购买了1双拼色运动鞋及1个黑色背包，销售单载明销售方为宝盛道吉（北京）公司。经查证，该店铺门头及货架顶端标有“PREMIATA”字样，所购背包正面印有“”标识，背包吊牌及合格证标注“PREMIATA””标识。经比对，门头标注的“PREMIATA”与普瑞米亚达公司主张权利的第G1106135号（第35类）“PREMIATA”商标外形相同；背包吊牌及合格证上的“PREMIATA”与第20174012号“PREMIATA”商标外形相同；背包正面标注的“”与第20174012号“PREMIATA”商标外形较为相似，其中的“”与第20610470号商标外形基本相同。2018年8月5日，普瑞米亚达公司委托代理人虞文隆与北京方圆公证处工作人员刘宇辰一同到位于北京市丰台区丰葆路88号院1的“AEONMALL”2层标有“PREMIATA”字样标牌的商铺，虞文隆在该店铺购买了1双黑白色运动鞋，销售单载明销售方为宝盛道吉（北京）公司。经查证，该店铺门头及货架上标有“PREMIATA”字样。经比对，店铺门头使用的“PREMIATA”字样与普瑞米亚达公司主张权利的第G1106135号（第35类）“PREMIATA”商标外形相同。四、其他事实普瑞米亚达公司为证明其曾使用过权利商标，向一审法院提交了远大购物中心南岗店的微信公众号截图。布拉木塔（厦门）公司和宝盛道吉（北京）公司认可该证据形式的真实性，但不认可该证据内容的真实性、关联性及证明目的。经查证，该微信公众号的账号主体为黑龙江远大购物中心有限公司，其中发布于2017年9月19日的信息标题为“［潮范圈儿］厉害了这双PREMIATA，让金秀贤、允儿宠上天”。文字中多处出现“PREMIATA”文字及“”图形，所配图片系若干张产品的图片和店铺货架照片，其中店铺货架上主要陈列多款鞋产品，点缀个别背包，部分背包上可见“木”字图形。庭审中，普瑞米亚达公司称该店铺系基于权利商标持有人授权使用在鞋产品及背包产品上使用权利商标。普瑞米亚达公司为了证明为本案支出的合理费用，提交了金额为2000元的翻译费发票一张、金额为425元的住宿费发票一张及金额为553元的高铁火车票一张，关于翻译费普瑞米亚达公司称同时提起两个诉讼，本案中主张1000元；住宿费及火车票费均为律师立案、开庭过程中发生的费用。以上事实，有商标注册证、公证书、商标许可共同声明、商品使用许可合同、作品登记证书、微信截图等证据以及双方当事人的陈述在案佐证。一审法院认为：本案普瑞米亚达公司系注册在意大利的法人，故本案为涉外知识产权民事纠纷。《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十八条规定，知识产权的归属和内容，适用被请求保护地法律。第五十条规定，知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。本案普瑞米亚达公司主张的侵权行为及赔偿的地域范围为中华人民共和国境内，故我国为本案的被请求保护地，本案中商标权的内容、归属及侵权责任问题，应当适用我国法律进行审理。本案普瑞米亚达公司主张权利的第20610470号、第20174012号及第G1106135号（第35类）商标，处于注册有效期限内，商标注册人享有的商标专用权受法律保护，普瑞米亚达公司作为独占被许可人，其在被许可使用商标的期限内有权对侵害上述涉案商标的侵权行为提起诉讼，系本案适格主体。本案的争议焦点为：一、宝盛道吉（北京）公司在涉案店铺门头使用“PREMIATA”字样是否侵犯第G1106135号（第35类）商标使用权；二、布拉木塔（厦门）公司生产、销售及宝盛道吉（北京）公司销售涉案背包是否侵害第20610470号及第20174012号商标专用权；三、如构成侵权，则应承担何种民事责任。一审法院分别评述如下：一、涉案店铺门头使用“PREMIATA”是否侵害普瑞米亚达公司注册商标专用权普瑞米亚达公司主张两家涉案店铺的门头上使用的“PREMIATA”与其第G1106135号（第35类）“PREMIATA”商标相同，构成侵权。一审法院认为，第G1106135号（第35类）商标核定的服务项目系为他人利益而提供的广告、商业经营、商业管理、办公事务等商务服务。本案中，涉案店铺装潢中对“PREMIATA”使用的目的仅为了出售店铺内陈设的自有同品牌商品，并非向他人提供商品宣传或管理咨询等服务，且是对鞋类商品上的第3257231号商标的正常使用，故涉案店铺使用“PREMIATA”不构成对第G1106135号（第35类）商标使用权的侵害。二、布拉木塔（厦门）公司、宝盛道吉（北京）公司生产、销售涉案背包的行为是否侵犯普瑞米亚达公司注册商标专用权经一审法院查明，涉案背包的正面印有“”标识，其中“”形图案从大小到形状均明显区别于前后的英文字母，较为突出，其虽然没有斜向条纹，但整体轮廓和走向与第20610470号图形商标基本一致，构成近似商标；“”标识与20174012号“PREMIATA”商标相比，虽然“”和“T”不尽相同，但两个标识整体轮廓接近，包含了排序完全相同的7个字母，构成近似商标，虽然涉案背包上述被控侵权标识与布拉木塔（厦门）公司主张的第17432760号商标外形相同，但第17432760号商标的核定使用商品中并不包含包类。涉案背包的吊牌及合格证上所标注“PREMIATA”标识与普瑞米亚达公司第20174012号“PREMIATA”商标相同，构成相同商标，虽然该标识与布拉木塔（厦门）公司主张的第3257231号商标外形相同，但第3257231号商标注册类别不包含包类。综上，一审法院认定布拉木塔（厦门）公司、宝盛道吉（北京）公司生产、销售涉案背包构成了对第20610470号及第20174012号权利商标商标专用权的侵害。三、布拉木塔（厦门）公司、宝盛道吉（北京）公司侵权责任的承担如前所述，布拉木塔（厦门）公司生产、销售及宝盛道吉（北京）公司销售涉案背包的行为侵害了普瑞米亚达公司第20174012号商标的商标专用权，故普瑞米亚达公司主张布拉木塔（厦门）公司及宝盛道吉（北京）公司停止涉案侵权行为的诉讼请求于法有据，一审法院予以支持。关于赔偿经济损失，根据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第六十四条第二款的规定，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商标，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。宝盛道吉（北京）公司销售的涉案背包确属系来自布拉木塔（厦门）公司，故宝盛道吉（北京）公司不承担赔偿经济损失的责任。根据《商标法》第六十四条第一款的规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。因布拉木塔（厦门）公司及宝盛道吉（北京）公司均抗辩称依据《商标法》第六十四条的规定其不应当承担赔偿责任，故普瑞米亚达公司作为注册商标专用权人应当提供被告侵权行为发生前三年内实际使用该注册商标的证据。普瑞米亚达公司向一审法院提交了远大购物中心南岗店的微信公众号截图，欲证明权利商标已经实际使用，对此一审法院认为，该微信公众号文章发表时间处于被控侵权行为发生前三年内，文章中多处出现“PREMIATA”文字及“”图形，货架上陈列有鞋类商品及背包，背包上还标注有“木”图形，可见涉案权利商标此前已经投入实际使用，故布拉木塔（厦门）公司应当为其商标侵权行为承担赔偿责任。关于经济赔偿的具体金额，因在案证据无法证明普瑞米亚达公司实际损失及布拉木塔（厦门）公司、宝盛道吉（北京）公司因侵权行为的实际获益，故一审法院将综合考虑权利商标的知名度、实际使用情况、布拉木塔（厦门）公司侵权行为的性质、规模、持续时间、布拉木塔（厦门）公司的主观过错等因素，酌情予以确定。普瑞米亚达公司主张的合理支出，有相关证据佐证，布拉木塔（厦门）公司应当赔偿，一审法院将根据合理性、必要性原则确定金额。关于普瑞米亚达公司要求布拉木塔（厦门）公司、宝盛道吉（北京）公司在《中国工商报》上刊登声明、消除影响的诉讼请求，现并无证据证明布拉木塔（厦门）公司的行为已对普瑞米亚达公司造成明确的不良影响，故对于该项诉讼请求，一审法院不予支持。综上，依照《商标法》第四十八条、第五十七条第一项、第二项、第六十三条第一款、第六十四条之规定，一审法院判决如下：一、自判决生效之日起，布拉木塔（厦门）贸易有限公司、宝盛道吉（北京）贸易有限公司停止涉案商标侵权行为；二、自判决生效之日起十日内，布拉木塔（厦门）贸易有限公司赔偿普瑞米亚达有限公司经济损失50000元及诉讼合理支出1500元；三、驳回普瑞米亚达有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8800元，由普瑞米亚达有限公司负担2800元，布拉木塔（厦门）贸易有限公司负担6000元。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。布拉木塔（厦门）公司提交了一张照片，其主张该照片于2019年底在黑龙江远大购物中心拍摄，用以证明普瑞米亚达公司在一审中提交的证据微信公众号宣传的店铺并不存在。普瑞米亚达公司不认可该证据的真实性及证明目的。宝盛道吉（北京）公司认可该证据的真实性及证明目的。本院认为，布拉木塔（厦门）公司提交的照片拍摄于2019年，该拍摄时间晚于普瑞米亚达公司一审中提交的商标使用证据的形成时间，故该证据尚不足以推翻普瑞米亚达公司一审提交的相关证据的证明效力，本院对该证据不予采信。另，布拉木塔（厦门）公司认可本案被诉侵权标识与第20610470号及第20174012号商标构成近似商标，涉案背包与第20610470号及第20174012号商标核定使用的商品构成相同商品，但认为涉案背包本身属于赠品，故不构成侵权，且因普瑞米亚达公司并未实际使用涉案商标，故即使构成侵权也不应承担赔偿责任。本院经审理查明的其他事实与一审法院认定的其他事实一致。本院认为，根据各方当事人的诉辩意见，本案二审的争议焦点为：布拉木塔（厦门）公司生产、销售涉案背包的行为是否构成侵犯他人注册商标专用权，若构成，则其应否承担赔偿责任。一、布拉木塔（厦门）公司生产、销售涉案背包的行为是否构成侵犯他人注册商标专用权根据《商标法》第五十七条的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯他人注册商标专用权的行为。本案中，在第35类包等商品上注册的第20610470号、第20174012号商标，处于注册有效期限内，商标注册人享有的商标专用权受法律保护，他人未经许可不得在同类服务上擅自使用与上述商标相同或近似的标识。普瑞米亚达公司作为独占被许可人，其在被许可使用商标的期限内有权对侵害上述涉案商标的侵权行为提起诉讼。普瑞米亚达公司在公证购买涉案背包时，第20610470号及第20174012号注册商标已处于注册有效期限内。故布拉木塔（厦门）公司有关涉案背包在委托加工取得并使用时，普瑞米亚达公司经授权许可使用的第20610470号及第20174012号商标尚未核准注册，布拉木塔（厦门）公司未侵犯普瑞米亚达公司的注册商标专用权的主张缺乏依据，本院不予支持。普瑞米亚达公司在公证购买涉案背包时支付了相应对价，故布拉木塔（厦门）公司有关涉案背包属于赠品的主张，缺乏事实依据，本院不予采信。鉴于布拉木塔（厦门）公司认可涉案背包上所标注的被诉侵权标识与第20610470号及第20174012号商标构成近似商标，涉案背包与第20610470号及第20174012号商标核定使用的商品构成相同商品。故一审法院认定布拉木塔（厦门）公司生产、销售涉案背包侵害了普瑞米亚达公司的注册商标专用权，具有事实及法律依据，本院予以确认。二、布拉木塔（厦门）公司应否承担赔偿责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”本案中，普瑞米亚达公司一审中提交的相关微信公众号截图能够证明，其在布拉木塔（厦门）公司实施被控侵权行为前已经对涉案商标进行了实际使用，现布拉木塔（厦门）公司以普瑞米亚达公司并未实际使用第20610470号、第20174012号注册商标为由主张其不应承担赔偿责任，并提交了其于2019年拍摄的照片予以佐证，但该照片的拍摄时间晚于普瑞米亚达公司提交的上述商标使用证据，不具有相应的证明力，故布拉木塔（厦门）公司的该项上诉主张，缺乏事实依据，本院不予支持。如前所述，布拉木塔（厦门）公司的被控侵权行为侵犯了普瑞米亚达公司的注册商标专用权，故其依法应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。关于赔偿数额，鉴于双方均未提交有效证据证明权利人因被侵权所受到的实际损失或侵权人因侵权行为所获收益，故一审法院在综合考虑权利商标的知名度、实际使用情况、被控侵权行为的性质、规模、持续时间、布拉木塔（厦门）公司的主观过错等因素以及普瑞米亚达公司的公证取证等情况，酌情确定的布拉木塔（厦门）公司应赔偿的经济损失及合理支出的具体金额，并不违反相关法律规定且数额合理，本院予以确认。综上所述，布拉木塔（厦门）公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。本院法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1088元，由布拉木塔（厦门）贸易有限公司负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 马兴芳审 判 员 刘义军审 判 员 宋 晖二〇二一年四月二十七日法官助理 杨恩义书 记 员 隗傲雪