中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2020）京行终6908号上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：孟原玉，中华人民共和国国家知识产权局审查员。上诉人（原审第三人）：东莞奥华电子有限公司，住所地中华人民共和国广东省东莞市长安镇咸西振业街1号205室。法定代表人：张伟峰，总经理。委托诉讼代理人：蒋芳霞，广东普发律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：夜鹰安全产品有限责任公司，住所地美利坚合众国佛罗里达州那不勒斯。法定代表人：小罗纳德·M.菲利斯，经理。委托诉讼代理人：王亚宽，北京市万慧达律师事务所律师。委托诉讼代理人：周丹丹，女，北京市万慧达律师事务所实习律师，住中华人民共和国浙江省磐安县。上诉人中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）、上诉人东莞奥华电子有限公司（简称奥华公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2020）京73行初2665号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年11月27日受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1.注册人：奥华公司。2.注册号：13744218。3.申请日期：2013年12月18日。4.核准注册日期：2015年4月27日。5.专用期限至2025年4月27日。6.标志：7.核定使用商品（第9类，类似群0907-0908；0912-0913；0920）：摄像机；录像机；电源材料（电线、电缆）；遥控装置；网络通讯设备；变压器；电开关；交换机；报警器；UPS不间断电源。二、关于在先著作权夜鹰安全产品有限责任公司（简称夜鹰公司）主张享有在先著作权的作品如下图：三、其他事实2018年12月10日，夜鹰公司就诉争商标向原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出无效宣告请求，并提交以下主要证据：1.夜鹰公司介绍资料、夜鹰公司及其关联公司寰宇有限公司（简称寰宇公司）及寰宇公司东莞代表处的注册信息；2.夜鹰公司在美国注册的第3846372号“NIGHTOWL”商标注册证、商标使用声明及夜鹰公司就猫头鹰头部图形商标提交的美国商标注册申请及中文翻译，显示该商标的注册日期为2010年9月7日，样本图片中产品包装上均显示了猫头鹰头部图形；3.奥华公司及其关联公司奥华实业（香港）有限公司（简称香港奥华公司）的公司登记信息；4.寰宇公司和寰宇公司东莞代表处与奥华公司和香港奥华公司之间的邮件、订单、供货协议、生产指南、账单、部件审批表、银行信息等，显示寰宇公司委托奥华公司及其关联公司生产带有“NIGHTOWL及图”系列商标的电线、录像机、遥控器等商品，时间均在诉争商标申请日前；5.寰宇公司与其他国内生产商之间签订的经销协议及有关“NIGHTOWL及图”系列品牌代加工事宜的往来邮件、订单等；6.夜鹰公司法定代表人对产品图样声明及实际使用的产品包装图样；7.“NIGHTOWL”安全产品的网络搜索结果及相关报道；8.经公证认证的猫头鹰头部作品（图样1）作者CraigPCreenberg对其创作过程和该作品著作权归属的声明及中文翻译，显示该作品创作于2009年7月20日，于2018年12月20日声明已将该作品的著作权转让给夜鹰公司；9.他案裁判等。在行政阶段，奥华公司提交了网页证据、质量测试报告及专利证书等证据。2019年10月14日，国家知识产权局作出商评字[2019]第242148号《关于第13744218号图形商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），认定：一、虽基于查明的事实可知奥华公司及其关联公司通过代加工的方式在诉争商标申请日之前已了解夜鹰公司在先使用的“NIGHTOWL”“NIGHTOWL及图”（其中的图形部分包括图样1）等商标，但诉争商标与夜鹰公司的“NIGHTOWL”“NIGHTOWL及图”等商标存在一定差别，未构成近似商标，故诉争商标的注册未违反2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第十五条第二款的规定。二、诉争商标的注册未侵犯夜鹰公司的在先著作权，未违反2013年商标法第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。三、诉争商标的注册未违反2013年商标法第十条第一款第七项、第八项、第四十四条第一款的规定。综上，国家知识产权局裁定：诉争商标予以维持。夜鹰公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。原审诉讼中，夜鹰公司补充提交了以下主要证据：1.夜鹰公司在美国注册的商标档案信息；2.奥华公司对夜鹰公司其他代加工商恶意提起海关查处和侵权诉讼的相关材料；3.奥华公司在美国抢注夜鹰公司商标信息及美国专利商标局的裁定、法院在先裁定及判决；4.亚马逊网站上销往中国的夜鹰公司的“模拟和NVR视频安全系统的NightOwl安全BB-86AH8通道电池备用系统（黑色）”商品的销售页面；5.“视频闹钟”商品手册；6.在先判决、裁定等。北京知识产权法院认为，在诉争商标申请日前，奥华公司及其关联公司为夜鹰公司在中国境内的代加工商，为夜鹰公司代加工生产带有“NIGHTOWL及图”系列商标的电线、录像机、遥控器等商品，夜鹰公司通过代加工的方式在电线、录像机、遥控器等商品上在中国境内在先使用“NIGHTOWL”“NIGHTOWL及图”等商标。诉争商标核定使用的摄像机、录像机、电源材料（电线、电缆）、遥控装置商品与夜鹰公司在先使用的电线、录像机、遥控器等商品构成类似商品，且诉争商标与夜鹰公司在先使用的“NIGHTOWL及图”标志近似，故诉争商标在核定使用的摄像机、录像机、电源材料（电线、电缆）、遥控装置商品上的注册构成2013年商标法第十五条第二款的规定，在网络通讯设备、变压器、电开关、交换机、报警器、UPS不间断电源商品上的注册未违反2013年商标法第十五条第二款的规定。诉争商标与图样1美术作品的眼睛部位在构成要素、整体造型、设计细节、视觉效果等方面较为近似，二者已构成实质性相似。诉争商标的申请注册构成2013年商标法第三十二条损害他人在先著作权的情形。夜鹰公司主张的图样2、3设计较为简单，尚未达到著作权法要求的独创性高度，未构成著作权法保护的作品。诉争商标的申请注册未构成2013年商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，未违反2013年商标法第四十四条第一款的规定。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十八条、第七十条第一项的规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。国家知识产权局不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。其主要理由为：1.诉争商标与夜鹰公司主张享有著作权的猫头鹰头部图形未构成实质性相似。诉争商标由两个半圆形图案和黑点组成，其整体视觉效果不会被相关公众识别为眼睛的造型，尤其是猫头鹰的眼睛。因此，相关公众在隔离状态下难以将诉争商标与夜鹰公司的猫头鹰头部图形相联系。因此，诉争商标的注册未侵犯夜鹰公司的在先著作权。2.诉争商标与夜鹰公司带有猫头鹰头部图案的“NIGHTOWL及图”等商标存在一定区别，未构成近似商标。因此，诉争商标的注册未违反2013年商标法第十五条第二款的规定。奥华公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。其主要理由为：1.夜鹰公司是美国企业，诉争商标与夜鹰公司“NIGHTOWL及图”等商标存在差别，未构成近似商标，夜鹰公司未提供其在中国境内对上述标志进行商业性使用的证据。因此，诉争商标的申请注册未违反2013年商标法第十五条第二款的规定。2.诉争商标与夜鹰公司享有著作权的猫头鹰头部图形未构成实质性相似。夜鹰公司所提供的猫头鹰头部图形作品为正面的、完整的猫头鹰头像，诉争商标的设计要点为两个半圆和若干个黑点。无法被相关公众认定为眼睛图案，更无法对应猫头鹰眼睛图案。因此，诉争商标的申请注册未损害夜鹰公司的在先著作权，未违反2013年商标法第三十二条的规定。夜鹰公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有被诉裁定、诉争商标档案、当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据，以及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。另查，根据中央机构改革部署，商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。本院认为，2013年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该规定中的“在先权利”，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的著作权等民事权利或者其他应予保护的合法权益。关于在先著作权，应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。著作权法所保护的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。作品所要求的独创性，应当体现作者个人的选择、取舍和安排。本案中，夜鹰公司主张的“猫头鹰头部图形”（图样1），该图形从上至下依次为呈三角形的毛发部分，小密珠围绕黑眼珠构成的眼睛，眼部整体呈现向两侧倾斜的两个半圆形，中间为椭圆形的鼻子，该造型能反映设计者独特的选择和取舍，具有一定的审美意义，构成著作权法意义上的美术作品。上述猫头鹰头像的整体设计中，眼睛部分以点、线等简笔画元素演绎出眼睛形状及眼神特点，该眼睛部分的设计属于图样1美术作品的独创性表达部分，亦可受著作权法的保护。图样2、3与图样1美术作品中的眼睛部分表达方式基本相同，原审判决以图样2、3未达到独创性高度而否定二者受著作权法保护的认定错误，本院予以纠正。本案中，夜鹰公司提交了2018年12月20日出具的《著作权声明》，该声明记载图样1作品由CraigGreenberg于2009年7月20日创作完成，后将该作品的著作权转让给夜鹰公司。同时结合夜鹰公司对该作品于2010年9月7日在美国获得注册的商标信息等证据，在无相反证据的情况下，可以认定夜鹰公司为猫头鹰头部图形美术作品的著作权人，亦可主张该作品中猫头鹰眼睛形象独创性部分的著作权。诉争商标为图形商标，该图形与涉案美术作品的眼睛部分均由向两侧倾斜的两个半圆形，半圆中小密珠围绕黑眼珠构成，二者对于猫头鹰眼睛的组成元素、构图设计及表现方式基本相同，构成实质性相似的表达。夜鹰公司提交的邮件、部件审批表等在案证据可以证明夜鹰公司于诉争商标申请日前已在“电线、遥控器、录像机”等商品上使用的涉案美术作品。奥华公司及其关联公司曾作为夜鹰公司的代加工商，有机会接触到该作品。奥华公司并未提交证据证明其对诉争商标图形部分的创意来源、设计过程等情况。因此，在案证据可以证明奥华公司未经著作权人同意将涉案美术作品中的独创性表达部分作为显著识别部分申请注册诉争商标，违反了2013年商标法第三十二条中“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。原审判决对此认定正确，本院予以确认。国家知识产权局、奥华公司的相关上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。2013年商标法第十五条第二款规定，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。本案中，夜鹰公司提交的在案证据可以证明在诉争商标申请日前，夜鹰公司的关联公司寰宇有限公司与奥华公司及其关联公司存在业务往来，且委托奥华公司及其关联公司代加工生产标有“NIGHTOWL及图”等商标的电线、遥控器、录像机等商品。因此，奥华公司理应知晓夜鹰公司使用在前述商品上的“NIGHTOWL及图”等商标。并且，前述商品与诉争商标核定使用的“摄像机、录像机、电源材料（电线、电缆）、遥控装置”商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系，构成同一种或类似商品。本案中，诉争商标标志包含于夜鹰公司在先使用的“NIGHTOWL及图”（图形部分为图样1）的商标中，二者在构图元素、表现风格等方面相近。因此，诉争商标在摄像机、录像机、电源材料（电线、电缆）、遥控装置商品上的注册违反了2013年商标法第十五条第二款的规定，在其余商品上的注册未违反了2013年商标法第十五条第二款的规定。原审判决对此认定正确，本院予以确认。国家知识产权局和奥华公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。鉴于夜鹰公司在诉讼阶段补充提交了相关证据，本院判决亦是在考虑此部分证据基础上作出的，故本案一审案件受理费及二审部分案件受理费由夜鹰公司负担。综上所述，原审判决认定事实虽存在错误，但适用法律正确，程序合法，结论正确，应予维持。国家知识产权局、奥华公司的上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费人民币一百元，由夜鹰安全产品有限责任公司负担（已交纳），二审案件受理费人民币一百元，由夜鹰安全产品有限责任公司负担人民币五十元（于本判决生效之日起七日内交纳），由东莞奥华电子有限公司负担人民币五十元（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  陶 钧审 判 员  曹丽萍审 判 员  孙柱永二〇二一年四月二十一日法官助理  杨柳青书 记 员  宋子雯