宁波市北仑区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0206民初6178号 原告：武迪（上海）实业有限公司。住所地：上海市闵行区顾戴路2337号6幢（D栋）6层A,B,F单元。统一社会信用代码：91310000791400245D。 法定代表人：GeoffreyJohnHoldsworth,该公司董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：施迎秋，北京市盈科（常州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：邱影，北京市盈科（常州）律师事务所律师。 被告：义乌市光宏进出口有限公司。住所地：浙江省义乌市稠城街道宗泽路548号3楼。统一社会信用代码：91330782MA2HUDYH07。 法定代表人：许汉杰，该公司总经理。 委托诉讼代理人：朱江辉，浙江导司律师事务所律师。 被告：蔡建军，男，汉族，1966年2月23日出生，住浙江省诸暨市。 委托诉讼代理人：叶文颖，浙江迪索律师事务所律师。 原告武迪（上海）实业有限公司（以下简称为武迪公司）与被告义乌市光宏进出口有限公司（以下简称为光宏公司）侵害商标权、不正当竞争纠纷一案，本院于2020年10月16日立案，后依原告申请，追加蔡建军为被告，依法适用简易程序于同年12月28日公开开庭进行审理。原告武迪公司的委托诉讼代理人邱影、施迎秋，被告光宏公司的委托诉讼代理人朱江辉、被告蔡建军及其委托诉讼代理人叶文颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告武迪公司以被告光宏公司向海关申报出口的1440瓶除锈剂产品上标注有与原告享有排他性管理经营的商标近似的标识以及该批除锈剂产品的包装与装潢和原告经营的产品近似构成不正当竞争，且被告蔡建军承认涉案商品系其提供为由向本院提出诉讼请求：1.判决两被告立即停止侵害第761842号、第761843号、第12177157号、第12177161号、第12177163号、第12177165号及第12177167注册商标专用权的行为；2.判令两被告立即停止生产、销售擅自使用原告有一定影响的“WD-40多用途产品”商品包装、装潢近似标识的不正当竞争行为；3.判令两被告赔偿原告经济损失100000元及为制止侵权所支出的合理开支100000元，共计200000元；4.判令销毁被告光宏公司在甬北关知字[2020]0135号案件下向宁波海关下属北仑海关申报出口的案涉标有“IVVD-40”标识的除锈剂1440瓶；5.判令两被告承担本案包括受理费、保全费在内的诉讼费。 被告光宏公司辩称，其仅为涉案被控侵权产品的出口代理商，具有合法来源，并非制造商和实际销售商，被告光宏公司已尽到合理审查义务，主观上不存在任何过错，不应承担侵权赔偿责任。被控侵权产品由被告蔡建军提供并委托出口，蔡建军向被告光宏公司提供了被控侵权产品上标注的“IND”与“IVVD-40”商标注册证，注册人即为蔡建军本人，且其一再保证涉案产品不会涉及到任何知识产权纠纷，在此情况下，光宏公司才代理出口。其中的22550837号“IVVD-40”商标国知局作为出无效宣告请求裁定书的文书记载日期为2020年7月30日，而发文日期为2020年8月11日，在此之前，该商标为合法注册商标。蔡建军委托光宏公司代理出口日期为2020年7月25日，出口日期为7月30日，被告光宏公司当时不可能得知该商标已经无效，因此，不可能知道其代理出口的是侵权商品。由此可见被告光宏公司在代理过程中已竭尽所能的尽到了注意义务和合理审查义务。此外，被告光宏公司事后即主动联系法院与原告，请求将蔡建军追加为本案被告，并愿意提交蔡建军的委托书、身份材料和商标注册证，以便法庭查明本案事实。综上，被告光宏公司已尽到审慎的审查义务，没有任何侵犯原告商标专用权的恶意，恳请法庭和原告免除被告的侵权责任。 被告蔡建军辩称，一、其从来没有直接委托被告光宏公司所谓的将涉案的产品进行出口，蔡建军确有制造、销售涉案商品的行为，但是销售给了广州一家公司，该公司自行委托义乌俊隆有限公司进行出口，俊隆公司自行委托光宏公司办理出口报关事宜，蔡建军并未直接委托光宏公司出口相关产品，也不存在向被告光宏公司再三保证的情况，委托书是蔡建军在本案涉诉后被要求补签的。二、蔡建军未侵害原告商标权。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九、十条，被告产品上的标识与原告的文字商标、图形商标及组合商标均存在明显区别，商标既不相同也不近似，原告的商标没有显著性与知名度，被告使用的标识完全不会导致消费者发生混淆。退一万步讲，如果法庭最终认定被告使用的标识与原告商标存在一定的近似，但本案的特别之处在于，蔡建军的22550837号“IVVD-40”商标曾享有商标专用权，在2020年7月30日才被宣告无效，涉案商品是在2020年六、七月销售的，无效前的使用行为不构成侵权，也不用赔偿。三、被告的行为也不构成不正当竞争行为。原告目前提交的证据并不能证明其在一个持续的时间段和广大的范围内进行了持续的宣传和销售使其产品达到了知名程度，原告商品不是知名商品，包装装潢风格也并非是其特有的，原、被告产品的包装、装潢不相同也不近似，其中盾形图案在原告商品包装上占二分之一的比例，而被告商品上最多占五分之一，在整个比例上被告产品主要分红色区域、被告自己的商标区、黄色区域及全英文提示区域，无论是整体比例还是视觉上都有明显区别，不会使相关公众对产品来源产生误认。四、原告主张的损失标准没有依据，制止侵权费用过高，原告每瓶利润只有0.2元，利润非常小，被告不应为商标后续被无效的行为而买单。 本院经审理认定如下事实： 案外人WD-40制造公司系下列商标的注册人：第761842号“WD-40”、第761843号“”，核定使用商品均为第2类的保持金属表面光泽和防锈制剂（截止）；第12177157号“（指定颜色）”、第12177161号“（指定颜色，申请人放弃对罐身形状的专用权）”、第12177163号“（指定颜色，申请人放弃对罐身形状的专用权）”、第12177165号“（指定颜色）”、第12177167号“（指定颜色）”，核定使用商品均为第2类的金属用防锈制剂、金属防锈制剂、油漆稀释剂、金属用保护制剂、防锈制剂、着色制剂、染料、印刷油墨、漆（截止）。上述商标均在有效期内。 2020年10月15日，WD-40制造公司出具商标独占许可声明书1份，载明原告武迪公司对上述商标“自2015年6月4日拥有不可转让的独占许可，有权在中国大陆内使用许可商标，有效期至2021年6月4日。当任何一个许可商标在中国大陆已经遭到、正在遭受或将要遭到侵害时（包括该独占性许可生效日前的侵权行为），武迪公司有权根据中华人民共和国的法律法规，不经我公司同意，以其自己的名义单独针对该侵权行为进行取证、维权（包括但不限于向行政机关投诉、向人民法院起诉）并向侵权人主张全部损害赔偿。”原告经营的“WD-40多用途产品（除湿防锈润滑剂）”上使用了上述7个商标。经长期经营与宣传，上述商标具有较高的知名度。 被告光宏公司成立于2020年6月1日，注册资本1万元，经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审判结果为准)。 2020年7月30日，被告光宏公司以市场采购方式向海关申报出口除锈剂等商品到塞内加尔，经查验，实际货物中有除锈剂1440瓶，涉嫌侵犯WD-40制造公司在总署备案的相关商标权，申报价格为1101.60美元。经原告申请，海关于同年8月14日对上述货物予以扣留。被控侵权商品照片显示，除锈剂罐身主体为蓝色，正面黄色盾形色块中间印有蓝色“IVVD-40”字样，盾形上方又以稍小的字体印有黄色“IND”字样，其上有一圈罐体为红色，印有黄色“20%MOREFREE”字样，顶部为红色盖子。 被告蔡建军认可涉案货物系其生产、销售。被告蔡建军曾出具委托书1份，载明“今委托义乌市光宏进出口有限公司出口一批除锈剂到塞内加尔，品牌为IND，件数30件，共计1440瓶。报关单号为292120200000241946，提单号为ONEYNB01E5844800，箱号为TGHU6023633。授权有效期为2020年6月1号至2020年12月30号，特此证明！”该授权书落款日期为2020年7月25日。 被告蔡建军系第17007682号“IND”商标注册人，核定使用商品为第2类的金属防锈制剂；防锈油；防锈制剂（储藏用）；油漆；漆稀释剂；树脂胶泥；防腐蚀剂；防污涂料；防水冷胶料；染料（截止），有效期自2016年7月21日至2026年7月20日。2018年7月25日，国家工商行政管理总局商标局曾根据WD-40制造公司的异议，对被告蔡建军经初步审定公告的第20132714“IVVD40”商标不予注册。 蔡建军申请的第22550837号“IVVD-40”商标曾在第3类的光滑剂（上浆）、磨光制剂、香精油、化妆品、牙膏、动物用化妆品、空气芳香剂商品上被核准注册，有效期自2018年2月14日至2028年2月13日。2019年11月20日，WD-40制造公司对被告蔡建军的第22550837号“IVVD-40”商标提出无效宣告请求。2020年7月30日，国家知识产权局作出《关于第22550837号“IVVD-40”商标无效宣告请求裁定书》，载明：争议商标由被申请人于2017年1月9日提出注册申请，指定使用在第3类化妆品等商品上，初步审定并公告后，被本案申请人提出异议，我局作出（2019）商标异字第0000022013号决定准予争议商标在光滑剂（上浆）、磨光制剂、香精油、化妆品、牙膏、动物用化妆品、空气芳香剂商品上注册，不予其在除锈制剂、上光剂、去污剂商品上注册。争议商标于2019年8月7日在光滑剂（上浆）、磨光制剂、香精油、化妆品、牙膏、动物用化妆品、空气芳香剂商品上被公告注册。申请人于2019年11月20日提出无效宣告申请。……申请人“WD-40”商标非固定搭配词汇，具有较强独创性，申请人提交的在案证据可以证明其“WD-40”商标在争议商标申请注册前已在防锈剂等商品上进行使用。争议商标“IVVD-40”与申请人“WD-40”商标在设计风格、文字组成、视觉效果等方面相近。……被申请人未提供其商标使用情况的证据或提供证据证明其具有使用商标的真实意图，亦未提供其商标的合理出处。我局认为，被申请人上述行为具有明显的复制、抄袭及摹仿他人商标的恶意，其行为将导致相关消费者对商品来源产生误认，扰乱正常的商标注册管理秩序，并损害公平竞争的市场秩序，故争议商标的注册已构成2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册的”情形”，从而裁定“争议商标予以无效宣告。” 为本案诉讼，原告与北京市盈科（常州）律师事务所签订委托代理合同1份，约定按照每小时1500元支付律师费，一审程序中，实际支付的律师费不超过100000元 以上事实，由各方当事人质证真实性无异议的本院向海关调取的扣留现场笔录、海关进出境人工查验记录单、出口货物报关单、被控侵权产品照片；原告提供的商标档案、商标注册证明、核准商标转让证明、续展注册证明、商标注册证、商标许可协议、宣誓书、宁波海关确认知识产权状况通知书、被控侵权产品照片、送达回证、布控申请函、网上银行电子回执、进出境货物知识产权状况通知书、关于第22550837号“IVVD-40”商标无效宣告请求裁定书、第20132714号“IVVD40”商标不予注册的决定、WD-40天猫旗舰店、京东自营旗舰店、官网截图、经销协议、发票、参展合同、中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会证书、百度百科、原告工商信息查询、原告产品照片、通话录音；被告光宏公司提供的商标注册证、授权书；被告蔡建军提供的涉案产品空罐照片；以及原告提供的经公证认证的2020年10月15日授权书予以证明，足资认定。原告提供的律师费、差旅费等为维权支出费用的合同、账单、发票、银行回单等，本院将根据必要性酌情予以认定。原告提供的其他案件的海关送达回证、侵权货物情况告知书、判决书，及被告蔡建军提供的除锈剂品牌排行榜网页截图，与本案无法律上的关联，本院不予认定。原告提供的2020年8月13日的授权书，以时间在后的一份为准；参展及荣誉照片，无原件或无法表明拍摄时间、地点；审计报告未显示商品的单位利润；被告蔡建军提供的送货单据未有签字盖章，本案中不作为定案依据。 本院认为：一、原告的权利基础。 原告提供的2020年10月15日商标独占许可声明书经过公证认证，且有WD-40制造公司印章，足以证明第761842号“WD-40”、第761843号“”、第12177157号“（指定颜色）”、第12177161号“（指定颜色，申请人放弃对罐身形状的专用权）”、第12177163号“（指定颜色，申请人放弃对罐身形状的专用权）”、第12177165号“（指定颜色）”、第12177167号“（指定颜色）”商标的注册人WD-40制造公司许可原告使用上述商标，并有权以自己的名义单独针对侵权行为进行取证、维权（包括但不限于向行政机关投诉、向人民法院起诉）并向侵权人主张全部损害赔偿，故原告享有上述商标的许可使用权，有权提起本案诉讼，其合法权利受法律保护。 二、被告的商标侵权行为认定。 被告蔡建军虽在被控侵权除锈剂上使用了自己的“IND”商标，同时以更大的字体使用了“IVVD-40”字样，起到了识别商品来源的作用，属于商标的使用行为。蔡建军申请的第22550837号“IVVD-40”商标虽曾在光滑剂（上浆）、磨光制剂、香精油、化妆品、牙膏、动物用化妆品、空气芳香剂商品上注册，但国家知识产权局明确不予其在除锈制剂、上光剂、去污剂商品上注册，被告蔡建军应当明知除锈剂不属于该商标核定使用的商品，且被宣告无效的注册商标视为自始不存在专用权，故被告蔡建军主张该商标被无效宣告之前的使用行为无需承担责任的辩言，本院难以采信。 根据《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；以及销售侵犯注册商标专用权的商品的，均属于侵犯注册商标专用权的行为。被告蔡建军生产、销售的除锈剂，与原告享有许可使用权的商标核定使用的保持金属表面光泽和防锈制剂、金属防锈制剂、防锈制剂，在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等具有一定共同性，构成类似商品。 关于被告蔡建军使用的商标与原告主张的商标是否构成近似的认定，应以相关公众的一般注意力为标准，既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行，同时考虑请求保护注册商标的显著性和知名度，具体分析如下： （一）被诉侵权标识与第761842号“WD-40”及第761843号“”商标构成近似。 “WD-40”产品具有较高的知名度，被告蔡建军使用的“IVVD-40”标识与第761842号“WD-40”商标均由字母、横杠及数字组成，其中“D-40”完全相同，“VV”与“W”在字形上相似，两者在组合要素、整体结构相似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告主张的注册商标的商品有特定联系，构成商标近似。第761843号“”商标是“WD-40”与盾形的组合，被控侵权除锈剂上“IVVD-40”标识亦置于盾形上，两者同样构成商标近似。 （二）被诉侵权标识与第12177157号“”、第12177161号“”、第12177163号“”、第12177165号“”、第12177167号“”商标构成近似。 第12177157号“”商标是蓝色的“WD-40”与黄色盾形的组合，被控侵权商品上使用的亦是蓝色“IVVD-40”字样与黄色盾形的组合，黄色盾形上下虽添附了黄色的横线，但两者在图形、构图、颜色、视觉效果上均无实质性差异，其中的字母、数字部分亦构成近似，故被诉侵权标识与第12177157号“”商标构成近似。 第12177163号“（指定颜色，申请人放弃对罐身形状的专用权）”商标是蓝色瓶身与黄色盾形色块的组合，第12177161号“（指定颜色，申请人放弃对罐身形状的专用权）”上另有蓝色“WD-40”字样，第12177165号“（指定颜色）”与第12177167号“（指定颜色）”商标系蓝色瓶身与红色瓶盖的组合，另在蓝色瓶身上部有黄色盾形色块，瓶颈上有“WD-40”字样。而被诉侵权除锈剂亦有蓝色瓶身、黄色盾形色块、蓝色字体及红色瓶盖的外观，虽在瓶身蓝色部分上端有一圈红色，标有“20%MOREFREE”字样，但该部分容易使相关公众认为是“加量装”的说明，而真正起到识别作用的仍是占瓶身主要位置的蓝色部分，以及有强烈对比效果的黄色盾形、蓝色字体以及红色瓶盖。因此被诉侵权除锈剂外包装与上述商标在红色、蓝色、黄色的颜色组合、排列方式、整体形象和表现风格十分近似，构成近似商标。 被告蔡建军在类似商品上使用与原告享有权利的注册商标近似的商标，易使相关公众对商品来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特点联系，属于侵犯注册商标专用权的行为。被告光宏公司出口涉案除锈剂，构成销售侵犯注册商标专用权的商品的商标侵权行为。 三、案涉“WD-40多用途产品”不应从特有包装、装潢层面给予反不正当竞争法保护。 反不正当竞争法所称的特有包装、装潢，是指在商品或者其包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合所构成的包装、装潢，具有区别商品来源的显著特征。同时，反不正当竞争法对于有一定影响的商品特有包装、装潢的保护本质上是对未注册商标的保护，相对于商标法对注册商标的保护而言具有补充性。商标核准注册后，在其核定使用的商品范围内，与其相同或者近似的标识，不能再通过实际使用行为而产生未注册商标权或者有一定影响的商品特有包装、装潢权，否则将损害商标注册制度的基本价值。 原告在本案中请求保护的包装、装潢为蓝色圆柱状瓶身，上有黄色盾形图案，其上印有蓝色英文及数字组成的标识，在罐体上部有红色小圆柱状瓶盖。因圆柱状瓶身与瓶盖并非原告产品所特有包装、装潢，而其余形象已被原告主张保护的第12177161号“”，第12177163号“”、第12177165号“”，第12177167号“”商标所含纳，故不应再纳入特有包装、装潢这一商业标识予以考量。原告关于“WD-40多用途产品”包装、装潢的权利主张，本院不予支持。 四、被告的责任承担。 承担侵权责任的方式包括停止侵害、赔偿损失等。两被告应承担停止侵权的法律责任，并销毁被海关扣留的除锈剂商品及承担相关费用。 关于赔偿责任。原告主张按其因被侵权所受到的损失确认商标侵权的赔偿金额，但原告提供的证据无法证明注册商标商品的单位利润，故本院综合考虑注册商标的声誉、被告的侵权故意、侵权行为的性质、后果以及原告为制止侵权而支付的合理开支等因素，酌定被告蔡建军的赔偿数额为7万元。 关于被告光宏公司的赔偿责任，因原告认可其出口涉案商品时不知道为侵权商品，且尽到了合理审查和注意义务，光宏公司亦说明了商品的提供者，故依法不承担赔偿责任。 综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第二、三项、第六十三条第三款、第四款，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一项、第六项、第二款之规定，判决如下： 一、被告义乌市光宏进出口有限公司、蔡建军立即停止侵害第761842号、第761843号、第12177157号、第12177161号、第12177163号、第12177165号及第12177167号注册商标专用权的行为； 二、销毁被告义乌市光宏进出口有限公司被海关扣留的除锈剂1440瓶{甬北关知字[2020]0135号},相关费用由被告蔡建军负担； 三、被告蔡建军应于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告武迪（上海）实业有限公司经济损失（含为制止侵权支出的合理开支）70000元； 四、驳回原告武迪（上海）实业有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。 案件受理费4300元，减半收取2150元，由原告武迪（上海）实业有限公司负担699元，由被告蔡建军负担1451元；保全费1520元，由原告武迪（上海）实业有限公司负担800元，被告蔡建军负担720元（该款原告已缴纳，被告已于履行上述付款义务时一并支付给原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。 本判决生效后，负有履行义务的当事人应在判决确定的履行期限内自动履行。当事人自动履行义务后，可以申请人民法院出具自动履行证明书。如义务人逾期未履行，权利人可自履行期限届满之日起两年内申请人民法院强制执行。义务人应向人民法院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，执行期间人民法院有权依法采取查封、扣押、冻结、搜查、拍卖、变卖义务人的财产等强制措施；依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 员 傅赛君 二〇二一年四月十三日 代书记员 巨红岩 附：被控侵权产品照片