民 事 判 决 书 (2014)内民知终字第83号 上诉人(一审被告)杭锦后旗大博农机制造有限责任公司，住所地内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗。 法定代表人路大波，该公司经理。 委托代理人**，男，杭锦后旗大博农机制造有限责任公司职员。 委托代理人邢柳春，内蒙古恒信长城律师事务所律师。 被上诉人(一审原告)陈恒，男，1953年8月10日出生，汉族，巴彦淖尔市富田机械有限公司经理，现住内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区。 委托代理人王钢，信泽法园律师事务所律师。 上诉人杭锦后旗大博农机制造有限责任公司(以下简称大博农机公司)与被上诉人陈恒侵害实用新型专利权纠纷一案，不服呼和浩特市中级人民法院(2013)呼民知初字第151号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年9月9日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年10月15日公开开庭审理了本案。上诉人大博农机公司的法定代表人路大波及其委托代理人**、邢柳春，被上诉人陈恒的委托代理人王钢到庭参加了诉讼。本案现已审理审结。 一审查明，陈恒系专利号为201020550586.6名称为“气吸式精量穴播装置的输种盒”实用新型专利的专利权人。该专利申请日为2010年10月1日，授权公告日为2011年5月11日，权利要求1为气吸式精量穴播装置输种盒，主要包括接种口（7）、斜导种面（3）、输种室（6），输种室（6）设有接种口（7）与排种口（1），其特征在于输种室（6）上设有安装底座（5），安装底座（5）用于输种盒与穴播滚筒内圈的固定。该专利目前处于有效状态。 2013年3月23日至25日期间，陈恒发现大博农机公司在内蒙古国际会展中心参加“第五届中国（内蒙古）农牧业机械展览会暨呼和浩特地区国家补贴机具接机仪式”上展销2BQP-2气吸式精量铺膜点播机。该产品上使用接种盒技术特征为：包括接种口、斜导种面、排种口、输种室、安装底座；所述输种室顶面与底面平行，外侧面呈扇环形，左右两面呈矩形，内侧面底边呈折线形，且与输种室底面内边不相连；所述斜导种面呈平行四边形，该平行四边形有一夹角约为45度，上下两边呈圆弧形，上边与输种室顶面在同一平面上，下边与输种室底面内边相连但未完全重合，左右两边各通过一呈三角形的面与输种室内侧面相连，上述三角形面未与输种室顶面内边相交；所述接种口呈V形，由斜导种面、输种室内侧面以及上述两个三角形面围成，且上述两个三角形面与输种室内侧面约呈40度角；所述输种室底端开有排种口，排种口可插入滚筒上的鸭子嘴内；在所述排种口上方、输种室内侧面上靠近输种室底面的位置设有一安装底座，用于输种盒与滚筒的固定；所述安装底座内部有一铁片，并开有安装丝孔。陈恒认为，大博农机公司生产、使用、销售、许诺销售的行为，构成对陈恒专利权的侵犯，故诉至法院，请求判令：一、确认大博农机公司擅自生产及使用的输种盒侵犯了陈恒的专利权。二、大博农机公司立即停止侵犯陈恒的专利权。 三、请求判令大博农机公司赔偿陈恒经济损失50万元。四、大博农机公司销毁所有现存的侵权产品及生产侵权产品的专用模具。五、大博农机公司承担本案的全部诉讼费用及律师代理费2.1万元。 另查明，大博农机公司法定代表人路大波系名称为“接种盒”、专利号为200930180439.7外观设计专利的专利权人，该专利申请日为2009年2月13日，授权公告日为2010年6月30日。该外观设计专利的图片见附件一。再查明，陈恒为本案支出了律师代理费2.1万元。 一审判决认为，一、关于陈恒是否有权提起诉讼的问题。 涉案实用新型专利“气吸式精量穴播装置的输种盒”（专利号201020550586.6）目前处于有效状态，且在保护期内，故陈恒作为该专利的专利权人，有权就大博农机公司被告生产、使用、销售、许诺销售被控侵权产品的行为提起诉讼。大博农机公司对涉案实用新型专利的有效性提出异议，但国家知识产权局专利复审委员会未做出宣告涉案专利无效的决定，故涉案专利仍处于有效状态。 二、关于被控侵权产品“接种盒”是否落入涉案实用新型专利保护范围的问题。 《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。陈恒主张以涉案实用新型专利的权利要求1确定保护范围，故根据涉案实用新型专利的权利要求1说明书及附图的内容，确认涉案实用新型专利的保护范围为：一种气吸式精量穴播装置的输种盒，包括接种口、斜导种面、输种室、排种口，所述输种室底端设有排种口；在所述输种室上设有安装底座，用于输种盒与穴播滚筒的内圈的固定。经比对，被控侵权产品“接种盒”的技术方案包含了涉案实用新型权利要求1所记载的全部技术特征，落入了涉案专利的保护范围。 三、关于大博农机公司的行为是否侵犯了陈恒享有的专利权问题。 大博农机公司主张其系按照名称为“接种盒”、专利号为200930180439.7的外观设计专利制造的涉案被控侵权产品，即被控侵权产品实施的技术属于现有技术。1、专利号为200930180439.7的外观设计专利所记载的技术特征是否属于涉案实用新型专利的现有技术。根据《中华人民共和国专利法》第二条第二款、第三款的规定，实用新型是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适用于工业应用的新设计。故对于产品的形状而言，既可以申请实用新型专利也可以申请外观设计专利。因此，通过针对产品形状而申请的外观设计可以确定相应专利产品的形状技术特征。此外，根据《专利审查指南》的相关规定，使用外观设计的产品名称对图片或照片中表示的外观设计所应用的产品种类具有说明作用。上述外观设计专利名称为“接种盒”，表明其要求保护的产品为“接种盒”；而本案实用新型专利“气吸式精量穴播装置的输种盒”也属于一种接种盒，二者属于相同的技术领域。鉴于上述外观设计专利的授权日早于涉案实用新型专利的申请日，故上述外观设计专利所保护产品形状特征属于涉案实用新型专利的现有技术。2、被控侵权产品是否实施了上述外观设计专利。根据上述外观设计专利的图片可知，该外观设计专利产品“接种盒”的形状技术特征为：输种室为六面体，顶面与底面平行，外侧面呈扇环形，左右两面呈矩形，内侧面上边为圆弧形，下边未与底面内边相连；输种室底端设有一出口；输种室底面的内边与一斜面下边重合，该斜面呈平行四边形，有一内角约为45度，上边与输种室的顶面在同一平面上，左右两边分别通过一三角形平面与输种室内侧面相连，上述三角形面均与输种室顶面内边相交，且与输种室内侧面约呈40度角。经比对，本案被控侵权产品与上述外观设计专利产品的技术特征的区别在于：（1）被控侵权产品斜导种面的下边未与输种室底面内边完全重合；（2）被控侵权产品的导种口的两个三角形侧面未与输种室顶面内边相交；（3）被控侵权产品的输种室内侧面底边呈折线形，而根据上述外观设计的图片无法看出输种室内侧面底边的形状；（4）被控侵权产品设有一安装底座。对于上述第（1）、（2）、（3）项区别特征，鉴于上述外观设计仅记载了其所涉专利产品的形状特征，而没有对相应的技术特征所能产生的技术效果进行描述，故根据现有证据，无法判断上述区别特征是否能够实现相同的技术效果，是否属于“无实质性差异”的技术特征。依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条之规定，根据现有证据，不能证明被控侵权产品实施了专利号200930180439.7的外观设计专利，故对大博农机公司提出的现有技术抗辩理由不予采纳。3、大博农机公司的行为是否侵犯了陈恒享有的涉案实用新型专利专利权。依《中华人民共和国专利法》第十一条之规定，未经专利权人许可实施其专利的，即侵犯其专利权。大博农机公司未经陈恒许可，以生产经营为目的，生产了被控侵权产品，并将其作为零部件使用于其生产、销售和许诺销售的“2BQP-2气吸式精量铺膜点播机”上，其行为侵犯了陈恒享有的涉案实用新型专利的专利权。 四、关于大博农机公司应承担何种侵权责任的问题。 大博农机公司生产、使用、销售、许诺销售被控侵权产品的行为，侵犯了陈恒享有涉案实用新型专利权，依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款之规定，应当承担停止侵权、消除危险、赔偿损失等民事责任。关于侵权赔偿数额，陈恒认为被控侵权产品是“2BQP-2气吸式精量铺膜点播机”的核心构件，应参照被告2013年销售上述产品所获的利润确定赔偿数额，故酌定主张50万元的损失；但其既未举证证明被告销售被控侵权产品所得的利益及其因被告的侵权行为所产生的损失，也未对其计算所依据的价格等进行举证，故依据《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十六条第二款之规定，综合考虑涉案专利权的类型、大博农机公司侵权行为的性质、情节以及被控侵权产品本身的价值、在实现相应产品利润中的作用、可替换性等因素酌定确定赔偿数额。关于合理支出，鉴于陈恒仅提交了《律师代理合同》，而未提供发票，根据确定的赔偿数额占陈恒诉讼请求的比例酌定予以支持。 综上所述，依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款、《中华人民共和国专利法》第二条，第十一条，第五十九条，第六十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条，第十六条第二款之规定，判决：一、杭锦后旗大博农机制造有限责任公司自本判决生效之日起立即停止对陈恒享有的201020550586.6“气吸式精量穴播装置的输种盒”实用新型专利权的侵犯，即立即停止生产、使用、销售、许诺销售 “2BQP-2气吸式精量铺膜点播机”装置中使用的“输种盒”；二、杭锦后旗大博农机制造有限责任公司自本判决生效之日起十日内赔偿陈恒的经济损失及其为本案支出的合理费用共计人民币5万元；三、杭锦后旗大博农机制造有限责任公司自本判决生效之日起立即销毁所有现存的侵权产品及生产侵权产品的专用模具；四、驳回陈恒的其他诉讼请求。案件受理费9,010元，陈恒已预交，由陈恒负担1,800元，杭锦后旗大博农机制造有限责任公司负担7,210元。 上诉人大博农机公司上诉称，一、大博农机公司在“2BPQ-2气吸式精量铺膜点播机”中使用的“输种盒”，是使用大博农机公司法定代表人路大波所拥有的专利号为200930180439.7外观设计专利生产的被控侵权“接种盒”，该外观设计专利有效，且申请日为2009年2月13日，在陈恒实用新型专利申请日2009年9月8日之前。被控侵权产品与上述外观设计专利的区别仅仅在于：在排种口处有安装底座，但为了将被控侵权产品的“接种盒”与穴播滚筒连接，本专业技术人员无需花费脑力劳动即可想到，也就是说安装底座为现有技术。二、大博农机公司的前身是2009年成立的杭锦旗金田农机厂，自2009年起开始根据路大波所持有专利生产、销售“2BPQ-2气吸式精量铺膜点播机”。2012年因国家农机补贴政策调整，只有法人企业生产的农机才能享有补贴。为此，杭锦旗金田农机厂经向工商部门申请升级为大博农机公司，负责人、经营场所、产品等内容均无变化。《中华人民共和国专利法》第六十九条第二款规定“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用，不视为侵犯专利权。大博农机公司早在2009年就开始生产、销售“2BPQ-2气吸式精量铺膜点播机”，符合法律规定的优先权。三、针对陈恒拥有的“气吸式精量穴播装置的输种盒”实用新型专利，已向国家知识产权局专利复审委员会提出无效申请，并已被受理，本案应中止诉讼。综上，请求二审法院撤销一审判决，依法改判或将本案发回重审。 被上诉人陈恒答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。请求二审法院驳回大博农机公司的上诉请求，维持一审判决。 二审中, 大博农机公司为支持其上诉主张提交四组证据。 第一组证据，中华人民共和国国家知识产权局无效宣告请求受理通知书一份。证明大博农机公司针对陈恒拥有的涉案实用新型专利已向国家知识产权局提出无效申请，并已被受理，故本案应中止诉讼。 第二组证据，两份公证书和照片、封存的实物证据，证明2008年星光农机厂就开始以涉案技术生产2BPQ-2点播机， 2009年9月7日陈恒实用新型专利申请日之前，该技术已经为公众知晓，属于现有技术。 第三组证据，专利许可合同和授权书以及用户购机证明、金田农机厂、星光农机厂在销售机器时的购机发票、巴盟农机局出具的星光农机厂补贴汇总表、农牧业厅的推广鉴定书、农牧业厅下达的农机补贴目录等证据，综合证明在陈恒涉案专利申请日之前，采用该项技术生产、销售的设备已经在自治区广泛使用并得到广泛推广应用，大博农机公司在使用现有技术生产被控侵权商品。 第四组证据，杭锦后旗工商局和税务局出具的证明和两份营业执照，证明大博公司的前身是金田农机厂，农机厂改制后成为大博公司，二者有传承关系，金田农机厂2009年成立，并生产2BQP-2点播机，存在先用权。 陈恒质证称，上述四组证据不属于最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》中规定的“新证据”，不予质证。 本案中，大博农机公司未能证明在二审期间提交的四组证据属于新证据。且第一组证据中无效宣告请求受理通知书具有真实性，但不是中止本案诉讼的法定事由，故不予采信。第二组至第四组证据，既不能直接证实金田农机厂与大博农机厂之间存在合并、分立等民事主体承继关系，也不能直接证明公证过程中拆卸的接种盒就是金田农机厂当时出售的2BQP-2气吸式精量铺膜点播机零部件。综上，本院对大博农机公司提交的四份证据不予采信。 二审另查明，2014年6月9日中华人民共和国国家知识产权局作出无效宣告请求审查决定书(第22937号)，针对路大波提出的确认陈恒201020550586.6无效的申请，作出维持201020550586.6号实用新型专利权有效的决定。二审查明的其他事实与一审查明的事实一致，本院予以确认。 根据大博农机公司的上诉请求，事实与理由以及陈恒的答辩意见，本案归纳如下焦点问题：一、本案是否应中止诉讼。二、大博农机公司是否侵犯了陈恒拥有的专利号为201020550586.6气吸式精量穴播装置输种盒实用新型专利权。即大博农机公司提出的在先使用权和现有技术抗辩是否成立。 一、本案是否应中止诉讼的问题。 最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条规定“人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼”。本案中，2014年6月9日中华人民共和国国家知识产权局作出无效宣告请求审查决定书(第22937号)，针对大博农机公司法定代表人路大波提出的确认陈恒201020550586.6无效的申请，作出维持201020550586.6号实用新型专利权有效的决定。故大博农机公司主张中止本案诉讼的上诉理由不能成立。 二、关于大博农机公司是否侵犯了陈恒拥有的专利号为201020550586.6气吸式精量穴播装置输种盒实用新型专利权的问题。 大博农机公司以路大波拥有的外观设计专利日期虽然早于陈恒拥有的实用新型专利时间，认为属于现有技术。外观设计专利保护的仅是涉案产品的外观形状。实用新型专利是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案进行保护。大博农机公司生产的被控侵权产品已经落入了陈恒实用新型专利的保护范围，二审中大博农机公司对此事实无异议。关于大博公司提出现有技术抗辩，鉴于外观设计专利的授权日早于涉案实用新型专利的申请日，故上述外观设计专利所保护产品形状特征属于涉案实用新型专利的现有技术。但被控侵权产品是否实施了上述外观设计专利。经一审法院比对，上述外观设计仅记载了其所涉专利产品的形状特征，而没有对相应的技术特征所能产生的技术效果进行描述，根据现有证据，不能证明被控侵权产品实施了专利号200930180439.7的外观设计专利。故大博农机公司主张现有技术的上诉理由不成立。 《中华人民共和国专利法》第六十九条所称的先用权是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有的范围内继续制造、使用的情形。大博农机公司虽辩称在先使用本案专利技术，不构成侵权，但始终未能证实在本案所涉专利申请日前就已制造被控侵权接种盒或者已经作好制造、使用的必要准备的事实。大博农机公司在涉案专利申请日2009年9月8日之后，于2012年1月5日成立，其虽称由金田农机厂升级成为大博农机公司，但未提交工商登记档案等材料证实其主张，即使能够证实大博农机公司与金田农机厂之间存在承继关系，被控侵权接种盒是2BQP-2气吸式精量铺膜点播机的零部件产品，随时可以拆卸、更换，且接种盒产品上未标注生产日期，无法证实公证拆卸的接种盒就是2009年9月前生产并随2BQP-2气吸式精量铺膜点播机出售的零部件，在无其它证据佐证的前提下，2BQP-2气吸式精量铺膜点播机的出售时间不能直接证明被控侵权接种盒产品已在涉案专利申请日前生产、销售的事实。故大博农机公司主张在先使用权的抗辩理由不能成立。 一审判决认定大博农机公司生产、使用、销售和许诺销售被控侵权接种盒的行为侵犯了陈恒享有的涉案实用新型专利权，并判决承担停止侵权、赔偿损失的民事责任并无不当。综上，大博农机公司的上诉理由不成立。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1050元，由上诉人杭锦后旗大博农机制造有限责任公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长  白海荣 代理审判员  李爱玲 代理审判员  徐 雷 二〇一四年十二月八日 内蒙古自治区高级人民法院 书 记 员  张 艳