中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初6100号原告：胡周开，男，汉族，1971年12月24日出生，住中华人民共和国浙江省永康市。（未到庭）委托诉讼代理人：张敏亮，上海德禾翰通律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：杨少文，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：M女士甜品有限公司，住所地美利坚合众国纽约11101号长岛市第四十三街09-08号。法定代表人：肯．罗曼尼因，首席执行官。（未到庭）委托诉讼代理人：宋菲，北京市安伦律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：田晓东，北京市安伦律师事务所律师。（未到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉决定：商评字［2018］第68826号关于第13912825号“LADYM”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定本院受理时间：2018年6月20日开庭审理时间：2019年5月27日被诉裁定认定：《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第九条为原则性规定，其内容已经体现在具体条款中，不再单独评述，被告将依据具体评审理由及案情适用相应具体条款进行审理。诉争商标与引证商标未构成《商标法》第三十条所指使用在类似商品或服务上的近似商标。诉争商标的注册未违反《商标法》第十三条、第十条第一款第（七）（八）项、第十九条、第四十四条第一款、第四条的规定。诉争商标的注册已构成《商标法》第三十二条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，但未损害第三人在先字号权。综上，第三人无效宣告申请理由部分成立，故裁定诉争商标予以无效宣告。原告诉称：第三人从未在中国大陆地区使用过商标，其主张的在先使用缺乏证据。第三人的美国商标，经使用在纽约、洛杉矶这两个城市具有一些知名度，但在中国大陆地区不具有影响力。诉争商标的申请是基于实际经营考虑，与第三人的商业标志近似是出于巧合，被告对于恶意抢注的定性缺乏事实依据。诉争商标已于2017年投入实际经营使用，一旦争议商标被宣告无效，将给诉争商标的被许可人造成巨大的经济损失，也会导致社会公众难以辨识商品来源。综上，诉争商标的注册未违反《商标法》第三十二条后半句的规定，被诉裁定认定事实有误，请求法院判决撤销被诉裁定，责令被告依法重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人述称：第三人的商标已经通过在先大量使用有一定的知名度，原告受让及使用诉争商标具有明显恶意，同意被诉裁定，请求驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明:一、诉争商标1．注册人：原告2．注册号：139128253．申请日期：2014年1月14日4．注册日期：2015年4月14日5．标识：6．核定使用商品（第30类）：咖啡饮料、茶饮料、甜食（糖果）、蛋糕、饼干、谷粉制食品、冰淇淋、调味品、糕点、果汁刨冰。二、引证商标1．注册人：第三人2．注册号：105806163．申请日期：2012年3月7日4．注册日期：2014年7月28日5．标识：6．核定使用服务（第35类）：广告、为零售目的在通讯媒体上展示商品、与面包和糖果相关的广告、与面包和糖果相关的为零售目的在通讯媒体上展示商品、特许经营的商业管理、外购服务（商业辅助）、与面包和糖果相关的特许经营的商业管理、与面包和糖果相关的外购服务（商业辅助）、替他人推销、替他人采购（替其他企业购买商品或服务）、人事管理咨询、对购买订单进行行政处理、会计、自动售货机出租、寻找赞助、商业企业迁移。三、证据提交情况行政阶段，第三人提交如下主要证据：第三人公司产品宣传册及中文摘译、媒体杂志的宣传报道资料、公共关系报告、大众点评网上网友对第三人LADYM甜品的评价打印件、参观第三人纽约店铺视频截图、网上针对第三人及其产品报道及官方微博账号页面的公证书、检索报告、第三人商标注册资料、在先裁定书、决定书及法院判决书、原被申请人工商登记信息、注册商标列表及相关代理机构信息、百度查询结果、其他相关证据等。原告提交如下主要证据：诉争商标注册证和商标转让证明等。诉讼阶段，第三人补充提交（2017）京长安内经证字第8167号公证书、诉争商标注册日2014年1月14日前LADYM品牌相关报道、第三人在中国提请商标注册列表、原告与第三人的中国合伙人胡斌关系密切的相关材料等证据。原告补充提交第三人公司2016年产品宣传手册打印件及中文摘译、媒体、网站、杂志等的相关报道、第三人微博情况公证书、检索报告等证据。另查，根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局统一行使。以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：本案争议焦点为，诉争商标的注册是否构成《商标法》第三十二条后半句所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。判断诉争商标是否属于前述情形，需同时考虑如下要件：第一，在诉争商标申请注册日前，他人在先使用的商标是否已具有一定影响；第二，诉争商标与他人在先使用商标是否构成类似商品或服务上的近似商标；第三，诉争商标申请人是否存在采用不正当手段的情形。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，可认定其采用了不正当手段。在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。本案中，诉争商标于2014年1月14日申请注册。根据第三人提交的证据，在诉争商标申请日前，第三人已经在美国纽约、洛杉矶等地实际经营“LADYM”精品甜品店，在爱奇艺网站上播放的《国际时尚汇》综艺节目第2009年9月9日期，对明星蔡依林到访第三人位于纽约的“LADYM”甜品店进行了报道。2013年，第三人在新浪微博开设实名账号，以“LADYM”作为名称，对第三人蛋糕等产品进行宣传推广。此外，天天快报、Bing、新浪微博、BBS论坛纽约地区、纽约美食、北美微论坛、猫头鹰、豆瓣社区等网络媒体上有对“LADYM”糕点评论的相关文章。以上证据能够证明，在诉争商标申请日之前，“LADYM”经第三人使用及持续宣传，在中国大陆地区为不少相关公众所知悉，第三人的在先商标在中国大陆地区具有一定知名度。且对于消费者而言，诉争商标具有较强的独创性及显著性，原告在“蛋糕”等相关商品上申请注册与第三人在先使用并具有一定影响力的商标相近似的诉争商标，具有明显恶意，已经构成《商标法》第三十二条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。被告的相关认定正确，本院予以确认。原告关于第三人在先商标在中国大陆地区不具有影响力、诉争商标与第三人商业标志近似系巧合等诉讼理由，与事实不符，本院不予采纳。综上，被告作出被诉裁定证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序。原告的诉讼请求缺乏事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告胡周开的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告胡周开负担（已交纳）。如不服本判决，原告胡周开、被告中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内，第三人M女士甜品有限公司可于本判决书送达之日起三十日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长 李 斌人民陪审员 丁 敏人民陪审员 杨淑兰二〇一九年五月二十九日法官 助理 李国平书 记 员 隗傲雪