江苏省南京市玄武区人民法院民 事 判 决 书(2018)苏0102民初1255号原告：药大制药有限公司，住所地南京市鼓楼区马家街**。法定代表人：丁光宇，该公司董事长。委托诉讼代理人：李越峰，江苏丰典律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢雨娟，江苏丰典律师事务所律师。被告：江苏先声药业有限公司，，住所地南京市玄武大道**-18法定代表人：任晋生，该公司董事长。委托诉讼代理人：左玉国，北京罗杰律师事务所律师。委托诉讼代理人：贾俊富，江苏薛济民律师事务所律师。原告药大制药有限公司（以下简称药大公司）与被告江苏先声药业有限公司（以下简称先声公司）商标权转让合同纠纷一案，本院于2018年2月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告药大公司委托诉讼代理人李越峰,被告先声公司委托诉讼代理人左玉国、贾俊富到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告药大公司向本院提出诉讼请求：判令被告继续履行1998年3月5日商标转让《协议书》，配合原告办理商标共有权人登记手续。事实和理由：1998年3月5日，原、被告就“英太青”商标部分转让事宜签订《协议书》。约定：“乙方就已注册商标‘英太青’50%的所有权转让给甲方所有”。根据该协议，原告与被告共有“英太青”商标，实际享有50%的商标所有权。为维护自身的合法权益，故诉至法院。被告先声公司辩称：1、1998年3月5日作为药品总经销合同书附件而签订的商标转让《协议书》并未实际履行，原告也未支付过任何对价和费用。该《协议书》不符合当时《商标法》的相关规定，应属无效；2、《协议书》签署已近20年时间，“英太青”商标转让至被告名下并由被告一直独自使用、管理、维护、保护至今，原告对此明确知晓且积极配合。过去的20年里，“英太青”商标两次有效期满，原告均未要求执行《协议书》，因此原告也无权再继续要求履行；3、双方在2000年11月5日签署的总经销协议中，已对商标拥有、使用等条款，作出了系列实质性变更，《协议书》的效力已于2001年1月1日终止，确认的权利义务关系已消灭；4、其后双方签订的系列新的总经销协议，以及原告的自认，均确定《协议书》不再有效和“英太青”注册商标专用权归属于被告的事实；5、经被告长期投入大量的人力、物力和财力进行市场推广和宣传，“英太青”已经成为知名品牌、江苏省著名商标和驰名商标，原告要求履行十几年前效力已终止的合同，占有被告为“英太青”商标创造的50%的巨额商誉和价值，是不合情理的，也是没有事实和法律依据的。综上，请求驳回原告的全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、案涉相关协议：“双氯芬酸钠缓释胶囊（商品名迪络芬）”是由中国药科大学与黑龙江省医药工业研究所共同研制的新药，于1996年1月16日取得新药证书及生产批件。1996年4月11日，中国药科大学、黑龙江省医药工业研究所将新药“双氯芬酸钠缓释胶囊”独家生产权转让给了中国药科大学制药有限公司（于2018年11月15日更名为药大公司，以下通称药大公司）。1996年5月13日，取得了变更生产单位的批复。1996年4月15日，甲方中国药科大学制药有限公司与乙方江苏臣功医药有限公司（于1999年4月更名为先声公司，以下通称先声公司）、丙方南京臣功医药有限公司签订药品总经销合同书一份，约定：由乙方作为甲方药品“双氯芬酸钠缓释胶囊”在中国境内的唯一总经销商；为了将“药品”推广为国内品牌产品，甲方“药品”使用丙方现有注册商标“多一得”或“英太青”，该商标所有权归甲方与丙方共有（丙方与甲方商标转让合同另定）。药品经销合同书终止后，任何一方不能单独使用该商标；总经销期限为叁年等内容。1998年3月5日，甲方药大公司与乙方先声公司签订《协议书》（以下简称98年协议书），约定：1、乙方将已注册商标“英太青”50%的所有权转让给甲方所有；2、甲方必须保证使用该注册商标的药品质量；3、甲乙双方必须共同办理商标转让协议公证变更手续，办理变更手续的费用由甲方负担；4、本协议书是先声公司与甲方的药品总经销合同书附件；5、“药品总经销合同书”期满后，该商标仍由甲乙双方共同拥有，任何一方不得单独使用，如果甲方需要使用该商标，必须征得乙方同意并向乙方支付商标使用费等内容。附注：从商标变更（由南京臣功制药到江苏臣功医药）时，该协议生效。2000年11月5日，甲方药大公司与乙方先声公司签订总经销协议书，相关内容约定：第1.1条产品：该协议中所称“产品”，系指由甲方生产并以双方分别拥有的商标销售的“双氯芬酸钠缓释胶囊”；第1.3条商标：本协议所称“商标”，系指在产品上包括在包装上出现的商标，如“英太青”等；第11.4条商标：“英太青”为使用在“产品”的注册商标。在本协议有效期内，任何一方均不得单独使用该商标，此限制在本协议有效期内持续有效；第21.4条全部协议：本协议系双方关于本协议有关总经销主题的全部协议和谅解。除本协议有明文规定外，以前其他有关本协议主题的任何备忘、声明、协议、附件或补充协议、保证等，不论是以书面或口头提出的，对双方均不再有效等内容。2003年至2009年期间，双方在总经销协议到期后又连续续签，前述约定条款均未发生根本变化。2009年12月31日，甲方药大公司与乙方先声公司续签英太青总经销协议，相关内容约定：第1.1条产品：该协议中所称“产品”系指由甲方生产并以双方分别拥有的商标销售的“双氯芬酸钠缓释胶囊”；第1.3条商标：本协议所称“商标”，系指在产品上包括在包装上出现的商标，如“英太青”等；第11.4条商标：“英太青”为使用在“产品”的乙方注册商标，“ANTINE”为使用在“产品”的甲方注册商标，在本协议有效期内，未经双方协商同意，任何一方均不得单独使用该“英太青”和“ANTINE”商标，此限制在本协议有效期内持续有效；第21.4条全部协议：本协议系双方关于本协议有关总经销主题的全部协议和谅解。除本协议有明文规定外，以前其他有关本协议主题的任何备忘、声明、协议、附件或补充协议、保证等，不论是以书面或口头提出的，对双方均不再有效等内容。2011年至2017年期间，双方连续续签了英太青总经销协议，前述约定条款均未发生根本变化。其中自2012年12月31日起续签的英太青总经销协议中，第1.3条商标变更为：本协议所称“商标”，系指在产品上包括在包装上出现的商标，如“英太青”、“ANTINE”。双方就2012年、2013年、2014年、2016年英太青总经销协议书还签订有补充协议，其中均约定：经双方协商同意，在总经销协议期内，乙方可以在先声药业有限公司（双氯芬酸钠凝胶；海南生产的双氯芬酸钠缓释胶囊，规格：30粒/盒）药品上单独使用“英太青”商标。二、案涉商标注册及使用情况：注册号第800117号“英太青”文字商标注册人为南京康萃制药有限公司（系南京臣功制药有限公司前身），核定使用商品类别为第5类，包括：膜控释型经皮给药贴片，申请日期为1994年5月3日，注册公告日期为1995年12月21日。1998年4月7日，该商标注册人变更为南京臣功制药有限公司。1998年5月28日，经国家商标局核准，该商标转让给江苏臣功医药有限公司。1999年8月7日，该商标注册人变更为先声公司。2006年6月8日，该商标经核准续展注册有效期自2005年12月21日至2015年12月20日，此后又续展注册有效期至2025年12月20日。注册号第1375206号“英太青”文字商标注册人为江苏臣功医药有限公司，核定使用商品类别为第5类，包括：人用药，中药成药，膏剂，医用营养品，净化剂，杀害虫剂，消毒纸巾，牙用光洁剂，化学药物制剂，药物饮料。2000年8月31日，该商标注册人变更为先声公司。除核定商品类别第5类之外，先声公司对“英太青”文字商标还在第1-45类商品和服务类别上进行全类别的注册保护。注册号第1081110号“ANTINE”文字商标注册人为中国药科大学制药有限公司，核定使用商品类别为第5类，包括：人用药。申请日期为1996年5月29日，注册公告日期为1997年8月21日。2019年2月，该商标注册人变更为药大公司。由药大公司生产、先声公司总经销的“双氯芬酸钠缓释胶囊”为口服人用药，现销售的药品外包装盒正面，一面使用“英太青”商标及中文药名，另一面使用“ANTINE”商标和英文药名，包装盒相对侧面分别使用“英太青”和“ANTINE”商标。三、其它相关事实：1998年10月14日，甲方先声公司与乙方药大公司、丙方南京长澳制药有限公司签订授权协议书，约定甲乙双方均同意授权丙方使用注册商标“英太青”作为双氯芬酸钠凝胶的商品名。2004年7月，先声公司就“双氯芬酸钠缓释胶囊”（英太青）包装盒申请了外观设计专利，该专利权于2014年7月1日终止。2005年至2014年，先声公司使用在人用药、中药成药等商品上的“英太青”商标（注册证号1375206）连续被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标。2008年2月3日，江苏省徐州市中级人民法院在原告先声公司诉被告鹿晨侵犯商标专用权纠纷一案[(2007)徐民三初字第15号]判决中，认定先声公司“英太青”商标为驰名商标，并出具了驰名商标认定判决生效证明。审理中，药大公司明确其诉讼请求要求先声公司继续履行1998年3月5日商标转让《协议书》，配合办理商标共有权人登记手续所指向的是注册号第800117号“英太青”文字商标。审理中，先声公司认为双方总经销合同所指向的“双氯芬酸钠缓释胶囊”产品系人用药，应落入第1375206号“英太青”商标的专用权范围，并属于第800117号“英太青”商标的禁用权范围。药大公司认为“双氯芬酸钠缓释胶囊”产品，在1996年最初签订总经销合同时，仅有第800117号“英太青”商标而无第1375206号“英太青”商标，且沿用至今，故应属于第800117号“英太青”商标的保护范围。上述事实有新药证书、生产批件、新药转让合同书、变更生产单位批复、药品总经销合同书、协议书、总经销协议书、补充协议、商标注册证、“双氯芬酸钠缓释胶囊”产品包装盒、授权协议、工商登记资料、江苏省著名商标证书、民事判决书及驰名商标认定判决生效证明及原、被告陈述等证据证实。四、双方争议的主要问题：1、98年协议书关于商标共有约定的效力？被告先声公司认为：98年协议书签订时施行的《商标法》并无商标专用权可以共同享有和行使的相关规定，直至2001年修正后，《商标法》第五条才规定“两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标，共同享有和行使该商标专用权”。因此双方在98年协议书中关于转让“英太青”50%的所有权并由双方共有的约定不符合当时《商标法》的规定，应属无效。原告药大公司认为：虽然98年协议书签订时施行的《商标法》并未明确规定商标共有概念，但也没有明文规定禁止商标共有，因此没有法律明确规定只是不能在行政管理部门进行共有登记，从而取得登记所产生的对外公示效力，但由此不能认定98年协议书关于商标共有的约定就是无效的，原告一直都是作为第800117号商标的实际共有人，而并非登记共有人。2、98年协议书中的商标共有约定是否因后续总经销协议的约定发生实质性变更？被告先声公司认为：98年协议书明确约定该协议书是双方签订的药品总经销合同的附件，而在2000年11月5日及之后双方签订的总经销协议书已明确约定：“除本协议有明文规定外，以前其他有关本协议主题的任何备忘、声明、协议、附件或补充协议、保证等，不论是以书面或口头提出的，对双方均不再有效等内容”。根据该约定，作为原总经销协议附件的98年协议书的效力实际已终止，由此确立的权利义务关系也归于消灭。原告药大公司认为：2000年后的总经销协议所作的第21.4条约定，其前提是针对总经销主题项下的备忘、声明、协议、附件或补充协议等，而98年协议书是独立的商标共有协议，不在总经销主题范围内，因此不存在效力终止的情形。原告药大公司针对上述意见还提供了《药品总经销合同书附加条款》、谅解备忘录、通知、申请、补充协议、临时备忘函等材料，说明双方在总经销主题下存在各种备忘、协议等材料。对此先声公司质证认为：虽然双方在总经销合同期间存在其他协议备忘等，但并不能说明98年协议书就不在总经销主题范围内。98年协议书明确约定为总经销协议附件，且商标权属条款是历次总经销协议的重要组成条款，显然是在总经销主题范围内。3、双方对于“英太青”商标商誉及价值增长的投入情况。被告先声公司认为：“英太青”商标在98年协议书签订时基本无显著市场价值，经过被告多年的独立使用、管理、维护和保护，并投入大量的人力、物力和财力进行市场推广和宣传，才逐渐成为具有很高价值的知名品牌。被告先声公司针对上述意见还提供了2010年至2012年期间的广告合同书及发票等证据，共涉及广告宣传媒体和单位十余家，广告费金额近2000万元。原告药大公司质证认为：证据显示的广告投放主体都是先声药业有限公司，并非本案被告。而且双方在总经销合同中就约定是由被告进行市场推广，被告也是因此才享有独家经销的权力，即便广告投放费用是被告实际投入，被告也是为了扩展其销售量，完成总经销合同约定的义务。原告药大公司认为：“英太青”商标所使用的商品为药品，最好的广告推广方式是原告生产的药品的疗效，这也是“英太青”商标享有知名度的重要原因之一。同时，原告在双方总经销合作期间，已经充分考虑到被告可能投入的各项市场开拓费用，在商品价格上给予了被告较大的差额空间，并以赠品、激励政策、提供推广费用等方式进行了相应的投入。原告药大公司针对上述意见还提供了补充协议、回复函、销售激励方案、奖励方案等证据予以证明。被告先声公司质证认为：原告所谓的赠品、激励政策等都是在被告作为经销企业完成销售任务，原告已经取得相应利益而给予的事后奖励，并非作为原告对于市场推广的相关投入，而且在“双氯芬酸钠缓释胶囊”（英太青）产品上也有原告的“ANTINE”商标，原告有一定投入也是正常的。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。本案原、被告于1998年3月5日签订《协议书》约定被告将已注册的第800117号“英太青”商标50%所有权转让给原告并由双方共同拥有，并约定从商标权变更时该协议生效。1998年5月28日，该商标办理了变更手续，故自此该协议已生效。虽然在1998年协议订立及生效时所施行的《商标法》未对商标共有进行规定，但亦未禁止相关主体通过协议方式对商标共有进行约定，故原、被告约定以被告作为第800117号“英太青”商标登记注册的专用权人，同时以协议方式约定对该商标共有并不违反当时《商标法》的规定。而且2001年《商标法》修正后，也对商标共有权作出了相关规定，确立了商标共有权的法律依据。因此，本院认定原、被告签订的98年协议书对商标共有的约定应属有效。虽然双方签订的98年协议书对第800117号“英太青”商标共有的约定有效，但此后双方对该共有约定进行了实质性的变更，故原告并不能再依据98年协议书的约定要求被告履行，并办理第800117号“英太青”商标50%所有权的商标共有权登记手续，理由如下：从双方历年在总经销协议中对于“英太青”商标所有权表述约定的沿革来看：从1996年4月15日双方签订的第一份总经销合同书至2009年1月17日签订的总经销协议书，以及1998年10月14日的授权协议均可看出，此期间双方对于使用在“双氯芬酸钠缓释胶囊”产品上唯一的“英太青”商标均明确为双方共有，且任何一方不得单独使用；但自2009年12月31日起，双方签订的总经销协议，虽然对商品包装上出现的商标仅列明了“英太青”，但在第11.4商标条款中则加入了原告注册的“ANTINE”商标，并将约定表述为：“英太青”为使用在产品上的被告注册商标和“ANTINE”为使用在产品上的原告注册商标；而自2012年12月31日起，双方签订的总经销协议，对于商品包装上出现的商标已列明为“英太青”和“ANTINE”。通过上述约定的变化过程，结合98年协议书系总经销协议的附件以及双方在总经销协议中关于总经销主题其他备忘、声明、协议均不再有效的约定，应认定双方在此过程中，对于98年协议书所达成的商标共有约定已发生变更，“英太青”商标的所有权已归于被告一方，因双方在总经销合同中存在相关材料不再有效的约定，故未对98年协议书的共有约定另行作出明确书面变更。从双方总经销协议指向的“双氯芬酸钠缓释胶囊”产品包装上的商标使用情况来看：在“双氯芬酸钠缓释胶囊”产品外包装盒上，既使用有原告名下的“ANTINE”注册商标，也使用有被告名下的“英太青”注册商标，两者分别作为产品中英文的商标标识，居于同等相当的使用地位，均具有区分商品服务的相同功能。产品包装上商标的使用状况与双方自2009年12月31日总经销协议的约定相匹配，反映了双方对于各自名下的商标在同一商品上使用所达成的一致。在原告未付出相应对价的情况下，将原告独立拥有的“ANTINE”注册商标与被告名下的“英太青”注册商标在产品上对等使用，客观上替代了98年协议书中约定的“英太青”注册商标各享有50%所有权的价值实现，“ANTINE”注册商标也可获得通过产品宣传推广所带来的与“英太青”注册商标同时的价值增长及相关利益，符合对商标共有实质性变更的结论。从对提高“英太青”注册商标知名度的投入及商标权维护、保护的主动性来看：对于注册商标的商誉积累，虽然产品的优良质量不可或缺，但注册商标知名度的提升更多的应来自于积极的广告投入和宣传推广，与此同时也应辅以对注册商标的精心维护和有力保护。本案中，对于“英太青”商标，虽然原告依据98年协议书主张享有共有权，但自该商标注册至今已逾20年的漫长期间内，原告却并未提供有力证据证明其作为商标共有人对于“英太青”商标知名度的增长进行了相当的投入，也未能提供证据证明其作为商标共有人对于商标权的维护及保护积极采取过主动的措施。反观，作为“英太青”商标注册人的被告则更为积极主动，一方面对该商标投入了大量资金进行推广宣传，另一方面在该商标两次有效期满适时续展，保证商标权的延续。除此之外，被告还在“双氯芬酸钠缓释胶囊”产品所落入的人用药类别上及时进行与第800117号“英太青”商标相同文字的第1375206号“英太青”商标注册，并采取全类别注册的方式加以保护，进而还申请了对产品外观设计专利的保护。被告上述对“英太青”商标权的积极作为，不但使第1375206号“英太青”商标被认定为江苏省著名商标，而且还获得了驰名商标的判决认定。被告实施的上述积极行为，均是为了“英太青”商标知名度的提升和价值的增长，这也反映出在共有约定实质变更后被告成为该商标唯一所有人，故而独立、积极、理性对商标权采取维护和保护行为。从“英太青”注册商标的更好发展和商标权的统一性分析来看：虽然双方争议的第800117号“英太青”商标所使用的商品为第5类的膜控释型经皮给药贴片，并非直接指向双方总经销协议约定的“双氯芬酸钠缓释胶囊”，但被告在该产品所落入的第5类人用药范围已申请注册了第1375206号“英太青”商标，并同样在其他全部商品和服务类别上均进行了注册。“英太青”商标经过逾20年的注册使用，已在行业内获得了相当的知名度，并被认定为驰名商标，该商标的知名度来之不易，维持“英太青”商标在注册上的一致性，有利于该商标的健康发展，保障各方的利益，也更有利于该商标知名度的进一步提升和未来产品销售的增长。综上所述，因双方已对98年协议书商标共有的约定进行了实质性的变更，原告所主张的第800117号“英太青”商标已全部归于被告，故对原告的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：驳回原告药大制药有限公司的全部诉讼请求。案件受理费80元，由原告药大制药有限公司负担。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  刘立柱人民陪审员  郑 如人民陪审员  周琪宝二〇一九年五月十日法官 助理  谭雨欣书 记 员  陈庆华