江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2018)苏民终573号上诉人（原审原告）：宿迁市洋河镇天下秀酒业有限公司，住所地江苏省宿迁市洋河新区徐淮路南侧。法定代表人：陈倩倩，该公司董事长。委托诉讼代理人：齐旺，江苏致邦律师事务所律师。委托诉讼代理人：闫东伟，江苏致邦（泰州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：宿迁市洋河镇御缘酿酒厂，住所地江苏省宿迁市洋河新区洋河镇徐淮路南。法定代表人：李银久，该厂董事长。委托诉讼代理人：唐乃翔，江苏苏泓律师事务所律师。上诉人宿迁市洋河镇天下秀酒业有限公司（以下简称天下秀公司）因与被上诉人宿迁市洋河镇御缘酿酒厂（以下简称御缘酿酒厂）因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院(2017)苏01民初1369号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。天下秀公司一审诉称：2016年6月，御缘酿酒厂向南京市中级人民法院提起（2016）苏01民初863、861号诉讼案件，声称天下秀公司生产销售的二种白酒产品的包装物侵害了其三项外观设计专利权，要求天下秀公司停止生产销售上述白酒并支付赔偿款。但是，上述三件外观设计专利与在先的外观设计专利相同或无明显区别，明显不符合授予专利权的条件。御缘酿酒厂明知这一情况，仍起诉天下秀公司。天下秀公司在诉讼过程中向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）提出了上述专利中两项专利的无效宣告请求。专利复审委审查后宣告上述两项专利权全部无效。此外，御缘酿酒厂不仅向法院起诉天下秀公司，还向相关行政机关投诉天下秀公司，并向天下秀公司的经销商发布不实消息，导致不明真相的经销商不敢销售天下秀公司的产品，给天下秀公司的正常经营造成了重大的负面影响。因御缘酿酒厂的恶意起诉、恶意投诉、发布不实消息等行为，侵犯了天下秀公司的权益，给天下秀公司造成了重大的经济损失，故诉至法院，请求法院判令御缘酿酒厂：1、赔偿因恶意提起专利诉讼给天下秀公司造成的损失30万元；2、负担本案诉讼费用。御缘酿酒厂一审辩称：其在起诉时具有正当的权利基础，起诉的目的是为了净化市场、遏制仿冒。三件外观设计专利此前均有各地法院判决保护的先例，不存在主观上的恶意。天下秀公司诉请的赔偿无法律和事实依据。综上，请求驳回天下秀公司的诉讼请求。一审法院查明：2014年1月7日，御缘酿酒厂经营者李银久申请了ZL201430003600.4号“酒盒（中国梦红色）”外观设计专利（以下简称涉案专利一），2014年6月18日获得授权；2014年1月8日，其申请了ZL201430004439.2号“酒盒（中国梦蓝色）”外观设计专利（以下简称涉案专利二），2014年6月18日获得授权；2015年7月30日，其申请了ZL201530280660.5号“酒瓶（中国梦蓝色）”外观设计专利（以下简称涉案专利三），2016年3月2日获得授权。后李银久以独占许可的方式许可御缘酿酒厂实施上述三项涉案专利。2016年6月，御缘酿酒厂以涉案专利独占许可被许可人的身份，向一审法院提起（2016）苏01民初861、863号诉讼，主张天下秀公司生产销售的两种白酒产品的包装物侵害了涉案专利一、二、三，要求天下秀公司停止生产销售上述白酒并支付赔偿款。2017年1月3日，专利复审委对涉案专利一，作出第31184号《无效宣告请求审查决定书》，认为将同类产品现有的形状设计与现有的图案设计直接进行拼合是属于具有组合启示的情形之一，如果涉案专利与现有设计特征的组合在产品整体形状及容易引起消费者关注部分的设计特征基本相同或相近，主要区别仅在于局部细微变化或不容易引起视觉效果显著变化的部位或部分，即涉案专利与现有设计特征的组合相比不具有明显区别，该专利不符合专利法第23条第2款的规定，并以此为由，宣告该专利全部无效。2017年1月3日，专利复审委对涉案专利三，作出第31096号《无效宣告请求审查决定书》，认为如果涉案专利与现有设计的组合相比区别设计特征属于局部细微的变化，或者是所属领域的惯常设计，那么相对于二者相比的相同设计特征而言，其区别设计特征对整体视觉效果不具有显著影响，因此二者对比不具有明显区别，该专利不符合专利法第23条第2款的规定，并以此为由，宣告该专利全部无效。涉案专利二，现仍处于有效法律状态。2016年11月15日，御缘酿酒厂在（2016）苏01民初861号案件中，撤回了对天下秀公司的起诉。2016年12月29日，御缘酿酒厂在（2016）苏01民初863号案件中，撤回了对天下秀公司的起诉。御缘酿酒厂提供了（2015）镇知民初字第73号民事判决书、（2015）镇知民初字第74号民事判决书、和解协议及保证书等证据，主张上述证据可以证明其针对侵犯涉案专利的侵权行为分别于2015年、2016年向镇江市中级人民法院、南京市中级人民法院提起过诉讼，在镇江市中级人民法院得到判决支持，在南京市中级人民法院与案外人达成和解。天下秀公司主张其经济损失包括律师费88000元、差旅费3672元、专利无效宣告请求费3000元、检索费5000元，共计99672元。本案一审的争议焦点为：御缘酿酒厂提起的（2016）苏01民初861、863号两个案件诉讼是否构成恶意诉讼。一审法院认为：所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。根据查明的案件事实，御缘酿酒厂提起的案涉两件诉讼不构成恶意诉讼。理由如下：首先，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定：外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。第六十条规定：未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。据此，在外观设计专利权合法有效期间，专利权人有权依法对侵犯其外观设计专利权的行为，向人民法院提起诉讼。本案中，御缘酿酒厂在涉案专利一、二、三处于有效法律状态的前提下，针对天下秀公司涉嫌侵犯其专利权的行为，向法院提起前述两案诉讼，是依法正当行使其诉权的行为，并无不妥之处。其次，据查明的案件事实，御缘酿酒厂在针对天下秀公司涉嫌侵犯其专利权的行为，向一审法院提起前述两案诉讼之前，曾就案涉专利分别向镇江市中级人民法院及一审法院，提起过针对案外人的专利侵权之诉，在镇江市中级人民法院获得该院判决支持，在一审法院的案件经法院主持调解，双方当事人达成和解协议。在前述两起案件中，天下秀公司确有涉嫌侵犯涉案专利一、二、三的行为存在。因此，御缘酿酒厂就涉案专利在前期诉讼获得支持的基础上，起诉天下秀公司有事实和法律依据，并非如天下秀公司诉称，是为了以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉。第三，涉案专利二现仍处于有效法律状态，御缘酿酒厂今后仍有权针对任何人的侵权行为行使其诉权。故御缘酿酒厂在前述案件中，据此专利起诉天下秀公司，合法有据。即使该专利可能存在与现有外观设计相冲突之情形，也不能据此就认为御缘酿酒厂依该专利所提起的侵权之诉，就具有主观恶意或不正当目的。否则，权利人依法所享有的诉权将得不到保障。第四，根据专利复审委宣告涉案专利一、三无效的理由可知：该两项外观设计专利都是以与现有设计的组合相比，在视觉效果上无明显区别为由，被分别宣告无效。由此可见，准确判断外观设计专利权的稳定性，是非常复杂和专业的工作，只有专业人员才能胜任。就本案而言，无证据证明涉案专利一、三的权利人及御缘酿酒厂是此方面专业人士。因此，要求御缘酿酒厂在提起上述两案诉讼时，就能准确判断涉案专利一、二、三的稳定性，不免强人所难。况且，本案证据也难以证明御缘酿酒厂在起诉时有超出诉讼本身的其他不正当目的和明显不当或有违诚信之处。综上，天下秀公司认为御缘酿酒厂之前提起的诉讼构成恶意诉讼，无事实和法律依据，不予支持。根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六十条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款，一审法院判决：驳回宿迁市洋河镇天下秀酒业有限公司的诉讼请求。一审案件受理费5800元，由宿迁市洋河镇天下秀酒业有限公司负担。天下秀公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销原判，依法改判支持天下秀公司的一审诉讼请求，本案一、二审诉讼费用由御缘酿酒厂负担。理由为：1、御缘酿酒厂明知涉案酒盒专利与其员工李志兵在先申请并公开的酒盒专利没有明显区别，是对同一设计重复申请的专利，不符合专利法规定的授权条件，仍然同时启动多起诉讼，主观上具有明显恶意。李银久在2014年初申请的涉案专利一、二，除了将酒盒上的洋河两字改为洋河镇、将酒盒形状做了常规改变之外，其他与李志兵在先申请的专利基本相同。从表面看，涉案专利一无效决定的理由系其“与现有设计的组合”相比没有明显区别，但从普通消费者的角度，仅仅与现有设计一相比，涉案专利一也没有明显区别，不应当被授予专利权。而现有设计一由李志兵申请，并授权给御缘酿酒厂使用，故御缘酿酒厂对现有设计一的情况完全了解。涉案专利二与涉案专利一只有色彩上的区别，在未请求保护色彩的情况下视为没有区别，涉案专利二也是对同一设计的重复申请，不符合法定授权条件。2、御缘酿酒厂明知涉案专利三与同一乡镇的专利权人在先申请并公开的酒瓶专利没有明显区别，是对同一设计重复申请的专利，不符合专利法规定的授权条件，仍然同时启动多起诉讼，主观上具有明显恶意。涉案专利三无效决定的理由系该专利与现有设计三及现有设计的组合相比没有明显区别，而现有设计三专利权人的住址与御缘酿酒厂邻近，加之两者都从事白酒产品的经营，故有理由认为御缘酿酒厂及其投资人李银久知道现有设计的存在，并明知其在后申请的涉案专利三不符合法定授权条件。虽然无效审查决定还使用了对比文件四进行组合对比，但对比文件四是日常生活中最常见的瓶盖设计，即使没有对比文件四，也可以认定涉案专利三不符合授权条件。御缘酿酒厂二审答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。1、御缘酿酒厂此前提起诉讼时主观上并无恶意，表现为：第一，提起诉讼时涉案专利均属于合法有效状态，御缘酿酒厂有提起诉讼的基础；第二，天下秀公司此前成批量生产与御缘酿酒厂当时享有外观设计专利相同的白酒产品，御缘酿酒厂起诉有事实基础；第三，专利复审委对涉案两个专利宣告无效的理由是基于组合对比得出的结论，其得出结论的方式相当复杂，一般商业主体无法清楚了解具体尺度标准。2、御缘酿酒厂此前提起维权诉讼，客观上没有给天下秀公司造成专利法规定的损失。本案二审争议焦点为：御缘酿酒厂提起诉讼是否属于恶意诉讼。双方当事人二审中均未提供新证据。对一审法院查明的事实，双方当事人均无异议，本院对此予以确认。本院认为：恶意提起知识产权诉讼是指行为人明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据，仍以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，故意针对他人提起知识产权诉讼，造成他人损害的行为。判断是否构成恶意提起知识产权诉讼应重点考量如下要件：1、行为人提起知识产权诉讼无事实或法律依据。常常表现为行为人没有知识产权权利或者行为人虽然享有形式上“合法”的知识产权权利，但因该知识产权权利系恶意取得等多种原因而不具有实质上的正当性。在恶意取得的情形下，一般而言是行为人在主观上明知或者应当知道其形式上“合法”的知识产权权利系建立在侵害他人合法权利的基础之上。2、行为人提起诉讼主观上具有恶意。该主观恶意主要表现为：行为人提起知识产权诉讼时，明知其提起知识产权诉讼无事实或法律依据，且行为人提起知识产权诉讼是以损害他人合法权益或者意图使自己获取非法利益作为目的。3、行为人恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人恶意提起知识产权诉讼具有因果关系。具体到本案，本院认为，御缘酿酒厂提起（2016）苏01民初861、863号诉讼案件并不符合上述构成要件，不构成恶意提起知识产权诉讼。首先，御缘酿酒厂提起前述两案具有事实及法律依据。《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。御缘酿酒厂以涉案专利一、二、三独占许可被许可人的身份，主张天下秀公司生产销售的被控侵权产品构成专利侵权，故其在涉案专利合法有效期间内针对天下秀公司涉嫌侵权的行为提起诉讼是其正当行使诉权的行为，具有事实及法律依据。其次，御缘酿酒厂提起前述两案主观上并不具有恶意。尽管涉案专利一、三在御缘酿酒厂提起前述两案后被专利复审委宣告专利无效，但从两份《无效宣告请求审查决定书》的内容看，涉案两专利被无效的理由均系该两项外观设计专利与现有设计特征的组合相比，在视觉效果上无明显区别，上述法律判断具有一定的专业性和复杂性。与此同时，涉案专利二目前仍处于有效法律状态，故御缘酿酒厂提起前述两案难以认定其主观上具有恶意。综上所述，天下秀公司的上诉理由无事实与法律依据，对其上诉请求本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币5800元，由天下秀公司负担。本判决为终审判决。审判长  汤茂仁审判员  刘 莉审判员  何永宏二〇一九年五月二十二日书记员  黄晶焱