北京市高级人民法院 行 政 判 决 书 （2019）京行终2543号 上诉人（原审原告）赵凿元，男，1975年9月8日出生，汉族，住河南省郑州市。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局，住所地北京市海淀区。 法定代表人申长雨，局长。 委托代理人徐建锋，国家知识产权局审查员。 委托代理人程强，国家知识产权局审查员。 上诉人赵凿元因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2018）京73行初1466号行政判决，于法定期限内向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 北京知识产权法院认定，涉案申请系申请号为201410277004.4、名称为“一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法”的发明专利申请（简称本申请），申请人为赵凿元。原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）以本申请不符合《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十九条第二款条规定的优先权，以及不符合《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性为由作出第136557号复审决定（简称被诉决定），维持了国家知识产权局于2016年12月12日对本申请作出的驳回决定。 赵凿元不服被诉决定，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定。 北京知识产权法院认为，本案中，本申请的权利要求2限定的是“含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需降温至20℃～70℃”，权利要求3限定的是“含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程控制Na2Ok浓度在170g/l～280g/l之间”，权利要求4限定的是“含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需搅拌反应100～210分钟”，而赵凿元在国家知识产权局提交的201410013134.7号专利申请（简称在先申请）所记载的从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾工艺中的降温工序、Na2Ok浓度范围以及搅拌反应时间等内容与权利要求2-4的限定并不一致，权利要求2-4也无法从在先申请文件所记载的技术方案中直接、毫无疑义地得出。因此，本申请权利要求2-4所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，不能享有优先权。权利要求2-4限定的技术方案均是一个完整的技术方案，每个权利要求中并不存在多个相互独立的技术方案。因此。不能将权利要求2-4分别记载的单个完整的技术方案拆分为多个技术方案，并据此认为可以享有部分优先权。优先权判断和新颖性认定的标准并不相同。本案的优先权判断并不存在与新颖性的认定相矛盾之处。对比文件1公开了权利要求2-4的技术方案，且两者的技术领域、解决的技术问题和预期效果相同。因此，权利要求2-4的技术方案相对于对比文件1不具备新颖性。本申请中，由于权利要求1享有在先申请的优先权，其优先权日为2014年1月13日，而从属权利要求2-4不享有在先申请的优先权，其申请日为2014年6月11日，故用于评判权利要求1与权利要求2-4新颖性的现有技术时间界限是不同的，有部分技术内容会因为公开时间原因无法作为独立权利要求1的现有技术，而可以作为从属权利要求2-4的现有技术。因此，被诉决定使用公开日为2014年5月28日的对比文件1来评述权利要求2-4的新颖性符合相关法律规定，并未超越审查职权。据此，北京知识产权法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回赵凿元的诉讼请求。 赵凿元不服原审判决并向本院提起上诉，请求：撤销原审判决及被诉决定。其主要上诉理由是：一、原审判决及被诉决定认定本申请权利要求2-4与在先申请文件未构成相同主题，进而不给予优先权，属于事实认定错误。二、原审判决及被诉决定关于部分优先权的认定没有法律依据，违反了专利审查指南第二部分第八章第4.6节的相关规定。三、原审判决认定被诉决定不存在优先权与新颖性判断依据相互矛盾的问题，属于明显错误。 国家知识产权局服从原审判决。 经审理查明： 本申请为申请号为201410277004.4，名称为“一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法”的发明专利申请，申请人为赵凿元。本申请的申请日为2014年6月11日，优先权日为2014年1月13日，公开日为2014年9月3日。 经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2016年12月12日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1和说明书的修改超范围，不符合《专利法》第三十三条的规定；权利要求1—5不符合《专利法》第二十九条的规定；权利要求5相对于对比文件1(CN103818935A，公开日2014年5月28日)不具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。 对比文件1公开了一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，并具体公开了：用硫酸钠(或明矾石、明矾、硫酸铝等使反应生成硫酸钠)作为沉析剂，从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾；硫酸钠加入之前或明矾石加入之后需将铝酸钠溶液温度降至20℃～70℃；加入硫酸钠后，含钾铝酸钠溶液浓度在Na2Ok180g/L～280g/L之间；溶液中氧化钾的析出过程需搅拌反应120-210分钟。 驳回决定所针对的权利要求书如下： “1.一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：用硫酸钠、硫酸铝(碱式硫酸铝)、明矾、明矾石(矿)中的一种或几种混合物作为沉析剂，从含钾铝酸钠溶液中分离K2O，沉析剂加入量为加入沉析剂后母液中全部K2O反应生成钾芒硝(3K2SO4??Na2SO4)理论量的0.1～1.2倍。 2.根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需降温至20℃～70℃。 3.根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程控制Na2Ok浓度在170g/l～280g/l之间。 4.根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需搅拌反应100～210分钟。 5.一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于需排除分离氧化钾后溶液中残留的硫酸钠时，可将正常生产补充的液体氢氧化钠加入分离母液中，使浓度达到Na2Ok280g/l，再加0.5g/l～1g/lNa2SO4晶种，搅拌120～210分钟使硫酸钠析出滤掉。” 赵凿元对上述驳回决定不服，于2017年1月12日向专利复审委员会提出复审请求，同时修改了权利要求书和说明书1-3页，新修改的权利要求书如下： “1.一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：用硫酸钠、硫酸铝、明矾石矿中的一种或几种混合物作为沉析剂，从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾。 2.根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需降温至20℃～70℃。 3.根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程控制Na2Ok浓度在170g/l～280g/l之间。 4.根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需搅拌反应100～210分钟。” 经形式审查合格，专利复审委员会于2017年2月23日依法受理了该复审请求，并将案卷转送至原审查部门进行前置审查。 原审查部门在前置审查意见书中认为，赵凿元提交的新修改的权利要求书和说明书已克服权利要求1和说明书修改超范围的缺陷，但权利要求2—4仍不符合《专利法》第二十九条和《专利法》第二十二条第二款的规定，因而坚持驳回决定。 专利复审委员会于2017年8月4日向赵凿元发出复审通知书，指出：权利要求2-4不符合《专利法》第二十九条第二款和《专利法》第二十二条第二款的规定。 赵凿元于2017年9月1日提交了意见陈述书，但未修改申请文件。赵凿元认为：1）复审通知书中一方面指出权利要求2—4不能享有在先申请的优先权，另一方面，又用该在先申请评述权利要求2—4的新颖性，二者相矛盾；2）应该给予权利要求2—4部分优先权；3）独立权利要求具备新颖性和创造性时，一般不需要审查从属权利要求的新颖性和创造性，本案违法了该规则。 在上述程序的基础上，专利复审委员会认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定，并于2017年12月28日作出被诉决定： 1、审查文本的认定 被诉决定所针对的文本同驳回决定以及复审通知书所针对的文本相同，即：赵凿元于2017年1月12日提交的权利要求书和说明书，以及于2014年9月25日提交的说明书摘要。 2、关于《专利法》第二十九条第二款 本申请要求以在先申请的申请日2014年1月13日为优先权日。然而，本申请权利要求2中限定了“含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需降温至20℃～70℃”，而在先申请中仅记载了“硫酸钠加入之前或明矾加入之后需将铝酸钠溶液温度降至20℃～70℃”和“将种分母液蒸发到Na2Ok180g/l～280g/l，降温至20℃～70℃”，可见权利要求2中没有限定降温前的工序；同时权利要求3中限定的“控制Na2Ok浓度在170g/l～280g/l之间”、权利要求4中限定的“析出过程搅拌反应100～210分钟”均未记载在在先申请中，从而导致在先申请没有记载与本申请权利要求2-4相同主题的技术方案。因此，本申请权利要求2-4不能享有在先申请的优先权，即不能以该在先申请的申请日2014年1月13日作为本申请的优先权日。 3、关于《专利法》第二十二条第二款 对比文件1公开了权利要求2—4的技术方案，且两者适用于相同的技术领域、解决的技术问题和预期效果相同，权利要求2—4的技术方案相对于对比文件1不具备新颖性。 4、关于赵凿元的意见 4.1针对赵凿元的意见陈述 优先权与新颖性的审查基准不同，例如在具体审查过程中，如果对比文件公开的数值或者数值范围落在要求保护的发明中限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求的保护的发明或者实用新型的新颖性，却并不构成“相同主题的发明或者实用新型”。具体到本申请，由于权利要求2-4不能享有在先申请的优先权，而在先申请的公开日早于本申请的申请日，构成本申请的现有技术，因此可以使用该在先申请评述权利要求2-4的新颖性，二者并不矛盾。 4.2权利要求2-4限定的均为完整的技术方案，并不存在并列的技术方案，不能因为其中的部分限定内容在在先申请中有记载而给予部分优先权。因此，赵凿元认为可以给予权利要求2-4部分优先权的主张不能成立。 4.3本申请独立权利要求1可以享有优先权，而权利要求2-4不能享有优先权，申请日为2014年6月11日，由此公开日为2014年5月28日的对比文件1可以作为其现有技术评价其新颖性和创造性。 据此，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于2016年12月12日对本申请作出的驳回决定。 另查，根据中央机构改革部署，专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。 上述事实，有被诉决定针对的本申请文本、当事人提交的证据材料、当事人陈述等证据在案佐证。 本院认为： 一、关于本申请权利要求2-4是否享有在先申请优先权的问题 根据《专利法》第二十九条规定，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。 参照《专利审查指南（2010）》第二部分第三章第4.6.2节的规定，优先权核实包括以下三个方面：（1）作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题；（2）该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请；（3）在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。可见，是否构成相同主题的发明或者实用新型是优先权核实的核心内容。参照《专利审查指南（2010）》第二部分第三章第4.1.2节的规定，所谓相同主题的发明或者实用新型是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。且第二部分第三章第4.6.2节明确规定，核实主题是否相同即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。 本案中，根据查明的事实可知，本申请权利要求2中限定了“含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需降温至20℃～70℃”，而在先申请中仅记载了“硫酸钠加入之前或明矾加入之后需将铝酸钠溶液温度降至20℃～70℃”和“将种分母液蒸发到Na2Ok180g/l～280g/l，降温至20℃～70℃”，可见权利要求2中没有限定降温前的工序；同时，权利要求3中限定的“控制Na2Ok浓度在170g/l～280g/l之间”、权利要求4中限定的“析出过程搅拌反应100～210分钟”，均未记载于在先申请文件，且亦不属于本领域技术人员可以在在先申请中直接和毫无疑义得出的技术方案。故原审判决及被诉决定认定在先申请没有记载与本申请权利要求2—4相同主题的技术方案，进而认定本申请权利要去2-4不能享有在先申请的优先权，并无不当。赵凿元的相关主张不能成立，本院不予支持。 二、关于原审判决及被诉决定关于部分优先权的认定是否正确的问题 本案中，本申请权利要求2-4相较于在先申请享有部分优先权。参照《专利审查指南（2010）》第二部分第三章第4.6.2.1节的规定，由于对在先申请中的发明作进一步的改进或者完善，申请人在其在后申请中，可能会增加在先申请中没有的技术方案。在这种情况下，审查员在核实优先权时，不能以在后申请增加内容为理由断定优先权要求不成立，而应当对在后申请中被在先申请清楚记载过的相同主题给予优先权，即给予部分优先权。具体地说，在在后申请中，其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权；而其技术方案未在在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权，应当视为是在在后申请的申请日提出的。就整个申请而言，这种情况称为部分优先权，即该申请的部分主题享有优先权，也就是说部分权利要求所限定的技术方案享有优先权。但如上所述，优先权的核实重在判断发明权利要求所请求保护的技术方案是否明确记载于在先申请。通常不能认为一个完整的技术方案中的部分内容可以享有部分优先权。本案中，本申请权利要求2-4限定的均各自为一个完整的技术方案，并不存在并列的技术方案。因此，不能仅依据本申请权利要求2-4中的部分限定内容在在先申请中有记载而给予部分优先权。故原审判决及被诉决定认定本申请权利要求2-4不能享有在先申请的部分优先权，并无不当。赵凿元的相关主张不能成立，本院不予支持。 三、关于原审判决认定被诉决定不存在优先权与新颖性判断依据相互矛盾的认定是否错误的问题。 本案中，赵凿元主张原审判决认定被诉决定不存在优先权与新颖性判断依据相互矛盾，显属错误。如上所述，是否构成相同主题的发明或者实用新型是优先权核实的核心内容。而所谓相同主题的发明或者实用新型是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。其以技术方案为判断对象，判断所属技术领域、所解决的技术问题、实现的技术效果是否相同。其前提是技术方案本身必须相同。而新颖性审查原则中“同样的发明或者实用新型”是指其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同。 本案中，如上所述，本申请权利要求2-4请求保护的技术方案本身均未记载于在先申请文件，且亦不属于本领域技术人员可以在在先申请中直接和毫无疑义得出的技术方案。在此基础上，原审判决及被诉决定认定本申请权利要求2-4不享有在先申请的优先权。同时，根据查明的事实可知，对比文件1具体公开了：“用硫酸钠(或明矾石、明矾、硫酸铝等使反应生成硫酸钠)作为沉析剂，从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾；硫酸钠加入之前或明矾石加入之后需将铝酸钠溶液温度降至20℃～70℃；加入硫酸钠后，含钾铝酸钠溶液浓度在Na2Ok180g/L～280g/L之间；溶液中氧化钾的析出过程需搅拌反应120-210分钟。”在此基础上，基于本申请权利要求2-4请求保护的技术方案与对比文件1公开的上述技术方案适用于相同的技术领域、解决的技术问题和预期效果相同，被诉决定及原审判决认定本申请权利要求2-4的技术方案相对于对比文件1不具备新颖性，并无不当。二者的判断依据亦不存在标准冲突的问题。赵凿元的相关主张均不能成立，本院不予支持。 鉴于赵凿元对原审判决及被诉决定的其他认定并未明确提出异议，本院经审查予以确认，详细理由不再赘述。 综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各一百元，均由赵凿元负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审判长  戴怡婷 审判员  王东勇 审判员  吴 斌 二〇一九年五月三十日 书记员  刘 宇