中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初14663号原告：东莞奥华电子有限公司，住所地中华人民共和国广东省东莞市长安镇咸西振业街1号205室。法定代表人：张伟峰，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：蒋芳霞，广东普发律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：孟原玉，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：夜鹰安全产品有限责任公司（NIGHTOWLSP,LLC），住所地美利坚合众国佛罗里达州那不勒斯第五大道南150号。法定代表人：小罗纳德·M.菲利斯，经理。（未到庭）委托诉讼代理人：王亚宽，北京市万慧达律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：鲁雪，北京市万慧达律师事务所律师。（到庭）案由：商标无效宣告请求行政纠纷。被诉裁定：商评字[2019]第243856号关于第12992386号图形商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定。被诉裁定作出时间：2019年10月15日。本院受理时间：2019年11月28日。开庭审理时间：2020年5月15日。被告认为诉争商标在“录像带、摄像机、电源材料（电线、电缆）、同轴电缆、纤维光缆”商品上的注册违反了2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第十五条第二款的规定，且诉争商标的注册侵犯了他人在先著作权，遂裁定诉争商标予以无效宣告。原告诉称：1.诉争商标具有独特的显著特征，不存在任何损害其他任何人的合法权利的情形；2.第三人提供的证据不足以证明双方存在代理加工关系前原告已了解第三人在先使用“NIGHTOWL及图”等商标，原告注册诉争商标合法；3.诉争商标由原告独创，与他人图形的组合方式、整体外观、视觉有明显区别，诉争商标的注册未侵犯CraigPCreenberg的在先著作权；4.诉争商标经原告长期使用已被消费者所信赖、认可。因此，请求撤销被诉裁定，判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求判决驳回原告诉讼请求。第三人述称：原告作为第三人的代加工商，申请注册诉争商标的行为侵犯了第三人的在先著作权，也是对第三人在先知名商标的抢注，违反了2014年商标法第十五条第二款、第三十二条之规定，被诉裁定认定诉争商标在全部核定商品上被予以宣告无效的结论正确，应予维持。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：原告。2.注册号：12992386。3.申请日期：2013年7月29日。4.注册日期：2014年12月14日。5.标识：6.核定使用商品（第9类）：录像带、摄像机、电源材料（电线、电缆）、同轴电缆、纤维光缆等。二、第三人主张享有在先著作权的作品图样三、其他事实原告在行政阶段提交了网页证据、质量测试报告及专利证书等证据。第三人在行政阶段提交了以下主要证据：1.第三人介绍资料及注册商标信息；2.第三人在美国注册的第3846372号“NIGHTOWL”商标注册证、商标使用声明及第三人就猫头鹰图形商标提交的美国商标注册申请及中文翻译，显示该商标的注册日期为2010年9月7日，样本图片中产品包装上均显示了猫头鹰图形；3.第三人及其关联公司寰宇有限公司（WORLDWIDEMARKETINGLIMITED）及寰宇有限公司东莞代表处的注册信息；4.原告及其关联公司奥华实业（香港）有限公司的登记信息；5.寰宇有限公司和寰宇有限公司东莞代表处与原告和奥华实业（香港）有限公司之间的邮件、订单、供货协议、生产指南、账单、部件审批表、银行信息等，显示寰宇有限公司委托原告及其关联公司生产带有“NIGHTOWL及图”系列商标的电线、录像机、遥控器等商品，时间均在诉争商标申请日前；6.寰宇有限公司与其他中国生产商之间签订的经销协议及有关“NIGHTOWL及图”系列品牌代加工事宜的往来邮件、订单等；7.产品图样声明及实际使用的产品包装图样；8.“NIGHTOWL”安全产品的网络搜索结果及相关报道；9.经公证认证的猫头鹰作品作者CraigPCreenberg对其创作过程和该作品著作权归属的声明及中文翻译，显示该作品创作时间为2009年7月20日，至少在出具声明的2018年12月20日，CraigPCreenberg已将该作品的著作权转让给第三人；10.他案裁判等。诉讼阶段，第三人向本院补充提交了第三人商标档案信息、原告对第三人其他代加工商恶意提起海关查处和侵权诉讼的相关材料、原告在美国抢注第三人商标信息及美国专利商标局的裁定等证据，证明第三人在美国已获得猫头鹰标识的商标注册，原告不仅恶意抢注第三人商标，还对第三人其他供货商发起恶意诉讼，侵犯了第三人利益。上述事实，有诉争商标档案、当事人提交的证据以及当事人陈述等在案佐证。本院认为，鉴于诉争商标的核准注册、被诉裁定的作出均处于2014年商标法的施行期间，基于法律不溯及既往的基本原则，本案对于被诉裁定的审查适用2014年商标法。根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点如下：一、诉争商标在“录像带、摄像机、电源材料（电线、电缆）、同轴电缆、纤维光缆”商品上的注册是否违反2014年商标法第十五条第二款的规定2014年商标法第十五条第二款规定，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。该条款除要求抢注人与在先使用人具有合同、业务往来等其他关系外，还要求他人抢注商标的核定使用商品与在先使用人的未注册商标实际使用的商品构成同一种或类似商品。本案中，首先，根据在案证据可知，在诉争商标申请日前，第三人已通过代加工的方式在中国大陆地区在先使用了“NIGHTOWL”、“NIGHTOWL及图”等商标，原告及其关联公司作为第三人在中国的代加工商，在为第三人代加工生产带有“NIGHTOWL及图”系列商标的电线、录像机、遥控器等商品时，对第三人的“NIGHTOWL及图”系列商标理应知晓。其次，诉争商标与第三人在先使用的“NIGHTOWL及图”系列商标的图形部分均由一个猫头鹰头组成，二者在构成要素、整体造型、设计细节、视觉效果等方面较为近似，已构成近似商标，诉争商标核定使用的“录像带、摄像机、电源材料（电线、电缆）、同轴电缆、纤维光缆”商品与第三人在先使用的电线、录像机等商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面高度重合，已构成同一种或类似商品。综上所述，原告基于除代理或代表关系以外的其他关系，在应知或者明知该第三人在电线、录像机等商品上在先使用“NIGHTOWL及图”系列商标的情况下，还在与上述商品类似的“录像带、摄像机、电源材料（电线、电缆）、同轴电缆、纤维光缆”商品上申请注册与第三人商标近似的诉争商标的行为，违反了2014年商标法第十五条第二款的规定。二、诉争商标是否损害他人在先著作权从而违反2014年商标法第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定2014年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。其中，“在先权利”是指除商标权之外的其他在先合法权利，包括著作权。认定诉争商标损害他人在先著作权的，应具备以下要件：该作品具有独创性，符合作品的构成要件；权利主张人系该作品的著作权人或利害关系人；该作品完成日期在诉争商标申请日之前；诉争商标与该作品实质性相似，且诉争商标申请注册人具有接触该作品的可能性。首先，作品所要求的独创性应当体现作者个人选择、取舍和安排，这种选择、取舍和安排应当区别于公有领域的表达。本案第三人主张的猫头鹰图形具有较强的艺术美感，体现了创作者的个人选择和智力创造，构成著作权法保护的美术作品。其次，根据第三人提交的证据可知，涉案猫头鹰图形美术作品由CraigPCreenberg于2009年7月20日创作完成，至少在出具声明的2018年12月20日，CraigPCreenberg已将该作品的著作权转让给第三人，结合证据2样本图片中的产品包装上显示的猫头鹰图形可知，第三人对涉案猫头鹰图形美术作品享有在先著作权，可以依据2014年商标法第三十二条提起在先著作权的保护。再次，如上文所述，诉争商标与涉案猫头鹰图形美术作品的构成要素、整体造型、设计细节、视觉效果等方面较为近似，二者已构成实质性近似。最后，考虑到在诉争商标申请日前，第三人已在美国公开了涉案作品，且原告及其关联公司作为第三人在中国的代加工商，在为第三人代加工生产带有“NIGHTOWL及图”系列商标的电线、录像机、遥控器等商品时，具有接触第三人涉案作品的可能性。因此，诉争商标的注册已构成2014年商标法第三十二条损害他人在先权利的情形。综上，被告作出的被诉裁定证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序。本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：驳回原告东莞奥华电子有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告东莞奥华电子有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告东莞奥华电子有限公司、被告中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内，第三人夜鹰安全产品有限责任公司可于本判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，并预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长 何 暄人民陪审员 高 睿人民陪审员 刘媛媛二〇二〇年六月二十六日法官 助理 张凌博书 记 员 邢 芮