北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初12559号原告：马同金，男，1966年8月18日出生，汉族，住安徽省涡阳县。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：陈岚岚，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：宋泳,国家知识产权局审查员。原告马同金因发明专利驳回复审行政纠纷一案，不服原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2018年10月25日作出的第163737号复审决定书（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月10日公开开庭进行了审理。原告马同金，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人陈岚岚、宋泳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对马同金申请的申请号为201510806246.2、名称为“一种能比喻发明与创造概念区别的球形玩具”的发明专利申请（简称涉案申请）所提复审请求而作出。专利复审委员会在被诉决定中做了如下认定：1、审查文本的认定马同金在复审阶段未对申请文件进行修改，因此，被诉决定所针对的文本与驳回决定所针对的文本相同，即马同金于申请日(2015年11月20日)提交的权利要求第1项、说明书第1-10段（即第1-2页）、说明书摘要、摘要附图和说明书附图1。2、具体理由的阐述《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。对于产品权利要求而言，如果其中的一个或多个技术特征对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响，则其对产品或设备是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。1.权利要求1请求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。权利要求1请求保护一种能比喻发明与创造概念区别的球形玩具，其属于产品权利要求，其中大球体表面的“发明概念”、小球体表面及内部的“创造概念”、“新方法”、“新产品”只是文字内容的具体描述，“能比喻发明与创造概念区别”也是通过上述具体描述来实现，但文字内容的具体描述对产品本身不存在实质上的结构限定作用，故评述时不予考虑。对比文件1作为最接近的现有技术，公开了一种玩具，并具体公开以下内容(参见说明书第[0001]-[0009]段、图1)：玩具包括由透明材质做成的外球和位于外球内的两个表面设有色彩鲜艳图案的内球。权利要求1与对比文件1的区别在于：两个小球体颜色不同且透明，大球体和其中一个小球体表面有凹凸印迹有文字，两个小球体内部有立体文字形状体。基于上述区别可以确定，权利要求1相对于对比文件1能够解决的技术问题是增加玩具的实用性和趣味性。然而在物体表面书写或凹凸印迹文字、使物体彩色透明或纯透明，在物体内部设置立体文字形状体等均是为增加美观性、趣味性、实用性或工艺性等经常采用的技术手段，本领域技术人员在对比文件1的基础上结合上述技术手段获得权利要求1的技术方案是显而易见的，因此权利要求1不具有突出的实质性特点，因而其不具备创造性。2.针对马同金的意见陈述马同金在意见陈述书中认为：1、不同文字的凹凸形状不同，因此权利要求1中大、小球表面上的文字对产品的表面形状有实质性限定作用，属于“特征”，复通中对凹凸文字“在评述时不予考虑”违背指南第二部分第二章第3.1.1节中“所有特征均应予考虑”的规定；2、复通中没有给出在涉案申请日之前已有人预期出权利要求1产品的技术效果的证据，由此判断不具创造性违背“无罪推定原则”；3、权利要求1与对比文件1的区别是全部技术特征，要解决的技术问题是“提供一种能比喻发明与创作概念区别的球形玩具产品”，该区别未被现有技术公开，也非公知常识；综上认为权利要求1相对于对比文件1具有创造性。对此，专利复审委员会经审查后认为：1、首先，指南中相关完整内容是“在确定权利要求保护范围时，权利要求中的所有特征均应予考虑，但其实际限定作用取决于对产品本身带来何种影响”，即上述“所有特征应予考虑”是针对“确定保护范围时”的，复通中也是依照上述规定，在“确定保护范围时”考虑了文字内容的相关特征，但认为文字内容本身对产品结构不存在实质限定作用，因此“评述时”不予考虑；再者，在大、小球表面“凹凸印迹”文字这一技术手段具有限定作用，因为此种技术手段导致球体表面结构发生变化，但文字内容本身不具有限定作用，因为其仅是文字形状的不同，对球体本身未产生实质影响，因此评述创造性时仅针对前者考虑；2“无罪推定原则”属于刑法，不适用于专利审查；3、基于上述第1）条可知，马同金对权利要求1相对于对比文件1的区别认定有误，由此确定的解决的技术问题也存在偏离，权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征、其解决的问题以及该区别技术特征属于本领域常见技术手段的论述和理由参见前面相关评述。综上所述，专利复审委员会对马同金的主张不予支持。据此，专利复审委员会作出被诉决定，维持了国家知识产权局于2017年10月10日作出的驳回决定。原告马同金诉称：一、权利要求1具备创造性。1、权利要求1相对于对比文件1的区别特征是权利要求1的全部技术特征，权利要求1实际解决的技术问题是：如何提供一种能比喻发明与创造概念区别的球形玩具产品。2、对比文件1中只给出了“一种在大球内有两个内球的玩具”的技术，而没有给出“能比喻发明与创造概念区别的球形玩具应该如何做”的技术启示。二、被告没有按照《专利审查指南》规定的创造性审查判断方法对本案进行创造性审查，法律适用错误。据此，原告请求法院撤销被诉决定，并责令被告重新作出无效审查决定。被告国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法、审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：涉及申请号为201510806246.2，名称为“一种能比喻发明与创造概念区别的球形玩具”的发明专利申请（即涉案申请），申请人为马同金。涉案申请的申请日为2015年11月20日，公开日为2016年2月3日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2017年10月10日发出驳回决定，驳回了涉案申请，其理由是：权利要求1相对于对比文件1（CN202590390U，授权公告日为2012年12月12日）和常规技术手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所依据的文本为申请人于申请日(即2015年11月20日)提交的权利要求第1项、说明书第1-10段（即第1-2页）、说明书摘要、摘要附图和说明书附图1。驳回决定所针对的权利要求书如下：“1.一种能比喻发明与创造概念区别的球形玩具，它的外形呈透明球形，其特征是：在一个大透明球体（1）的表面有凸凹印迹的“发明概念”文字（1.1），在大透明球体（1）内有两个颜色不同的甲透明小球体（2）和乙透明小球体（3），在甲透明小球体（2）内有立体的“新方法”的文字形状体（2.1），在乙透明小球体（3）的表面上有凸凹印迹的“创造概念”文字（3.1），在乙透明小球体（3）的内部有立体的“新产品”的文字形状体（3.2）。”马同金对上述驳回决定不服,于2017年11月25日向专利复审委员会提出了复审请求，未修改权利要求书。马同金认为：(1)“本领域技术人员根据需要在大透明球体上制造出涉案申请权利要求1的球形产品，不需要克服技术困难，且效果可以预期”是主观行为；(2)对比文件1和公知常识均没有在涉案申请的申请日之前有“能比喻发明与创造概念区别的球形玩具”的文字记载，二者结合无法能得到涉案申请权利要求1的技术方案，文字记载存在有益效果，且“发明概念中含有创造概念”。基于上述原因认为权利要求1具有创造性。经形式审查合格，专利复审委员会于2017年12月28日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。专利复审委员会于2018年6月27日向马同金发出复审通知书，指出：(1)以对比文件1作为最接近的现有技术评述权利要求1中被公开的内容，进而比较得出两者的区别所在，在确认区别属于本领域常用技术手段后得出采用此常用技术手段无需克服技术困难，技术效果可以预期，这一过程是以现有技术和领域知识等事实为依据的客观判断，而非主观行为；(2)权利要求1所要求保护的主题属于产品权利要求，产品权利要求通常应当用产品的结构特征来描述，权利要求1中有关文字的具体内容未对该球形玩具的结构产生任何影响，因此不存在限定作用，故无论文字记载的具体内容为何、实现何种目的、达到何技术效果、有何包含关系，评述创造性时均对其不予考虑。因此专利复审委员会对马同金的上述主张不予支持。马同金2018年7月28日仅提交了意见陈述书，未对申请文件进行修改。在上述程序的基础上，专利复审委员会认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。2018年10月25日，专利复审委员会作出被诉决定。另查，根据中央机构改革部署，原专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。在本案诉讼过程中，被告提交了如下证据：1、被诉决定所依据的审查文本；2、被诉决定中的对比文件1。本案开庭审理中，原告明确表示对被诉决定确定的权利要求1与对比文件1的区别技术特征有异议，对对比文件1公开的技术内容无异议，对创造性的认定有异议。上述事实，有当事人提交的证据以及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：专利法第二十二条第三款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进。如果要求保护的技术方案相对于最接近的现有技术存在区别特征，另一份对比文件中披露的相关技术手段以及现有技术中的公知常识给出了将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的技术方案，且技术效果能够预期，则该技术方案不具备创造性。被诉决定认定了权利要求1与对比文件1的区别在于：两个小球体颜色不同且透明，大球体和其中一个小球体表面有凹凸印迹有文字，两个小球体内部有立体文字形状体。基于上述区别可以确定，权利要求1相对于对比文件1能够解决的技术问题是增加玩具的实用性和趣味性。原告主张权利要求1相对于对比文件1的区别特征是权利要求1除前序部分以外的全部特征部分，权利要求1实际解决的技术问题是：如何提供一种能比喻发明与创造概念区别的球形玩具产品。对于区别技术特征的确定，本院认为，专利的实质是技术方案，专利权保护的实质是对技术方案的保护，对技术方案没有贡献的其他特征不应由专利法予以保护。本案中，权利要求1属于产品权利要求，其中“发明概念”、“创造概念”、“新方法”、“新产品”只是文字内容的具体描述，主题名称中的“能比喻发明与创造概念区别”也是通过上述具体描述来实现，但文字内容的具体描述对产品本身不存在实质上的结构限定作用，不属于对技术方案有贡献的特征，故被诉决定对权利要求1与对比文件1的区别特征的评述时不予考虑上述文字描述正确，本院予以支持。关于被诉决定认定的权利要求1与对比文件1的区别特征，均属于本领域技术人员结合常规技术手段能够想到的，因此不具有突出的实质性特点，不具备创造性。综上，涉案申请不符合专利法第二十二条第三款的规定，被诉决定的相关认定正确，本院予以确认。此外，关于原告的其他起诉理由，因不属于被诉决定作出的法律依据，或因缺乏事实和法律依据，本院不予置评。综上，被诉决定证据确凿，适用法律正确，符合法定程序。原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告马同金的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告马同金负担（已交纳）。如不服本判决，双方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于最高人民法院。审 判 长  侯占恒人民陪审员  丁 敏人民陪审员  赵 驰二〇二〇年六月二十三日法官 助理  朱 蕾书 记 员  杨曦源