北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初13066号原告：陈占昌，男，汉族，1953年4月16日出生，住山西省大同市矿区。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：徐国祥，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：万琦，国家知识产权局审查员。原告陈占昌因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第166528号复审请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2018年12月19日受理后，依法组成合议庭，并于2020年5月28日公开开庭审理了本案。原告陈占昌、被告国家知识产权局的委托诉讼代理人徐国祥、万琦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对陈占昌就其所申请的第201510100917.3号、名称为“节能发动机”的发明专利申请（简称本申请）所提复审请求而作出的，该决定认定：一、关于权利要求的修改：陈占昌将权利要求1中的技术特征“其特征是先用外供电源启动大功率电动机来牵引本机配套的加力器和配套的发电机，配套的发电机发电后用自己发出的电启动小功率电动机带动加力器和发电机继续发电”修改为“其特征是先用外供电源启动本机配套的大功率电动机来牵引加力器和配套的发电机运转，待发电机发电后停止大功率电动机运转再用外供电启动本机小功率电动机带动加力器和发电机继续运转发电”。显然，修改前后技术特征所表达的技术含义并不相同，在本申请原权利要求书和说明书（包括说明书附图）中并未记载“再用外供电启动本机小功率电动机”的相关技术内容，本领域技术人员也不能由原权利要求和说明书记载的内容直接、毫无疑义的确定。因此，陈占昌对权利要求1的上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十三条的规定。二、关于说明书的修改：陈占昌将原说明书发明内容部分的技术特征“然后用本机发动的电转换用小功率电动机带动加力器和发电机继续运转发电”修改为“正常发电后再用外供电转换用本机所配套的小功率电动机带动加力器和发电机继续运转发电”；将具体实施方式部分的技术特征“这时再用本发电机发出的电启动小功率2.2千瓦电动机带动加力器和发电机继续运转，运转正常后，这时关闭外供电源停止15千瓦大功率电动机运转，这样15千瓦发电机发出的电除2.2千瓦电动机消耗电能外剩余的电可外供又达到节能环保目的”修改为“成为动能再用外供电启动本机中的小功率4千瓦电动机带动加力器和发电机继续运转发电，这样15千瓦发电机所发出的电除去4千瓦电动机消耗的电外剩余的电可外供达到节能环保目的”。参照前述对权利要求1的评述，基于相同理由，陈占昌对说明书的上述修改也超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。三、对陈占昌相关意见的答复：对于陈占昌答复复审通知书时提出的意见，专利复审委员会认为：（1）《发明专利申请公开进入实质审查阶段通知书》仅是提醒陈占昌该案件已经进入实质审查阶段，并提醒陈占昌主动修改时机；根据专利法的规定，对于申请文本的修改既要符合修改时机，同时修改不能超出原始申请文本所记载的范围。就本申请而言，实质审查部门也正是以陈占昌提交的满足《中华人民共和国专利法实施细则》第五十一条第一款规定的修改时机的、经过修改后的说明书摘要、说明书附图、说明书和权利要求书作为审查依据。然而，专利法第三十三条规定“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。可见，不论陈占昌对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。（2）由于修改后的申请文件不符合专利法第三十三条的规定，不能被接收；而参照2018年9月26日发出的复审通知书可知，即使克服上述修改超范围的缺陷，本申请也不具备专利法第二十二条第四款规定的实用性。因而，陈占昌所陈述的第2条理由也不能被接受。在此基础上，专利复审委员会作出被诉决定，维持国家知识产权局于2018年6月22日对本申请作出的驳回决定。原告陈占昌不服被诉决定，于法定期限内向本院提起诉讼称：一、原告收到的国家知识产权局“进入实质审查阶段通知书”中提示，根据专利法实施细则第五十一条第一款规定，可以在收到本通知书之日起3个月内对发明专利申请主动提出修改，并没有提示按专利法第三十三条进行修改。二、虽然原告对本申请进行了修改，但并未脱离权利要求书和说明书的主旨，未超出修改范围，未违反专利法第三十三条的规定。三、关于本申请没有实用性是被告在想像和假设中的理论论断，并未对本申请的节能发动机进行实际鉴定，原告要求现场演示也被驳回。综上，被诉决定的认定有误，请求法院依法予以撤销。被告国家知识产权局辩称：一、“进入实质审查阶段通知书”仅是提醒申请人案件已经进入实质审查阶段并提醒主动修改的时机，根据专利法规定，修改不仅要符合修改时机即专利法实施细则第五十一条第一款的规定，还要符合专利法第三十三条的规定，即不能超出原始申请文本所记载的范围。二、参照2018年9月26日发出的复审通知书可知，即使克服了修改超范围的缺陷，本申请也不具备专利法第二十二条第四款规定的实用性。三、参照2018年9月26日发出的复审通知书以及2018年12月11日发出的复审通知书可知，原告对本申请的修改导致修改后的信息与原申请记载的信息不同，也不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。因此这种修改是不允许的，不符合专利法第三十三条的规定。综上，坚持被诉决定中的意见。被诉决定认定事实清楚，适用法律清楚，程序合法，请求法院依法驳回原告诉讼请求。本院经审理查明：本申请系申请号为201510100917.3，名称为“节能发动机”的发明专利申请,申请人为陈占昌，申请日为2015年3月9日，公开日为2016年7月27日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2018年6月22日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：陈占昌于2016年10月13日提交的权利要求书、说明书和说明书摘要的修改文本修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定；并假设申请人将上述涉及修改超范围的内容删除，则本申请的权利要求书和说明书不具备专利法第二十二条第四款规定的实用性。驳回决定所依据的文本为：申请日2015年03月09日提交的摘要附图、说明书附图第1页；2016年10月13日提交的权利要求第1-3项、说明书第1页、说明书摘要。驳回决定所针对的权利要求书内容如下：“1.一种名称节能发动机其特征是先用外供电源启动本机配套的大功率电动机来牵引加力器和配套的发电机运转，待发电机发电后停止大功率电动机运转再用外供电启动本机小功率电动机带动加力器和发电机继续运转发电。2.根据权利要求所述的一种节能发动机，其特征是由加力器是由杆、重力头和轴、轴孔加工成的圆盘式加力器，为了增加动能可加重头的重量，加长杆的长度，可多杆多头加工使用。3.根据权利要求1所述的一种节能发动机，其特征是实用圆盘式加力器具由轴孔和钢板加工成实心加力器。”陈占昌对上述驳回决定不服，于2018年6月28日向专利复审委员会提出了复审请求，未对申请文件进行修改。经形式审查合格，专利复审委员会于2018年7月13日依法受理了该复审请求，并将其转送至实质审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持了原驳回决定。专利复审委员会于2018年9月26日向陈占昌发出复审通知书。陈占昌于2018年10月12日提交了意见陈述书，未对申请文件进行修改。在上述程序的基础上，专利复审委员会于2018年11月19日作出被诉决定。经查，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有本申请权利要求书、说明书等审查文本及当事人陈述等在案佐证。本院认为：专利法实施细则第五十一条第一款规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。根据上述规定，对于发明专利申请人主动修改申请文件的情形，不仅要符合专利法实施细则第五十一条第一款关于修改时机的规定，还应符合专利法第三十三条修改不得超范围的规定。本案中，原告修改的时机是符合法律规定的，基于此，还须依据专利法第三十三条进一步需要判断其修改的内容是否超出了原说明书和权利要求书记载的范围。在原告修改后的权利要求1中出现“再用外供电启动本机小功率电动机”，该技术特征在原权利要求书和说明书中并未有相关记载，本领域技术人员也不能由原权利要求和说明书记载的内容直接、毫无疑义的予以确定。因此，原告针对本申请权利要求的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。在原告修改后的说明书中出现的“正常发电后再用外供电转换用本机所配套的小功率电动机带动加力器和发电机继续运转发电”，该技术特征在原权利要求书和说明书中并未有相关记载，本领域技术人员也不能由原权利要求和说明书记载的内容直接、毫无疑义的予以确定。因此，原告针对本申请说明书的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。在原告修改后的说明书摘要中出现的“然后再用外供电启动小功率，4千瓦电动机继续带动加力器和发电机继续运转发电”，该技术特征在原权利要求书和说明书中并未有相关记载，本领域技术人员也不能由原权利要求和说明书记载的内容直接、毫无疑义的予以确定。因此，原告针对本申请说明书摘要的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。由于原告所做的修改均不符合专利法第三十三条的规定，故其修改不被允许。在判断本申请是否具有实用性的文本仍然是原告的原始申请文本。根据该文本记载的技术方案，其只有在启动的时候用到外供电源，而在后续的发电中未提到使用外供电源，这违反了能量守恒定律，不具有实用性。因此，原告的相关主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，被诉决定认定事实和适用法律并无不当，原告陈占昌请求撤销被诉决定的诉讼理由不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告陈占昌的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告陈占昌负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，同时交纳上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  林鸿姣审 判 员  彭文毅人民陪审员  黄雄辉二〇二〇年六月十八日法官 助理  周文君书 记 员  李亚楠