中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初14577号原告：巴斯夫涂料有限公司，住所地德意志联邦共和国明斯特市格拉苏里特街1号。法定代表人：罗伯特·阿恩斯博士。法定代表人：梅拉妮·劳申贝格博士。委托诉讼代理人：张雪珍，北京市中咨律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐国栋，男，北京市中咨律师事务所专利代理师，中华全国专利代理人协会推荐。被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：詹红彬，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：程强，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原告巴斯夫涂料有限公司（简称巴斯夫公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）作出的第183507号复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2019年12月26日受理后，依法组成合议庭，并于2020年5月19日对本案公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人张雪珍、徐国栋，被告的委托诉讼代理人詹红彬、程强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系国家知识产权局针对巴斯夫公司就名称为“次硝酸铋在电泳漆中的应用”的第201510452769.1号发明专利申请（简称本申请）提出的复审请求而作出，国家知识产权局经审查认定，本申请的权利要求1所要求保护的技术方案不具备2001年施行的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第二款规定的新颖性。因此维持国家知识产权局作出的驳回决定。原告诉称：一、被诉决定将本申请权利要求1与对比文件1中的多项技术方案组合进行对比，违反了单独对比的原则。二、权利要求1相对于对比文件1具备新颖性。第一，对比文件1未公开使用“水不溶性的碱式硝酸铋”，也未公开“在电泳漆的制备中不使用水溶性的硝酸铋”。第二，对比文件1未公开本申请权利要求1中所定义的“水不溶性的碱式硝酸铋在可阴极沉积的电泳漆中作为交联催化剂用于降低电泳漆的烘烤温度”。综上，对比文件1未公开权利要求1的技术方案，故权利要求1相对于对比文件1具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。本申请权利要求1相对于对比文件1还具备创造性。综上，被诉决定认定事实不清，适用法律错误。请求法院依法撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。被告辩称：坚持被诉决定中的意见。被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本申请系申请号为201510452769.1、名称为“次硝酸铋在电泳漆中的应用”的发明专利申请，申请日为2008年8月13日，优先权日为2007年8月16日，公开日为2015年11月18日，申请人为巴斯夫公司。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2018年1月5日发出驳回决定，驳回了该申请，其理由是：相对于对比文件1（EP1518906A1，公开日为2005年3月30日），权利要求1-9、11-15不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求8、10-14不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所依据的文本为2017年9月6日提交的权利要求第1-15项，分案申请递交日提交的说明书第1-80段、说明书附图和说明书摘要。对比文件1公开了（参见对比文件1第[0015]段、第[0016]段、第[0020]段、第[0034]段、第[0038]段）：CED涂料包括水性可阴极电沉积的涂料组分，其固体成分含量可为10-30wt%，固体成分包括金属硝酸盐，例如Bi5O(OH)9(NO3)4。此外，固体成分还包括树脂，并可选择地含有颜料和／或填料、以及不挥发性的添加剂；其中树脂包含常规的含有阳离子取代基或可转化为阳离子基团的取代基的交联型CED粘结剂、可选择地含有交联剂；含有阳离子取代基或可转化为阳离子基团的取代基的交联型CED粘结剂，例如是含有OH基团的氨基环氧树脂，作为自交联型或相互交联型的粘结剂，它们具有可以起交联反应的官能团，典型地是羟基。CED涂料组分中，每100g的树脂固体中，金属硝酸盐含量为1至10mmol，优选2至6mmol，金属硝酸盐例如为Bi5O(OH)9(NO3)4；当使用双组分方法时，还可以通过将包含金属硝酸盐的水性颜料浆加入到CED粘结剂分散体中来进行。在漂洗后，该CED涂层在一定温度下被间接地经过循环气加热烘烤交联，例如150-190℃。巴斯夫公司对上述驳回决定不服，于2018年4月19日向国家知识产权局提出了复审请求，并提交了修改后的权利要求1-17，其中在权利要求1中进一步限定“电泳漆还包括至少一种颜料”以及“水不溶性的碱式硝酸铋以包含至少一种颜料的颜料膏的形式被混入到所述电泳漆中”，删除权利要求8中的“颜料”，在权利要求11中增加“颜料”组分，在权利要求15中进一步限定“其中所述电泳漆含有至少一种粘结剂、至少一种交联剂和至少一种颜料，其中在电泳漆的制备中不使用水溶性的硝酸铋，和其中水不溶性的碱式硝酸铋以包含至少一种颜料的颜料膏的形式被混入到所述电泳漆中”，并新增从属权利要求16-17。经形式审查合格，国家知识产权局于2018年4月25日依法受理了该复审请求，并将其转送至国家知识产权局原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。随后，国家知识产权局成立合议组对本案进行审理，并于2019年3月12日向巴斯夫公司发出复审通知书。巴斯夫公司于2019年5月22日提交了意见陈述书，以及修改后的权利要求1，其中删除了权利要求1-14、16-17，将权利要求15变为新的权利要求1，并将其主题名称由“水不溶性的碱式硝酸铋在可阴极沉积的电泳漆中作为交联催化剂的用途”修改为“水不溶性的碱式硝酸铋在可阴极沉积的电泳漆中作为交联催化剂用于降低电泳漆的烘烤温度的用途”。修改后的权利要求1如下：“1.水不溶性的碱式硝酸铋在可阴极沉积的电泳漆中作为交联催化剂用于降低电泳漆的烘烤温度的用途，其中所述电泳漆含有至少一种粘结剂、至少一种交联剂和至少一种颜料，其中在电泳漆的制备中不使用水溶性的硝酸铋，和其中水不溶性的碱式硝酸铋以包含至少一种颜料的颜料膏的形式被混入到所述电泳漆中。”在上述程序的基础上，国家知识产权局于2019年7月10日作出被诉决定。庭审中，原告明确表示因被诉决定仅以本申请不具备新颖性为理由而得出结论，不涉及对本申请创造性的评述。因此原告不再主张本申请具备创造性的具体理由。被告认可对比文件1中公开的Bi5O(OH)9(NO3)4是水不溶性。上述事实，有被诉决定所依据的审查文本、对比文件1及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：根据各方当事人的诉辩主张，本案主要的争议焦点在于本申请是否具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。专利法第二十二条第二款规定，新颖性，是指该发明或实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。本申请为“次硝酸铋在电泳漆中的应用”的发明专利申请，权利要求1请求保护水不溶性的碱式硝酸铋在可阴极沉积的电泳漆中作为交联催化剂用于降低电泳漆的烘烤温度的用途。其说明书中声称要解决的技术问题是已知的电泳漆需要相对高的烘烤温度，以获得充分的交联，本申请寻找含有铋化合物的新的电泳漆，使电泳漆中的交联反应在尽可能低的烘烤温度下进行。其说明书中声称所取得的技术效果是在使用碱式硝酸铋(也被称为次硝酸铋)作为交联催化剂时，可以在相对低的温度下进行烘烤在基材上沉积的薄膜。一、被诉决定关于新颖性判断是否违反了单独对比原则原告认为，被诉决定在评述权利要求1新颖性时将对比文件1中多个不同段落公开的诸多技术方案进行选择式的拼凑，包括颜料、交联剂是任选的，选择金属硝酸盐以及双组分方法等。对比文件1根本没有在同一个技术方案中公开权利要求1的全部技术特征。被诉决定违反了单独对比原则。对此本院认为，《专利审查指南》第二部分第三章第3.1节规定，判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。即，判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则。本案中，本申请权利要求1限定的内容涉及用途主题、电泳漆的组成和制备方法，其由不同的技术特征构成一个完整的技术方案。被诉决定引用对比文件1的第[0015]段、第[0016]段、第[0020]段、第[0034]段、第[0038]段等多个段落，分别涉及相关组成和制备方法，是针对本申请权利要求1上述特征的相应描述，且均属于对比文件1说明书中实施方案详述的内容。虽然对比文件1实施方案详述是对总体技术方案的详细描述，其中关于组成、制备方法有多种选择，但是通过分析可知，可能涉及的具体选择为是否加入交联剂和颜料，金属硝酸盐的选择，以及制备方法的选择。由于说明书第[0033]、[0034]段涉及具体制备方法中均加入了颜料和金属硝酸盐，可以明确在选择制备方法时并不需要对是否加入颜料做出选择；同时对于本领域技术人员而言，是否加入交联剂，采用单组分法还是双组分法均是制备涂料的常规方法，并且对比文件1的实施例就是采用加入交联剂的方式以及将包含金属硝酸盐的含水颜料糊加入CED基料分散体中来进行。至于金属硝酸盐，对比文件1中硝酸铋和碱式硝酸铋是作为优选的金属硝酸盐。对上述制备方法、交联剂和金属硝酸盐的选择所获得的技术效果是可以预期的，因而对比文件1所涉及组成、制备方法等技术特征的多种选择构成了本领域技术人员可以预期的有限多个具体的技术方案，被诉决定引用对比文件1的多个段落涉及的技术特征组成一个单独、完整的技术方案，只是属于该有限多个具体技术方案中的一个，而并非将不同技术方案的特征进行再次组合，因此被诉决定关于新颖性的判断没有违反单独对比原则。原告的相关理由缺乏依据，本院不予支持。二、对比文件1是否公开了“水不溶性的碱式硝酸铋”以及“在电泳漆的制备中不使用水溶性的硝酸铋”原告认为，对比文件1的发明目的就是用水溶性金属硝酸盐替换其背景技术WO01/40550中使用的水不溶性硝酸盐而实现粘合力的改善，因此对比文件1的权利要求和说明书都明确要求电泳漆必须使用水溶性金属硝酸盐，否则无法实现发明目的；对比文件1背景技术涉及的WO01/40550也能够佐证对比文件1公开的是水溶性硝酸铋，排除了非水溶性硝酸铋；碱式硝酸铋是非水溶性的，对比文件1关于碱式硝酸铋的公开内容违反了其发明内容，属于错误公开。对此本院认为，首先，对比文件1说明书第[0020]段公开了金属硝酸盐选自原子数为20-83的金属的水溶性金属硝酸盐，优选的硝酸盐尤其是铋，铋硝酸盐的实例为硝酸铋和碱式硝酸铋，可以明确在对比文件1中碱式硝酸铋属于水溶性硝酸盐所定义的范畴，在对比文件1中对于水溶性硝酸盐范围的解释是包括碱式硝酸铋的，虽然该解释不同于本领域对碱式硝酸铋是非水溶性的理解，但是基于对比文件1对于碱式硝酸铋的定义，且水溶性是物质本身的固有属性，本领域技术人员可以理解其为水溶性硝酸盐所涵盖范围在对比文件1中的重新定义，并不会因为该定义与本领域常规解释不一致就认为对比文件1没有公开碱式硝酸铋；同时对比文件1没有记载硝酸盐的水溶性与其解决技术问题存在联系，并不能得到采用碱式硝酸铋无法实现发明目的的结论。其次，根据对比文件1中说明书第[0010]-[0012]段的记载，WO01/40550中采用水不溶性有机亚硝酸盐和/或硝酸盐的电泳漆提高了粘合力，对比文件1要想实现同样的效果，可以采用某些水溶性金属硝酸盐代替WO01/40550中公开的水不溶性有机亚硝酸盐和/或硝酸盐，并且结合不用水冲洗的方式。可见，无论是水溶性还是水不溶性金属硝酸盐均可以解决粘合力不足的技术问题，金属硝酸盐是否为水溶性与提高粘合力这一要解决的技术问题并无关联，且水溶性金属硝酸盐实现的条件还包括需要不用水冲洗的前提。对比文件1说明书第[0012]段虽然声称采用水溶性金属硝酸盐具有易于处理且可作为单一化合物进行配制的优点，但需要指出的是，不论水不溶性有机亚硝酸盐和/或硝酸盐还是水溶性金属硝酸盐均能和CED基料混合并形成涂料组合物，且WO01/40550中水不溶性有机亚硝酸盐与硝酸盐是和/或的关系，即水不溶性有机亚硝酸盐与硝酸盐均可作为单一的化合物进行配制，因此对比文件1在提高粘合力上并未排除使用水不溶性金属硝酸盐（碱式硝酸铋）的教导。再次，如前所述，水溶性是物质本身的固有属性，本领域技术人员在看到对比文件1中水溶性金属硝酸盐包括碱式硝酸盐时，无论对此矛盾之处作何解读，不可否认的是，本领域技术人员会看到对比文件1客观上在其声称的“水溶性金属硝酸盐”所涵盖范围中公开了水溶性金属硝酸盐和碱式硝酸盐，并不会仅因碱式硝酸盐是非水溶性而将其排除在外。将本申请和对比文件1进行对比时，对比文件1客观上公开了碱式硝酸铋，对应本申请中的水不溶性碱式硝酸铋，以及在电泳漆的制备中不使用水溶性的硝酸铋。因此本院认定对比文件1公开了“水不溶性的碱式硝酸铋”和“在电泳漆的制备中不使用水溶性的硝酸铋”。基于前述理由，由对比文件1第[0020]段公开的内容，在对比文件1中对于水溶性金属硝酸盐范围的解释是包括碱式硝酸铋的，即在对比文件1第[0034]段记载的配制CED涂料组合物的方法中所采用的金属硝酸盐实质上是包含碱式硝酸铋，本领域技术人员根据技术方案前后一致性的理解并不会因为碱式硝酸铋的水不溶性而将其排除在外，在对比文件1公开了“将包含金属硝酸盐的含水颜料糊加入CED基料分散体中而进行”的基础上，可以明确碱式硝酸铋作为金属硝酸盐加入颜料膏中。而颜料糊和颜料膏对于本领域技术人员而言是颜料与液体（例如水）混合形成的具有一定流动性的固体混合物，其实质是并不完全互溶的固体和液体的混合物，当金属硝酸盐作为组分加入上述固体混合物时，金属硝酸盐与液体是否互溶并不影响固体混合物的配制，当不溶于水的碱式硝酸盐加入颜料糊中时，其依然可作为颜料糊的固体成分存在，因此对比文件1公开了“其中水不溶性的碱式硝酸铋以包含至少一种颜料的颜料膏的形式被混入到所述电泳漆中”。三、对比文件1是否公开了“水不溶性的碱式硝酸铋作为交联催化剂用于降低电泳漆的烘烤温度的用途”《专利审查指南》第二部分第十章第4.5.1节规定，化学产品的用途发明是基于发现产品新的性能，并利用此性能而作出的发明。无论是新产品还是已知产品，其性能是产品本身所固有的，用途发明的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用。原告认为，根据对比文件1的记载，水溶性金属硝酸盐在对比文件1所起的作用是改善粘合，没有公开降低烘烤温度的用途；对比文件1中被用作交联催化剂的是除金属硝酸盐以外的其他金属化合物，不是金属硝酸盐本身；本申请实施例的对比例证明了碱式水杨酸铋不能降低烘烤温度，原告提交的对比试验则证明对比文件1中水溶性硝酸铋也不能降低烘烤温度。对此本院认为，首先，对比文件1说明书[0009]段记载了特定金属盐作为交联催化剂和/或抗腐蚀添加剂用于CED涂料组合物，包含铋化合物的CED涂料组合物特别重要；而在本申请背景技术中记载了尤其是锡化合物和/或铋的化合物被用作交联催化剂，最近，优选采用铋化合物作为交联催化剂。虽然对比文件1中没有明确包括碱式硝酸铋在内的铋化合物所起的具体作用，但是基于对比文件1和本申请记载的内容，本领域技术人员可以认定对比文件1的碱式硝酸铋作为铋化合物其实际起到了交联催化剂的作用，原告认为对比文件1中铋化合物起到改善粘合力的作用仅是铋化合物对电泳漆性能改进的表现结果，并不影响铋化合物实际上作为交联催化剂，起到了降低烘烤温度这一作用的认定。其次，虽然对比文件1第[0022]段公开了用作催化交联和/或提供腐蚀防护的添加剂并不包括铋化合物，但是基于前述，并不影响对比文件1的碱式硝酸铋作为铋化合物其实际起到了交联催化剂的作用这一结论的成立。再次，本申请权利要求1限定的是碱式硝酸铋作为交联催化剂用于降低电泳漆的烘烤温度的用途，即其关注点在于碱式硝酸铋作为交联催化剂是否降低了电泳漆的烘烤温度，并不涉及降低烘烤温度多少的比较。而本申请的对比实施例以及原告提交的对比试验涉及碱式硝酸铋与碱式水杨酸铋和硝酸铋的比较，三者均作为交联催化剂，只是交联的催化性能不同导致交联反应的最终的结果不同，三者作为交联催化剂的性能比较只能证明三者催化性能的高低，与交联催化剂是否能够降低烘烤温度并无直接关联。另外，使用交联催化剂的目的是提高交联反应的程度并获得提高涂层的粘合力的效果，对比文件1中硝酸铋和碱式硝酸铋所起到改善粘合力的作用进一步证明了其起到了交联催化剂的作用，这与本申请所起到的作用是一致的。因此原告认为对比文件1没有公开水不溶性的碱式硝酸铋作为交联催化剂用于降低电泳漆的烘烤温度的理由不能成立，本院不予支持。可见，对比文件1公开了本申请权利要求1的全部技术特征，二者的技术方案相同，技术领域相同，能解决相同的技术问题并产生相同的技术效果。因此，本申请权利要求1所要求保护的技术方案相对于对比文件1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。被诉决定对此认定正确，本院予以确认。综上，原告的诉讼理由缺乏事实和法律依据，对其诉讼请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告巴斯夫涂料有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告巴斯夫涂料有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告巴斯夫涂料有限公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  刘仁婧人民陪审员  孙京伟人民陪审员  贺志鹏二〇二〇年六月二十三日法官 助理  杨恩义书 记 员  国 佳