上海知识产权法院民 事 判 决 书（2020）沪73民终141号上诉人(原审被告)：徐晓磊，男，1980年3月31日出生，汉族，住上海市黄浦区。委托诉讼代理人：朱正东，北京市蓝鹏律师事务所上海分所律师。被上诉人(原审原告)：富士胶片(中国)投资有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区。法定代表人：武冨博信，董事兼总经理。委托诉讼代理人：戴晓龙，北京大成(上海)律师事务所律师。委托诉讼代理人：张磊，北京大成(上海)律师事务所律师。上诉人徐晓磊因与被上诉人富士胶片(中国)投资有限公司(以下简称富士胶片公司)侵害商标权纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院(2019)沪0115民初84017号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月16日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人徐晓磊提出上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回被上诉人一审诉讼请求。事实和理由：1.被上诉人提交的《沧州地区客户端软件版本安装情况调查》中关于孟村回族自治县医院使用的超声工作站版本为FUJIFILMFRISV1.0.0，图片显示“授权给复旦大学附属金山医院”，但是该工作站版本并非FUJIFILMFRISV1.0.0，且无注册授权的功能；而且该份调查报告显示第三方软件使用的标识与被上诉人商标存在拼写、颜色、形状等差异，不构成相同，调查报告内容与盛万春、曹伟证言内容也存在矛盾之处，故该证据存在虚假内容，不应被认可。2.被上诉人曾要求第三方软件厂商使用其logo，并要求第三方软件厂商提供的超声、内镜、病理软件的软件界面、手册、帮助文档等不得出现FUJIFILM以外的logo，因此第三方软件界面使用FUJIFILM不构成对被上诉人第XXXXXXX号注册商标专用权侵权，不应当承担赔偿责任。综上，上诉人徐晓磊请求本院判如所请。被上诉人富士胶片公司辩称，一审法院查明事实清楚，适用法律正确，请求法院驳回上诉人的上诉请求，维持原判。富士胶片公司向一审法院提出诉讼请求：判令徐晓磊赔偿富士胶片公司经济损失人民币105万元(以下币种均为人民币)。一审法院经审理查明：一、富士胶片公司及涉案商标的基本情况富士胶片公司系案外人富士胶片株式会社于2001年4月12日在我国设立的公司，经营范围包括从事二类、三类医疗器械、计算机软硬件和辅助设备等产品的批发、进出口、售后服务等。案外人富士胶片株式会社于2009年7月28日核准注册第XXXXXXX号商标(指定颜色)，核定使用在第9类“计算机、计算机软件(已录制)等”商品上，经续展，商标有效期至2029年7月27日。富士胶片株式会社以普通使用许可的形式授权富士胶片公司在中国使用该商标，并授权富士胶片公司采取起诉等维权措施，授权期限自2010年3月24日至2022年4月3日。二、(2017)沪0115刑初3651号刑事判决书(以下简称第3651号刑事判决书)认定的相应事实2011年3月至2015年7月间，徐晓磊在富士胶片公司的医疗网络产品部工作，先后担任该部门产品开发GP经理兼技术支持GP经理、开发GP经理、软件产品GP经理，主要负责公司产品开发，包括产品开发的计划、项目、质量及相应技术支持体系、团队人员的管理等。2010年至2015年间，沧州市人民医院等8家医院先后通过费存控制的几个公司向富士胶片公司及代理商采购PACS医学系统软硬件，采购时间分别为：沧州市人民医院于2011年至2013年间采购(该医院的采购款项由费存支付给富士胶片公司代理商)，沧县医院于2013年至2014年间采购，沧州市妇幼保健院于2014年采购，吴桥县人民医院于2011年至2014年间采购，东光县中医医院于2014年至2015年间采购，泊头市医院于2012年至2015年间采购，孟村回族自治县医院于2011年至2013年间采购，肃宁县人民医院于2011年至2014年间采购。徐晓磊代表富士胶片公司在上述8家医院负责PACS系统的安装、调试及售后技术支持等工作。期间，徐晓磊擅自增加了大量工作站点并收取费用。按照富士胶片公司的销售价格计算，徐晓磊扩增的工作站点总计金额410,300元。2015年7月，富士胶片公司派员工刘某某至上述8家医院就富士胶片公司软件情况进行现场调查，7月28日根据调查情况作出《沧州地区客户端软件版本安装情况调查》并提交富士胶片公司。该调查报告统计了8家医院声称从富士胶片公司处购买的全部软件安装情况的统计表，并附有软件登录界面截图。调查报告显示，上述8家医院安装的富士胶片公司产品数量远高于销售合同中约定的数量。为此，富士胶片公司于2015年7月以徐晓磊涉嫌职务侵占等为由向上海市公安局浦东分局报案。上述8家医院向公安机关提供了医院软件安装情况统计表，内容包括工作站类型、版本、数量等，并统计了使用富士logo的工作站类型和数量，内容与前述调查报告相同。在该案件的侦查过程中，费存等人作为证人陈述：(1)费存陈述，其在中标沧州地区的医院软件采购后，以其控制的几个公司的名义与沧州的8家医院签署了PACS系统购置意向协议。徐晓磊称这些公司没有经营医疗器械的资质，故不能直接与富士胶片公司签合同。大多是与富士胶片公司的代理商签署采购协议，徐晓磊将合同快递到沧州，其盖章后给徐晓磊。其已支付全部费用，合同约定的钱款通过公司账户支付给富士胶片公司及其代理商，其余钱款共计430多万元按照徐晓磊指定的账户打给了徐晓磊，这些钱款没有合同，徐晓磊答应后补，但一直未补。(2)盛万春陈述，徐晓磊想用其公司的超声、内镜、病理系统弥补富士胶片公司产品在这方面的缺陷，并通过邮件将富士胶片公司的登陆logo发给盛万春，要求其把软件改成富士胶片公司的登陆界面，后来到前述8家医院安装超声、内镜、病理系统时就用上了富士胶片公司的logo。其没有与徐晓磊签订合同，都是徐晓磊口头指示。徐晓磊共向其采购100多万元的货，大概有81个超声、内镜、病理系统，通过他的个人银行账户支付货款。2015年7月，徐晓磊说有人向富士胶片公司投诉，让其赶快去更换掉富士胶片公司的logo，其就安排公司员工曹伟到8家医院更换logo。(3)于嵩陈述，徐晓磊曾转入其个人账户130万元左右，是徐晓磊委托其购买电脑配件的钱款，其将电脑配件发送到了费存的公司和涉案的部分医院。(4)富士胶片公司的员工庞某陈述，其系富士胶片公司派驻沧州市的工程师，徐晓磊安排其到前述8家医院架设医疗设备，数量比派出单上多，徐晓磊称是医院要求增加，先架设再补合同。徐晓磊的银行卡汇给庞某的钱，一部分是采购配件的钱款，一部分是帮徐晓磊做公司派出单之外的“活”的费用。经公安机关委托，上海公信会计师事务所有限公司先后就徐晓磊的相关财务事实出具2份鉴定意见，内容显示：(1)2012年1月19日至2015年7月29日间，徐晓磊的账户收到费存以其个人账户、公司账户及妻子账户的汇款金额共计4,365,115元；富士胶片公司收到徐晓磊不明原因转账汇款2,280元。(2)2010年9月23日至2015年12月21日间，徐晓磊共支出430万余元，其中81万元左右的金额并无任何证据，有转账依据的金额为3,491,398.94元(包括转账给于嵩1,285,500元，网上采购软硬件设备354,980.94元，转账给北京久圣桓康科技有限公司总经理孙乐20万元，转账给姚月冬270,328元，转账给盛万春980,590元，转账给泰融公司的员工曹伟3万元，转账给蔡建凯113,300元、转账给黄金龙147,500元，无具体资金流向金额109,200元)。(3)在有证据支持的支出费用中，徐晓磊自述其向姚月冬转账的220,328元、向盛万春转账的950,590元、向曹伟转账的3万元及无具体资金流向的109,200元系用于第三方软件的采购及实施维护费、差旅费、工资等费用。在3651号刑事案件中，法院经审理认为：徐晓磊身为富士胶片公司工作人员，在前述8家医院增设工作站点并将相应钱款占为己有的行为构成利用职务上的便利非法占有富士胶片公司财物的行为；对于鉴定意见中的收付款情况，法院认为费存汇给徐晓磊的430余万元中尚有100余万元的钱款被徐晓磊占为己有，但考虑到徐晓磊的销售模式、富士胶片公司代理商的收付款情况不明及费存账款往来的具体情况，不宜将这100余万元全数认定为徐晓磊的犯罪金额；检方以富士胶片公司销售价来认定差异站点的金额从而确定徐晓磊的犯罪数额并无不妥，但由于沧州市人民医院的货款均支付给了富士胶片公司代理商，且徐晓磊已支付给富士胶片公司2,280元，应从犯罪金额中扣除。据此，法院认定扣除前述金额后的余款326,020元系徐晓磊的犯罪金额，以其行为构成职务侵占罪对其判处相应刑罚。徐晓磊提出上诉后，上海市第一中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。三、被控侵权行为相应事实沧州市人民医院等8家医院向公安机关出具的软件安装情况调查显示：(1)8家医院共安装了82个超声工作站、内窥镜工作站和病理工作站，其中部分工作站的登录界面为第三方logo，部分为富士logo“FUJIFILM”。(2)软件登录界面使用富士logo的共涉及6家医院，共计14个超声报告工作站、2个超声分诊登记叫号工作站、5个病理报告工作站、4个内窥镜报告工作站，包括沧州市人民医院的1个超声报告工作站、1个病理报告工作站、3个内窥镜报告工作站；吴桥县人民医院的4个超声报告工作站、1个超声分诊登记叫号工作站、2个病理报告工作站；东光县中医医院的1个病理报告工作站；泊头市医院的1个超声分诊登记叫号工作站；孟村回族自治县医院的3个超声报告工作站、1个病理报告工作站；肃宁县人民医院的6个超声报告工作站、1个内窥镜报告工作站。富士胶片公司员工刘某某所作的《沧州地区客户端软件版本安装情况调查》中，统计的软件安装情况与前述内容相同；截屏页面显示，软件登录界面使用的富士logo为涉案商标或“FUJIFILM”标识，部分标识中“F”较大。第3651号刑事判决书还认定：“本案所计算的站点差异数即是富士PACS系统软件，并未将冒充‘富士’标志的其他软件系统计入徐晓磊所涉及犯罪的站点数量”。一审法院另查明，费存向徐晓磊支付的款项中，有2笔款项共计10万元在银行电子回单中备注为“沧州市中心医院软件及光盘刻录机费用”，时间为2013年12月23日。2011年8月到2015年3月间，徐晓磊通过支付宝向庞某转账27,000元，银行卡转账9,000元。2012年6月到2015年1月10日间，徐晓磊曾为费存及其妻子张红梅购买办公用品及个人用品共计33,850.10元。一审法院再查明，富士胶片公司的报价中，超声软件报告工作站的报价为5,800元，超声软件登记工作站的报价为3,500元，内镜软件报告工作站的报价为5,800元。一审法院认为，被控商标侵权行为发生于2011年到2015年间，且在起诉前已停止侵权，故本案应适用2014年5月1日起施行的《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)。根据该法第五十七条第一项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，属侵犯注册商标专用权。本案中，第XXXXXXX号商标(指定颜色)经我国商标局核准注册，且在有效期内，受我国商标法保护。富士胶片公司经商标权人许可，有权在我国使用该商标并进行维权，有权提起本案诉讼。根据富士胶片公司的指控，被控侵权行为系徐晓磊在向案外人销售第三方软件时，指使第三方软件提供方在软件登陆界面上使用富士胶片公司商标。该行为若成立，属于商标法第五十七条第一项的侵权行为而非富士胶片公司主张的该法第五十七条第三项的侵权行为。根据富士胶片公司、徐晓磊的意见，本案争议焦点在于：徐晓磊是否实施了被控行为；若是，如何确定徐晓磊应承担的赔偿金额。关于徐晓磊是否实施了被控行为。现有证据证明，沧州市人民医院等8家医院采购的第三方软件(即超声、内镜、病理软件)由徐晓磊向盛万春采购后销售给费存，再由费存销售给医院。因此，对徐晓磊称其未销售被控第三方软件的意见，一审法院不予采纳。根据盛万春的陈述，徐晓磊为前述8家医院共向其采购100多万元的超声、内镜、病理软件，大概有81个，并按徐晓磊的指示均使用了富士logo的登陆界面，2015年7月又根据徐晓磊指示安排员工去医院更换logo；根据8家医院出具的软件安装情况调查，8家医院共安装了82个超声、内窥、病理软件，其中6家医院的25个软件使用了富士logo“FUJIFILM”；生效的第3651号刑事判决书亦认定徐晓磊销售的软件包括“冒充‘富士’标志的其他软件”。根据以上事实，足以认定徐晓磊销售的第三方软件曾使用过富士logo。根据富士胶片公司员工所作的调查报告，第三方软件使用的富士logo或为与富士胶片公司商标完全相同，或为与该商标在字母“I”的拼写及颜色上略有差异的“FUJIFILM”，部分“FUJIFILM”的“F”字体较大，但整体视觉上与富士胶片公司商标基本无差别，均属于与富士胶片公司商标相同的商标。综上，徐晓磊未经富士胶片公司许可，指使案外人在第三方软件上使用富士胶片公司商标的行为，侵害了富士胶片公司的商标权。徐晓磊提出的关于富士胶片公司或费存的公司销售PACS系统系违法行为的意见，与对徐晓磊行为的认定无关，不予采纳。关于徐晓磊应承担的赔偿金额。根据富士胶片公司的陈述，其并未开发过涉案第三方软件，但曾就部分同类第三方软件进行报价，并称系由案外人代某的不使用富士胶片公司商标的软件。因此，富士胶片公司未因徐晓磊侵权行为遭受直接经济损失。但徐晓磊未经许可在其销售的第三方软件上使用富士胶片公司商标，会从中获利，并对富士胶片公司的商标声誉造成损害，应承担富士胶片公司因此而遭受的损失。根据商标法第六十三条及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、该商标许可使用费的倍数及根据侵权行为情节酌情确定的顺序予以确定。根据查明的事实，徐晓磊在与费存就沧州地区医院进行交易期间，其账户收到费存通过多个账户的汇款共计430余万元，其中10万元系与前述8家医院无关的医院的款项，其余款项包括与8家医院有关的硬件费、PACS软件费、第三方软件费及其他费用。在徐晓磊支出的费用中，徐晓磊就其支付给庞某等人的款项虽未提交证据证明系为涉案8家医院而支出，但结合证人证言确有相应支出。因此，第3651号刑事判决书认定的支出并未囊括全部支出，富士胶片公司主张的赔偿金额计算方法并不全面，且计算的金额并非仅针对涉案侵权软件，一审法院不予采纳。根据相应鉴定意见，徐晓磊曾向盛万春等人转账100余万元，徐晓磊称系第三方软件采购费及实施维护费、差旅费、工资等费用；同时，盛万春亦称其自徐晓磊处收到第三方软件销售款100多万元。因此，可以认定徐晓磊就8家医院的82个第三方软件共支出采购成本100余万元。由于上述收、支金额中涵盖了徐晓磊向8家医院销售82个第三方软件的销售金额和采购金额，而富士胶片公司在本案中仅主张其中6家医院的25个第三方软件侵权，故涉及商标侵权的25个软件的销售金额、采购成本、获利均无法查实。鉴于富士胶片公司因被侵权所受到的实际损失、徐晓磊因侵权所获得的利益等均难以确定，综合考虑富士胶片公司注册商标的知名度、82个第三方软件的采购金额及其中侵权软件的数量、合理的利润率、徐晓磊的主观故意、富士胶片公司部分同类软件的报价等因素酌情确定。综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款规定，判决：一、徐晓磊自判决生效之日起十日内赔偿富士胶片公司经济损失5万元；二、驳回富士胶片公司的其余诉讼请求。上诉人徐晓磊围绕其上诉请求，向本院递交了如下证据：1.上海市第一中级人民法院(2019)沪01民终13723号民事裁定书。该裁定书记载内容有：被上诉人为证明上诉人通过医院代理商公司负责人费存擅自安装的系统，仍有大量未在刑事案件中被认定，尚有2,348,200元的非法获利未被追诉，提供证人庞某、刘某某的当庭证言等证据，庞某、刘某某的当庭证言与之前在刑事案件中所作的访谈笔录内容基本一致，二审法院认为该两人系被上诉人公司员工，与其有利害关系，其证言难以采信。对于认为被上诉人以刑事案件相同的法律事实摘录刑事案卷中的部分证据材料主张上诉人的非法获利存在遗漏，属于重复诉讼。2.被上诉人与上海佰冠信息科技有限公司(以下简称佰冠公司)的供应协议书。3.被上诉人与佰冠公司的采购订单。4.姚月冬、曹伟的当庭证言。其中姚冬月称：被上诉人向佰冠公司发订单采购超声内镜病理软件并贴牌，上诉人没有权利让佰冠公司贴牌被上诉人的商标，沧州的六家医院没有被上诉人的采购订单。其提供的软件使用自己的版本号、无授权功能，不会授权给其他医院。曹伟称：盛万春让其去沧州几家医院更换程序，其安装的软件使用netfilm标识。上诉人旨在通过上述证据证明：1.刘某某的证言在另案裁判中未被采信，故在本案中亦不应被采信。2.被上诉人要求佰冠公司使用其公司商标，且向佰冠公司采购的软件没有利润。3.佰冠公司的超声内镜软件没有注册授权功能，不可能使用FUJIFILMFRISV1.0.0版本，更不可能注册有“复旦大学附属金山医院”，故刘某某所作的《沧州地区客户端软件版本安装情况调查》与事实不符。被上诉人富士胶片公司质证认为，证据1真实性无异议，但该民事裁定涉及的是上诉人安装被上诉人软件的事实，与本案无关联性，不能达到上诉人的证明目的；证据2、3是电子打印件，无当事人盖章，其真实性不予认可；证据4，证人与上诉人有经济往来，真实性不予认可。被上诉人富士胶片公司为证明第三方软件打包销售是上诉人的个人行为，由其个人支付第三方软件的相关款项，向本院提交上诉人银行账户流水单。上诉人对此不予认可。本院认为，上诉人证据1，系法律裁判文书，本院予以确认。证据2、3，系电子打印件，无当事人盖章，其真实性不予确认，况且被上诉人与佰冠公司之间贴牌销售法律关系与本案无关联性。证据4证人证言与在案其他证据印证的部分，本院予以确认。被上诉人提供的银行账户流水单因无原件，证据来源不明，本院不予确认。本院经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。本院认为，本案中，上诉人徐晓磊认为一审法院查明事实不清，适用法律不当，本院针对其上诉请求、事实和理由，逐一分析如下：一、关于一审法院对被上诉人提交的证据《沧州地区客户端软件版本安装情况调查》不应被认可的上诉主张首先，根据一审法院查明的事实，被上诉人派员工刘某某到8家涉案医院就软件情况进行现场调查，根据调查情况作出了调查报告《沧州地区客户端软件版本安装情况调查》；徐晓磊职务侵占案案发后，上述8家医院向公安机关提供了医院软件安装情况统计表，内容包括工作站类型、版本、数量等，并统计了使用富士logo的工作站类型和数量，该内容与上述调查报告相同。其次，上述调查报告的数据有截屏页面显示为证，其中孟村回族自治县医院使用的超声工作站软件截屏显示“授权给复旦大学附属金山医院”。沧州市人民医院等8家医院向公安机关出具的软件安装情况调查显示软件登录界面使用富士logo的包括孟村回族自治县医院的3个超声报告工作站。再次，证人姚月冬证明沧州医院的软件无被上诉人采购订单。最后，上海市第一中级人民法院(2019)沪01民终13723号民事裁定书中关于证人庞某、刘某某证言的认证是基于涉及上诉人安装被上诉人软件的事实，并非本案涉及的第三方软件之事实，故民事裁定审理的事实与本案无关。综上，本院认为，一审法院采纳的证据《沧州地区客户端软件版本安装情况调查》虽然是被上诉人公司员工形成的，但其内容能够在其他证据中得以印证，一审法院采纳上述调查报告，依法有据，并无不当，上诉人关于调查报告《沧州地区客户端软件版本安装情况调查》不应被认可的上诉意见，本院不予采纳。另外，上诉人上诉提出《沧州地区客户端软件版本安装情况调查》显示第三方软件使用的标识与涉案商标存在拼写、颜色、形状等差异，不构成相同。一审法院对此已经进行了审查并认定：第三方软件使用的富士logo或为与涉案商标完全相同，或为与该商标在字母“I”的拼写及颜色上略有差异的“FUJIFILM”，部分“FUJIFILM”的“F”字体较大，但整体视觉上与涉案商标基本无差别，均属于与涉案商标相同的商标。本院对此予以认同。因此，上述差异并不影响被诉标识与涉案商标构成相同的认定。二、关于被上诉人曾要求第三方软件厂商使用其logo，因此第三方软件界面使用FUJIFILM不构成对被上诉人第XXXXXXX号注册商标专用权侵权，不应当承担赔偿责任的上诉主张根据商标法第五十七条第一项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，属侵犯注册商标专用权。上诉人认为，被上诉人曾经采购过第三方软件，并要求第三方软件厂商使用其logo，其在本案中采购第三方软件并提供给医院的行为，没有侵犯被上诉人商标权的主观故意，不构成对涉案商标专用权的侵犯。本院认为，被上诉人作为第XXXXXXX号注册商标(指定颜色)的授权被许可人，其采购第三方软件并授权该软件使用被上诉人商标是其正当行使注册商标专用权的行为，而本案上诉人采购第三方软件，并在第三方软件上使用被上诉人商标的行为并未获得被上诉人授权许可，故其行为侵害了被上诉人商标权。本案中，首先，根据一审确认的事实，上诉人在向案外人销售第三方软件时，指使第三方软件提供方在软件登陆界面上使用被上诉人商标，上诉人向案外人采购第三方软件并非被上诉人授权的职务行为，而是上诉人的个人行为。其次，被上诉人曾经采购该第三方软件，并要求使用涉案商标，这是注册商标被许可人使用注册商标的行为，并不代表上诉人个人采购相同的第三方软件就可以未经许可使用涉案商标。再次，上诉人明知涉案商标权属于被上诉人，仍未经许可指使他人在其采购的第三方软件中使用涉案商标，具有侵权的主观故意。上诉人以被上诉人曾要求第三方软件厂商使用涉案商标为由上诉主张其不侵权，本院不予采纳。综上所述，上诉人徐晓磊的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币1,050元，由上诉人徐晓磊负担。本判决为终审判决。审 判 长 陆凤玉审 判 员 杨 韡审 判 员 范静波二〇二〇年六月十五日法官助理 朱世悦书 记 员 周 颖附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；……。