北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2020）京行终1061号上诉人（原审原告）：济南薯立方商业管理有限公司，住所地山东省济南市天桥区。法定代表人：宋章峰，董事长。委托诉讼代理人：孙真真，山东中坛律师事务所律师。委托诉讼代理人：靳情情，女，1985年9月17日出生，汉族，山东中坛律师事务所实习律师，住山东省烟台市芝罘区。被上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：王倩，国家知识产权局审查员。原审第三人：许洪魁，男，1985年7月13日出生，汉族，住浙江省台州市椒江区。上诉人济南薯立方商业管理有限公司（简称薯立方公司）因商标权无效宣告行政纠纷一案，不服北京知识产权法院作出的（2019）京73行初4858号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月1日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1.注册人：许洪魁。2.注册号：19517626。3.申请日期：2016年4月1日。4.专用权期限：2017年5月14日至2027年5月13日。5.标志：薯立方SHULIFANG6.核定使用商品（第43类，类似群：4301-4302、4304）：饭店；餐馆；提供野营场地设施；流动饮食供应；自助餐厅；住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；咖啡馆；备办宴席；旅馆预定；日间托儿所（看孩子）。二、引证商标1.注册人：薯立方公司。2.注册号：16294558。3.申请日期：2015年2月3日。4.专用权期限：2016年4月7日至2026年4月6日。5.标志：薯立方6.核定使用商品（第29类，类似群：2904-2905、2908-2909、2911-2912）：以果蔬为主的零食小吃；水果片；干蔬菜；食用油；蔬菜色拉；加工过的坚果；干食用菌；薯条；脱水菜；油炸薯条。三、被诉裁定：商评字[2019]第49565号《关于第19517626号“薯立方SHULIFANG”商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2019年3月12日。原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）认为：诉争商标的注册未构成2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十条、第十三条、第三十二条所指抢先注册的情形以及第十五条、第十条第一款（七）项、第四十四条第一款规定的情形，裁定：诉争商标予以维持。四、其他事实行政审查阶段，薯立方公司提交了以下证据（均为复印件）：1.嘉兴市一鼎知识产权代理有限公司工商信息，证明许洪魁系该公司法定代表人，诉争商标系恶意抢注；2.加盟商许瑶瑶信息及与公司合照、搜索许瑶瑶的微信信息，证明薯立方公司加盟商许瑶瑶与许洪魁存在特定关系；3.薯立方公司“薯立方”系列商标档案；4.百度百科关于薯立方公司的介绍以及薯立方公司网站页面截图；5.薯立方公司所获荣誉及媒体报道；6.薯立方公司与加盟商签订的合同以及合影照片；7.“薯立方”店面图片及移动售货车照片；8.薯立方公司与网络平台签订的合作合同；9.“薯立方”网络媒体报道宣传截图。证据3至9证明诉争商标的注册侵犯了薯立方公司的在先商标权。原审诉讼阶段，薯立方公司提交了以下证据（复印件和光盘证据）：1.许洪魁的录音说明及录音光盘；2.许瑶瑶身份证复印件及其与薯立方公司签订的特许经营合同；3.薯立方公司所有的第16294556号“泉城烤薯及图”商标信息及许洪魁所有的第19517534号“泉城烤薯QUANCHENGKAOSHU”商标信息。证据一至三证明许瑶瑶是薯立方公司的加盟商，许瑶瑶与许洪魁邻近且相识，诉争商标系恶意注册，构成2013年商标法第十五条第二款规定之情形；4.许瑶瑶与薯立方公司签订的保证金退款协议及相关申请和声明；5.多个加盟商企业信息及签订的特许经营合同，证明“薯立方”标志在诉争商标申请日前已经在餐馆和餐饮领域进行使用；6.许洪魁申请注册的商标列表，证明许洪魁有摹仿复制他人商标及囤积商标的主观恶意。另查，根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。北京知识产权法院认为，一、关于诉争商标的申请注册是否构成2013年商标法第三十条的规定。诉争商标为文字商标“薯立方SHULIFANG”，引证商标为文字商标“薯立方”，与诉争的主要识别部分“薯立方”完全一致，故诉争商标与引证商标构成近似商标。诉争商标核定使用在第43类服务上，引证商标核定使用在第29类商品上。诉争商标核定使用的“饭店、餐馆”等服务与引证商标核定使用的“水果片、干蔬菜”等商品在产品特点、功能用途、销售渠道、消费对象等方面均差距较大，不构成类似商品或服务。故诉争商标的申请注册未构成2013年商标法第三十条规定之情形。二、关于诉争商标的申请注册是否构成2013年商标法第十三条的规定。薯立方公司未对引证商标所标识商品的销售情况、宣传情况、市场份额等方面进行充分举证，从而证明引证商标已达到驰名程度，故诉争商标的申请注册未构成2013年商标法第十三条规定之情形。三、关于诉争商标的申请注册是否构成2013年商标法第十五条第二款的规定。薯立方公司虽主张其加盟商许瑶瑶与许洪魁身份证地址相近且二人相识，但薯立方公司提交的证据不足以证明许洪魁与薯立方公司具有合同、业务往来关系或者其他关系而明知薯立方公司商标的存在。故诉争商标的注册未构成2013年商标法第十五条第二款规定之情形。四、关于诉争商标的申请注册是否构成2013年商标法第三十二条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。在案证据仅涉及薯立方公司在薯类食品等商品上使用及宣传其“薯立方”商标的行为，尚不足以证明在诉争商标申请日前，薯立方公司已将引证商标使用在“饭店、餐馆”等服务或其类似服务上，并达到具有一定影响的程度。故诉争商标未违反2013年商标法第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。五、关于诉争商标的申请注册是否构成2013年商标法第七条及第十条第一款第（七）项的规定。薯立方公司并未提交证据证明诉争商标的申请注册构成上述条款的规定。六、关于诉争商标的申请注册是否构成2013年商标法第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的规定。本案在案证据不能证明许洪魁申请注册诉争商标的行为属于上述情形。综上，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回薯立方公司的诉讼请求。薯立方公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，由国家知识产权局重新作出裁定，认定诉争商标无效。其主要理由为：一、引证商标核定使用的“油炸薯条、薯条”等商品与诉争商标核定使用的“饭店、餐馆”等服务关联性较强，属于同一种或类似服务。诉争商标使用在餐馆、饭店门头上，易使消费者认为其主要是经营红薯类食品，或提供红薯食品饮食供应的场所，与薯立方公司经营的薯类食品密切相关，应突破商品的分类表跨类保护。二、20014年3月16日，薯立方公司与案外人许瑶瑶签订特许经营合同，许洪魁与许瑶瑶很早相识，住址相近，存在2013年商标法第十五条第二款规定的特殊关系，薯立方公司提交的录音内容显示许洪魁知晓许瑶瑶与薯立方公司的关联公司签订了特许经营合同，且有向薯立方公司高价转让诉争商标的意图。三、薯立方公司提交证据显示，其在红薯行业具有较高知名度，全国加盟商众多，覆盖全国20多个省份，属于驰名商标。四、许洪魁是嘉兴市一鼎知识产权代理有限公司的法定代表人，其名下有58件商标，诉争商标的申请注册属于2013年商标法第四十四条第一项规定的“以其他不正当手段”申请注册商标的情形。诉争商标的注册还违反了2013年商标法第七条、第十条第一款第（七）项。四、诉争商标的申请注册侵害了薯立方公司的企业名称权，违反了2013年商标法第三十二条的规定。国家知识产权局、许洪魁服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标和引证商标的商标档案、各方当事人在商标评审阶段和诉讼阶段提交的证据材料及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。本院认为，鉴于诉争商标系2019年商标法修改决定施行前已经获准注册的商标，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题的审理应适用2013年商标法。根据各方当事人的诉辩主张，本案二审焦点问题为诉争商标的注册是否属于2013年商标法第三十条、第十五条第二款、第十三条第三款、第三十二条前半段、第四十四条第一款、第七条、第十条第一款第（七）项规定的情形。鉴于薯立方公司对于被诉裁定中的其他认定不持异议，本院经审查予以确认。2013年商标法第三十条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”在审查判断相关商品或者服务是否类似时，应当考虑服务的目的、内容、方式、对象等方面是否相同或者具有较大的关联性；商品和服务之间是否具有较大的关联性，是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。本案中，诉争商标的显著识别部分为“薯立方”，与引证商标完全相同。但诉争商标核定使用的“流动饮食供应、自助餐厅”等服务与引证商标核定使用的“薯条、水果片”等商品分属于《类似商品和服务区分表》的不同群组，且二者在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面存在一定差异，不构成类似商品或服务。诉争商标与引证商标共同使用在相关商品或服务上，不易导致相关公众的混淆误认。诉争商标与引证商标不构成使用在类似商品或服务上的近似商标，原审判决对此认定正确，本院予以确认。2013年商标法第十五条第二款规定，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。本案中，薯立方公司提交的证据仅能证明其加盟商许瑶瑶与许洪魁身份证地址相近，在案证据不能证明许洪魁与薯立方公司具有合同、业务往来关系或者其他关系。因此，原审判决认定诉争商标的注册未构成2013年商标法第十五条第二款规定的情形，并无不当，本院予以确认。2013年商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十一条规定：“当事人主张的字号具有一定的市场知名度，他人未经许可申请注册与该字号相同或者近似的商标，容易导致相关公众对商品来源产生混淆，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”本案中，诉争商标为汉字“薯立方”及其拼音“SHULIFANG”，其显著识别部分与主要识读部分为“薯立方”，与薯立方公司的商号完全相同。根据在案证据，薯立方公司作为创业公司，于2014年荣获“济南2014创业大赛二等奖”等多项荣誉，并于2015年5月与五八同城签订的推广合同。2013至2016年6月期间，大众网、齐鲁网报、齐鲁网、新华网、东北新闻网等媒体对于薯立方公司进行宣传报道，薯立方公司还签订有众多关于“薯立方”品牌红薯食品店的特许经营合同。在案证据能够证明薯立方公司的商号在红薯类食品零售店服务上具有一定知名度。诉争商标核定使用的“流动饮食供应、饭店”等服务与薯立方公司经营的红薯类食品零售店，在服务对象、服务内容、服务对象等方面具有较大重合，易于引起相关公众的混淆误认。结合薯立方公司提交了行政阶段许洪魁意图将诉争商标以50万元以上价格卖给薯立方公司的电话录音等证据，可以认定许洪魁申请注册诉争商标时，具有攀附薯立方公司具有一定知名度的“薯立方”商号的主观恶意。因此，诉争商标的申请注册损害了薯立方公司在先商号权，违反了2013年商标法第三十二条前半段的规定。原审判决及被诉裁定对此认定错误，本院予以纠正。2013年商标法第十三条第三款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。2013年商标法第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标被保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。本案中，薯立方主张引证商标构成驰名商标，但其提交的在案证据不足以证明其在诉争商标申请日前在“水果片、薯条”等商品上已经具有较高知名度。原审判决及被诉裁定认定诉争商标的申请注册不构成2013年商标法第十三条第三款所规定的情形，结论正确，本院予以确认。2013年商标法第十条第一款第七项规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。本案中，诉争商标标志本身并不容易导致公众对商品的质量等或者产地产生误认。薯立方公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。2013年商标法第四十四条第一款规定，以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。其中，“以欺骗手段或者其他不正当手段”一般包括诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或者类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不同或者不类似商品或者服务上申请注册的情形。在案证据不能证明，诉争商标的注册属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。况且本案中已经适用2013年商标法第三十二条前半段进行了审理，因此不再适用2013年商标法第四十四条第一款。薯立方公司的相关上诉请求缺乏事实及法律依据，本院不予支持。2013年商标法对于当事人提起商标无效宣告所援引的法律依据予以明确规定，其中并未包含2013年商标法第七条，且该条规定属于诚实信用原则的原则性条款，其相关精神已在商标法的具体条款中予以体现。因此，被诉裁定的相关认定正确，薯立方公司的此项诉讼主张缺乏法律依据，本院不予支持。综上，原审判决认定事实及适用法律不当，本院予以纠正。薯立方公司的上诉理由部分成立，对其上诉请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、第八十九条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销北京知识产权法院（2019）京73行初4858号行政判决；二、撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2019]第49565号《关于第19517626号“薯立方SHULIFANG”商标无效宣告请求裁定书》；三、国家知识产权局针对济南薯立方商业管理有限公司就第19517626号“薯立方SHULIFANG”商标所提无效宣告请求重新作出裁定。一、二审案件受理费各一百元，均由国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  刘 辉审 判 员  苏志甫审 判 员  俞惠斌二〇二〇年六月十八日法官助理  孟 津书 记 员  金萌萌