中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终4014号上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：郭攀，中华人民共和国国家知识产权局审查员。被上诉人（原审原告）：丹乔有限公司，住所地美利坚合众国。法定代表人：约瑟夫·盖斯曼，代理人。委托诉讼代理人：王鑫，北京国舜律师事务所律师。委托诉讼代理人：章庞宠，北京国舜律师事务所律师。原审第三人：上海庞德时装有限公司。上诉人中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2017）京73行初7840号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年5月13日受理后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1．注册人：上海庞德时装有限公司（简称庞德公司）。2．注册号：12150138。3．申请日期：2013年2月4日。4．专用期限至2024年7月27日。5．标志：6．核定使用商品（第35类）：广告；会计；进出口代理；人事管理咨询；商业企业迁移；特许经营的商业管理；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；替他人推销；文秘；自动售货机出租。二、引证商标（一）引证商标一1．注册人：丹乔有限公司。2．注册号：3040010。3．申请日期：2001年12月14日。4．专用期限至2023年4月20日。5．标志：6．核定使用商品（第41类）：教育；组织竞赛（教育或娱乐）；录像带发行；电影片出租；电影制作；广播和电视节目制作；录像带编辑；娱乐。（二）引证商标二1．注册人：丹乔有限公司。2．注册号：3040011。3．申请日期：2001年12月14日。4．专用期限至2023年4月20日。5．标志：6．核定使用商品（第41类）：教育；组织竞赛（教育或娱乐）；录像带发行；电影片出租；电影制作；广播和电视节目制作；录像带编辑；娱乐。三、被诉裁定：商评字[2017]第60392号《关于第12150138号图形商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2017年5月25日。原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）认定：一、诉争商标的图形与丹乔有限公司享有著作权的美术作品在整体外观、视觉效果等方面存在差异，未构成实质性近似。因此，诉争商标的注册申请未侵犯丹乔有限公司的在先著作权，未构成2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。二、丹乔有限公司提交的证据不足以证明于诉争商标申请日前在“广告”等服务上已在先使用与诉争商标相同或近似的商标并产生了一定影响，故诉争商标的注册申请未构成2013年商标法第三十二条所指“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。三、诉争商标与引证商标一、二不构成使用在类似服务上的近似商标。四、在案证据亦不能证明诉争商标的注册违反了2013商标法第十条第一款第七项、第八项、第四十四条第一款的规定。裁定：诉争商标的注册予以维持。四、其他事实丹乔有限公司于2016年6月3日向商标评审委员会提出对诉争商标的无效宣告请求。根据无效宣告申请书的记载，丹乔有限公司明确提出如下主张：“争议商标的注册侵犯了申请人在先虚拟角色名称及形象商品化权的在先合法权益，违反2013年商标法第32条的相关规定，应予宣告无效”。丹乔有限公司向商标评审委员会提交了以下主要证据：1．丹乔有限公司在中国及世界范围内注册007系列商标的商标信息；2．百度百科网站对“詹姆斯·邦德”的介绍和007系列电影的海报；3．在先的商标异议裁定书；4．杂志、网站等国内外媒体对007系列电影的宣传报道、部分007系列电影票房统计数据、丹乔有限公司对007系列电影和商品进行宣传的广告及广告费用统计等；5．丹乔有限公司的007系列电影、音乐和海报在美国进行版权注册的证明、注册证书副本和丹乔有限公司制作的《007风格指南》；丹乔有限公司的“黎明生机（小幅海报）”（THELIVINGDAYLIGHTS（Mini-poster））和“枪管图形设计”（GunBarrelLogo）美术作品在美国的著作权注册证书和在中国的著作权登记证书；6．庞德公司名下商标一览表及商标详细信息；7．丹乔有限公司使用邦德持枪形象商标的系列产品图片；8．中华人民共和国北京市高级人民法院作出的（2011）高行终字第374号行政判决；9．关于第7519490号图形商标不予注册决定书。丹乔有限公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。原审诉讼中，丹乔有限公司补充提交了以下主要证据：1．国家图书馆出具的2009-2016年中国报纸期刊有关“JamesBond”“詹姆斯邦德”“007”报道的检索报告；2．载于书籍《JAMESBOND50YEARSOFMOVIEPOSTERS》中的部分007电影海报。原审庭审中，商标评审委员会对丹乔有限公司在先享有《黎明生机》《枪管图形设计》美术作品的著作权不持异议。原审查明，“黎明生机小海报（Mini-posterforTHELIVINGDAYLIGHTS）”美术作品于2008年10月21日在美国取得著作权注册证书，于2012年12月25日在中国取得著作权登记证书，根据著作权登记证书显示，该作品于1987年创作完成，1987年5月1日在美国加利福尼亚州首次发表，丹乔有限公司和联美电影公司是著作权人；“枪管图形设计（GunBarrelLogo）”美术作品于2011年6月9日在美国取得著作权注册证书，于2012年12月14日在中国取得著作权登记证书，根据著作权登记证书显示，该作品于1995年创作完成，1995年6月15日在美国加利福尼亚州首次发表，丹乔有限公司是著作权人。原审另查，根据2011年3月1日商标局网站的查询结果，庞德公司在第25类、第18类及第35类等多个商品和服务类别上共申请注册了70件商标，其中包括“THEMANWITHTHEGOLDENGUN”“GOLDENFINGER”“YOUONLYLIVETWICE”“THELIVINGDAYLIGHTS”“DR．NO”等与007系列电影名称相同的商标；还包括“肖恩·康纳利SeanConnery”“皮尔斯布鲁斯南PierceBrosnan”“提摩西道尔顿TimothyDalton”“罗杰摩尔RogerMoore”“丹尼尔克雷格DanielGraig”等与007系列电影中007角色扮演者姓名相同或近似的商标；此外，还包括部分图形商标，其标志与007系列电影的官方海报高度近似。另外，《黎明生机》电影于1987年上映。北京知识产权法院认为，一、诉争商标与引证商标一、二未构成使用在相同或类似服务上的近似商标。二、丹乔有限公司提交的证据足以证明其对《黎明生机》美术作品享有著作权，且诉争商标的标志与《黎明生机》美术作品已构成实质性相似，故诉争商标的注册损害了丹乔有限公司的在先著作权，违反了2013年商标法第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定。三、在案证据不足以证明于诉争商标申请日前，丹乔有限公司已将与诉争商标标志相同或近似的图形商标使用在“广告”等服务或其类似服务上，并具有一定影响。故诉争商标的注册未违反2013年商标法第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。四、丹乔有限公司在商标无效宣告评审阶段提交的申请书中明确主张诉争商标的申请注册侵犯了其对007角色所在先享有的虚拟角色名称及形象的利益，被诉裁定未对上述申请理由进行审查，构成漏审。五、在案证据足以证明诉争商标的注册具有攀附007系列电影的极高知名度和良好声誉，谋取不正当利益的主观恶意明显，诉争商标的注册不仅损害了丹乔有限公司的合法民事权益，更对商标注册秩序造成了一定程度的破坏，违反了2013年商标法第四十四条第一款的规定。综上，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项、第三项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。国家知识产权局不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。其主要理由是：一、诉争商标与丹乔有限公司的《黎明生机》作品未构成实质近似，故诉争商标的注册未违反2013年商标法第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”之规定。二、“商品化权”并非法定的在先权利，被诉裁定已对诉争商标的注册是否构成2013年商标法第三十二条进行了审查，故被诉裁定不构成漏审。三、庞德公司注册系列商标并未超过合理的使用范围，未损害公共利益，故诉争商标的注册未构成2013年商标法第四十四条第一款规定的情形。原审判决事实认定及法律适用均有误，应当予以撤销。丹乔有限公司、庞德公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有诉争商标和引证商标的商标档案、被诉裁定、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据，以及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。另查，根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局统一行使。本院认为，2013年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。上述法律规定中的“在先权利”包括在先著作权。《黎明生机》图体现了相当程度的选择、安排和设计，具有独创性，属于我国著作权法所保护的美术作品。根据丹乔有限公司提供的著作权注册证书和著作权登记证书，可以证明其系《黎明生机》图的著作权人或著作权人之一，商标评审委员会对此亦予以认可。同时，该作品的创作完成时间和首次发表时间以及取得著作权登记时间均早于诉争商标申请日，故在案证据足以证明丹乔有限公司对《黎明生机》图享有在先著作权。诉争商标的标志复制了《黎明生机》美术作品的背景部分，即由枪管内膛线包围的持枪男子造型，其虽未利用该作品的全部内容，并在膛线与人物的比例关系等方面略有改动，但其仍保留了该作品重要部分的基本表达，故诉争商标的标志与《黎明生机》美术作品已构成实质性相似。因《黎明生机》电影早在20世纪80年代即已上映，庞德公司具有接触到该电影官方海报《黎明生机》美术作品的可能性。因此，诉争商标的注册损害了丹乔有限公司对《黎明生机》图享有在先著作权，违反了2013年商标法第三十二条规定关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。原审判决对此认定正确，本院予以维持。国家知识产权局的该项上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。如上所述，诉争商标的注册违反了2013年商标法第三十二条的相关规定，应当予以无效宣告，且据此亦已对乔丹有限公司的商标权益予以保护，故对诉争商标的注册是否违反2013年商标法第四十四条第一款的规定，本院不再评述。2014年修正的《中华人民共和国商标法实施条例》第五十四条规定，商标评审委员会审理依照商标法第四十四条、第四十五条规定请求宣告注册商标无效的案件，应当针对当事人申请和答辩的事实、理由及请求进行审理。本案中，丹乔有限公司在商标无效宣告评审阶段提交的申请书中明确主张诉争商标的申请注册侵犯了其对007角色所在先享有的虚拟角色名称及形象的合法权益，被诉裁定未对该申请理由进行审查，构成漏审。原审判决对此认定正确，本院对此予以确认。国家知识产权局的该项上诉理由缺乏依据，本院亦不予支持。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。国家知识产权局的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  陶 钧审 判 员  孙柱永审 判 员  樊 雪二〇二〇年六月十日法官助理  何 娟书 记 员  郭媛媛