中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终2672号上诉人（原审原告）：鹤山三丽雅工艺制品有限公司，住所地中华人民共和国广东省江门市鹤山市。法定代表人：萧焯帆，总经理。委托诉讼代理人：张中辉，北京市鑫诺律师事务所律师。被上诉人（原审被告）:中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：暴红侠，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原审第三人：新秀丽知识产权控股责任有限公司，住所地美利坚合众国特拉华州纽卡斯尔县。授权代表人：理查·安德鲁·兰姆，董事。委托诉讼代理人：刘平，北京市德君律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯斐斐，北京世宁律师事务所律师。上诉人鹤山三丽雅工艺制品有限公司（简称三丽雅公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2015）年京知行初字第5929号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年3月20日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：诉争商标系第5636522号“GREGORY及图”商标，由三丽雅公司于2006年9月28日向原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出申请，指定使用在第35类广告、饭店管理、人事管理咨询、会计、拍卖、推销（替他人）、商业场所搬迁、文秘、自动售货机出租、进出口代理服务上，商标专用权期限至2019年10月20日，现商标权人为三丽雅公司。2013年12月27日,格里高利登山用品有限公司（简称格里高利公司）以2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第九条、第十条第一款第八项、第三十一条、第四十一条及《中华人民共和国民法通则》等规定，向原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）请求宣告诉争商标无效。其主要理由为：一、诉争商标损害了格里高利公司对“GREGORY山形图案”美术作品享有的在先著作权。二、三丽雅公司抢先申请注册格里高利公司在先使用并具有较高声誉的商标，违反了诚实信用原则。三、诉争商标损害格里高利公司对“GREGORY”享有的在先商号权。格里高利公司向商标评审委员会提交了以下主要证据：1、格里高利登山用品有限公司出具的确认函及翻译；2、著作权登记证书、“GREGORY及图”商标在美国的注册情况及创作说明书；3、第1745681、5415852号商标异议复审裁定书；4、GREGORY背包所获荣誉相关资料及网页介绍；5、格里高利公司赞助的户外运动组织名称列表及格里高利公司许可中国销售商店名称列表；6、格里高利公司在中国的订单及发票等相关使用证据及中国公司出具的相关证明；7、媒体广告、官方说明函等相关宣传资料；8、三丽雅公司宣传图册及网站首页等。针对上述无效请求，三丽雅公司在商标评审阶段答辩称：一、格里高利公司主体资格不清晰，未提供与其“创作说明书”作者相应的其他关于权利转移的法律依据。二、格里高利公司对诉争商标已经提出过异议申请，不应再以相同的事实和理由再次提出申请。三、诉争商标并未侵犯格里高利公司的在先著作权、商号权以及抢注格里高利公司的在先商标。综上，请求维持诉争商标的注册。三丽雅公司向商标评审委员会提交了以下证据：泉州开元皮塑有限公司官网网页。针对三丽雅公司的答辩理由，格里高利公司发表如下质证意见：一、格里高利公司提出无效宣告请求的主体资格的事实问题，已在中华人民共和国北京市高级人民法院在(2011)高行终字第760号判决书中予以确认。二、格里高利公司对诉争商标是以新的理由和事实提出的无效申请，符合受理条件。三、格里高利公司所提交的证据均真实合法，与本案具有关联性，可形成完整的证据链。同时格里高利公司向商标评审委员会补充提交了以下主要证据（证据编号续前）:9、中华人民共和国北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第3094号判决、中华人民共和国北京市高级人民法院（2011）高行终字第760号判决等；10、经公证认证的确认函、合并证明及翻译等相关资料；11、百度百科对“GREGORY”的介绍；12、三丽雅公司的信息；13、格里高利公司与新秀丽公司商标转让协议及“GREGORY山形图案”著作权转让协议等。2015年9月24日，商标评审委员会作出商评字［2015］第65693号《关于第5636522号“GREGORY及图”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），认定：格里高利公司所述的“GREGORY山形图案”标志，设计独特，具有独创性，属于我国著作权法保护的美术作品。根据查明的事实可知，上述图形作品的著作权登记时间虽然晚于诉争商标申请注册日，但其上显示GregoryMountainProducts，Inc.1992年从原申请人处受让取得了该图形作品的著作权。2010年，其又继受了GregoryMountainProducts，Inc.的包括该图形作品著作权在内的相关知识产权。结合查明的事实可知，上述图形作品的创作完成时间早于诉争商标申请注册日。因此，格里高利公司对该图形作品享有在先著作权。考虑到“GREGORY山形图案”作品具有较强的独创性，两幅作品完全相同难谓巧合。故在未得到著作权人许可的情况下，三丽雅公司将格里高利公司在先享有著作权的作品作为诉争商标申请注册的行为，构成对格里高利公司享有的在先著作权之损害，违反了2001年商标法第三十一条关于申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的规定。格里高利公司所提其他无效请求理由不成立。综上，商标评审委员会依据2001年商标法第三十一条、2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第四十五条第一款、第二款的规定，裁定：诉争商标予以无效宣告。三丽雅公司不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。在原审诉讼阶段，三丽雅公司提交了以下主要证据：1、“龙皇组合图”《著作权登记证书》；2、中华人民共和国北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第774号行政判决。在原审诉讼阶段，新秀丽公司提交了以下与本案有关的主要证据：1、新秀丽公司名下“GREGORY及图”商标在美国的注册信息及翻译；2、经公证认证的创作人PamelaBeverly宣誓书及其附件创作说明书及三方协议书；3、格里高利公司在先公开使用涉案作品并署名的全球期刊及在先出版物及其翻译；4、证据3在先期刊及出版物公证认证件；5、边奇公司/格里高利公司官方网站于2000年至2014年就涉案作品持续公开使用并主张著作权的相关网页的翻译及公证书；6、维基百科关于互联网档案馆（WaybackMachine）缓存网页功能的介绍；7、边奇公司在先发行的使用涉案作品并主张著作权的产品标签的翻译；8、2007年5月出版的《格里高利详述》一书中对涉案作品演变历史的说明；9、经公证认证的申请人公司高管JohnSears宣誓词及其附件：（1）委托创作协议书及创作说明书；（2）格里高利登山用品有限责任公司变更为格里高利登山用品有限公司的记录；（3）格里高利登山用品有限公司与珠穆朗玛联合Ⅱ有限公司合并证明；（4）《Gregory山形图案》商标的商标注册及转让信息；（5）于2000年至2014年件缓存的相关网页页面；（6）Gregory发行物；（7）边奇国际股份有限公司产品标签；（8）Gregory报道列表机器相关页面；（9）Gregory报道中包含《Gregory山形图案》演变过程的具体页面；10、1978年格里高利公司前身格里高利股份公司的注册证明及其被边奇公司收购的记录；11、原格里高利登山用品有限公司公司注册记录；12、原格里高利登山用品有限公司与珠穆朗玛联合Ⅱ有限公司合并记录；13、美国加利福尼亚州公司法第2001及2010条关于合并后原主体仍具有一定签署合同行为能力的规定；14、三珐理兰公司与格里高利公司就涉案作品转让事宜签署的确认函；15、1983年格里高利公司注册的“GREGORY及图”商标记录；16、三丽雅公司在其他类别上就涉案作品抢注的其他商标；17、三丽雅公司恶意宣称格里高利公司“GREGORY”香港注册商标为其所有的证据；18、三丽雅公司恶意使用三丽欧公司注册商标及知名卡通形象的证据。原审另查：1992年11月16日，边奇国际股份有限公司（简称边奇公司）将该“GREGORY山形图案”作为商标图样向美国专利及商标局提出了注册申请，1994年5月17日获准注册，注册号为1836788。2008年3月边奇公司将其背包业务（包括但不限于涉案知识产权）分立至格里高利登山用品有限责任公司（简称原格里高利公司前身），后边奇公司合并至三珐理兰公司并停止存续。原格里高利前身于2008年8月更名为格里高利登山用品有限公司（简称原格里高利公司）。2009年10月27日，中华人民共和国国家版权局颁发登记号为2009-F-021614号《著作权登记证书》，其上显示：格里高利登山用品有限公司（GregoryMountainProducts,Inc.），即原格里高利公司于1992年从边奇国际股份有限公司处受让取得了“GREGORY山形图案”的著作权。2010年，原格里高利公司与珠穆朗玛联合II有限公司合并为格里高利登山用品有限公司(GregoryMountainProducts,LLC.)。格里高利公司继受了格里高利登山用品有限公司（GregoryMountainProducts,Inc.）的所有权利和义务，包括但不限于其所有的知识产权。尤其包括其背包业务以及背包业务相关的知识产权（包括“GREGORY山形图案”的著作权、商标权和相关权利）。后格里高利公司将其享有的“GREGORY山形图案”的著作权、商标权等权利转让至新秀丽公司名下。2006年12月7日，广东省版权保护联合会颁发的登记号为19-2006-F-1487号《著作权登记证书》上显示：萧焯帆于2000年9月27日创作完成龙皇组合图（即诉争商标图样），著作权人为三丽雅公司。原审庭审中，三丽雅公司和新秀丽公司均明确表示对于被诉裁定作出的程序不持异议。北京知识产权法院认为：本案程序问题适用2013年商标法，实体问题适用2001年商标法。本案中，虽然格里高利公司曾就本案诉争商标提出异议，商标局就该异议进行了审理并作出了异议裁定，但商标评审委员会并未就该裁定进行复审并作出裁定。因此，格里高利公司针对诉争商标提出无效宣告请求并不违反2014年实施的《中华人民共和国商标法实施条例》（简称2014年商标法实施条例）第六十二条的规定，商标评审委员会受理格里高利公司的无效宣告请求并作出被诉裁定并不违反“一事不再理”原则。“GREGORY山形图案”商标最早由边奇公司于1992年在美国取得注册，后转让给原格里高利公司前身，原格里高利公司前身变更为原格里高利公司，并与珠穆朗玛联合Ⅱ有限公司合并成立格里高利公司，继而转让给新秀丽公司。现“GREGORY山形图案”商标为新秀丽公司名下在美国有效的注册商标。新秀丽公司可作为本案当事人参加诉讼，但是初步的证据仅代表其可以作为当事人参加诉讼。PamelaBeverly-Quigley的宣誓书，PamelaBeverly为其曾用名，且宣誓书、创作说明书、三方协议等证据均进行了公证认证。根据创作说明书的说明，“GREGORY山形图案”作品是PamelaBeverly-Quigley受边奇公司的委托于1992年创作完成，故该作品属于委托作品。根据《中华人民共和国著作权法》第十七条的规定，委托作品的著作权的归属有约定从其约定。虽然新秀丽公司提交的宣誓书落款时间为2016年3月7日，创作说明书英文原版没有落款时间，中文翻译版落款2009年，但本身根据私法自治的原则法律并未限定委托作品的著作权的归属的约定时间不可以事后追认或者必须要求是书面，合理角度而言这种追认应当是将著作权的权利自始赋予给委托人的，或者退一步说认为这是一种“著作权的转让”，针对外在的侵权行为，著作权的起始时间也应当是自始，而非转让时开始起算。后边奇公司将其所有关于格里高利的知识产权转让给原格里高利前身，根据已经查明的事实“2008年3月边奇公司将其背包业务（包括但不限于涉案知识产权）分立至格里高利登山用品有限责任公司（简称原格里高利公司前身），后边奇公司合并至三珐理兰公司并停止存续。原格里高利前身于2008年8月更名为格里高利登山用品有限公司（简称原格里高利公司）”，则边奇公司的停止存续时间应当是在2008年3月至2008年8月之间，而关于著作权转让的三方协议的签订时间是2009年9月，但根据新秀丽公司在诉讼阶段提交的证据13可知，边奇公司所在地美利坚共和国加利福尼亚公司法的规定，根据该法规定，边奇公司解散后仍可以以其自身名义转让、处置名下财产及相关权利。故在无相反证据的情况下，经公证认证的边奇公司、PamelaBeverly和原格里高利公司关于著作权转让的三方协议具有真实性。新秀丽公司诉讼阶段提交的证据14亦可以佐证该事实。故格里高利公司承继了原格里高利公司的相关知识产权权利，进而转让给了新秀丽公司。同时新秀丽公司在诉讼阶段提交的证据3、证据4、证据5，系经公证认证的边奇公司、格里高利公司前身、格里高利公司在其网站、产品上使用“GREGORY山形图案”的证据，上述证据证明“GREGORY山形图案”自1993年起在边奇公司格里高利公司前身、格里高利公司的产品、网站上进行了使用、宣传。综合在案证据，根据优势证据原则，可以证明“GREGORY山形图案”作品由边奇公司于1992年委托PamelaBeverly-Quigley（PamelaBeverly）创作，并转让给原格里高利公司，原格里高利公司与珠穆朗玛联合Ⅱ公司合并成立格里高利公司，进而转让给了新秀丽公司，故新秀丽公司为“GREGORY山形图案”作品的权利人。新秀丽公司主张的“GREGORY山形图案”标志，设计独特，具有独创性，属于我国著作权法保护的美术作品。而在案证据可以证明，新秀丽公司为“GREGORY山形图案”作品的权利人。因此，在三丽雅公司未提交相反证据的情况下，依据本案现有证据可以认定新秀丽公司为涉案作品的作者，享有涉案作品的著作权。涉案作品与诉争商标在整体外观上几乎完全相同，构成实质性近似。涉案作品最早于1992年11月16日由边奇公司在美国申请注册为商标，并对标有“GREGORY山形图案”商标的产品进行了一定的使用、宣传。三丽雅公司亦从事户外用品生产的经营者，具有接触该产品的可能性。涉案作品的创作完成时间早于诉争商标申请注册日。且三丽雅公司提交的著作权登记证明中显示的作品创作完成日期晚于新秀丽公司“GREGORY山形图案”作品的完成日期。故在未得到著作权人许可的情况下，三丽雅公司将新秀丽公司在先享有著作权的作品作为诉争商标申请注册的行为，构成对新秀丽公司享有的在先著作权之损害，违反了2001年商标法第三十一条关于申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的规定。由于三丽雅公司对涉案裁定中所涉及的其他内容不持异议，对此不再予以评述。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第一项之规定，判决：驳回三丽雅公司的诉讼请求。三丽雅公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，并判令中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）重新作出裁定。其主要上诉理由为：一、格里高利公司曾针对诉争商标向商标局提出商标异议申请，之后并未向商标评审委员会提起异议复审。格里高利公司针对诉争商标提起无效宣告程序的主要理由与前述商标异议理由相同，构成“一事不再理”。二、新秀丽公司提交的证据不足以证明其就涉案图案享有在先著作权。因此，诉争商标应予以维持注册。国家知识产权局、新秀丽公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有诉争商标档案、被诉裁定及当事人陈述等证据在案佐证，本院予以确认。另查，根据中央机构改革部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。本院认为，2001年商标法第四十二条规定：“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。”2014年商标法实施条例第六十二条规定：“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十九条规定：“当事人依据在原行政行为之后新发现的证据，或者在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据，或者新的法律依据提出的评审申请，不属于以‘相同的事实和理由’再次提出评审申请。”一事不再理的认定既要考虑因2013年商标法的修正所带来的变化，又要对审查中的事实与理由是否存在变化进行判断。本案中，格里高利公司在本案的无效程序中提交了格里高利登山用品有限公司出具的确认函及翻译、涉案图案的著作权登记证书以及涉案图案权利主体变更等证据。上述证据系在原异议裁定之后新产生的、新发现的证据，或实质影响被诉裁定结论的证据。因此，本案不构成“一事不再理”，三丽雅公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。2001商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条的规定：“当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”本案中，新秀丽公司主张的在先权利为其享有的在先著作权。为证明上述主张，新秀丽公司提交了边奇公司在诉争商标申请日之前向美国专利及商标局申请注册涉案图案的商标以及获准注册的证据，上述证据可以作为确定其有权就涉案图案主张著作权的初步证据。同时，新秀丽公司提交了2009年10月27日的著作权登记证书，载明原格里高利公司经边奇公司转让取得涉案图案在中国范围内的著作权。之后，原格里高利公司与珠穆朗玛联合Ⅱ公司合并成立格里高利公司，格里高利公司之后将涉案图案转让给新秀丽公司，故新秀丽公司为涉案图案的权利人有权就涉案图案主张在先著作权。原审判决及被诉裁定认为诉争商标属于2001年商标法第三十一条规定的情形并无不当。因此，三丽雅公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，应予维持。三丽雅公司的上诉理由缺乏事实和法律依据，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由鹤山三丽雅工艺制品有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审判长 陶 钧审判员 樊 雪审判员 孙柱永二〇二〇年六月八日书记员 宋 爽