中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终3665号上诉人（原审原告）：伊士曼功能膜有限责任公司，住所地美利坚合众国。法定代表人：黄聪皓，知识产权高级顾问。委托诉讼代理人：鲁雪，北京市万慧达律师事务所律师。委托诉讼代理人：王亚宽，北京市万慧达律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：樊莉，中华人民共和国国家知识产权局审查员。上诉人伊士曼功能膜有限责任公司（简称伊士曼公司）因商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2018）京73行初9339号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年5月6日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1．申请人：伊士曼公司。2．申请号：22213673。3．申请日期：2016年12月12日。4．标志：5．指定使用商品（第17类，类似群1703）：主要以塑料制成的非包装用膜；非包装用塑料薄片；非包装用塑料膜等。二、引证商标二1．注册人：旭化成株式会社。2．注册号：5811893。3．申请日期：2006年12月27日。4．注册公告日期：2010年6月28日。5．专用期限至2020年6月27日。6．标志：7．核定使用商品（第17类，类似群1703；1707）：工业用塑料薄膜；工业用塑料薄片；工业用泡沫塑料等。三、引证商标五1．注册人：南京中邦工业技术有限公司。2．注册号：4040112。3．申请日期：2004年4月27日。4．注册公告日期：2007年3月14日。5．专用期限至2027年3月13日。6．标志：7．核定使用商品（第17类，类似群1703-1704；1707）：硬橡皮膜；排水软管；汽车隔热防爆膜等。四、引证商标七1．申请人：杭州视界光学薄膜有限公司。2．申请号：21857714。3．申请日期：2016年11月10日。4．初审公告日期：2017年11月6日。5．标志：6．指定使用商品（第17类，类似群1703；1706-1707，待删类似群1704-1705）：电控透光塑料薄膜；窗户用防强光薄膜（染色膜）；非包装用塑料膜等。五、被诉决定：商评字[2018]第75985号《关于第22213673号“SunTek”商标驳回复审决定书》。被诉决定作出时间：2018年4月24日。原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）以诉争商标的注册申请构成2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十条、第三十一条所指情形为由，决定：诉争商标在复审商品上的注册申请予以驳回。六、其他事实原审诉讼中，伊士曼公司提交了与引证商标二、五权利人出具的《商标共存同意书》（简称《同意书》）和在先判例信息，用以证明引证商标二、五权利人同意本案诉争商标在指定使用商品上的注册和使用。原审庭审中，伊士曼公司明确表示对诉争商标指定使用的商品与引证商标二、五、七核定使用的商品属于相同或类似商品不持异议。北京知识产权法院认为，一、诉争商标与引证商标二、五、七已分别构成2013年商标法第三十条、第三十一条规定的使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、诉争商标与引证商标二、五的标志高度近似，且其指定使用商品与两引证商标核定使用商品属于相同或类似商品，容易造成相关公众对商品来源产生混淆误认。在此前提下《同意书》不能排除相关公众对商品来源产生混淆、误认的可能性。三、伊士曼公司尚未提交与引证商标七权利人达成的商标转让协议，故引证商标七仍构成诉争商标申请注册的在先权利障碍。综上，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回伊士曼公司的诉讼请求。伊士曼公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉决定，判令中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）重新作出决定。其主要理由是：一、诉争商标与引证商标二、五、七在指定颜色、整体视觉效果等方面均有不同，未构成近似商标标志。二、伊士曼公司已与引证商标二、五的权利人达成共存协议，引证商标二、五权利人认可诉争商标在第17类所有指定商品上的注册和使用，加之诉争商标与引证商标二、五均有一定区别，诉争商标投入市场不会导致相关公众产生混淆、误认。另外，引证商标二、五权利人出具的商标共存同意书是对其自身权利的合法处分，并未损害国家、社会及消费者的利益，对此应当予以尊重。三、伊士曼公司与引证商标七的权利人已达成商标转让协议，故引证商标七已不再构成诉争商标申请注册的在先权利障碍。国家知识产权局服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，有被诉决定、诉争商标档案、各引证商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据，以及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。另查，根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。二审期间，伊士曼公司提交了由国家知识产权局于2019年9月20日作出的《商标转让证明》。该证明载明：核准引证商标七转让注册，受让人为伊士曼公司。上述事实有伊士曼公司提交的《商标转让证明》在案佐证。本院认为：2013年商标法第三十条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回其申请，不予公告。2013年商标法第三十一条规定，两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条规定，人民法院审理商标授权确权行政案件的过程中，商标评审委员会对申请商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由不复存在的，人民法院可以依据新的事实撤销商标评审委员会相关裁决，并判令其根据变更后的事实重新作出裁决。鉴于双方当事人对诉争商标指定使用的商品与引证商标二、五、七核定使用的商品属于相同或类似商品的认定无异议，本院经审查予以确认。诉争商标与引证商标是否构成近似商标，两者并存是否会造成相关公众的混淆、误认，引证商标的注册人作为直接利害关系人较其他相关公众而言更为关切。因此，在判断诉争商标与引证商标共存在类似商品或服务上是否会导致相关公众的混淆、误认时，应当考虑引证商标注册人与诉争商标申请人达成的商标共存协议。一方面，在诉争商标标志与引证商标标志存在差异的情况下，商标共存协议可以作为排除混淆可能性的参考因素；另一方面，还应考虑商标专用权的私权属性，商标共存协议体现了引证商标注册人对其所享有的商标专用权部分权利空间的让渡和处分，根据意思自治原则，应当允许商标注册人自由处分其商标专用权。本案中，诉争商标系由英文“SunTek”构成，引证商标二为“SUNTEC”，引证商标五为“联邦圣泰SUNTK及图”。诉争商标与引证商标二除了存在大小写之别外，字母构成亦不完全相同，在整体上仍存在一定区别。诉争商标与引证商标五的显著识别部分“联邦圣泰”区别较为明显，且与引证商标五的英文部分在字母构成上亦存在较大差异。在诉争商标与引证商标二、五的商标标志存在一定区别，且引证商标二、五权利人出具了共存《同意书》，该《同意书》并不违反法律、行政法规的相关规定，亦无证据显示诉争商标与引证商标二、五的共存足以损害相关公众的利益。在此情况下，应当考虑《同意书》在判断排除混淆可能性的作用，据此可以认定诉争商标与引证商标二、五共存于相同或类似商品上，不易引起相关公众的混淆、误认。因此，诉争商标与引证商标二、五未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。另外，根据伊士曼公司二审诉讼中提交的证据，其经核准已受让引证商标七，故引证商标七不再构成诉争商标申请注册的在先权利障碍。综上，伊士曼公司关于诉争商标应予以初步审定的上诉理由成立，本院予以支持。因本院的认定结论是在二审诉讼中出现新的事实基础上作出的，故本案一、二审案件受理费用均应由伊士曼公司负担。综上所述，基于影响诉争商标注册的重要事实发生变化，本院对伊士曼公司的上诉请求予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第八十九条第三款及《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条之规定，判决如下：一、撤销中华人民共和国北京知识产权法院（2018）京73行初9339号行政判决书；二、撤销原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第75985号《关于第22213673号“SunTek”商标驳回复审决定书》；三、中华人民共和国国家知识产权局就伊士曼功能膜有限责任公司针对第22213673号“SunTek”商标所提驳回复审申请重新作出决定。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由伊士曼功能膜有限责任公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  陶 钧审 判 员  孙柱永审 判 员  樊 雪二〇二〇年六月十五日法官助理  何 娟书 记 员  郭媛媛