中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2017）京行终1137号上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街**。法定代表人赵刚，主任。委托代理人郝运璐，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。上诉人（原审第三人）普雷斯顿创新有限公司，住所地大不列颠及北爱尔兰联合王国TF33BA什罗浦郡特尔福德市斯塔福公园**高桥院**。法定代表人塞尔瓦诺·S·巴杜奇，董事。委托代理人蒋迪威，北京市奋迅律师事务所律师。委托代理人柳爱杰，北京市奋迅律师事务所律师。被上诉人（原审原告）王威，男，1974年11月1日出生，住中华人民共和国山东省济南市天桥区。委托代理人卢敏，北京观永律师事务所律师。上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、普雷斯顿创新有限公司（简称普雷斯顿公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2016）京73行初1943号行政判决，向本院提起上诉。本院于2017年2月24日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2017年4月28日，上诉人商标评审委员会的委托代理人郝运璐，上诉人普雷斯顿公司的委托代理人蒋迪威、柳爱杰，被上诉人王威的委托代理人卢敏到本院接受了询问。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：诉争商标系第8243223号“PRESTONINNOVATIONS”商标，于2010年4月2日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，核定使用在第28类的钓鱼用具、风筝、玩具、棋、运动球类、拉力器、滑板、旱冰鞋、游泳池（娱乐用品）、箭弓商品上。该商标专用期限至2021年4月27日，现注册人为王威。2015年4月17日，普雷斯顿公司针对诉争商标向商标评审委员会提出商标权无效宣告请求。在商标评审阶段，普雷斯顿公司向商标评审委员会提交了用以证明其商号和未注册商标在先使用的相关证据，主要为《世界渔具贸易》杂志（即《TackleTradeWorld》）复印件，用以证明该杂志刊载有普雷斯顿公司的商业广告和所获荣誉、在英国等地的参展信息、在英国、法国等国家的销售数量和市场占有率。此外，普雷斯顿公司还提交了用以证明《世界渔具贸易》杂志发行情况的网站介绍打印件、发行情况介绍、杂志发行人的声明书复印件等，以及相关媒体对于《世界渔具贸易》杂志的报道和《世界渔具贸易》杂志参与相关展会的材料等证据。商标评审委员会于2016年2月29日作出商评字[2016]第18510号《关于第8243223号“PRESTONINNOVATIONS”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），认为：诉争商标在钓鱼用具商品上的注册损害了普雷斯顿公司商号权益，构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”的情形；诉争商标核定使用的除钓鱼用具以外的商品与普雷斯顿公司主张享有在先商号权的商品差距较大，未构成类似商品，故不能认定诉争商标在除钓鱼用具以外的商品上申请注册会使消费者将之与普雷斯顿公司商号相联系，进而对商品来源产生混淆误认，损害普雷斯顿公司的在先商号权；诉争商标在钓鱼用具商品上的注册已构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”；普雷斯顿公司未提供其在除钓鱼用具以外的商品上在中国大陆地区使用并有一定的影响力的证据，在该部分商品上，普雷斯顿公司关于诉争商标的申请注册构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的主张，缺乏事实依据，不予支持。商标评审委员会依据2001年商标法第三十一条、2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，决定：诉争商标在钓鱼用具商品上予以无效宣告，在其余商品上的注册予以维持。王威不服被诉裁定，于法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。在原审诉讼阶段，王威向原审法院提交了相关单词翻译的网页打印件、其他商标注册信息列表等证据。北京知识产权法院认为：本案实体问题适用2001年商标法，程序问题适用2013年商标法进行审理；商标评审委员会关于诉争商标的申请注册损害了普雷斯顿公司“PRESTONINNOVATIONS”商号、普雷斯顿公司先于王威使用“PRESTONINNOVATIONS”商标并已经具有一定影响，进而诉争商标的申请注册违反2001年商标法第三十一条的结论错误，予以纠正。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一、二项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。商标评审委员会不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决。其主要上诉理由为：一、普雷斯顿公司提交的证据可以证明诉争商标在钓鱼用具商品上的申请注册，损害了普雷斯顿公司的在先商号权益，构成2001年商标法第三十一条所指的“损害他人现有的在先权利”；二、普雷斯顿公司提交的证据可以证明诉争商标在钓鱼用具商品上的申请注册构成2001年商标法第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。普雷斯顿公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。其主要上诉理由为：一、普雷斯顿公司提交了大量证据证明其对诉争商标享有在先权利并且诉争商标为其未在中国注册的在先商标，原审法院未能客观全面审查普雷斯顿公司的证据，在原审判决中多次作出错误和片面认定，同时，原审法院完全不考虑王威申请注册诉争商标的明显恶意，不合理地提高普雷斯顿公司的举证责任；二、王威恶意抢注诉争商标获取不正当利益的事实在本案中一目了然，正是由于普雷斯顿公司的在先商号与商标在包括中国大陆地区在内的很多国家和地区的渔具行业享有极高知名度，王威才会精心计划设计商标抢注的步骤。王威存在明显恶意行为，不仅违反2001年商标法第四十一条规定，同时也是在适用2001年商标法第三十一条时应予以重点考量的案件因素。王威服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标档案、被诉裁定、各方当事人在商标评审阶段及原审诉讼阶段提交的证据材料以及当事人陈述等证据在案佐证，本院予以确认。另查：普雷斯顿公司在注册商标无效宣告申请书中载明：除诉争商标外，王威还申请了一系列与普雷斯顿公司在先知名商标相同或近似的商标，列举了第11061776号“PRESTON及图”商标、第9288831号“PRESTON及图”商标，但并未提交商标档案。在二审诉讼阶段，普雷斯顿公司提及王威抢注第1944456号“PRESTON”商标、第19466312号“普雷思顿”商标、第19449794号“PRESTONINNOVATIONS普林斯顿新起点”商标、第8243166号“SONIK”商标，但并未提交商标档案。普雷斯顿公司向本院补充提交了如下证据：1、中华人民共和国江苏省南京市南京公证处（2017）宁南证民内字第10959号公证书，包括李子微作出的关于《世界渔具贸易》知名度、影响力、在中国的发行情况以及普雷斯顿公司的“PRESTONINNOVATIONS”及“PRESTONINNOVATIONS及图”的知名度、影响力等情况的说明。载明：《世界渔具贸易》是世界最大的渔业贸易杂志，并是世界渔具行业最具影响力的发行刊物；该杂志在中国的月发行量已超过2000册，其通过订阅、特定人群赠阅等方式在中国发行流通；2、李子微职位证明文件，载明：李子微系海峡钓鱼网主办单位及所有者南京海春文化传播有限公司的总经理；证据1、2用以证明在诉争商标申请日前，普雷斯顿公司的品牌已通过参加展会、在中国流通的杂志上进行广告宣传等，已使得中国的相关公众可以接触到并了解到普雷斯顿公司及其品牌，则普雷斯顿公司的品牌在中国已具有一定的知名度和影响力；3、中华人民共和国北京市国立公证处（2017）京国立内证字第4145号公证书，包括对诉争商标原申请人的公司账户休眠情况及由于侵犯英特尔公司权利被责令更名的公证下载及翻译；4、诉争商标原申请人在豆瓣上的简介网页打印件；5、王威的产品图片；证据3、4、5用以证明诉争商标原申请人及现注册人，自申请诉争商标以来一贯具有混淆误导中国消费者的恶意，并不当利用普雷斯顿公司的品牌知名度和影响力；6—10、在先判决打印件，用以证明在司法实践中，适用2001年商标法第三十一条时可以对在先商标的知名度进行适当放宽，在先商标是否在中国进行过销售考量在先使用的唯一标准，只要通过某种方式进入中国市场且在行业内有一定影响即可给予保护；同时需要考虑诉争商标申请人的恶意；11、有资质的翻译机构提供的翻译件，内容为针对普雷斯顿公司在商标评审阶段提交的经公证认证的《世界渔具贸易》杂志2000年—2011年的刊物的翻译。商标评审委员会认可证据1、2、6—11的真实性、合法性和关联性，认可证据3—5的真实性、合法性，但不能证明王威具有恶意。王威认可证据1—3、6—11的真实性、合法性，但证据1—2、5、11不能证明证明目的，证据3与本案无关，证据6—10与本案无关，不认可证据4的真实性。王威向本院补充提交了如下证据：1、《世界渔具贸易杂志》及戴维霍尔出版公司其他相关杂志刊号查询打印件，用以证明《世界渔具贸易杂志》既无国际出版刊号也无中国大陆地区出版刊号，系非正规出版刊物，戴维霍尔出版公司其他杂志均有国际刊号；2、北京知识产权法院（2016）京73行初5893号行政判决书打印件，用以证明普雷斯顿公司针对诉争商标反复提起撤销程序，其侵占王威合法商标权益意图明显；3、普雷斯顿公司向王威发起商谈邮件电子固化证据，用以证明普雷斯顿公司多次向王威发送邮件讨论商标转让事宜，王威并无通过诉争商标谋取不正当利益的意图；4、中华人民共和国最高人民法院（2012）知行字第9行政裁定书号行政判决书打印件，用以证明最高人民法院认为恶意抢注的前提是在先使用商标已经具有一定影响，在后申请人具有占用他人商标商誉的意图，普雷斯顿公司从未在中国大陆地区开展实际经营，王威并无侵占普雷斯顿公司商誉的意图。商标评审委员会对证据1—4的真实性、合法性和关联性予以认可，并确认证据2所涉裁定已经生效，证据3属于自制证据。普雷斯顿公司对证据1的真实性、合法性予以认可，认可证据2已经生效，证据3属于自制证据，真实性不予认可，证据4的真实性、合法性予以认可，但不能证明证明目的。普雷斯顿公司明确认可《世界渔具贸易杂志》没有中国大陆地区出版刊号。以上事实有普雷斯顿公司、王威在二审诉讼阶段提交的上述公证书、证明文件、在先判决、网页打印件、刊号查询打印件等证据及当事人陈述在案佐证。本院认为：本案程序问题的审理适用2013年商标法，本案实体问题的审理适用2001年商标法。本案二审的争议焦点为：一、诉争商标在钓鱼用具商品上的申请注册，是否损害了普雷斯顿公司的在先商号权益，进而构成2001年商标法第三十一条所指的“损害他人现有的在先权利”；二、诉争商标在钓鱼用具商品上的申请注册是否构成2001年商标法第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”；三、诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第四十一条的规定。普雷斯顿公司在二审诉讼阶段提交的证据中，本院认可证据1—3、5—11的真实性、合法性，但证据1、2、5、11不能证明证明目的，证据3、6—10与本案无关，证据4为未经公证的网页打印件，且王威表示不予认可，本院对其真实性不予认可。王威在二审诉讼阶段提交的证据的真实性、合法性，本院予以认可，证据1可以证明《世界渔具贸易杂志》在中国大陆地区没有出版刊号，证据2、3不能证明证明目的，证据4与本案无关。2001年商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本案中，普雷斯顿公司主张的在先权利为在先商号权益。当事人欲主张诉争商标的申请注册构成对其在先商号权益的损害，则应当提供证据证明以下要件：首先，其在先使用的商号于诉争申请日之前在中国大陆地区应具有一定的市场知名度，并已为相关公众及在后商标注册人所知悉；其次，该在先商号所使用并据以产生知名度的商品应与诉争商标所核定使用的商品相同或相类似；最后，该在先商号应与诉争商标相同或相近似。该规定后半部分是对在先使用、有一定知名度的未注册商标的保护。适用该规定应满足以下条件：一、“他人已经使用并有一定影响的商标”是在中国大陆地区已经实际使用的未注册商标；二、该未注册商标在中国一定地域范围内已为相关公众所知晓；三、诉争商标与该未注册商标应构成相同或近似商标，诉争商标指定使用的商品与该未注册商标使用的商品构成相同或类似商品；四、诉争商标申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注的，可认定其采用了不正当手段。普雷斯顿公司主张其在先使用的商号或未注册商标的使用证据均为刊载在《世界渔具贸易》杂志上的相关报道。首先，普雷斯顿公司在二审诉讼阶段明确认可该杂志在中国大陆地区并未取得出版刊号，故不能证明该杂志在中国大陆地区属于合法出版的刊物。其次，普雷斯顿公司虽主张《世界渔具贸易》杂志月发行量已超过2000册，通过订阅、特定人群赠阅等方式在中国大陆地区发行流通，但并无充分的证据予以证明，且该杂志的发行量、流通方式亦不能证明其商号和未注册商标在中国大陆地区已经具有一定的知名度。故在案证据不能证明其商号和未注册商标在诉争商标申请日前在中国大陆地区经宣传已为相关公众所知晓及具有一定的知名度。在先使用的商号或未注册商标在诉争商标申请日前在中国大陆地区经使用具有一定的知名度和诉争商标的申请注册具有恶意是评判是否违反2001年商标法第三十一条规定必须考量的因素，在案证据不能证明普雷斯顿公司主张的在先使用的商号或未注册商标在诉争商标申请日前在中国大陆地区经使用具有一定的知名度，故对诉争商标的申请注册是否具有明显恶意不再予以评述。《世界渔具贸易》杂志本身是否具有知名度、在中国大陆地区以外是否具有知名度等内容与本案无关。诉争商标在实际使用中是否具有虚假宣传等行为与诉争商标的申请注册是否符合2001年商标法第三十一条规定的情形无关，诉争商标在获准注册后的使用行为不应作为评价诉争商标在申请注册时是否符合相关法律规定的依据。诉争商标的申请注册未构成2001年商标法第三十一条所指的“损害他人现有的在先权利”及“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。商标评审委员会及普雷斯顿公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。2001年商标法第四十一条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。该条旨在维护商标注册和管理的良好秩序，敦促商标注册人遵守公序良俗以及诚实信用的原则。因此，在审查是否构成以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情况时，要考虑是否扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源，对于只损害特定民事权益的情形不应适用该条款。普雷斯顿公司虽主张诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第四十一条第一款的规定，但其仅指出王威申请注册包含诉争商标在内的7枚商标的行为构成抢注，并未提交诉争商标以外的商标档案，故其所主张的上述事实并无证据予以证明。因此，现有证据不能证明诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第四十一条第一款的规定。普雷斯顿公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。商标评审委员会、普雷斯顿公司的上诉理由均不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、普雷斯顿创新有限公司各负担人民币五十元（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  刘 辉审 判 员  吴 斌代理审判员  毛天鹏二〇一七年六月二十八日书 记 员  张 倪