江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏01民终552号上诉人（原审原告）：镇江市飞马教育咨询服务有限公司，住所地镇江市中山东路188号B座（过街楼）。法定代表人：陈君颖，该公司总经理。委托诉讼代理人：汪旭东，南京知识律师事务所律师。委托诉讼代理人：高书语，南京知识律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：南京市六合区长江书院，住所地南京市六合区龙袍街道长江村长江社区5组。法定代表人：阎增耀。委托诉讼代理人：李欣，上海市海华永泰（南京）律师事务所律师。上诉人镇江市飞马教育咨询服务有限公司（以下简称飞马教育公司）与被上诉人南京市六合区长江书院（以下简称南京长江书院）因侵害商标权纠纷一案，不服南京江北新区人民法院（2020）苏0192民初782号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年1月6日立案后，依法适用普通程序进行独任审理。上诉人飞马教育公司的委托诉讼代理人汪旭东、高书语，被上诉人南京长江书院的委托诉讼代理人李欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。飞马教育公司向本院提出上诉请求：1、撤销南京江北新区人民法院（2020）苏0192民初782号民事判决，改判支持其诉讼请求；2、南京长江书院承担本案一审、二审诉讼费用。事实和理由：1、一审法院事实认定错误。一审法院不仅把南京长江书院对“长江书院”的使用认定是商标性使用，还把他人对“长江书院”的使用全都说成是南京长江书院的使用，均属于事实认定错误。一审判决对涉案标志使用的范围认定为仅限于南京市，与本案事实不符。2、一审法院法律适用错误。一审法院对商标法第五条第三款所规定的条件、内涵都做了错误的理解和认识，也属于法律适用认定错误，应当予以撤销。综上，为维护其合法权益，请求二审法院依法撤销一审判决，依法改判支持其一审诉讼请求。南京长江书院辩称，1、其自2013年开始就一直突出使用“长江书院”名称，在微信公众号及对外活动中亦是，早于飞马教育公司申请涉案商标，其使用系商标性使用，并形成一定的知名度，构成在先使用，没有侵害飞马教育公司的注册商标专用权。2、其对于“长江书院”服务名称的在先使用，符合商标法第五十九条第三款关于不侵权抗辩的适用条件。3、飞马教育公司涉案商标显著性不强，不具有知名度，其使用行为不会造成公众的混淆。故请求维持一审判决。飞马教育公司向一审法院起诉请求：1、南京长江书院立即停止侵害其商标专用权的行为，包括但不限于销毁或拆除门头及院内部分装潢等侵权标识，删除相关网络平台中侵权文字、图片等内容；2、南京长江书院赔偿其经济损失及为制止侵权行为所需支出的律师费、交通费、快递费等合理费用共计50000元；3、本案所产生的诉讼费用由南京长江书院承担。一审法院认定事实：一、飞马教育公司注册商标权属及使用情况镇江珺韵文化传媒有限公司于2016年9月28日获准注册第17649355号“长江书院”商标，核定使用在第41类的“教育；辅导（培训）；组织文化或教育展览；出借书籍的图书馆；除广告以外的版面设计；摄影；娱乐；经营彩票；书法服务；文字出版(广告宣传材料除外)”上，该注册商标于2019年6月27日转让给飞马教育公司，该商标有效期至2026年9月27日。飞马教育公司在其经营的店面门头装潢使用长江书院文字，重点使用了飞马国际英语教育中心、飞马青少国际英语等宣传内容；在其教材封面使用了飞马国际教育中心及长江书院文字；飞马教育公司在其飞马国际英语教育中心网站上使用长江书院商标。2016年11月21日，北京九鼎之缘文化传播有限公司（甲方）与镇江珺韵文化传媒有限公司（乙方）签订项目合作协议书，约定：经双方协商一致，同意以长江书院的名义开展文化项目合作，范围包括：名人、名家书画作品展销、文化演出项目等。2019年8月20日，北京九鼎之缘文化传播有限公司（甲方）、镇江珺韵文化传媒有限公司（乙方）及飞马教育公司（丙方）三方签订补充协议，将项目合作协议中的乙方主体变更为飞马教育公司，合作协议中乙方主体的权利义务由飞马教育公司承担。2017年11月10日，镇江格瑞特仪器设备有限责任公司（甲方）与镇江珺韵文化传媒有限公司（乙方）签订广告制作及服务协议，约定：由镇江珺韵文化传媒有限公司旗下“长江书院”负责甲方的广告宣传、产品会展系列工作。2019年8月30日，飞马教育公司（甲方）与镇江市京口区牌坊巷幼儿园（乙方）签订校企战略合作框架协议，双方建立战略合作关系，甲方以“长江书院”名义进园开展公益性的课程活动。二、南京长江书院“长江书院”名称的由来及使用情况2012年南京市六合区政府招商引资，打造美丽乡村。经相关部门同意，由南京长江书院法定代表人阎增耀通过南京江城文化传播有限公司设立运营的民间阅读组织在六合区龙袍街道长江社区（长江村）成立，因当时该地名为六合区长江村，阎增耀为其取名为“长江书院”。2013年设立完成“长江书院”图书馆，占地十余亩，馆内藏书四万多册，珍藏剪报600余册，涵盖哲、史、文、经、法各类学科，有近数千米的书库和阅览室，对外免费开放。南京长江书院在其“长江书院”的门头、牌匾及院内部分装潢使用长江书院名称。自2015年1月起，南京长江书院法定代表人阎增耀通过南京江城文化传播有限公司设立的微信公众号人性视窗，一直持续以长江书院的名义宣传发表相关信息。2015年5月，南京长江书院法定代表人阎增耀以“长江书院”的名义参加南京第一次全民阅读联盟活动。2015年7月，南京第二次全民阅读联盟活动由“长江书院”主办，并在“长江书院”举办活动。2015年至2016年期间，六合共青团微信公众号、江苏版权局“书香江苏”微信公众号、江苏教育频道“家有儿女”微信公众号、南京文明网、中工网、中国网、凤凰网、腾讯视频等媒体宣传报道南京长江书院“长江书院”的相关信息。2016年5月26日，南京江城文化传播有限公司（甲方）以长江书院的名义与南京市六合区龙袍街道长江社区（乙方）签订农家书屋建设合作协议，双方共同做好农家书屋建设工作，推进文化产业发展，促进广大市民养成爱读书的习惯。另查明：南京江城文化传播有限公司成立于2006年4月11日，法定代表人阎增耀。经营范围：企业管理咨询；心理信息咨询；会展服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告等。2017年11月29日，“长江书院”经南京市六合区民政局批准注册成立民办非企业单位，名称为“南京长江书院”，法定代表人阎增耀，业务范围：1、免费借阅图书馆；2、父母学堂；3、亲子阅读成长；4、文化交流。2019年10月9日，南京长江书院以连续三年不使用为由向国家知识产权局申请撤销飞马教育公司第17649355号“长江书院”商标，2020年3月27日，国家知识产权局驳回南京长江书院撤销申请，不予撤销。一审法院认为,本案的争议焦点为：1、南京长江书院是否侵犯了飞马教育公司的“长江书院”注册商标专用权，其在先使用不侵权抗辩是否成立；2、南京长江书院是否应当承担侵权赔偿责任。关于第一项争议焦点，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。从商标法的上述条文规定可知，商标在先使用权制度是商标注册原则的一项例外，其设立的目的是保护在先使用并产生一定影响力的未注册商标能够在原有范围内继续使用，从而平衡在先商标使用人与在后商标注册人之间的利益冲突，维护公平竞争的市场秩序。一审法院认为商标在先使用权抗辩理由成立，需要同时满足以下条件：1、使用相同或者近似商标时间在先。在先使用人对相关标志的使用，应当早于该商标注册人申请商标注册的时间，同时亦必须早于该商标注册人使用该商标标志的时间；2、在相同或者类似商品上在先使用。在先使用人必须是在与注册商标核定使用的商品或服务相同或者类似的商品和服务上使用该未注册商标，在不相同或者不类似商品或服务上的商标使用行为，不属于不侵权抗辩事由的范畴；3、在先使用相同或者近似的标志。在先使用人使用的未注册商标必须是与注册商标相同或者近似的商标标志；4、在先使用具有一定影响。在先使用人对该未注册商标的使用，必须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前，就已经具有一定影响。商标注册人提出商标注册申请之后或者商标注册人使用该商标之后，在先使用人继续使用该商标的证据不应作为“一定影响”的考量因素；5、原有范围内使用。在先使用人必须在其使用该未注册商标的原有范围内使用该商标，而原有范围的判断，应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据。本案中，1.南京长江书院法定代表人自2013年起就设立完成“长江书院”图书馆，在其门头、牌匾及内部装潢中使用“长江书院”名称。自2014年1月开始通过南京长江书院法定代表人阎增耀设立的南京江城文化传播有限公司（法定代表人阎增耀）为微信公众号账号主体的“人性视窗”微信公众号，一直持续以“长江书院”服务名称对外进行服务和宣传。上述使用时间均早于飞马教育公司商标申请注册日（2015年8月12日）之前。2、南京长江书院所从事的服务活动，主要是对当地群众免费提供阅读的场所和书籍，组织参与各类形式的阅读活动，提供各类心理教育咨询服务等。飞马教育公司商标注册种类为41类，包括教育；辅导；组织文化和教育展览；出借书籍的图书馆等。因此，南京长江书院使用“长江书院”服务名称与飞马教育公司商标核定使用的商品或者服务相同或者类似。3、南京长江书院在先使用的“长江书院”服务名称与飞马教育公司的注册商标相同。4、在飞马教育公司商标注册申请日（2015年8月12日）前，南京长江书院“长江书院”服务名称的使用已两年之久，并且以该名称参与南京当地的各项中大型活动，并被各类媒体、互联网、报刊等多次报道。在飞马教育公司商标申请日至公告日之间的2015年12月，南京长江书院开设的“长江书院”还经过省级的评选和验收，获得本地区唯一的一家五星级农家书屋的称号。2016年6月，江苏省教育电视台专门制作了关于南京长江书院开设的“长江书院”新闻报道专题片，片长30分钟左右。南京长江书院对“长江书院”商标的使用，在飞马教育公司申请注册日和使用日之前，就已经具有一定的影响。5、原有范围内使用，商标法强调的是使用范围而非使用规模，因此，在确定原有范围时，应当主要考量被诉商标或标志使用的时间点、地域范围和使用方式。从裁判便利的角度考虑，界定在先使用商标或标志的原使用范围的时间点，宜以在后注册商标权利人提出争议日为准。但本案即使以飞马教育公司商标申请注册之日为标准来看，在该时间点前，南京长江书院使用该名称的地域范围只限于南京市地区，使用的方式为书院门头上标注该名称、微信公众号中进行标注、以“长江书院”名义参与各项社会公益服务活动。在该时间点之后，使用的地域范围和使用方式也与之前相同，仍在原有范围内持续使用。综上，南京长江书院在先使用抗辩理由成立，其有权在原有范围内继续使用“长江书院”商标。关于第二项争议焦点，因南京长江书院在先使用飞马教育公司商标不侵权抗辩理由成立，因此，南京长江书院无需承担赔偿责任。综上所述，飞马教育公司要求南京长江书院停止侵害其商标专用权并赔偿经济损失的请求，一审法院不予支持。一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项、第（二）项、第五十九条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：驳回飞马教育公司的诉讼请求。一审案件受理费减半收取525元，由飞马教育公司负担。本院对一审法院查明的其他无争议的事实予以确认。本案二审争议焦点为：被上诉人是否构成商标侵权及应承担的民事法律责任。《中华人民共和国商标法》第五十七条第一款、第二款规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。本案中，南京长江书院主要为当地群众免费提供阅读的场所和书籍，组织阅读活动，提供各类心理教育咨询服务等；飞马教育公司涉案商标核定使用范围为：教育、辅导、组织文化和教育展览、出借书籍的图书馆等；因此，南京长江书院使用“长江书院”服务名称与飞马教育公司涉案商标核定使用的商品或者服务既有相同部分，又有类似部分。但是，1、南京长江书院早在2013年已经使用“长江书院”名称，而飞马教育公司却迟于2015年8月12日才申请涉案商标注册，南京长江书院“长江书院”服务名称的使用已两年之久，并且以该名作为其微信公众号名称内容，参与南京当地的各项中大型活动，并被各类媒体、互联网、报刊等多次报道,还获得本地区唯一的一家五星级农家书屋的称号,江苏省教育电视台为此对其做专题新闻报道，在飞马教育公司申请注册日和使用日之前，长江书院在其所在地及上述媒体所及范围内就已经具有一定的影响。商标法对在先使用强调的是原有使用范围，在确定原有范围时，应当主要考量被诉商标或标志使用的时间点、地域范围和使用方式，界定在先使用商标或标志的原使用范围的时间点，宜以在后注册商标权利人提出争议日为准，但本案即使以飞马教育公司商标申请注册之日为标准来看，在该时间点前，南京长江书院使用该名称的方式为书院门头上标注该名称、微信公众号中进行标注、以“长江书院”名义参与各项社会公益服务活动。在该时间点之后，使用方式也与之前相同，仍在原有范围内持续使用。2、书院作为讲学读书场所，自古早已有之。以地名为书院命名已不鲜见，著名的如岳麓书院。涉案长江书院，地址位于长江边的南京市六合区，即该书院成立时长江社区的地名是长江村。所以涉案书院以“长江”命名既是惯例使然，亦是对地名的合理使用，并无不妥之处。综上，南京长江书院在先使用抗辩理由成立，其有权在原有范围内继续使用“长江书院”商标。故一审法院认定南京长江书院对“长江书院”文字的使用构成在先使用，不构成商标侵权，无需承担赔偿责任，具有事实和法律依据，并无不当。综上所述，飞马教育公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1050元，由上诉人镇江市飞马教育咨询服务有限公司负担。本判决为终审判决。审判员  卢山二〇二一年三月三十一日法官助理贾玉环书记员付迪