江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2020)苏民终557号上诉人（原审原告）：耐落螺丝（昆山）有限公司，住所地江苏省昆山经济开发区南浜路。法定代表人：钟修城，该公司董事长。委托诉讼代理人：董美根，上海普世万联律师事务所律师。上诉人（原审被告）：无锡托普曼贸易有限公司，住所地江苏省无锡市梁溪区钱皋路168号（国联金属材料市场B幢917室）。法定代表人：唐博，该公司总经理。委托诉讼代理人：胡丹，江苏法舟（宜兴）律师事务所律师。上诉人耐落螺丝（昆山）有限公司（以下简称耐落螺丝公司）、无锡托普曼贸易有限公司（以下简称托普曼公司）因侵害商标权纠纷一案，不服江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏02民初248号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月9日立案后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。耐落螺丝公司上诉请求:改判一审判决第二项，判决托普曼公司赔偿耐落螺丝公司经济损失人民币100万元，一、二审全部诉讼费用由托普曼公司承担。事实和理由：一审判决认定事实既有所缺漏，又有所不当，适用法定赔偿时考虑的因素亦有所不当，导致最终判决的赔偿额明显偏低。1.一审判决遗漏认定部分重要事实，对赔偿金额具有重大影响。（1）托普曼公司在网站上突出以“无锡托普曼耐落科技”名义进行销售，开设的网站名称为“无锡耐落科技有限公司”，在两个网站上还突出使用“耐落优势”等字样，且销售的每款产品包括多个型号、共销售近800个型号的产品等。（2）一审判决忽略了托普曼公司成立于2010年、两个网站上显示的实际销售数量记录仅仅是30天销量的事实。同时，考虑到其宣称“年销售额为1001-2000万元”“员工人数101-200人”，故有理由认为其实际销量远远大于涉案公证书显示的销售数量。（3）托普曼公司对外宣称其不仅为销售企业，还是加工企业。一审判决否定托普曼公司为生产型企业明显不当。2.一审判决割裂了耐落螺丝公司企业字号与涉案注册商标商誉之间的关联性，明显不当。3.一审判决没有充分考虑托普曼公司的侵权恶意、企业性质及损害耐落螺丝公司商标商誉等重要因素。托普曼公司二审答辩称:1.托普曼公司撤销了所有耐落字样产品的销售,并关闭了网店，故一审判决停止侵权已经没有必要。2.托普曼公司只销售不生产，属于销售型企业。在网站上使用耐落字样，也表明了托普曼等商标。耐落是描述产品防松技术，属于非商标性使用，不构成侵权，故无须作任何赔偿。托普曼公司上诉请求:撤销一审判决或者依法改判，一、二审诉讼费用由耐落螺丝公司承担。事实和理由：1.一审判决认定托普曼公司在商品名称中使用“耐落”，起到指示商品来源的作用，易使相关公众对商品来源产生误认与混淆是错误的。（1）被控侵权商品使用的品牌明确标注为“托普曼”“东明”，“耐落”文字用于描述产品的防松技术特点，不构成指示商品来源的作用，不会使公众对商品的来源产生误认和混淆。（2）托普曼公司并不售卖螺丝,只是对螺丝进行预涂加工，并未在商品上使用耐落商标。（3）从托普曼公司提交的耐落螺丝公司官方网站信息可以看出耐落防松技术始于美国，技术广泛用于全球。2.从行业认知看，阿里巴巴及其他门户网站所有螺丝的防松技术均表示为耐落技术。淘宝中搜索“耐落防松”相关产品，结果达到2024条，搜索销售螺丝产品中含有“耐落”的螺丝产品，结果达到1292条，在阿里巴巴搜索“耐落胶产品”，结果达到6000余条。由此可见，耐落技术已经在行业内被普遍认为螺丝的防松处理技术。3.耐落螺丝公司出具了律师费发票，但耐落螺丝公司总共出具了12份公证书，律师代理费是否也为12个案子的费用，其应当提供本案代理合同证明。4.一审法院在能够计算出侵权获利额的情况下，自由裁量确定赔偿5万元，既不合理也违反了《中华人民共和国商标法》第六十三条规定。耐落螺丝公司二审答辩称：1.涉案商标“耐落”处于有效状态，托普曼公司在相同商品上使用相同商标构成侵权。同时，在先生效判决已认定“耐落”不是商品的通用名称。2.托普曼公司侵权恶意明显，且使用“耐落”字样还给其网店带来了访问量，进而带动其所有产品的销量。3.耐落螺丝公司按照上海市律师协会标准收费，本案涉及商品通用名称的确认和举证，工作量大，律师费2万元属于合理费用。耐落螺丝公司向一审法院起诉，请求判令托普曼公司：1.立即停止在制造、销售的螺丝上使用“耐落”商标；2.赔偿耐落螺丝公司经济损失100万元以及耐落螺丝公司为制止侵权行为所支出的合理费用21200元（公证费1200元，律师费20000元）；3.承担本案的诉讼费用。一审法院认定事实：1993年5月7日，台湾耐落螺丝工业股份有限公司经国家工商行政管理局商标局核准，依法注册取得第640497号“耐落”注册商标，核定使用商品第6类防松螺栓、金属螺栓、有眼螺栓、金属螺母、螺钉、螺帽、螺丝，注册有效期限经续展至2023年5月6日。2015年7月7日上述商标经核准转让给耐落螺丝公司。该商标分别于2008年、2011年、2014年被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标，每次有效期三年；于2017年被苏州市商标协会、苏州市知名商标认定委员会认定为苏州市知名商标，有效期三年。2016年4月28日，耐落螺丝公司经国家工商行政管理局商标局核准，依法注册取得第16276833号“耐落螺丝”注册商标，核定使用商品第6类缆绳用金属接线螺钉、盒用金属紧固扣件、金属螺栓、金属膨胀螺栓、金属螺丝、有眼螺栓、吊环螺钉、普通金属扣（五金器具）、金属螺母、车辆紧固用螺丝，注册有效期限至2026年4月27日。另查明，2019年1月25日，耐落螺丝公司委托代理人董美根申请上海市张江公证处进行保全证据公证。同日，在公证员乐某,4监督下，公证人员赵某,4按照董美根的指引，使用公证处电脑浏览了阿里巴巴网站上店铺名称为“无锡托普曼贸易有限公司”的网店页面。2019年5月21日，上海市张江公证处出具（2019）沪张江证经字第838号公证书，记载上述公证过程。该公证书所附截图显示，店铺名称为“无锡托普曼贸易有限公司”的阿里巴巴网店（https://shop541162224u262.1688.com）公示经营主体为托普曼公司，在该店产品关键字中搜索“耐落”，共搜索到21款产品名称中含有“耐落”字样的产品，其中4款产品30天内分别成交5126、500、600、2001，其余产品均显示30天内0件成交。该店铺交易信用记录显示累计成交数6笔，累计买家数6位。在该店铺产品页面中均有“耐落介绍”内容，载明“采用特殊的工艺技术，将工程塑胶永久的附着在螺牙表面，利用螺丝在锁紧过程中对工程塑胶的挤压而产生的强大反作用力，增加螺牙间的摩擦力，减少震动对螺丝的冲击力，从而彻底解决因螺丝松动而造成的跑、冒、散、漏等问题。……”。该店铺部分产品在“订购说明”中注明“品牌东明”。2019年6月6日，耐落螺丝公司委托代理人董美根申请上海市张江公证处进行保全证据公证。同日，在公证员顾某,4的监督下，公证人员赵某,4按照董美根的指引，使用公证处电脑搜索www.naluo-1688.com，进入首页名称为“无锡托普曼五金科技有限公司”的网站，在首页“产品展示”标签点击其下的“耐落防松（23）”，搜索得到23款产品。其中4款产品30天内分别成交4560、1300、2000、1，其余产品均显示30天内0件成交。该网站左侧“供应商信息”显示托普曼公司，部分产品在“订购说明”中注明“品牌托普曼”。公证人员进入工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询，显示www.naluo-1688.com主办单位名称为托普曼公司。2019年6月19日，上海市张江公证处对上述过程出具（2019）沪张江证经字第3993号公证书。托普曼公司登陆其阿里巴巴网站店铺后台进行演示，显示从2019年1月1日有销售数据，自2019年8月27日起已无销售记录。销售金额总计20307元，托普曼公司称该销售金额含耐落产品及非耐落产品。登陆www.naluo-1688.com，在产品展示页面点击后跳转网页地址为detail.1688.com，托普曼公司主张www.naluo-1688.com最终导入的销售接口都是阿里巴巴网店。再查明，托普曼公司成立于2010年10月9日，经营范围主要为金属材料、化工产品及原料（不含危险化学品）、五金产品等销售。耐落螺丝公司提供律师费发票，主张为本案诉讼支出律师费2万元（编号07587692）；提供公证费发票（金额14400元，编号15458486），主张其中的1200元为本案公证费。一审庭审中，耐落螺丝公司陈述涉案两份公证书共计37款产品。托普曼公司认可www.naluo-1688.com系其公司网址，涉案两份公证书保全的产品均是其网站销售。一审法院认为，根据《中华人民共和国商标法》（2013年修订）第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，以及销售侵犯注册商标专用权的商品的行为，均属于商标侵权行为。耐落螺丝公司系涉案第640497号“耐落”、第16276833号“耐落螺丝”注册商标权利人，上述商标处于有效期限内，其依法享有的商标专用权受法律保护。托普曼公司在其开设的阿里巴巴网店及公司网站销售的部分螺丝商品与涉案第640497号注册商标核定使用的“螺丝”商品及第16276833号注册商标核定使用的“金属螺丝”商品在功能、用途、消费受众等方面具有同一性，应认定为相同商品。因螺丝为一种产品名称，故耐落螺丝公司第16276833号“耐落螺丝”注册商标的显著识别部分为“耐落”。托普曼公司在其阿里巴巴网店内及网站的商品名称中使用与第640497号、第16276833号注册商标显著识别部分“耐落”几乎完全相同的“耐落”文字，不仅起到了指示商品来源的作用，构成我国商标法意义上的商标性使用，而且因涉案商标具有较高知名度，其使用行为易使相关公众对商品来源产生误认和混淆，因此，托普曼公司的行为构成对耐落螺丝公司涉案第640497号“耐落”注册商标、第16276833号“耐落螺丝”注册商标的侵害，托普曼公司应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。耐落螺丝公司主张托普曼公司为被控侵权产品生产者，无事实依据，不予采纳。托普曼公司主张涉案两个网站为同一家，无证据证明，不予采纳。托普曼公司主张涉案商标中的“耐落”是防松处理螺丝的通用名称，对此一审法院认为，根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定，依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。本案中，判断“耐落”是否属于通用名称，应当以商标申请日该商标是否符合上述情形进行判断。现托普曼公司未能举证证明依据法律规定或者国家标准、行业标准“耐落”属于商品通用名称，也未举证证明“耐落”二字被专业工具书、辞典等列为商品名称；托普曼公司提供的互联网查询内容不具有客观性、权威性，在无其他证据佐证的情况下，不能以此认定“耐落”属于通用词汇，相关公众已就此达成普遍认知。因此，托普曼公司的主张缺乏事实依据，不予采纳。关于赔偿数额，耐落螺丝公司未能举证证明其因侵权受到的损失，亦未能举证证明托普曼公司因侵权所获得的利益,综合考量涉案商标的知名度、托普曼公司的经营区域、经营规模、侵权行为的性质、情节等因素确定托普曼公司赔偿经济损失5万元。耐落螺丝公司支出的律师费2万元及公证费1200元，属于为制止侵权所支付的合理开支，对此予以支持。据此，依照《中华人民共和国商标法》（2013年修订版）第四十八条、第五十七条第一项、第三项、第六十三条第一款、第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，一审法院判决：一、无锡托普曼贸易有限公司停止销售侵害耐落螺丝（昆山）有限公司第640497号、第16276833号注册商标专用权的商品；二、无锡托普曼贸易有限公司在判决生效之日起十日内赔偿耐落螺丝（昆山）有限公司经济损失5万元；三、无锡托普曼贸易有限公司在判决生效之日起十日内赔偿耐落螺丝（昆山）有限公司律师费20000元、公证费1200元，合计21200元；四、驳回耐落螺丝（昆山）有限公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费13991元，由无锡托普曼贸易有限公司负担8500元，由耐落螺丝（昆山）有限公司负担5491元。耐落螺丝公司二审提交国家知识产权局作出的商评字［2020］第0000213848号关于第640497号“耐落”商标无效宣告请求裁定书，用以证明“耐落”不属于行业中的商品通用名称，仍然处于有效状态。托普曼公司二审提交以下新证据：1.2019年8月22日江苏省机械行业协会紧固件分会出具的说明；2.2016年12月5日深圳市江为五金螺丝有限公司申请的201621323075.4号“一种用于自动化车床的耐落防松螺丝”实用新型专利文件；3.2012年6月20日武汉源诚泰螺丝精密五金有限公司申请的201220289673.X“一种用于固定的新型耐落螺丝”实用新型专利文件。上述证据用以证明“耐落”是通用名称，托普曼公司的涉案行为不属于商标性使用。托普曼公司对耐落螺丝公司提供的证据真实性无异议，但认为无效宣告请求因证据不足被裁定驳回，对其关联性及证明力不予认可。耐落螺丝公司对托普曼公司提交的证据1真实性有异议，对证据2-3真实性无异议，但认为整个紧固件行业的从业人员数量非常大，单个专利不能代表消费者的认知。本院对耐落螺丝公司提交的证据及托普曼公司提交的证据2、3真实性予以确认。一审判决查明的事实有相应证据证实，本院予以确认。二审另查明：2020年8月13日，国家知识产权局作出商评字［2020］第0000213848号关于第640497号“耐落”商标无效宣告请求裁定书。国家知识产权局认为，在案证据不能证明依据法律规定或者国家标准、行业标准，争议商标标志“耐落”属于法定的商品名称，亦不能证明以相关公众的通常认读为判断标准，争议商标能够指代一类商品，或者被专业工具书、辞典等列为商品的名称，或者由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品在该相关市场内通用的成为，而可以认定为约定俗称的通用名称。托普曼公司提交的2篇专利文件提及了“耐落防松螺丝”，“耐落螺丝”。本案二审争议焦点为：1.“耐落”是否属于约定俗成的通用名称；2.托普曼公司的行为是否侵害涉案注册商标专用权;3.如构成侵权，一审判决确定的赔偿额是否适当。本院认为：一、关于“耐落”是否属于约定俗成的通用名称本案中，“耐落”并未被专业工具书或辞典等列为某类商品的通用名称，托普曼公司提供的证据也尚不足以认定“耐落”已经成为相关公众对一类商品通常指代的名称，主要理由：第一，托普曼公司提供的江苏省机械行业协会紧固件分会出具的说明属于单位出具的证明材料，无单位负责人及制作证明材料的人员签名或盖章，不符合证据的形式要件，对其真实性不予确认，且并无其他证据佐证说明的相关内容，故行业协会出具的说明缺乏相应的证明力。第二，二审中，虽然托普曼公司提交的2篇专利文件分别提及“耐落螺丝”“耐落防松螺丝”，但该专利文件涉及的人员数量不能代表涉案注册商标核定使用的商品领域的相关公众的认知。第三，托普曼公司称通过淘宝、阿里巴巴搜索“耐落防松”“耐落胶”或销售螺丝的产品中含有“耐落”的螺丝产品，可以看出耐落技术已经在行业内被普遍认为是螺丝的防松处理技术，但其并未提交相关证据予以证明。且“耐落胶”的搜索结果与“耐落”是否成为涉案行业的商品通用名称并无必然关联关系，部分厂家的认知亦难以表明“耐落”已经被普遍性的作为某类商品的通用名称在使用。综上，托普曼公司提供的证据尚未形成证据链，证明“耐落”成为约定俗成的通用名称，而国家知识产权局目前在涉案“耐落”注册商标的无效宣告请求裁定书中，亦未将该商标认定为约定俗成的通用名称。二、关于托普曼公司的行为是否侵害涉案注册商标专用权托普曼公司上诉认为其使用耐落螺丝的方式不是为了指示商品来源，而是为了描述商品的技术类型和功能，不属于商标法规定的使用行为，不构成商标侵权。对此本院认为，商标是商品生产经营者或服务提供者为使自己的商品或服务区别于他人而使用的一种标识，故在判断商品上的标识是否属于商标性使用时，必须根据该标识的具体使用方式，看其是否起到识别商品或服务来源的作用。本案中，托普曼公司在其网店、网站中展示被控侵权商品时，虽然在订购说明中标注“托普曼”“东明”商标，但并未在商品上突出标注，而商品名称中使用“耐落螺丝”“耐落防松螺丝”等表述，由于螺丝、螺钉属于商品的通用名称，故“耐落”起到了区分商品来源的作用，容易导致相关公众认为被控侵权商品来源于耐落螺丝公司或与其存在某种特定联系。鉴于现有证据并不能证明“耐落”属于相关领域公众普遍认为系一种在螺纹上涂布胶水从而具有防松功能螺丝的通常称谓，也无证据表明涉案注册商标的显著性已经严重淡化，故托普曼公司的上述使用方式，并非是对该商品技术类型和功能的正当描述。因此，一审判决认定被控侵权的使用方式属于商标性使用，侵害了耐落螺丝公司涉案注册商标专用权，并无不当。三、关于一审判决确定的赔偿额是否适当托普曼公司上诉认为，本案应按照侵权获利确定赔偿额，一审判决确定的赔偿额不合理也不合法；耐落螺丝公司上诉认为，一审判决适用法定赔偿时未考虑托普曼公司系生产型企业等重要因素，判赔额过低。对此本院认为：根据本案现有证据，不足以认定托普曼公司为生产型企业及其侵权获利的具体数额。托普曼公司的营业执照记载其经营范围主要为金属材料、五金产品等销售，并不包括生产，在网站上亦公示了该营业执照。虽然在网页上还显示有托普曼公司为生产型企业、年销售额为1001-2000万元、员工人数101-200人等相关宣传信息，但与其营业执照登记的经营范围明显不符，亦与通过公证取证及托普曼公司当庭演示的网店后台交易数据相差甚远。因此，耐落螺丝公司关于托普曼公司系生产型企业及其实际销售侵权商品数量大的主张依据不足，本院不予采纳。此外，一审中，耐落螺丝公司起诉请求托普曼公司停止在制造、销售的螺丝上使用“耐落”商标，至于托普曼公司在网站名称等处使用“耐落”字样的事实，耐落螺丝公司在一审中称该使用方式证明托普曼公司认可“耐落”本身具有显著性，故一审判决是否认定该节事实对本案赔偿额的确定并不具有实质性影响。因此，耐落螺丝公司关于一审判决遗漏认定对赔偿额具有重大影响的事实的主张不能成立，本院不予采纳。同时，虽然托普曼公司在一审中当庭演示其网店后台数据，但该交易数据并不能全面反映托普曼公司侵权获利额，故托普曼公司关于本案应以其侵权获利额确定赔偿额的上诉理由亦不能成立，本院不予支持。鉴于无法查清耐落螺丝公司因被侵权所遭受的实际损失及托普曼公司的侵权获利，故本案适用法定赔偿确定赔偿额，符合法律规定。一审法院综合考虑涉案商标的知名度、托普曼公司的经营规模、侵权行为的性质、情节等因素，酌定本案赔偿额为5万元，并无不当。此外，对于律师费，耐落螺丝公司主张律师费2万元，并提供律师费票据。虽然其未提交委托代理合同，但耐落螺丝公司委托律师参加了本案诉讼活动，其必然支出相应的费用，综合考虑本案性质、难度、代理工作量等因素，一审判决全额支持2万元律师费，亦无不当。综上，耐落螺丝公司、托普曼公司的上诉理由均不能成立，上诉请求应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费14350元，耐落螺丝（昆山）有限公司负担13300元，无锡托普曼贸易有限公司负担1050元。本判决为终审判决。审 判 长 曹美娟审 判 员 袁 滔审 判 员 张长琦二〇二一年三月三十一日法官助理 马健伟书 记 员 严婕文