中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2011）高行终字第863号上诉人（原审原告）阿基昂生命科学公司，住所地美利坚合众国特拉华州。法定代表人厄内斯特·W·波尔塔，总裁。委托代理人程淼，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。委托代理人李波，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路**银谷大厦**。法定代表人张茂于，副主任。委托代理人张家祥，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。委托代理人刘妍，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。上诉人阿基昂生命科学公司（简称阿基昂公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2010）一中知行初字第1500号行政判决，于法定期限内向本院提出上诉。本院于2011年4月11日受理后，依法组成合议庭，于2011年11月22日公开开庭进行了审理。上诉人阿基昂公司的委托代理人程淼、李波，被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人张家祥、刘妍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。北京市第一中级人民法院查明：本申请为申请号为01811203.X、名称为“从植物和建筑物表面驱赶鸟类的方法”、申请人为阿基昂公司的发明专利申请。申请日为2001年3月27日，优先权日为2000年4月14日，公开日为2006年3月22日。针对本申请，中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）原审查部门于2008年4月4日作出驳回决定。驳回决定所依据的文本是：阿基昂公司于2008年1月22日提交的权利要求第1-5项，2007年7月13日提交的说明书第10页，进入中国国家阶段时提交的国际申请文件中文译文的说明书第1－4、7－9、11－15页、附图第1－2页和说明书摘要，国际初步审查报告附件的中文译文的说明书第2a、5、6页。驳回的理由是：权利要求1－5不符合《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十二条第三款的规定。阿基昂公司不服上述驳回决定，于2008年7月21日向专利复审委员会提出复审请求，同时提交了权利要求书的全文替换页，其中删除了权利要求1中的“植物和”，并认为：修改后的权利要求仅涉及驱赶在固定表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法，对比文件1涉及的是阻止鸟类伤害植物和植物种子的方法，其中没有提到鸟类的活动习性，也没有暗示蒽醌可以以本发明的方式来驱赶鸟类，因此修改后的权利要求具备创造性。经形式审查合格后，专利复审委员会受理了该请求，并于2008年9月5日向阿基昂公司发出了《复审请求受理通知书》，同时将案卷转送至国家知识产权局原审查部门进行前置审查。在前置审查程序中，国家知识产权局原审查部门坚持驳回决定。专利复审委员会组成合议组，对本复审请求案进行了审理，并于2009年2月24日向阿基昂公司发出《复审通知书》，指出：权利要求1相对于对比文件1不具备创造性。即使阿基昂公司将权利要求1中的“固定表面”修改为说明书中所述的建筑物（如屋顶）表面等，由于本申请与对比文件1中采用的驱赶剂相同，本领域技术人员很容易从对比文件1中获得将相同的驱赶剂应用于其他场所以达到驱赶鸟类的启示，其仍然不具备创造性。权利要求2－5的附加技术特征也已被对比文件1公开，在权利要求1不具备创造性的情况下，其从属权利要求2－5也不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。针对上述《复审通知书》，阿基昂公司于2009年6月11日提交了意见陈述书和权利要求书的全文替换页，其中，相对于2008年7月21日提交的权利要求书，阿基昂公司将权利要求1中9，10－蒽醌的用量由“以0.2毫克／平方米”修改为“以0.2毫克／平方米至2.5毫克／平方米”，并增加了“所述固定表面是不可食用的固定表面”的技术特征。阿基昂公司认为：对比文件1公开了用9，10－蒽醌作为鸟类驱赶剂是由于摄取后的反应，而本申请用9，10－蒽醌阻挡鸟类是通过光吸收中的可见的变化，9，10－蒽醌的施用量显示提供本发明阻挡效果的最低量，现有技术没有公开或暗示该最低量。此外，现有技术也没有公开或暗示吸收光的波长范围，本申请的光波长范围低于对比文件1公开的范围。2009年6月26日，阿基昂公司再次提交权利要求书的全文替换页，其中对权利要求1进行了如下修改：将9，10－蒽醌的用量修改为“以0.2毫克／平方米至25毫克／平方米”，并将“不可食用的固定表面”修改为“建筑物表面”。本申请修改后的权利要求如下：“1、一种用于驱赶在固定表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法，包括在所述表面上喷洒一种包含9，10－蒽醌的无毒驱赶剂，该驱赶剂能引起所述鸟类的品尝和／或摄取后反应，其中，所述9，10－蒽醌是平均粒度低于50微米的细碎的颗粒，并且，所述9，10－蒽醌是以0.2毫克／平方米至25毫克／平方米的用量使用的，所述固定表面是建筑物表面。2、如权利要求1的方法，其中，所述9，10－蒽醌能吸收250纳米波长范围内的光线。3、如权利要求1的方法，其中，所述9，10－蒽醌以25毫克／平方米的用量喷洒在处理的表面上。4、如权利要求1的方法，其中，所述9，10－蒽醌在水中的溶解度不超过1000ppm。5、如权利要求1的方法，其中，所述9，10－蒽醌的熔点至少为50℃。”对比文件1系公开日为1999年3月23日的US5885604A号、名称为“保护种子免于鸟类损害的方法”的美国专利。专利复审委员会经过审查，于2009年8月20日作出第18777号复审请求审查决定（简称第18777号决定）。专利复审委员会在该决定中认定：一、关于审查文本。阿基昂公司于2009年6月26日提交的权利要求第1－5项，2007年7月13日提交的说明书第10页，进入中国国家阶段时提交的国际申请文件中文译文的说明书第1－4、7－9、11－15页、附图第1－2页和说明书摘要，国际初步审查报告附件的中文译文的说明书第2a、5、6页。二、关于《专利法》第二十二条第三款本申请权利要求1要求保护一种用于驱赶在固定表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法。对比文件1公开了一种防止鸟类毁坏种植后种子的方法，包括向种植过种子的地面施用一层无毒固体材料，所述固体材料能排斥鸟类品尝，其具有不大于约50微米的粒径，能吸收波长在300－400nm范围的光，所述无毒固体材料是多环醌，多环醌选自9，10－蒽醌等物质（见对比文件1的权利要求6）。本申请与对比文件1均涉及在固定表面使用包含9，10－蒽醌的试剂来驱赶鸟类的方法，二者的区别在于：权利要求1中无毒驱赶剂的施用方式是喷洒于建筑物表面，9，10－蒽醌的用量为0.2－25毫克／平方米，而对比文件1没有公开上述施用方式。因此，本申请相对于对比文件1实际解决的技术问题是提供一种9，10－蒽醌驱赶鸟类的具体施用方式。对比文件1还公开了多环醌的液体分散体可喷洒在种子上，而喷洒也是本领域中最常见的农药施用方式，是本领域技术人员很容易想到的。根据施用对象适当调节试剂用量是本领域的常规技术手段，多环醌的用量是可以在较大范围内进行调节的。对比文件1已经公开了“种植过种子的地面”，本领域技术人员很容易从对比文件1中获得将相同的驱赶剂应用于其他场所如建筑物表面以达到驱赶鸟类的启示，故权利要求1相对于对比文件1不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。同理，权利要求3也不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。阿基昂公司在答复《复审通知书》时认为：对比文件1公开了用9，10－蒽醌作为鸟类驱赶剂是由于摄取后的反应，而本申请用9，10－蒽醌阻挡鸟类是通过光吸收中的可见的变化，9，10－蒽醌的施用量显示提供本发明阻挡效果的最低量，现有技术没有公开或暗示该最低量。此外，现有技术也没有公开或暗示吸收光的波长范围，本申请的光波长范围低于对比文件1公开的范围。专利复审委员会认为：本申请在9，10－蒽醌的用量上与对比文件1是相当的，均在合理可调的范围内。另外，9，10－蒽醌能吸收的光波长范围是其固有的属性，由于所述化合物最终均具有相同的驱赶鸟类的用途，即使阿基昂公司发现了其能比对比文件1的吸收波长更短也不会给该化合物的上述用途带来创造性。权利要求2、4、5分别对权利要求1中9，10－蒽醌的吸收光线的范围、溶解度、熔点进行了限定，而上述权利要求的附加技术特征属于9，10－蒽醌的固有性质，可见该特征已在对比文件1中隐含公开。因此，在权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2、4、5也不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。综上，专利复审委员会作出第18777号决定：维持国家知识产权局于2008年4月4日对本申请作出的驳回决定。阿基昂公司不服第18777号决定向北京市第一中级人民法院提起诉讼。在原审庭审中，阿基昂公司进一步认为，第18777号决定还遗漏了本申请权利要求1与对比文件1的一个区别技术特征，即权利要求1的前序特征：一种用于驱赶在固定表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法。在原审诉讼过程中，阿基昂公司提交了对比文件1的中文全文译文，专利复审委员会书面表示认可该引文的真实性、公开性和关联性。对比文件1中文译文第2页第7自然段记载：“相信仅靠颜色变化不能阻止鸟。相反，鸟似乎是首先品尝涂布种子的材料。在发现味道不满意之后，鸟通过视觉识别该材料独特的颜色而避开该材料。因此本发明组合物的总的排斥效果是基于品尝和视觉观察二者。”第5页第7自然段记载：“尽管优选将多环醌作为涂料直接应用在种子上，但是该相同的液体处理溶液也可通过涂覆覆盖种子的地表而对埋下的种子提供保护。但是，这需要在现场进行涂覆，远不如种植前大量涂布种子有效。”对比文件1权利要求3记载：“防止鸟类损害种植的种子的方法，包括向所述种植的种子之上的土地施用无毒固体材料层”。北京市第一中级人民法院认为，本案应适用2001年《专利法》进行审理。对比文件1并未明确公开本申请权利要求1限定的“用于驱赶在固定建筑物表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法”这一技术特征，第18777号决定的认定存在瑕疵，应予纠正。对比文件1给出了将9，10-蒽醌施用于土地表面能够起到驱赶鸟类的明确教导，也给出了驱赶在固定建筑物表面投宿、活动或栖息的鸟类的技术启示，同时公开了多环醌的液体分散体可以喷洒在种子上，本领域技术人员在对比文件1给出了施用9，10-蒽醌驱赶在建筑物表面活动的鸟类的技术启示的情况下，根据有限次实验能够得到本申请权利要求1中9，10-蒽醌的用量。因此，本申请权利要求1相对于对比文件1而言是显而易见的，不具有突出的实质性特点。本申请说明书也未说明上述区别技术特征的引入使得本申请权利要求1的技术方案与对比文件1相比具有何种有益的技术效果。专利复审委员会关于权利要求1相对于对比文件1不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款规定的结论正确。第18777号决定关于权利要求3也不具备创造性的认定，以及权利要求2、4、5分别对权利要求1中9，10-蒽醌的吸收光线的范围、溶解度、熔点进行了限定，而上述权利要求的附件技术特征属于9，10-蒽醌的固有性质，该特征已在对比文件1中隐含公开的认定，均无不当。综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第18777号决定。阿基昂公司不服原审判决向本院提出上诉，请求撤销原审判决和专利复审委员会第18777号决定，责令专利复审委员会重新审查并依法重新作出复审决定。阿基昂公司的主要上诉理由为：一、专利复审委员会遗漏了一项区别技术特征，即权利要求1前序部分的“用于驱赶在固定建筑物表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法”这一特征，且该区别技术特征在现有技术中没有启示，本领域技术人员从对比文件1可以得到将对比文件1中的方法用于具有丰富食物的表面的启示，但固定建筑物的表面并不是具有丰富食物的表面。而且，对比文件1特别提到，“在现场进行涂覆，远不如种植前大量涂布种子有效”，因此本领域技术人员在阅读对比文件1后，通常会选择效果较好的方法而不是效果最差的方法进行进一步的测试和改进。二、权利要求1中9，10-蒽醌的用量是本申请相对于对比文件1的区别技术特征之一，而且是本领域技术人员预料不到的，专利复审委员会关于“根据施用对象适当调节试剂用量是本领域的常规技术手段”的认定是错误的。三、本申请与对比文件1的技术领域和要解决的技术问题不同，对比文件1属于农学领域，所关心的是如何防止种植后的种子被鸟类觅食的问题，而本申请属于城市管理学领域，所关心的是鸟类与人类如何和谐共处的问题。四、本申请取得了预料不到的技术效果。本申请说明书提到“所述PCQ排斥剂与鸟类口腔感觉器官的接触，可能发生在鸟类用嘴整理身体部分期间，该身体部分因为接触处理过的表面而带有所述排斥剂”，这是本领域技术人员预料不到的。综上，本申请符合《专利法》第二十二条第三款关于创造性的规定。专利复审委员会服从原审判决。本院经审理查明：原审判决查明事实清楚，且有专利复审委员会审查本案时所依据的本申请文本、阿基昂公司在复审阶段提交的意见陈述书、国家知识产权局驳回决定、第18777号决定、对比文件1及其中文译文、当事人陈述等证据在案佐证，本院对原审法院查明的事实予以确认。本院另查明：对比文件1还包括下列内容：“本发明涉及防止鸟类损害种植的种子的方法，包括向种植了种子的土地表面施用多环醌或其前体的微粒涂层”、“已发现基于种子表面积，少至25gm／㎡就是有效的”。本申请说明书第8页记载：“所述PCQ排斥剂与鸟类口腔感觉器官的接触，可能发生在鸟类用嘴整理身体部分期间，该身体部分因为接触处理过的表面而带有所述排斥剂。”上述事实，有对比文件1和本申请文本在案佐证。本院认为，本申请和对比文件1均通过使用包含9，10-蒽醌的无毒驱赶剂来影响鸟类的活动，所要解决的技术问题相似，技术领域相近。阿基昂公司有关对比文件1属于农学领域，本申请属于城市管理学领域的主张，缺乏依据，不能成立。专利复审委员会归纳的本申请与对比文件1的区别技术特征为：权利要求1中无毒驱赶剂的使用方式是喷洒于建筑物表面，9，10-蒽醌的用量为0.2-25毫克／平方米，而对比文件1没有公开上述施用方式。由此可知，专利复审委员会归纳的区别技术特征中包含本申请前序部分“用于驱赶在固定建筑物表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法”中的“固定建筑物表面”、“驱赶”等内容。虽然该前序部分描述的方法指向的是鸟类的“投宿、活动或栖息”，而对比文件1公开的是“防止鸟类毁坏种植后种子”的方法，但由于鸟类对种子的毁坏也属于鸟类的活动，因此专利复审委员会所作的上述归纳已经概括了本申请权利要求1和对比文件1所采取的技术方案的全部区别技术特征，不存在遗漏。阿基昂公司所提专利复审委员会遗漏了一项区别技术特征的上诉主张，依据不足，本院不予支持。对比文件1不仅公开了将9，10-蒽醌作为涂料直接应用在种子上保护种子的方法，而且公开了将9，10-蒽醌涂覆覆盖种植种子的地表而对种子提供保护的方法，即给出了将9，10-蒽醌施用于土地表面而起到影响鸟类活动的明确教导。而且，虽然本申请说明书记载了“所述PCQ排斥剂与鸟类口腔感觉器官的接触，可能发生在鸟类用嘴整理身体部分期间，该身体部分因为接触处理过的表面而带有所述排斥剂”的内容，但该记载仍然是基于味觉和视觉刺激的排斥机理。对比文件1所公开的将9，10-蒽醌施用于土地表面的方法，解决技术问题的排斥机理也包括鸟类用嘴整理身体部分时接触到身体粘覆的9，10-蒽醌，进而形成味觉和视觉刺激。对比文件1和本申请的内容，均未显示9，10-蒽醌用于土地表面和用于建筑物表面对鸟类的排斥机理有何不同。因此，根据对比文件1公开的内容，本领域技术人员能够想到通过在建筑物表面喷洒9，10-蒽醌而影响鸟类活动。虽然对比文件1特别提到将9，10-蒽醌直接施用于土地表面的效果要差于直接应用于种子，但该内容并不影响对比文件1给出将9，10-蒽醌用于建筑物表面进而驱赶鸟类的技术启示。阿基昂公司关于对比文件1没有给出本申请前序部分“用于驱赶在固定建筑物表面投宿、活动或栖息的鸟类的方法”这一特征的技术启示，且本申请取得了预料不到的技术效果的上诉理由，缺乏事实依据，本院不予支持。就9，10-蒽醌的用量，对比文件1所记载的“少至25mg／㎡”的用量，是基于种子的表面积确定的，即9，10-蒽醌的用量需要根据种子表面积而具体确定。而根据施用对象适当调节试剂用量是本领域的常规技术手段，本领域技术人员通过有限次的实验即能够得到本申请权利要求1中记载的9，10-蒽醌的用量。因此，阿基昂公司就此所提上诉理由，亦不能成立。综上，阿基昂公司的上诉理由因缺乏事实和法律依据不能成立，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由阿基昂生命科学公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判长张冰代理审判员  刘晓军代理审判员  谢甄珂二〇一一年十二月三十日书 记 员  崔馨娜