上海市黄浦区人民法院民 事 判 决 书（2015）黄浦民三(知)初字第48号原告深圳市宏亿邦电子有限公司，住所地广东省深圳市。法定代表人申洪旭，总经理。委托代理人赵国彬，广东深田律师事务所律师。委托代理人李继江，广东凡天律师事务所律师。被告百利达(上海)商贸有限公司，住所地上海市黄浦区。法定代表人谷田千里，董事长。委托代理人屠灵芬，北京市怡丰律师事务所律师。委托代理人于春生，北京市怡丰律师事务所律师。原告深圳市宏亿邦电子有限公司与被告百利达(上海)商贸有限公司侵害商标权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告深圳市宏亿邦电子有限公司之委托代理人赵国彬，被告百利达(上海)商贸有限公司之委托代理人屠灵芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告深圳市宏亿邦电子有限公司诉称，原告于2011年6月16日受让取得第XXXXXXX号“TANITA特需他”注册商标(以下简称权利商标)，核准用于第9类商品“酒精测试仪”上。原告曾于2013年3月27日起诉被告侵犯该注册商标专用权的行为，但此后又发现自2013年3月28日至2014年9月10日期间，在淘宝网、亚马逊网等知名网站上有大量商家售卖被告为总经销商的标有“TANITA?”标识的百利达“HC-213S”、“HC-207”两款酒精测试仪。原告在广州、深圳的商店内也购买到了同样的产品。深圳市科恒佳电子有限公司(以下简称科恒佳公司，系该商标原权利人)在2000年提出注册申请后，日本株式会社百利达(以下简称日本百利达)在初审公告期间即提出异议，嗣后国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)裁定核准注册。作为日本百利达投资的企业，被告在早已知晓权利商标归原告所有的情况下，仍然销售上述侵权产品，并在网络销售的宣传中使用与权利商标近似的标识，造成公众的混淆，侵犯了原告的注册商标专用权。被告产品销售区域广泛，销售时间长，数量大，被告获利巨大，致使原告商品销售量大大降低，严重影响了原告的生产经营，使原告遭受了巨大的经济损失。故起诉要求被告立即停止侵犯原告第XXXXXXX号“TANITA特需他”注册商标专用权的行为，并赔偿原告经济损失人民币500,000元(以下币种均为人民币)以及合理费用32,973.50元。被告百利达(上海)商贸有限公司辩称，日本百利达的“TANITA”商标早在1983年第9类磅秤商品类别上已注册；被控侵权产品在产品说明书以及包装上的“TANITA”标识对“NI”文字进行了突出化的使用，同时也使用了“百利达”中文标识，与原告的商标有显著区别；“TANITA”是被告知名商号，并且“TANITA”与“百利达”之间已形成一一对应关系，相关公众将“TANITA”识别为“百利达”；2009年日本百利达在酒精测试仪商品类别上注册了“TANIA”商标，与原告主张的权利商标更为近似。以上事实说明被控侵权商标与原告商标不会造成混淆。原告并未实际使用过权利商标进行生产或销售酒精测试仪。故不同意原告的诉讼请求。经审理查明：一、涉案商标基本情况1983年7月，株式会社百利达制作所(日本)经国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)核准取得第180100号“TANITA”商标注册证，核定使用商品为第13类磅秤，后随商品分类变更被更改为第9类磅秤。1994年5月，经核准注册人变更为日本百利达。2013年12月，该商标续展注册有效期至2023年7月4日。2000年2月23日，科恒佳公司在第9类商品酒精测试仪上申请注册第XXXXXXX号“TANITA特需他”商标，2009年3月16日予以核准注册，有效期为2001年5月21日至2011年5月20日，后经核准续展至2021年5月20日。2011年6月13日，原告受让取得该注册商标。“TANITA特需他”注册商标中“TANITA”英文文字在上，中文文字在下。2009年12月21日，日本百利达取得第XXXXXXX号“TANIA”注册商标证，核定使用商品为第9类测呼气中酒精含量用浓度计、口臭测量仪器、计步器、测体重用秤、厨房用秤、工业秤、商业用秤等。原、被告双方均确认，商标局编著的《类似商品和服务区分表-基于尼斯分类第十版(2014文本)》一书中，第九类0910群组中没有酒精测试仪这一商品名称。二、被告及关联企业基本情况被告于2006年4月成立，被告外商投资企业批准证书载明企业英文名称为TANITA(SHANGHAI)TRADINGCC.,LTD。日本百利达为被告投资人。原、被告双方均确认，日本百利达授权案外人东莞市晓峰实业有限公司(以下简称晓峰公司)生产被控侵权酒精测试仪产品；晓峰公司所生产的产品由被告进行统一经销；晓峰公司更名前为东莞市励光实业有限公司(以下简称励光公司)。三、原、被告对其商标使用、产品生产所提供的证明情况(一)原告的证明情况1、审理中，原告提供了酒精测试仪两台，原告称一台为科恒佳公司产品－“HX-818”酒精测试仪，另一台为原告产品－“HX-642S”酒精测试仪。两件产品正面均标有原告商标，但产品上均无任何生产厂商、型号等产品信息。前者无外包装，后者包装盒上印有原告公司信息以及原告商标标识，两者均无产品说明书。被告认为以上产品是原告为应付诉讼而制作的实物。酒精测试仪并非普通货品，应有完备的使用说明等信息。原告称产品说明书已遗失，并且产品上未标示生产厂家等信息属于正常情况。2、原告提供了2011年8月其与深圳市威雷斯科技有限公司(以下简称威雷斯公司)签订的酒精测试仪委托加工协议以及2011年度至2013年度加工费收据三张(数量、金额依次为100个590元、50个290元，100个590元，150个885元)。被告对该证据提出异议，认为原告在此前诉讼或行政裁决中一直主张由自己生产并销售产品，与该证据所显示的由原告委托他人加工生产的情况相矛盾。原告提供的加工费凭证系收据而非发票，无法核实其真实性，并且酒精测试仪的生产按国家规定需要获得行政许可，但是威雷斯公司并无相应的资质。原告则表示，根据原商标法的规定，原告不用证明自己使用商标的事实，所以没有提供该证据。原告另提供了2012年12月24日至2014年8月26日酒精测试仪“HX-818”和“HX-642S”的销售发票7张，数量为5台至14台不等，金额为340元至952元不等。被告认为发票上产品仅注明“TANITA”品名，并非权利商标“TANITA特需他”，因此不能确认是原告涉案产品的销售凭证。(二)被告情况1、原告在审理中提供了被告销售的酒精测试仪两台。一台为“HC-207呼出气体酒精含量探测器”，该产品外包装正面左上方有上下排列、中间有横线相隔的“TANITA?百利达”标识，横线上为英文粗体字“TANITA?”，“NI”两字为中空，横线下为“百利达”，“TANITA?”字体明显大于“百利达”；外包装背面载明总经销商为被告和被告北京分公司、广州分公司，制造商为励光公司；产品正面有“百利达”中文标识；说明书左上方标识同外包装“TANITA?百利达”标识。另一台为“HC-213S酒精检测计”，外包装背面左上方标识“TANITA?”(NI两字为中空)及“椭圆图形(图形内标注有日文)”为上下排列，英文文字在上，图形在下，英文明显大于图形。包装背面载明总经销商为被告和被告分公司，制造商为晓峰公司，产品正面有“TANITA”英文标识；说明书左上方标识为上中下排列的“TANITA?百利达”(NI两字为中空)及“椭圆图形及关爱健康文字”(文字在图形内)，“TANITA?”英文文字在上，图形居中、“百利达”中文文字在下，“TANITA?”字体明显大于“百利达”及图形。2、被告提供了2007年至2013年期间被告向全国各地销售的“TANITA”品牌各种磅秤类产品发票共37张，拟证明“TANITA”各类计量产品在中国具有很高的知名度。3、2013年8月15日，上海中创海佳会计师事务所有限公司接受被告委托，出具专项审计报告，载明被告2011年度酒精含量探测器HC207、HC-213S营业收入为149,997.18元，净利润为-6,592.79元；2012年度营业收入为169,352.53元，净利润为-3,546.95元。被告表示，其已于2014年9月起停止销售被控侵权产品。4、2015年5月22日，重庆鑫乐医疗保健用品有限公司向被告退回“百利达酒精检测计HC-213S”共计18支。5、北京市方圆公证处(2016)京方圆内经证字第06454号公证书载明，“百度在线翻译”网站将“TANITA”翻译为“百利达”，“有道翻译”网站将“TANITA”翻译为“百利达，橡皮泥之梦”，“爱词霸”网站将“TANITA”翻译为“百利达”。(2016)京方圆内经证字第06453号公证书载明，在百度上搜索“TANITA”，在前8页的搜索结果上均与百利达品牌和百利达磅秤类产品有关。原、被告确认，该公证书上显示的相应搜索结果中无原告及其产品信息，也无“TANITA百利达”酒精测试仪产品信息。四、相关行政裁决和诉讼2001年4月27日，日本百利达对科恒佳公司在第9类酒精测试仪上申请注册的权利商标提出异议。2009年，商评委裁定原告商标予以核准注册。2012年8月13日，日本百利达对权利商标提出争议申请，要求撤销该商标注册，2016年5月31日被北京市高级人民法院终审判决驳回。2013年3月27日，原告将本案被告、深圳市亚洲大药房连锁有限公司以及晓峰公司诉至广东省深圳市罗湖区人民法院，认为三被告生产、销售商标为“TANITA”的酒精测试仪侵犯了原告第XXXXXXX号“TANITA特需他”注册商标专用权，该案目前仍在审理之中。2015年，原告向广东省东莞市第一人民法院起诉晓峰公司生产标有“TANITA?”商标的百利达“HC-213S”、“HC-207”的酒精测试仪的行为侵犯了原告的商标专用权，2016年6月29日广东省东莞市中级人民法院二审判决驳回原告全部诉讼请求。五、原告证据保全公证等情况(一)原告提供了苏宁易购订单详情查询页面以及发票一张，载明2014年6月20日李荣购买“百利达酒精检测计HC-207”一台，金额为199元。原告当庭出示了产品实物，被告确认该产品为被告销售，但并不确认系李荣购买。(二)原告代理人赵国彬、韩奎荣和胡珊向广东省深圳市深圳公证处(以下简称深圳公证处)、广州市海珠公证处(以下简称海珠公证处)申请保全公证，在公证人员的监督下，赵国彬、韩奎荣和胡珊先后实施了下列证据保全行为：1、2014年8月26日，赵国彬使用深圳公证处电脑，在亚马逊网上以298元的价格购买了注明“由亚马逊直接销售和发货”的“百利达HC-213S酒精检测计”一个。8月29日，赵收到所购物品以及购物发票(金额为298元，开票单位为北京世纪卓越信息技术有限公司广州分公司)一张。为此，深圳公证处出具(2014)深证字第115606、115608号公证书。原告当庭出示“百利达HC-213S酒精检测计”实物，被告确认系被告销售的产品。2、2014年8月26日，赵国彬使用深圳公证处电脑，在www.jianke.com网站上以283元的价格购买了“百利达酒精检测仪HC-213S”一个。深证公证处为此出具(2014)深证字第115604号公证书。原告称，此后该网站标识无货退款，所以并没有收到实物。公证网页产品图片显示之商品包装与原告提供的“HC-213S酒精检测计”实物一致。3、2014年8月26日，赵国彬使用深圳公证处电脑，在拍拍网上以260元的价格(运费20元)购买了“百利达酒精检测仪HC-213S”一个。8月29日，赵收到所购物品一件以及由上海掌动医疗科技有限公司出具的收据(金额为280元)一张。为此，深圳公证处出具(2014)深证字第115605、115609号公证书。根据公证书所附图片显示，该产品外包装背面载明总经销商为被告，生产商为晓峰公司。4、2014年8月27日，赵国彬使用深圳公证处电脑，在阿里巴巴网上购买了“百利达酒精检测仪HC-213S”，共支付620元。为此，深圳公证处出具(2014)深证字第XXXXXXX号公证书。公证图片显示所购买产品的外观、网页展示的标识与原告提供的被告产品及其相应标识一致，销售单位为上海创构电子有限公司。5、2014年8月27日，赵国彬使用深圳公证处电脑，在拍拍网上正优科技商店、双蝶诚信数码港上分别以265(标价260)元、272(标价260)元的价格购买了“百利达/TANINAHC-213S”酒精检测仪各一个。2014年9月1日，韩奎荣收到前述所购商品两件以及金额为537元的收据一张。深圳公证处为此作出(2014)深证字第115915、115916、115920号公证书。公证图片显示所购买产品的外观、公证网页展示的标识与原告提供的被告产品及其相应标识一致。6、2013年1月16日，胡珊在广州市棠安路自编188号乐天大厦首层“力动健身器材旗舰店”购买“酒精含量探测器”一只，价格为298元。公证处为此出具(2013)粤广海珠第1230号公证书。根据公证书图片显示产品外观、包装以及说明书等与原告提供的被告产品“HC-207呼出气体酒精含量探测器”相同。7、2013年3月20日，胡珊使用公证处电脑，在苏宁易购网站上操作了购买“百利达酒精检测计HC-207”的过程，并未实际付款。公证处为此作出(2013)粤广海珠第4340号公证书。根据公证书图片显示产品外观、包装以及说明书等与原告提供的被告产品“HC-207呼出气体酒精含量探测器”相同。审理中，原告表示在本案中仅主张(2014)深证字第115916号公证费用1,000元以及在其余公证中支付的晒相费154元和购买侵权产品费用1,413元，被告对以上项目的金额予以认可。原告与广东凡天律师事务所签订民事委托代理合同，并向其支付服务费25,000元。原告提供了2015年3月29日至2016年7月22日期间为本案立案、开庭等支出的交通以及住宿用票据，总计金额5,406.50元。被告对其中不是来往于原告代理人住所地和本市两地之间的交通费和住宿费发票提出异议，认为不是合理开支。以上事实，由原告提供的企业营业执照、原告商标注册证、核准商标转让证明、核准续展注册证明、民事判决书、原告产品实物、委托加工协议、收据、销售发票、公证书、公证费发票、晒相费发票、民事委托代理合同、律师费发票、交通费单据以及住宿发票，被告提供的企业营业执照、外商投资企业批准证书、许可合同、《类似商品和服务区分表-基于尼斯分类第十版》书籍、被告产品实物、发票、审计报告、收据、公证书、商标查询信息、民事判决书以及证据交换和庭审笔录等予以佐证。本院认为：原告系第XXXXXXX号“TANITA特需他”的商标权利人，其在商标有效期内所享有的商标专用权，依法受到保护。未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权的行为。销售前述侵犯注册商标专用权的商品的，同样属于侵犯注册商标专用权的行为。被告销售的使用被控侵权标识之商品“HC-207呼出气体酒精含量探测器”、“HC-213S酒精检测计”，与原告权利商标核定使用的第9类酒精测试仪，为同一种商品。被控侵权商品使用的“TANITA”商标与原告“TANITA特需他”注册商标中的英文文字完全相同，虽然该标识中对“NI”文字做了特殊处理，但就普通消费者的一般注意力而言，并不足以区分两者之差别，仍然会产生混淆。被告销售产品的外包装和说明书上，使用的“TANITA?百利达及图形”、“TANITA?及图形”标识中，“TANITA”之英文文字在右上角标注了“?”之注册商标符号，且文字也明显大于“百利达”和图形，显然是商标中最显著、最突出的部分，应当作为要部进行比对，同前所述，与权利商标构成近似。被告在同一种商品上使用与原告注册商标近似的商标，容易导致混淆，其行为侵犯了原告的注册商标专用权。至于被告辩称其销售产品的被控侵权商标系经日本百利达授权使用，但是日本百利达之“TANITA”商标核定使用商品是第9类磅秤，两者虽然同在商品分类第9类中，但是在功能和用途方面均不相同。而商标法规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，因此，被告之意见本院不予采纳。被告主张“TANITA”系被告知名商号，但被告之商号为中文“百利达”，且其在产品以及包装上对于“TANITA”的使用方式显然为商标性使用，该主张本院不予采信。至于日本百利达在权利商标同一商品类别上注册了“TANIA”商标一节，并不影响本案中对被控侵权标识与原告权利商标产生混淆的判断。而被告举证拟证明“TANITA”与“百利达”商号之间行成一一对应关系，相关公众已将“TANITA”识别为“百利达”，因此不会将使用在被控侵权产品上的“TANITA”商标，与原告权利商标产生混淆一节，本院认为，被告提供的百度搜索结果仅显示了“TANITA”与日本百利达磅秤类产品而非酒精测试仪类产品之间的关联性，因此，此证据无法证明酒精测试仪商品的相关消费者，能够将“TANITA”标识与被告商号联系在一起，从而区分该商标与权利商标所指示的不同商品来源，被告此辩称本院难以采信。侵犯他人注册商标专用权的，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。因此，被告应当停止销售使用前述被控标识的产品并承担相应的赔偿责任。原告在本案中提供的证据，均显示网络销售者为案外人，不足以证明系被告在网络宣传中使用了被控侵权标识，因此原告该事实主张，本院难以支持。原告保全公证购买的产品虽然部分未提供实物，名称也与被告经销的产品不一致，但是公证显示的产品图片以及反映的信息均与被告经销产品一致，故本院认定原告保全公证的网站上销售的产品系被告经销的商品。至于被告抗辩原告从未实际使用注册商标进行生产销售，根据原告提供的产品实物、委托加工合同、加工费收据和销售发票等证据，已可证明其三年内实际使用过该注册商标，被告亦无相反证据反驳，因此，被告之抗辩难以成立，其赔偿责任亦难以免除。被告关于受托企业系无生产资质之辩解，与本案争议无涉，原告之行为即便违反了相应的行政法规，也不属于本案处理范围，亦不影响原告已使用注册商标事实之成立。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予300万元以下的赔偿。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。从原告提供的证据可以看出，原告涉案产品的产量和销量都很低，对此，原告也予以确认。其提供的证据也仅仅系其与经销企业之间销售记录，并无普通消费者的购买记录，由此可见原告产品的知名度较弱。而从被告提供的具有资质的会计事务所出具的审计报告中可以看出，被告销售被控侵权产品也并未盈利。因此，综合原告企业商誉、商标知名度、市场范围、生产能力、利润情况以及被告侵权方式、获利情况、原告主张的侵权时间、侵权产品销售范围以及侵权恶意大小等因素，本院在原告主张范围内酌情决定赔偿数额。关于原告主张的为制止侵权行为所支付的合理开支，依法可以包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用以及律师费等。因此，原告为本案维权支付的公证费、购买侵权产品支出以及晒相费，属于合理开支，依法予以支持。原告主张的交通费和住宿费，本院结合交通住宿费用的必要性以及合理性，酌情予以确定。关于原告主张的律师费，本院将结合本案的难易程度，取证情况、开庭次数以及律师收费规定等因素予以酌定。综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项、第(三)项，第六十三条第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款，第十七条，第二十一条第一款之规定，判决如下：一、被告百利达(上海)商贸有限公司于本判决生效之日起立即停止对原告深圳市宏亿邦电子有限公司享有的第XXXXXXX号“TANITA特需他”注册商标专用权的侵害行为；二、被告百利达(上海)商贸有限公司于本判决生效之日起七日内赔偿原告深圳市宏亿邦电子有限公司包括为制止侵权所支付的合理调查费用在内的经济损失人民币50,000元；三、对原告深圳市宏亿邦电子有限公司的其余诉讼请求不予支持。负有金钱给付义务的当事人，如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币8,800元，由原告深圳市宏亿邦电子有限公司负担3,350元，被告百利达(上海)商贸有限公司负担5,450元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。审 判 长  金 滢审 判 员  施大伟人民陪审员  时 美二〇一六年八月二十五日书 记 员  王文宏附：相关法律条文一、《中华人民共和国商标法》第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。二、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的，应当准许。第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。第二十一条人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中，依据民法通则第一百三十四条、商标法第五十三条的规定和案件具体情况，可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任，还可以作出罚款，收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定。罚款数额可以参照《中华人民共和国商标法实施条例》的有关规定确定。工商行政管理部门对同一侵犯注册商标专用权行为已经给予行政处罚的，人民法院不再予以民事制裁。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。