中华人民共和国 四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）川01民初3823号 原告：株式会社岛津制作所，住所地日本京都府京都市中京区西之京桑园町1番地。 法定代表人：上田辉久，社长。 委托诉讼代理人:刘一舟，上海市华诚律师事务所律师。 委托诉讼代理人:余梦菲，上海市华诚律师事务所律师。 原告：岛津企业管理（中国）有限公司，住所地中华人民共和国上海自由贸易试验区富特西一路**汤臣园区**第**B部位。 法定代表人：马濑嘉昭，董事长。 委托诉讼代理人:刘一舟，上海市华诚律师事务所律师。 委托诉讼代理人:余梦菲，上海市华诚律师事务所律师。 被告：成都岛津仪器设备有限公司，住所，住所地中华人民共和国四川省成都市武侯区武侯祠大街********div> 法定代表人：骆国文，总经理。 委托诉讼代理人：徐进，四川智见成律师事务所律师。 本院受理原告株式会社岛津制作所（以下简称岛津所）、岛津企业管理（中国）有限公司（以下简称岛津公司）诉被告成都岛津仪器设备有限公司（以下简称成都岛津）侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，进行了公开开庭审理，岛津所、岛津公司委托诉讼代理人刘一舟、余梦菲，成都岛津的法定代表人骆国文、委托诉讼代理人徐进到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告岛津所、岛津公司向本院提出诉讼请求：请求判令被告成都岛津立即停止侵犯第3399674号注册商标专用权的行为；立即停止导致混淆的不正当竞争行为；在其官网（××）刊登声明，消除影响；赔偿岛津所、岛津公司经济损失及合理开支100万元。事实与理由：岛津所创业于1875年的日本京都，于1917年9月正式登记设立，岛津公司为其于1999年8月在中国设立的子公司。“岛津”作为字号，被岛津所长期、持续使用，已被包括中国在内的全球相关公众所熟知。2004年3月14日，经核准注册，岛津所取得第3399674号“岛津”图文组合注册商标专用权。此后，岛津所将该商标许可给岛津公司。1956年，岛津所参加了在中国北京、上海举办的日本商品展览会，自此开始了与中国经营行为。自1980年至今，岛津所已在中国设立了9家独立法人，并在各大主要城市设立办事处。岛津公司也在中国设立了13家分公司，其中四川分公司于2006年设立。通过众多的独立法人、办事处、分公司、技术维修点及上百家的代理商，岛津所面向中国市场持续提供高科技分析和测试仪器、医疗器械及工业设备等，随着岛津所、岛津公司在中国的营销规模不断扩大以及对“岛津”品牌的持续宣传、推广，“岛津”字号及注册商标已在中国享有极高知名度。被告成都岛津成立于2009年1月7日，并从事医疗器械、仪器仪表、精密分析检测仪器和设备的制造、销售、维修等经营活动。成都岛津将岛津所、岛津公司的字号、诉争注册商标的主要部分的拼音或罗马字注册为域名（××、shimadzulimited.com、daojinchina.com）、微信号（shimadzujapan），甚至将其客服电话号码也注册成为域名（××）；成都岛津在其官方网站上大量突出使用“岛津”“shimadzu”以及日语音译“西马诸”等文字；在其生产的色谱仪、酶标仪、显微镜等分析检测仪器上使用“岛津”的“西马诸”以及“岛津西马诸”作为商标，成都岛津的上述行为侵害了岛津所、岛津公司对诉争商标享有的专用权。同时成都岛津在其网站上使用“岛津”的网页标签、宣称其有“岛津制作所”商标、标注上文所述域名，在其网站及微信宣传文章中，以“岛津制作所”的字样以指代自己，并声称“在日美等国设立公司……打开美日市场……产品远销各国”的行为，足以使相关公众误认为原被告之间存在关联，进而对商品来源产生误认，其行为已构成不正当竞争行为。 被告成都岛津答辩称，成都岛津在经营宣传中使用“岛津”“岛津中国”“成都岛津”系行使其合法注册的“岛津Ｄ×××××”注册商标专用权，且具体的使用方式也是对注册商标的规范使用；同时也是对成都岛津合法注册的企业字号及中文域名“岛津.公司”“岛津.cn”的合法使用；成都岛津在宣传和域名中使用“shimadzu”文字系翻译错误，且不会导致混淆；成都岛津提供的色谱仪等分析测试仪器虽然与诉争注册商标核定使用的商品属于同一种或类似商品，但成都岛津在该商品使用的是“西马诸”商标而非“岛津”商标，故上述行为不构成商标侵权。另，成都岛津于2016年7月21日，在第9、10类商品上获准注册“西马诸”商标，故对该商标的使用不构成侵权，即使与诉争商标产生冲突，也应通过行政程序解决。成都岛津在网站对相关词语、表述的使用，均是基于合法权益所为，且不会引发相关公众的误解，故也不属于不正当竞争行为。岛津所、岛津公司在本案中主张损失赔偿没有事实依据，请求不能成立。请求驳回岛津所、岛津公司的全部诉讼请求。 经审理查明，岛津所于1917年9月1日在日本京都市设立，岛津公司于1999年8月11日在中国上海市设立。2004年3月14日，岛津所在中国经核准注册取得第3399674号注册商标专用权，核定使用范围为第9类的检漏器、色谱仪、分光仪、红外传感器等商品，核准商标为左部黑色正方形内嵌白色十字外套圆环图案，右上部“岛津”大字加右下部“SHIMADZU”小字的图文组合。2017年9月19日，岛津所与岛津公司签订知识产权许可协议，约定岛津所将其享有的包括诉争注册商标在内的专用权及字号权以普通许可的方式许可岛津公司在中国境内行使，岛津公司在中国境内可与岛津所共同提起侵权诉讼，岛津公司的上述权利可追溯至2009年1月1日。岛津所的经营范围包括了检测仪器、设备的研发、生产及销售。其商业活动，在中国改革开放之前即已进入了中国市场，其于1980年首次在中国投资设立经营主体；岛津公司也于2006年在四川成都设立四川分公司，开展经营活动。2006年至2009年间，岛津所、岛津公司在国内媒体上投放了广告，专业媒体对岛津所、岛津公司以及岛津所科研人员获诺奖情况有过多篇报道，相关专业论文也对岛津所、岛津公司的产品或技术有过多次介绍和引用。 成都岛津于2009年1月7日在中国四川成都市设立，并在2014年至2016年期间先后在第5、8、10、11、20、21、28、36、40、44类商品或服务上获准注册“岛津Ｄ×××××”商标，并于2016年7月21日获准注册第16997029号“西马诸”文字商标，核定使用商品为第9类的精密天平、物理学设备和仪器、分度仪（测量仪器）。并注册了“岛津.中国”“岛津.公司”域名。成都岛津在其网站首页（网址为××，网页标签显示字样为：岛津|岛津中国——欢迎访问……）页面上方标注有左侧为“岛津”在上、“DAOJIN”在下的文字组合，中部为一小点，右侧为“中国”在上、“CHINA”在下的文字组合，其中左右两侧色彩不同；该网站上发布有“气相色谱仪”“液相色谱仪”“酶标仪”“生物光学显微镜”等商品照片及说明文字，上述商品上标注的商标为“西马诸®”，相关说明文字的用语有“西马诸XX商品”“品牌：西马诸”“岛津西马诸XX商品”，上述部分商品照片上还以水印方式标注有“官网：岛津.中国”“岛津.中国”；网页中发布的微博、微信的二维码标注有“岛津”“岛津.中国”文字；上述网站英文页面的网页标签显示字样为“shimadzu”。成都岛津的微信显示有“岛津Ｄ×××××”“岛津”以及“你好，欢迎关注shimadzujapan”文字。成都岛津在上述网站、微信上发布的宣传文章中还以“岛津制作所”（日文版）指代自身，并声称拥有“岛津制作所”注册商标，“在美、日设立分公司”“产品订单涉及美国、日本等国际市场”。成都岛津还在上述网页标注了××、shimadzulimited.com、daojinchina.com、××等网址。上述网页中还包含有关农牧机械、卫生用品、眼镜等商品的产品、活动照片及宣传介绍文字。 岛津所、岛津公司在向本院提起本案诉讼的同时，还依其对注册商标及企业名称享有的权益，对成都岛津提起（2017）川01民初3824号、3825号案，分别请求本院判令成都岛津停止在其企业名称中使用“岛津”文字的行为，以及停止使用并转让域名岛津.中国、岛津.公司。 岛津所、岛津公司为本案诉讼，支付了公证费18500元、翻译费3355元。2018年2月3日，上海市华诚律师事务所还就本案及上述两案的诉讼服务向岛津所、岛津公司开具60万元的账单，要求岛津所、岛津公司及时付款。 上述事实，有企业登记档案资料、商标注册证、协议、公证书、期刊、日文字典、发票、账单及当事人陈述等主要证据予以证明。 本院认为，因岛津所为外国法人，故本案属于涉外案件，由于双方当事人均援引中国法律进行起诉与答辩，故本案适用中国法律。岛津所为第3399674号注册商标专用权人，其权利合法有效应予保护。岛津公司作为该注册商标的普通被许可人，可以与岛津所共同提起本案诉讼。 已有证据表明被告的实际经营活动包含了色谱仪、酶标仪、光学显微镜等检测仪器、用具的生产与销售。而上述检测仪器、用具均属科学、测量、光学、检验用仪器或装置，与诉争商标核定使用商品为同一种商品。鉴于被证明的被控侵权行为均发生在网络空间，并以网页标签、页面设计、文章、商品及营销活动照片的形式呈现，故根据《中华人民共和国商标法》第四十八条关于本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为的规定，可以认定成都岛津的被控行为包含了在商品上使用商标和将商标用于广告、展览等商业活动等商标使用行为。在于对于诉争注册商标，因其在相关公众中具有相当知名度，故其商标本身及“岛津”“shimadzu”文字组成部分可成为注册商标的显著性部分。因此成都岛津在其有关检测仪器、装置商品的网页设计上使用“岛津”乃至于“岛津”加其他文字或设计元素的组合作为刊头、标签、微信公号名以及商品、企业的注释、介绍或宣传语和商业活动现场的行为，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二款关于未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的行为属于侵犯注册商标专用权的规定，成都岛津的上述行为构成对诉争商标专用权的侵害，应当承担包括停止侵权在内的民事责任。需要说明的是，除上述将商标直接用于商品或明显与商品有关的商业活动的行为之外，成都岛津还存在诸如自称“岛津制作所”，声称拥有“岛津制作所”注册商标并“在美、日设立分公司”“产品订单涉及美国、日本等国际市场”等行为，对该类行为的定性，应予以整体把握。这种整体把握不仅要基于企业盈利的生存目标或企业经营行为始终围绕商品与市场展开的行为逻辑，更要考察不同经营行为共同发生指示来源的商业效果的内在联系。成都岛津作为企业，其持续投入并长期开办的网站，必然服务于企业的经营活动。可以说，网站对企业经营范围及商品信息的介绍，就是出于销售目的而帮助相关公众建立商品与特定来源的联系，故网站中直接使用商标以关联商品与企业的信息当然属于商标使用行为。而对于上文提及未直接使用诉争商标显著性部分的文章和用语，尽管并不直接发挥识别作用，但其必然以网站其他信息产生标识商品来源为前提，向消费者传递有利于商品提供者、有利于交易的商誉信息，进而增强网站及网站对商标使用的来源识别功能。因此成都岛津的前述行为应当被其商标使用行为所吸收，属于商标使用行为的一部分。另外也可以注意到，诸如“在美、日设立分公司”“产品订单涉及美国、日本等国际市场”的宣传用语，不论是出于商标法还是从反不正当竞争法，其脱离开商标或其他标识的使用，均不会发生混淆效果；同样的，在“岛津”被禁止使用后，诸如“岛津制作所”等用语也不再存在。因此，岛津所、岛津公司在诉讼请求单独要求成都岛津停止上述行为并无必要；其在法律适用中，对于成都岛津的商标使用行为，援引反不正当竞争法对市场混淆行为的规定予以再次评价，也属于规范竞合的范畴，从诉讼效率及诉讼成本角度看，实无必要。故本院对岛津所、岛津公司的不正当竞争主张及前述主张和请求，不再审查和单独支持。岛津所、岛津公司对成都岛津使用“西马诸”商标也提出了侵权主张，尽管可以认定“西马诸”与诉争商标的日文发音相谐，考虑到诉争商标在中国范围内，相关公众更易选择商标中的“岛津”文字作为诵读对象，加之“岛津”本身也是汉字，因此中国公众将诉争商标读作“daojin”为正常，读作“ximazhu”为例外，因此在岛津所、岛津公司尚未举证证明，基于使用及推广相关公众已将“ximazhu”的读音与诉争商标建立固定关联的情况下，“西马诸”与诉争商标不属于近似商标，故成都岛津对上述商标的使用不构成侵权。成都岛津还以其在其他类别上享有的“岛津daojin”注册商标以及企业名称、域名进行不侵权抗辩。由于成都岛津未将“岛津daojin”使用在核定使用商品上、企业名称、域名晚于诉争商标的取得，故根据商标法界定专用权范围的规定及保护在先、诚实信用的权利冲突规范，成都岛津的抗辩不能成立，本院不予支持。 关于损失赔偿与消除影响的责任承担，根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条的规定，成都岛津应当承担上述侵权责任。根据《中华人民共和国商标法》第六十三条的规定，由于双方均未证明岛津所、岛津公司的损失或成都岛津的获利，故本院根据本案性质、商标的知名度、成都岛津的主观恶意以及侵权时间、范围、规模等因素，以及岛津所、岛津公司将成都岛津基于具有显著性的商业标识所为的混淆行为，依请求事项的不同，在本案及（2017）川01民初3824号、3825号案中分别要求赔偿，但未具体区分损失来源的情况，以法定赔偿的方式确定成都岛津混淆行为的整体赔偿金额，并分在三案中认定。赔偿金额还应包含合理开支，对合理开支的确定，本院将考虑维权费用的实际发生情况，并结合案件难度，岛津所、岛津公司及其代理人诉讼准备、参与情况，并在三案合并开庭前提下，予以确定并分在三案中认定，综上，本院酌情确定成都岛津在本案中赔偿岛津所、岛津公司经济损失及合理开支33万元。 据此，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条，《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十六条、第五十九条第(二)项、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告成都岛津仪器设备有限公司立即停止在其科学、测量、光学、检验用仪器或装置的商业活动中停止使用“岛津”“shimadzu”标识的行为；二、被告成都岛津仪器设备有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告株式会社岛津制作所、岛津企业管理（中国）有限公司经济损失及合理开支33万元； 三、被告成都岛津仪器设备有限公司于本判决生效之日起十日内在其在网站上刊登声明以消除影响，逾期不履行的，原告株式会社岛津制作所、岛津企业管理（中国）有限公司可以申请人民法院刊登本判决的主要内容，刊登费用由被告成都岛津仪器设备有限公司承担。 四、驳回原告株式会社岛津制作所、岛津企业管理（中国）有限公司的其他诉讼请求。 如被告成都岛津仪器设备有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费13800元，由被告成都岛津仪器设备有限公司承担9660元。原告株式会社岛津制作所、岛津企业管理（中国）有限公司承担4140元。 如不服本判决，成都岛津仪器设备有限公司、岛津企业管理（中国）有限公司可在判决书送达之日起十五日内，株式会社岛津制作所可在判决书送达之日起三十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省高级人民法院。 审 判 长  钟晞鲲 审 判 员  陈 红 人民陪审员  黄 清 二〇一九年四月二十五日 书 记 员  周 燚