广东省高级人民法院民 事 判 决 书(2019)粤民终191号上诉人（原审被告）：中山市纳宝电器科技有限公司，住所地：广东省中山市南头镇升辉南工业区宏业路16号。法定代表人：黄建忠，执行董事。委托诉讼代理人：刘斌，广东雅商律师事务所律师。委托诉讼代理人：张湘艳，广东雅商律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：中山市高悦电器有限公司，住所地：广东省中山市南头镇南头大道东18号第一幢五楼之一。法定代表人：张敏，总经理。委托诉讼代理人：冯卫东，东莞市展智知识产权代理事务所（普通合伙）专利代理人。上诉人中山市纳宝电器科技有限公司（以下简称纳宝公司）因与被上诉人中山市高悦电器有限公司（以下简称高悦公司）外观设计专利实施许可合同纠纷一案，不服广州知识产权法院（2017）粤73民初4466号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。纳宝公司上诉请求：1.依法撤销一审判决；2.改判驳回高悦公司的全部诉讼请求；3.高悦公司承担本案全部诉讼费用。事实与理由：1.首先，涉案《专利实施许可合同》约定的内容包括两方面：一是纳宝公司不得接受第三方关于相同或类似产品的委托生产；二是纳宝公司不得就相同或类似产品给第三方专利许可。从一审法院查明的事实来看，在（2016）粤2027民初6811号案中，案外人中山市东凤镇铭发电器厂（以下简称铭发电器厂）确认自2015年2月起再未向纳宝公司下过单，纳宝公司也确认再未向铭发电器厂供过货，即自2015年2月起，纳宝公司已没有接受案外人的生产委托，在涉案合同签订前后，纳宝公司都没有接受第三方相同或类似产品的委托生产或专利许可。其次，涉案合同是排他许可，高悦公司的合同目的是想限制纳宝公司不得接受第三人的委托生产或专利许可，限制的是具体的许可行为，而不是意思表示。纳宝公司在涉案合同签订前后都没有实施合同限制的许可行为。因此，纳宝公司并没有违反涉案合同的约定，一审判决对此认定错误。2.涉案合同的目的是许可高悦公司排他销售具体一款模具生产的产品，并未限定纳宝公司不能就别的款式模具接受委托或许可给他人，纳宝公司并未向第三人提供由高悦公司模具生产的产品，所以本案中纳宝公司并不构成违约。3.本案为专利实施许可合同纠纷，违约方承担守约方为解除纠纷所产生的费用应当有合同约定，没有合同约定，法院不应当支持。涉案合同第七条明确约定违约方应承担的是守约方为解决纠纷产生的律师费、诉讼财产保全提供担保所产生的费用、调查费及差旅费，合同对违约方所应承担的各项费用进行了非常明确的约定和列举。高悦公司委托专利代理人所产生的费用不属于律师费，也不属于合同所列举的其他费用，高悦公司无权主张纳宝公司支付上述费用。高悦公司辩称，涉案合同第二条约定涉案专利的全部技术使用范围为本合同许可的技术使用范围”，相同或近似的产品都属于涉案专利许可使用范围。双方在2015-2016年有多起诉讼，生效裁判文书已认定纳宝公司与第三人专利许可合同履行完毕，并非纳宝公司单方解约。纳宝公司在与第三人签订许可合同的情况下，又于2016年3月与高悦公司签订涉案排他许可合同，违反合同约定，构成违约。高悦公司向一审法院提起诉讼，请求判令纳宝公司：1.支付违反双方于2016年3月30日签订的《专利实施许可合同》的违约金100万元；2.返还高悦公司专利许可使用费195126元（截至2017年7月）；3.承担高悦公司因此案产生的律师费2万元；4.承担本案全部诉讼费用。一审法院认定事实：2016年3月30日，纳宝公司（甲方、许可方）与高悦公司（乙方、被许可方）签订《专利实施许可合同》，约定甲方提供持有的“电灶炉（可调式迷你型）”外观设计专利（专利号：ＺＬ20133018××××.5），乙方提供属于该专利范围的一款产品模具给甲方生产，甲方将生产出来的该款产品许可给乙方排他销售。合同具体约定如下：第一条专利许可的类型。1.本项专利许可系排他许可销售，该许可仅限于乙方提供模具的这一款产品。甲方不得接受第三方关于相同或类似本产品的委托生产或专利许可。2.由甲方负责制作生产，交由乙方进行销售。甲方不再许可他人制造和销售本许可产品。4.本独占许可未经甲方允许不得转让。第二条技术使用范围。1.甲方确定专利的保护范围。2.ＺＬ20133018××××.5专利的全部技术使用范围为本合同许可的技术使用范围。第四条专利许可的实施。买卖交易方式：乙方向甲方发出订单，甲方回复确认订单情况并确认交货期限。第六条违约责任。4.如甲方未经乙方同意私下将乙方订购生产的产品售给第三方，视为甲方严重违约，乙方有权单方解除合同，甲方须另外支付违约金100万元。第七条争议解决。因本协议发生争议提起诉讼的，违约方应承担守约方的律师为解决纠纷所产生的律师费、诉讼财产保全提供担保所产生的费用、调查费及差旅费等，全部由违约方承担。第八条合同生效条件的约定。本合同的生效条件为：乙方履行完毕《调解协议书》及《民事调解书》当中列明的义务后（其中包括向甲方支付乙方费用人民币26万元整），本合同即告生效。高悦公司与纳宝公司均确认上述合同第八条约定的生效条件已成就。高悦公司主张在签订涉案《专利实施许可合同》前，纳宝公司已与案外人铭发电器厂签订《专利共同使用合同》，将外观设计专利（专利号：ＺＬ20133018××××.5）许可给铭发电器厂使用，违反了《专利实施许可合同》第六条第4款的约定，并据此要求纳宝公司支付违约金100万元。高悦公司对其上述主张提交了（2016）粤73民初2050号民事判决书（打印件，已生效）佐证。该判决记载铭发电器厂就与纳宝公司签订的《专利实施独占许可合同》《专利共同使用合同》发生的纠纷诉至一审法院，判决“经审理查明”部分记载：2013年12月19日，铭发电器厂与纳宝公司签订《专利共同使用合同》，约定纳宝公司把持有的外观设计专利（ＺＬ20133018××××.5）与实用新型专利（ZL20132034xxxx.2）许可给铭发电器厂使用，上述专利由双方共同使用，使用期限为3年，期满无异议继续共同使用，铭发电器厂不给付纳宝公司专利许可费。双方庭审中确认《专利共同使用合同》已到期履行完毕。判决“一审法院认为”部分记载：铭发电器厂与纳宝公司签订的《专利共同使用合同》和《专利实施独占许可合同》是双方当事人的真实意思表示，均已生效，且没有违反法律规定，对双方均具有约束力，双方均应当依约履行。《专利共同使用合同》于2013年12月19日签订，合同期限为3年，至2016年12月18日已经合同期满而终止。双方在庭审时均确认《专利实施独占许可合同》仍在继续履行过程中。因此，双方对上述两份合同的履行均没有争议，铭发电器厂要求确认《专利共同使用合同》在有效期内有效，并判令纳宝公司继续履行《专利实施独占许可合同》的诉讼请求，不予支持。纳宝公司抗辩其在签订涉案《专利实施许可合同》前已发函给铭发电器厂解除《专利共同使用合同》，且合同自2015年2月起已没有履行，事实上已经解除，而铭发电器厂在纳宝公司处亦有专用模具。纳宝公司对其上述主张提交了（2015）粤知法专民初字第2126号民事判决书（已生效）、（2016）粤2072民初6811号之四民事裁定书、（2016）粤2072民初6811号民事判决书佐证。（2015）粤知法专民初字第2126号民事判决书记载纳宝公司就与广州市荔湾区心怡茶具行、铭发电器厂之间的专利侵权纠纷向一审法院提起诉讼。该判决书查明：2015年5月6日，广东鼎汉律师事务所受纳宝公司委托向铭发电器厂发送《律师函》，告知铭发电器厂自2015年4月15日起解除2014年8月1日签订的《专利实施独占许可合同》，以及外观设计专利（专利号ＺＬ20133018××××.5）的授权期自2015年3月1日起届满，铭发电器厂自此不得再继续使用。（2016）粤2072民初6811号民事判决书显示铭发电器厂于2016年6月22日就与纳宝公司的承揽合同纠纷起诉至法院。铭发电器厂起诉称纳宝公司自2015年2月起无故停止向其交付产品，亦不退还模具，其于2015年6月2日向纳宝公司发送《关于尽快返还模具的通知》要求纳宝公司返还模具，但纳宝公司未回复且拒绝供货。纳宝公司回应称铭发电器厂自2015年2月起未下订单。判决书另查明：2013年12月19日，纳宝公司与铭发电器厂签订《专利实施独占许可合同》，约定纳宝公司许可铭发电器厂于2013年12月19日至2016年12月18日在中国独占使用外观设计专利（专利号：ＺＬ20133018××××.5）。另查明，高悦公司主张其已向纳宝公司支付2016年4月至2017年7月期间的专利许可使用费共195126元，其中2016年3月30日至2016年12月18日期间的许可费为137997元，并提交了许可费清单（打印件）、对账单、送货单、支票、收据佐证。纳宝公司对上述证据的真实性均无异议。高悦公司主张其因本案诉讼支出了诉讼服务费2万元，提交了《专利实施许可合同纠纷诉讼委托代理协议》及专利诉讼费发票佐证。委托代理协议的甲方为高悦公司，乙方为东莞市展智知识产权代理事务所。纳宝公司对上述证据的真实性确认，但不确认合法性及关联性，认为《专利实施许可合同》约定若一方违约导致纠纷所产生的费用特指律师费，不包括专利代理人的费用，且专利代理人虽有出庭的资格，但无收取代理费的权利。再查明，纳宝公司成立于2012年3月9日，经营范围为研发、设计、生产、销售家用电器及其配件等。一审法院认为，本案系外观设计专利实施许可合同纠纷，根据查明的事实及双方的诉辩意见，本案的争议焦点为：1.纳宝公司是否违反《专利实施许可合同》的约定；2.高悦公司的诉讼请求应否予以支持。高悦公司与纳宝公司签订的《专利实施许可合同》是双方的真实意思表示，未违反我国法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方均应依约履行。关于纳宝公司是否违反《专利实施许可合同》约定的问题。高悦公司主张纳宝公司在签订《专利实施许可合同》前已与铭发电器厂签订《专利共同使用合同》，将外观设计专利（专利号：ＺＬ20133018××××.5）许可给铭发电器厂使用，违反了《专利实施许可合同》的约定。对此，一审法院认为：纳宝公司通过与高悦公司签订《专利实施许可合同》的方式，授权高悦公司自2016年3月30日起使用外观设计专利（专利号：ＺＬ20133018××××.5），并约定纳宝公司不得接受第三方关于相同或类似产品的委托生产或专利许可。而纳宝公司在其与铭发电器厂签订的《专利共同使用合同》中授权铭发电器厂在2013年12月19日至2016年12月18日使用上述专利。也即2016年3月30日至2016年12月18日期间，纳宝公司同时授权铭发电器厂与高悦公司使用外观设计专利（专利号：ＺＬ20133018××××.5），该行为违反了《专利实施许可合同》的约定，构成违约。至于纳宝公司抗辩其已于2015年5月6日委托代理机构向铭发电器厂发函解除了《专利共同使用合同》，以及合同自2015年2月起已没有履行，事实上已解除的问题。一审法院认为：首先，根据（2015）粤知法专民初字第2126号民事判决书查明的情况，纳宝公司在函件中仅要求解除2014年8月1日签订的《专利实施独占许可合同》，并未要求解除《专利共同使用合同》。虽然纳宝公司在函件中要求铭发电器厂自2015年3月1日起不得继续使用外观设计专利（专利号：ＺＬ20133018××××.5），但该行为属于单方行为，不足以证明《专利共同使用合同》被解除。其次，纳宝公司与铭发电器厂在（2016）粤73民初2050号案庭审中均确认《专利共同使用合同》到期履行完毕，合同于2016年12月18日期满而终止，双方均未主张合同是被解除的。再次，即使如纳宝公司所述，其与铭发电器厂自2015年2月起已没有履行《专利共同使用合同》，但并不意味着合同因此解除。综上，纳宝公司上述抗辩依据不足，一审法院不予支持。关于纳宝公司应否支付高悦公司违约金100万元的问题。《专利实施许可合同》第六条第4款约定“如甲方未经乙方同意私下将乙方订购生产的产品售给第三方，视为甲方严重违约，乙方有权单方解除合同，甲方须另外支付违约金100万元。”虽然纳宝公司在2016年3月30日至2016年12月18日期间同时授权高悦公司及铭发电器厂使用外观设计专利（专利号：ＺＬ20133018××××.5）的行为违反了《专利实施许可合同》的约定，但该行为不属于合同第六条第4款约定的纳宝公司需支付违约金100万元的情形。而高悦公司并未举证证明纳宝公司存在其他符合合同第六条第4款约定的情形。因此，高悦公司要求纳宝公司支付违约金100万元，缺乏依据，一审法院不予支持。关于纳宝公司应否返还专利许可使用费195126元的问题。《中华人民共和国合同法》第三百四十二条规定，技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。第三百五十一条规定，让与人未按照约定转让技术的，应当返还部分或者全部使用费，并应当承担违约责任。纳宝公司违反《专利实施许可合同》约定在许可期限内将外观设计专利（专利号：ＺＬ20133018××××.5）同时许可给铭发电器厂使用，可以认定纳宝公司没有按约定的方式将涉案专利许可给高悦公司，现高悦公司要求纳宝公司退还专利许可使用费合理有据，一审法院予以支持。但是，鉴于纳宝公司重复授权的期间为2016年3月30日至2016年12月18日，纳宝公司应仅向高悦公司退还上述期间的专利许可使用费。根据《专利实施许可合同》约定专利许可费为3元/个的事实，并结合高悦公司提交的许可费清单、对账单等证据，一审法院计得2016年3月30日至2016年12月18日的许可费为137997元。综上，纳宝公司应向高悦公司退还专利许可使用费137997元，超出部分，一审法院不予支持。关于纳宝公司应否支付高悦公司诉讼服务费2万元的问题。《专利实施许可合同》第七条约定因本协议发生争议提起诉讼的，违约方应承担守约方的律师为解决纠纷所产生的诉讼代理费、诉讼财产保全提供担保所产生的费用、调查费及差旅费等。现高悦公司因纳宝公司违约诉至法院，并要求纳宝公司负担其因诉讼支出的诉讼服务费2万元，依据充分，一审法院予以支持。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十八条、第一百零七条、第三百四十二条、第三百五十一条的规定，判决：一、纳宝公司于判决发生法律效力之日起十日内一次性退还高悦公司专利许可使用费137997元；二、纳宝公司于判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿高悦公司支出的诉讼服务费20000元；三、驳回高悦公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费15736元，由高悦公司负担6845元，纳宝公司负担8891元。一审案件受理费已由高悦公司预付，应由纳宝公司负担的部分一审法院不予退回，由纳宝公司于上述判决履行期限内向高悦公司迳付。二审中，纳宝公司向本院提交（2018）粤民终698号民事判决书，拟证明涉案合同仅许可高悦公司排他销售具体的一款模具生产的产品，并未限定其不能就别的款式模具产品接受委托或许可给他人，所以其在本案中不构成违约。纳宝公司发表质证意见称，对该判决书的真实性予以认可，对关联性不予认可。本院经查，该案系纳宝公司就本案专利对高悦公司据与本案同一的《专利实施许可合同》所提起的专利实施许可合同纠纷，双方争议的是合同标的和高悦公司所负担的合同义务的解释，即合同标的是否限于高悦公司模具所确定的相同产品而不延及近似产品，高悦公司是否仅负担不自行制造或者委托第三人制造高悦公司模具所确定的相同产品，而不延及近似产品。而本案双方对合同标的并无争议，争议的是《专利实施许可合同》中纳宝公司所负担的合同义务的约定，即纳宝公司是否负有并违反合同第一条第一项关于纳宝公司“不得接受第三方关于相同或类似本产品的委托生产或专利许可”的约定义务。两案其他法律事实也不同，不属于类案，该案的处理结果，并不影响决定本案的处理结果，不涉及到裁判标准的统一问题。高悦公司在该案中是否违约，与纳宝公司在本案中是否违约没有关联性，本院不予采信为认定本案事实的依据。本院经审理查明，一审法院查明事实属实，本院予以确认。另查明，本院(2017)粤民终1335号生效民事判决查明以下事实：2013年12月19日，铭发电器厂与纳宝公司签订《专利共同使用合同》，约定纳宝公司把持有的外观设计专利（ＺＬ20133018××××.5）与实用新型专利（ZL201320347559.2）许可给铭发电器厂使用，上述专利由双方共同使用，使用期限为3年，期满无异议继续共同使用，铭发电器厂不给付纳宝公司专利许可费。双方在2017年3月22日该案一审庭审中确认《专利共同使用合同》已到期履行完毕。本院认为，根据当事人的上诉请求与理由、答辩意见，本案的争议焦点为：1.纳宝公司是否构成违约；2.若构成违约，纳宝公司是否应负担高悦公司支出的诉讼服务费。关于纳宝公司是否构成违约的问题。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六条规定，依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力；当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。纳宝公司与高悦公司于2016年3月30日签订的《专利实施许可合同》约定高悦公司向纳宝公司提供属于专利号为ＺＬ20133018××××.5、名称为“电灶炉（可调式迷你型）”的外观设计专利范围的一款产品模具用以生产，纳宝公司将生产出来的产品许可高悦公司排他销售，纳宝公司不得接受第三方关于相同或类似产品的委托生产或专利许可，对合同标的、双方关系和纳宝公司负担的不作为义务作出了明确的约定。根据该约定，纳宝公司不得另行接受他人委托生产相同类似产品并不得另行对他人作出专利许可，以确保高悦公司享有的排他销售合同产品权利。但根据广州知识产权法院（2016）粤73民初2050号生效裁判文书查明的事实，2013年12月19日，铭发电器厂与纳宝公司签订《专利共同使用合同》，约定纳宝公司把本案专利许可给铭发电器厂使用，期限3年。也即在2016年3月30日至2016年12月18日期间，本案专利存在被纳宝公司先后授权铭发电器厂与高悦公司使用的情况，违反《专利实施许可合同》关于“甲方不得接受第三方关于相同或类似产品的委托生产或专利许可”约定。纳宝公司没有证据证明高悦公司明知本案专利存在他人享有在先使用权的情况还与纳宝公司签订排他使用合同，未证明对于该影响专利使用的重大情况，纳宝公司履行了告知的先合同义务。纳宝公司的行为违反合同约定和合同法的规定，构成违约。纳宝公司提出其未违约的上诉与事实不符，其据此主张其不应承担违约责任无据，本院不予支持。关于纳宝公司是否应负担高悦公司支出的诉讼服务费的问题。本案《专利实施许可合同》约定因本协议发生争议提起诉讼的，违约方应承担守约方的律师为解决纠纷所产生的律师费、诉讼财产保全提供担保所产生的费用、调查费及差旅费等费用。本案诉讼源于纳宝公司重复授权导致的违约行为，纳宝公司依约应负担高悦公司因其违约支出的合理必要的诉讼费用。根据《诉讼费用交纳办法》第二十九条第一款关于“诉讼费用由败诉方负担”的规定，一审判令纳宝公司负担高悦公司委托专利代理人参与诉讼所支出的诉讼费用，并无不当。纳宝公司该上诉理由不充分，本院不予支持。综上所述，纳宝公司的上诉请求不成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费3460元，由上诉人中山市纳宝电器科技有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  王晓明审判员  欧丽华审判员  李金娟二〇一九年四月十日法官助理张绪春书记员严思敏