广东省高级人民法院民 事 判 决 书(2019)粤民终116号上诉人（一审被告）：东莞市锦国自动化科技有限公司，住所地广东省东莞市常平镇元江元村一队273号。法定代表人：吴龙泉。委托诉讼代理人：蒋兴国，系该公司员工。被上诉人（一审原告）：重庆东登科技有限公司，住所地重庆市九龙坡区科园四街70-1、70-2号石桥铺标准厂房IJ座6楼。法定代表人：潘高，该公司总经理。委托诉讼代理人：张陇奎，北京市惠诚（东莞）律师事务所律师。委托诉讼代理人：彭柳，北京市惠诚（东莞）律师事务所律师。一审被告：吴龙泉，男，汉族，1988年10月10日出生，住湖北省广水市。一审被告：蒋兴国，男，汉族，1987年3月19日出生，住湖北省沙洋县。上诉人东莞市锦国自动化科技有限公司（以下简称锦国公司）因与被上诉人重庆东登科技有限公司（以下简称东登公司）、一审被告吴龙泉、蒋兴国侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院（2018）粤73民初324号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年1月14日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。锦国公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判驳回东登公司的全部诉讼请求；2.一、二审诉讼费由东登公司承担。事实和理由：一、锦国公司的行为不构成专利侵权。锦国公司销售的是全套纠偏系统，该系统包含控制器、传感器和执行器三个部件，被诉侵权产品发射电路板包含在传感器中，没有外露，对于纠偏系统传感器的整体视觉效果不起任何作用和贡献，是仅只有技术功能的零部件。因此，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条的规定，锦国公司的行为不构成专利侵权。二、锦国公司对涉案技术享有先用权，不视为专利侵权。锦国公司于2016年5月份便开始对外销售经东登公司公证保全的无刷纠偏系统，并仅在原有范围内继续制造、使用，不视为专利侵权。东登公司辩称，涉案专利的用途及产品设计要点均用于电路板，锦国公司用整套无刷纠偏系统与其对比不具有可比性，被诉侵权产品侵害了涉案专利权，且锦国公司的先用权抗辩不能成立。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。蒋兴国述称：同意锦国公司的上诉意见。吴龙泉经本院合法传唤未到庭应诉，亦未发表书面意见。东登公司向一审法院起诉请求：1.锦国公司立即停止生产、销售侵害东登公司外观设计专利权（专利号：ＺＬ20163045××××.4）的商品的行为并销毁侵权产品、半成品及专用模具；2.锦国公司支付东登公司经济损失50000元（包括东登公司调查取证、为制止侵权支出的费用、律师费等），并在广东省级报纸上公开向东登公司赔礼道歉、消除影响；3.锦国公司、吴龙泉、蒋兴国对上述诉请1、2承担连带责任；4.锦国公司、吴龙泉、蒋兴国承担本案诉讼费。一审庭审中，东登公司明确上述第2项诉请中的“广东省级报纸”为南方都市报。一审法院认定事实：东登公司是ＺＬ20163045××××.4号“发射电路板（DS-UE11R）”外观设计专利权人。该专利申请日为2016年8月31日，授权公告日为2017年2月8日，最近一期专利年费交纳时间为2018年5月23日，其简要说明指出：该外观设计产品是用于发射电路板、发射信号，设计要点在于产品的形状，最能表明设计要点的图片或照片是立体图。2017年7月18日，广东省东莞市东部公证处的公证员及公证员助理随同东登公司代理人丁伟锋到广东省东莞市门牌号标识为“常平镇XXXX”一幢建筑物的一楼，丁伟锋以8000元购买了两套设备，同时取得两本手册及盖有锦国公司印章的送货单和收据各一张。购物结束后，上述公证人员对上述取得的物品进行拍照、封存。两套设备及其外包装、检测报告、《纠偏操作手册》上均印有锦国公司的名称。上述收据记载“兹收到丁伟锋货款8000元（纠偏2套）”；上述送货单的出货时间为公证当日，记载控制箱、执行器、传感器等产品各两套，金额共计8000元。东登公司将上述公证封存的设备不同部件分别作为本案及（2018）粤73民初323、325、327、328、330号案的被诉产品提交。一审庭审中，拆开上述公证封存完整的包裹，里面装有无刷纠偏系统传感器，传感器内装有本案被诉产品。锦国公司确认公证取得的设备系其生产、销售。将被诉设计与东登公司专利进行比对，锦国公司、吴龙泉、蒋兴国认为两者纹路不同，前者可以看出纹路，后者看不出，故两者不相同也不近似。东登公司认为两者构成相同。锦国公司、吴龙泉、蒋兴国为证明其有在先使用权，提交了江某出具的《证明》。该证据记载，2018年6月28日，江某称其于2016年5月1日受锦国公司委托设计附件一所示驱动电路板、显示电路板、发射电路板和接受电路板，并于2016年5月3日完成锦国公司的委托，其对附件一所示的电路板的原创性予以确认。附件一所示发射电路板图纸与被诉产品相同。东登公司质证认为，证人未出庭作证，对其真实性、合法性、关联性均不确认，而且该证据所附图片与东登公司专利相同，足以证明被诉设计落入东登公司专利权保护范围。一审庭审中，锦国公司、吴龙泉、蒋兴国确认生产被诉产品需要专用模具。东登公司明确请求由法院酌情确定锦国公司、吴龙泉、蒋兴国的赔偿数额。东登公司为购买本案及（2018）粤73民初323、325、327、328、330号案的被诉产品支付货款8000元。另查明，锦国公司于2015年1月29日成立，企业类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为100万元，2016年8月18日，其股东变更为吴龙泉、监事变更为刘浩，经营范围包括生产、研发、销售、维护自动化设备。蒋兴国确认：2012年3月到2016年3月期间，其在东登公司处担任销售员一职；锦国公司最初是其配偶冯锦玉投资设立，也是冯锦玉将蒋兴国列为该公司的监事；在锦国公司设立期间，蒋兴国仍在东登公司处任职。蒋兴国否认是锦国公司的实际控制人，仅确认是该公司的销售员。东登公司主张锦国公司、吴龙泉、蒋兴国在南方都市报赔礼道歉的理由为：锦国公司、吴龙泉、蒋兴国的侵权行为给东登公司商誉带来损害，而且蒋兴国离职后对外仍宣称为东登公司员工，但销售的产品并非来源东登公司。东登公司自认对于其所述的商誉受损部分没有证据证明。锦国公司、吴龙泉、蒋兴国认为其不构成侵权，不应赔礼道歉、消除影响。一审法院认为：东登公司是涉案“发射电路板（DS-UE11R）”外观设计专利权人，该专利至今处于有效状态，应受法律保护。他人未经东登公司许可，不得为生产经营目的生产、销售该专利产品。《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。第十条规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或相近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计整体视觉效果进行综合判断。产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位，授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定近似。本案中，被诉设计与东登公司专利均为发射电路板。经比对，两者各部件的排列组合基本相同，即便存在锦国公司、吴龙泉、蒋兴国所述细微区别，其也不足以影响两者整体的视觉效果，故两者构成近似。被诉设计落入东登公司专利权的保护范围。锦国公司确认被诉产品系其生产、销售，有产品实物、公证书等证据佐证，一审法院予以认定。关于锦国公司、吴龙泉、蒋兴国提出的先用权抗辩是否成立。《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。锦国公司主张先用权抗辩的依据为江某出具的证人证言及其所附图纸，但江顺万未出庭作证说明其创作过程，所附图纸亦无法看出创作完成时间，在无其他证据佐证的情况下，江某出具的证人证言不能单独作为本案定案的依据。故锦国公司提出先用权抗辩，证据不足，不予支持。锦国公司未经东登公司许可，以生产经营为目的生产、销售被诉产品，侵犯了东登公司涉案专利权，应承担相应的民事责任。东登公司主张锦国公司停止侵权、销毁库存侵权产品、半成品及生产侵权产品的专用模具、赔偿东登公司损失，一审法院予以支持。由于赔礼道歉的民事责任主要适用于侵犯人身权的情况，而专利权是一种财产性质的权利，且东登公司确认对于其所述的商誉受损部分没有证据证明，东登公司主张赔礼道歉、消除影响，依据不足，不予支持。关于锦国公司的赔偿数额，由于东登公司的实际损失、被诉侵权行为的获利均难以确定，也没有东登公司专利许可使用费可以参考，考虑到本案东登公司公证取得本案证据并委托律师到庭参加诉讼，必然产生一定的公证费和代理费，一审法院综合考虑涉案专利的类型、被诉产品的价格、被诉侵权行为的性质和情节、锦国公司的经营规模等因素认为，东登公司主张的赔偿数额合理，予以全额支持。关于吴龙泉应承担的责任问题。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”本案中，锦国公司系一人有限责任公司，其股东为吴龙泉，在吴龙泉未举证证明其财产独立于锦国公司的情况下，根据上述规定，吴龙泉应对锦国公司的债务承担连带责任。关于蒋兴国应承担的责任问题。根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第（三）项规定，实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。本案中，虽然锦国公司成立时蒋兴国的配偶为唯一股东，蒋兴国为监事，但是被诉侵权行为发生时，蒋兴国及其配偶并非锦国公司的监事和股东，本案亦无其他证据证明蒋兴国能够实际支配公司的行为，故东登公司主张蒋兴国为锦国公司的实际控制人，依据不足，不予支持。因现有证据仅能证明蒋兴国是锦国公司的工作人员，根据《中华人民共和国侵权责任法》第三十四条第一款规定，蒋兴国因执行工作任务造成东登公司损害的，由锦国公司承担侵权责任。故东登公司主张蒋兴国承担连带责任，依据不足，一审法院不予支持。综上，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一项、第六项、第二款，第三十四条第一款，《中华人民共和国公司法》第六十三条及《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六十五条的规定，判决：一、锦国公司于判决发生法律效力之日起立即停止生产、销售侵害东登公司专利号为ＺＬ20163045××××.4、名称为“发射电路板（DS-UE11R）”的外观设计专利权的产品，并销毁库存侵权产品、半成品及生产侵权产品的专用模具；二、锦国公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿东登公司经济损失及合理维权费用共50000元；三、吴龙泉对锦国公司上述第二项债务承担连带赔偿责任；四、驳回东登公司的其他诉讼请求。一审案件受理费1050元，由锦国公司、吴龙泉共同负担。东登公司已预交上述案件受理费，经东登公司同意，一审法院不再退回，由锦国公司、吴龙泉在履行上述第二、三项判决时迳付东登公司。本院经审理查明，一审法院查明事实属实，本院予以确认。二审中，锦国公司向本院提交如下新证据：证据一，纠偏系统实物照片，拟证明锦国公司是整体销售纠偏系统，被诉侵权产品只是其中的零部件，且被诉侵权产品包含在型号为AG6991的传感器中，没有外露，是仅起到技术功能的产品。证据二，销售方为锦国公司、货物名称为“光电纠偏机”“纠偏传感器”“纠偏控制箱”的发票11张；证据三，出货公司为锦国公司、产品包括“AG6991”传感器的送货单、赠送单10张；证据四，微信聊天记录。证据二至证据四拟证明锦国公司在涉案专利申请日之前就已经销售被诉侵权产品，对涉案技术享有先用权。锦国公司还申请证人李某交出庭作证。李某交当庭作证，发表证言称，锦国公司提交的微信聊天记录是真实的；在涉案专利申请日之前，锦国公司向其发送过被诉侵权产品的图纸，销售过被诉侵权产品，李某交及其部分朋友已经使用过被诉侵权产品；其没有单独购买过电路板。经本院组织质证，东登公司对以上证据一和证据二的真实性确认，对关联性不予确认；对证据三和证据四的真实性不予确认；东登公司认为李某交与锦国公司具有利害关系，其证言不具有真实性、关联性。本院的认证意见将结合焦点问题一并论述。本院另查明，根据涉案公证书的记载以及公证封存实物的情况，东登公司公证购买的产品为纠偏系统2套，包括控制箱、执行器、传感器等产品各2套。其中，在传感器内部装有本案被诉侵权电路板。传感器在正常使用时无需拆开以显示内部结构，拆开传感器外壳方可看见被诉侵权电路板。本院认为，本案为侵害外观设计专利权纠纷。根据当事人的上诉请求与理由、答辩意见，本案的争议焦点为：1.被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围；2.锦国公司是否存在制造、销售被诉侵权产品的行为；3.锦国公司的先用权抗辩是否成立。一、关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围的问题锦国公司上诉称被诉侵权电路板仅起到功能作用，对产品的整体视觉效果不产生影响，在进行产品外观设计比对时不应当予以考虑，被诉侵权产品不落入涉案专利权的保护范围。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。”经查，涉案专利为“发射电路板”，东登公司起诉的被诉侵权产品为无刷纠偏系统传感器中的电路板，而非传感器或者整个纠偏系统。因此，在进行外观设计是否相同或者近似的比对时，应将被诉侵权电路板的设计特征与涉案专利的外观设计进行比对，而非将传感器或者整个纠偏系统与涉案专利进行比对。本案中，将被诉侵权电路板与涉案专利进行比对，二者在整体形状，各部件的形状、图案及其排列组合上基本相同，即便个别地方存在纹路的细微差别，也不足以对二者整体视觉效果造成实质性影响。一审法院据此认定二者构成相近似并无不当。至于锦国公司上诉称被诉侵权电路板在其销售的无刷纠偏系统中仅起到功能作用、在进行产品外观设计比对时不应当予以考虑的问题，属于被诉侵权产品在不同环境中是否产生视觉效果的问题，本院对此在下文分析。但该理由不能否定涉案专利系富有美感、并非由功能有限或唯一决定的设计，故该专利仍应受到有效保护。二、关于锦国公司是否存在制造、销售被诉侵权产品行为的问题关于锦国公司是否存在制造被诉侵权产品的问题。经查，公证购买的产品实物和公证书记载《纠偏操作手册》上印有锦国公司的名称，锦国公司亦确认纠偏系统及其传感器为其制造、销售，而锦国公司并未对传感器中的被诉侵权电路板系来源于他人进行主张和举证，相反，锦国公司在一审时还主张被诉侵权电路板系其委托案外人江某设计。因此，在无相反证据的情况下，一审法院据此认定被诉侵权电路板为锦国公司制造并无不当，锦国公司关于其没有制造被诉侵权产品的上诉意见依据不足，本院不予采纳。关于锦国公司是否存在销售被诉侵权产品的问题。锦国公司上诉称被诉侵权电路板在其销售的纠偏系统中属于产品外部无法观察到的、仅具有技术功能的零部件，其行为不视为销售被诉侵权产品。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第一、二款规定：“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。”因此，与发明或者实用新型专利制度保护技术方案不同，外观设计制度保护的客体是产品的外观，看重的是产品的外观给人带来的视觉感受。在将侵犯他人外观设计专利权的产品作为零部件制造另一产品并销售的，如果该零部件在另一产品中发挥了设计功能的，则视为另一产品在销售过程中利用了外观设计专利的视觉效果，仍然属于对该外观设计专利的“销售”行为；如果该零部件在另一产品中仅具有技术功能的，则视为该零部件对另一产品的整体视觉效果不产生影响，外观这一客体在该另一产品的销售过程中未产生贡献，不属于对该外观设计专利的“销售”行为。本案中，公证书记载锦国公司系将纠偏系统整体销售，锦国公司用于主张先用权抗辩的销售记录等证据也显示其是将纠偏系统或者传感器整体销售，在东登公司并未举证证明锦国公司还存在将被诉侵权电路板单独销售的情况下，本院确认锦国公司的行为系制造被诉侵权电路板，并将被诉侵权电路板作为传感器的零部件、制造另一产品传感器并整体销售。因此，锦国公司未经专利权人许可，为生产经营目的制造被诉侵权电路板的行为构成侵权，但其将被诉侵权电路板作为零部件制造另一产品（传感器）并予以销售的行为是否构成侵权，取决于被诉侵权产品在锦国公司销售的传感器中是否仅具有技术功能。经查，被诉侵权电路板在传感器中属于内部结构，只有在拆开该传感器外壳时才可以被看到，在一般消费者正常使用该传感器时无法被看到，故被诉侵权电路板在正常使用中仅起到技术作用与效果，不产生视觉效果，不属于专利法意义上的销售外观设计专利产品的行为。因此，锦国公司关于其不构成销售侵权的上诉意见合法有据，本院予以支持；一审法院认定锦国公司被诉销售行为构成侵权，依据不足，本院予以纠正。三、关于锦国公司的先用权抗辩是否成立的问题锦国公司上诉称其在涉案专利申请日前已经制造被诉侵权产品，不视为侵犯专利权。《中华人民共和国专利法》第六十九条第一款第二项规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品，使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；……”经查，锦国公司为证明其先用权抗辩成立向本院提交了照片、发票、送货单、赠送单、微信聊天记录、证人证言等证据，但以上证据中，销售发票记载的商品名称无法看出与被诉侵权产品之间存在联系；送货单、赠送单虽然记载了传感器型号，但系锦国公司单方出具的证据，本身证明力不高，且即便传感器型号相同，锦国公司也未提交证据佐证里面使用的是与被诉侵权产品相同的电路板；微信聊天记录仅记载了一些图片，无法看出聊天时间和内容；证人系锦国公司的客户，与锦国公司有利害关系，证明力较低，且证人李某交明确表示没有单独购买过被诉侵权电路板，李某交的证言也无法证明锦国公司销售给李某交的产品采用的是被诉侵权电路板。因此，锦国公司提交的证据不足以证明在涉案专利申请日前，其已经制造了被诉侵权电路板，其先用权抗辩依据不足，本院不予支持。此外，虽然一审法院认定锦国公司销售被诉侵权产品不当，但锦国公司没有合法抗辩理由，未经许可，制造落入涉案专利保护范围的被诉侵权产品，其行为构成专利侵权，应当承担停止侵权、赔偿损失的责任。综合考虑涉案专利的类型、锦国公司侵权行为的性质和情节、东登公司的合理维权支出情况，一审法院酌情判决锦国公司、吴龙泉承担5万元赔偿责任并未超出合理范围，本院予以维持。综上所述，锦国公司的上诉请求部分成立，应予支持；一审判决认定事实清楚，但适用法律有误，应予改判。依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下：一、维持广州知识产权法院（2018）粤73民初324号民事判决第二、三项；二、撤销广州知识产权法院（2018）粤73民初324号民事判决第四项；三、变更广州知识产权法院（2018）粤73民初324号民事判决第一项为：东莞市锦国自动化科技有限公司于本判决发生法律效力之日起立即停止制造侵害重庆东登科技有限公司专利号为ZL201630453302.4、名称为“发射电路板（DS-UE11R）”的外观设计专利权的产品，并销毁库存侵权产品、半成品及生产侵权产品的专用模具；四、驳回重庆东登科技有限公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费1050元，由东莞市锦国自动化科技有限公司、吴龙泉共同负担。二审案件受理费1050元，由上诉人东莞市锦国自动化科技有限公司负担。东莞市锦国自动化科技有限公司已预交二审案件受理费1800元，本院退回其750元。本判决为终审判决。审判长 王 静审判员 林恒春审判员 郑 颖二〇一九年四月十日法官助理李婵娟书记员梁淑娴