北京市高级人民法院 行 政 判 决 书 （2019）京行终592号 上诉人（原审被告）国家知识产权局，住所地北京市海淀区。 法定代表人申长雨，局长。 委托代理人卓慧，国家知识产权局审查员。 委托代理人孙会娟，国家知识产权局审查员。 上诉人（原审第三人）陈辉，男，汉族，1977年7月19日出生，住浙江省温岭市。 委托代理人王云琦，北京市京银律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）上海工具厂有限公司，住所地上海市。 法定代表人萧伟锋，总经理。 委托代理人邹建伟，上海舒滨律师事务所律师。 委托代理人程天吉，上海舒滨律师事务所律师。 上诉人国家知识产权局、陈辉因商标权无效宣告请求行政一案，不服北京知识产权法院（2016）京73行初6802号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年1月25日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 北京知识产权法院审理查明：第5277560号“天地上工”商标（简称诉争商标，详见附图）由陈辉于2006年4月10日申请注册，核定使用在第8类的（类似群0807-0808）“钳、扳手（手工具）、锤（手工具）、钻头（手工具）、手操作千斤顶、锯条（手工具零件）、螺丝攻（手工具）、龙头扳手、三爪拉轴承器、锉刀（手工具）”商品上，该商标专用期限至2019年4月27日。 第114880号“上☆工”商标（简称引证商标，详见商标附图），属商标法实施前已注册的商标，核定使用在第7类的（类似群0742）“金属切削工具”商品上，权利人为上海工具厂有限公司（简称上海工具厂），该商标专用期限至2023年2月28日。 2016年2月22日，上海工具厂向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）对诉争商标提出无效宣告请求。 上海工具厂向商标评审委员会提交了以下主要证据： 1．引证商标的商标注册信息； 2．上海工具厂2004年-2013年的年度审计报告、中国机床工具工业协会出具的行业证明； 3．引证商标的宣传使用证据； 4．上海工具厂及引证商标所获荣誉证书； 5．用于证明上海工具厂的引证商标曾被侵权的《行政处罚决定书》； 6．用于证明上海工具厂及其引证商标知名度的照片、顾客满意度评价报告； 7．用于证明“上工”为上海工具厂企业简称的中国机床工具工业协会出具的《证明》； 8．商评字［2015］第9315号《关于第7887146号“SGP天地上工”商标异议复审裁定书》。 陈辉向商标评审委员会提交了以下主要证据： 1．诉争商标的《注册商标使用授权书》、温岭市恒泰锻压工具制造有限公司、上海天地工具有限公司、上海天地工具有限公司温岭分公司的营业执照复印件； 2．用于证明陈辉对诉争商标进行了宣传使用的《工矿产品购销合同》、对应发票、产品包装箱《采购合同》、对应发票、参展协议及发票、宣传图册、参展照片、车体广告照片以及产品包装照片。 2016年10月26日，商标评审委员会作出商评字[2016]第89922号《关于第5277560号“天地上工”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），认定：本案相关程序问题适用2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法），实体问题适用2001年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）。本案中，虽然上海工具厂的引证商标曾被原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）认定为驰名商标，但驰名商标遵循个案认定、被动保护的原则，该事实仅能作为上海工具厂商标曾经作为驰名商标受保护的记录予以考虑。上海工具厂未就诉争商标注册申请日前合理期限内，对其宣传使用引证商标商品的销售范围、广告投入等情况充分举证，根据2001年商标法第十四条关于认定驰名商标应当考虑的因素，在案证据尚不足以证明在诉争商标注册申请日之前，引证商标经过达大量宣传和使用已经达到驰名程度。因此，上海工具厂请求认定引证商标为驰名商标的主张不予支持,诉争商标的注册未违反2001年商标法第十三条第二款的规定。 上海工具厂对诉争商标提出无效宣告的日期为2016年2月22日，距诉争商标获准注册日2006年4月10日已超过了五年期限。因此，上海工具厂依据2001年商标法第二十八条、第三十一条的规定宣告诉争商标无效的主张依法予以驳回。诉争商标不属于2001年商标法第十条第一款第七项所指的“夸大宣传并带有欺骗性”的标志和2001年商标法第十条第一款第八项所指的具有其他不良影响的标志。2001年商标法第四十一条第一款主要解决的是以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的行为。本案中，上海工具厂并未提交诉争商标在申请注册过程中存在扰乱商标注册管理秩序、损害公共利益或恶意损害他人合法权益行为的证据，故对于上海工具厂该项主张，不予支持。商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持。 在原审诉讼中，上海工具厂仅主张诉争商标构成2001年商标法第十三条第二款规定之情形，不再坚持其他无效宣告申请的理由。上海工具厂及陈辉未向原审法院补充提交新证据。 北京知识产权法院认为：因诉争商标为2014年5月1日商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，且本案涉及对诉争商标的注册是否符合商标注册实体条件的评价，故依据法律不溯及既往的基本原则，本案相关实体问题的审理适用2001年商标法。因上海工具厂向商标评审委员会申请商标无效宣告时2014年商标法已施行，故本案相关程序问题的审理适用2014年商标法。 商标的知名度由低到高，直至达到驰名商标的程度并非短时间内可以完成的，而是需要该商标的权利人经过长时间且持续的宣传使用，使该商标的商誉不断积累延续。本案中，根据上海工具厂提交的其2004年、2005年及2006年的审计报告、中国机床工具工业协会出具的《关于上海工具厂有限公司2004年-2006年高速钢金属切削工具产品国内市场占有率的证明函》及《关于推荐上海工具厂有限公司“上☆工”商标申请中国驰名商标的函》、1992年上海市工商行政管理局针对引证商标颁发的《上海市著名商标证书》、相关部门颁发的各种荣誉证书、在相关行业展会中的参展情况及销售发票，并结合上海工具厂提交的商标局作出的商标驰字［2009］第206号《关于认定“上工及图”商标为驰名商标的批复》，已能够证明引证商标经过长期广泛的宣传使用在金属切削工具商品上已具备较高的知名度与较大的市场份额，在诉争商标申请日已达到驰名商标的程度。诉争商标由文字“天地上工”组成。引证商标由“上工”及“☆”组成，“上工”为上海工具厂的简称，且为相关工具行业所公认。诉争商标完整包含引证商标，诉争商标的“天地”一词属于中文常见词汇，显著性较弱，“天地上工”四字组合在一起并未产生明显区别于“上工”的其他含义，故诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿。诉争商标核定使用的“钳、扳手（手工具）、锤（手工具）、钻头（手工具）”等商品与引证商标核定的金属切割工具商品虽然在《类似商品和服务区分表》中分属不同群组，但二者在功能、用途、销售渠道及消费群体等方面具有较强的关联度，若诉争商标使用在上述商品上，易使相关消费者将诉争商标与引证商标权利人上海工具厂相联系，误导相关公众，同时也会减弱引证商标与上海工具厂之间的紧密联系，损害上海工具厂的驰名商标权益。鉴于引证商标知名度在诉争商标申请日已达到驰名商标程度，陈辉作为相关行业经营者对引证商标的知名度应属明知，在其未提供证据证明申请注册诉争商标具有合理性的情况下，陈辉的申请注册行为具有攀附引证商标商誉的恶意，因此上海工具厂作为驰名商标权利人提起商标无效宣告申请不受五年期限的限制。综上，诉争商标的注册构成对已达到驰名程度的引证商标的复制、摹仿，损害了上海工具厂的合法权益，构成了2001年商标法第十三条第二款规定之情形。商标评审委员会对此认定有误，对此予以纠正。 北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。 国家知识产权局和陈辉均不服原审判决，向本院提起上诉，均请求撤销原审判决，维持被诉裁定。国家知识产权局的主要上诉理由是：上海工具厂提交的证据不足以证明引证商标在诉争商标申请日前已经为相关公众所熟知，并达到驰名程度。诉争商标形成了明显与引证商标相区分的新含义。不能仅凭陈辉系同行业竞争者就认定其具有恶意。诉争商标于2006年4月提出商标注册申请，2009年获准注册，已经形成了稳定的市场秩序，若宣告诉争商标无效，易扰乱商标注册秩序。 陈辉的主要上诉理由是：1、上海工具厂提起无效宣告申请时，诉争商标获准注册已达七年，远远超出五年的期限。上海工具厂提交的证据材料不足以证明在诉争商标申请之前，引证商标已经构成驰名商标。2、诉争商标与引证商标区别明显，不构成近似，其注册和使用不会误导公众。诉争商标的注册未违反2001年商标法第十三条第二款的规定。 上海工具厂服从原审判决。 经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标档案、引证商标档案、被诉裁定、上海工具厂及陈辉在商标无效宣告请求阶段提交的证据及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。 另查一，根据陈辉在商标评审阶段提交的证据，上海天地工具有限公司成立于2000年7月24日，陈辉为该公司的法定代表人，公司经营范围为五金工具生产、加工、销售；建筑五金、橡塑制品、日用五金、纺织机械及配件批发零售等。2009年，陈辉授权上海天地工具有限公司使用诉争商标。 另查二，根据中央机构改革部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。 以上事实，有陈辉在商标评审阶段提交的证据材料等在案佐证。 本院认为，本案实体问题的审理适用2001年商标法，程序问题的审理适用2014年商标法。 2014年商标法第四十五条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。 上海工具厂于2016年2月依据2001年商标法第十三条第二款之规定请求宣告诉争商标无效，距离诉争商标获准注册之日已经超过五年。上海工具厂若不受五年的时间限制，应当举证证明诉争商标的注册属于恶意注册且引证商标在诉争商标申请日前构成驰名商标。上海工具厂提交的在案证据中虽然在诉争商标申请日之前广告宣传、销售发票的数量不多，但驰名商标的判断是在案证据的综合判断，结合上海工具厂在诉争商标申请日之前获得的各种荣誉、行业协会市场占有率的证明、审计报告以及商标局在诉争商标申请日之后作出的驰名商标认定批复，可以认定引证商标在诉争商标申请日之前在金属切削工具上为相关公众所熟知，达成驰名商标的程度。在诉争商标申请日之前，陈辉担任了上海天地工具有限公司的法定代表人，该公司与上海工具厂同处一地，且公司名称与上海工具厂企业名称近似，经营范围与上海工具厂处同一行业领域。陈辉作为同业经营者，理应知晓上海工具厂驰名的引证商标，故其申请注册包含“上工”二字的“天地上工”诉争商标，在无其他合理解释的情况下，可以认定其申请注册诉争商标具有恶意。因此，上海工具厂对诉争商标提起无效宣告请求不受五年的时间限制。陈辉的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。 2001年商标法第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。 引证商标在诉争商标申请日之前在金属切削工具上构成驰名商标，诉争商标标志完整包含引证商标中的文字“上工”，构成对引证商标的摹仿，诉争商标核定使用的钳、扳手（手工具）、锯条等商品与引证商标据以驰名的商品在功能用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面有较大的重合和交叉。诉争商标使用在核定商品上，容易导致相关公众将诉争商标与上海工具厂相联系，从而误导公众，致使上海工具厂的利益可能受到损害。因此，诉争商标的注册违反了2001年商标法第十三条第二款之规定。原审法院对此认定正确。商标评审委员会和陈辉的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。 综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。国家知识产权局和陈辉的上诉理由均不能成立，对其上诉请求，本院均不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费一百元，由国家知识产权局负担（于本判决生效后七日内交纳）；二审案件受理费一百元，由国家知识产权局和陈辉各负担五十元（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审判长 亓 蕾 审判员 蒋 强 审判员 王晓颖 二〇一九年四月十九日 书记员 何 雅