中华人民共和国最高人民法院 行 政 判 决 书 （2020）最高法知行终409号 上诉人（原审原告）：广州新莱福磁电有限公司。住所地：广东省广州经济技术开发区。 法定代表人：汪小明，该公司董事长。 委托诉讼代理人：胡辉，广州嘉权专利商标事务所有限公司专利代理师。 被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。住所地：北京市海淀区。 法定代表人申长雨，局长。 委托诉讼代理人：吕慧敏，该局审查员。 委托诉讼代理人：赵鑫，该局审查员。 原审第三人：宁波迈格泰新材料科技有限公司。住所地：浙江省宁波杭州湾新区。 法定代表人：朱炳伟，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张小花，北京余庆唐律师事务所律师。 上诉人广州新莱福磁电有限公司（简称新莱福公司）因与被上诉人国家知识产权局、原审第三人宁波迈格泰新材料科技有限公司（简称迈格泰公司）实用新型专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院作出的（2018）京73行初3529号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年8月17日受理后，依法组成合议庭，并于2020年11月13日公开开庭审理了本案。上诉人新莱福公司的委托诉讼代理人胡辉，原审第三人迈格泰公司的委托诉讼代理人张小花到庭参加诉讼。经本院合法传唤，被上诉人国家知识产权局未到庭参加诉讼，本院依法对其缺席审理。本案现已审理终结。 新莱福公司上诉请求：1.撤销原审判决并依法改判；2.诉讼费由国家知识产权局负担。事实和理由：1.原审判决对权利要求1不具备新颖性存在事实认定错误。新莱福公司认为：既然原审法院承认本专利记载了烘干固化，“固化”这一涂料化学领域的术语即能表明，磁性涂料层中含有热固性树脂，烘干固化后形成三维交联网络，不同于证据2中的磁性材料层物理干燥除水后的层结构和特性。因此，原审法院认定权利要求1不具备新颖性为事实认定错误。2.原审判决对权利要求2-6不具备创造性存在事实认定错误。原审法院认为已经认定权利要求1不具备新颖性，故新莱福公司关于权利要求2、3、5具备创造性的主张均不能成立。新莱福公司认为：如前所述，权利要求1的磁性涂料层与证据2的磁性材料层不相同，因此，权利要求2、3、5具备创造性。另外，关于权利要求4的创造性，新莱福公司认为：原审阶段提供的证据即表明：合成纸与证据2中的可自然降解的纸张存在极大的差异，一个极性大，一个极性小，一个可以粘合住一般的磁性材料层，一个不能，因此，如果认定证据2的磁性材料层等同于涉案专利的磁性涂料层，证据2的磁性材料层能紧密连接可自然降解的纸张，则本实用新型的磁性涂料层必定不能紧密连接本实用新型的合成纸，因此，相比证据2与公知常识，将合成纸替换掉可自然降解的纸张，用于制造磁纸存在需要克服的技术障碍。权利要求4具备创造性。因此，权利要求6也具备创造性。 国家知识产权局提交书面答辩状称：原审判决认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法。 迈格泰公司述称：原审判决认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法。 新莱福公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年4月16日立案受理，新莱福公司向原审法院诉请判令：撤销第34622号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），判令国家知识产权局重新作出审查决定。 原审法院认定事实： 2008年11月19日，新莱福公司提出了名称为“一种可直接印刷的磁纸产品”的第20082017****.4号实用新型专利。本专利授权公告时的权利要求书如下： 本专利授权公告时的权利要求书如下： “1.一种可直接印刷的磁纸产品，包括能够直接印刷和书写的印刷层，其特征在于：所述印刷层的一面设置有磁性涂料层，所述磁性涂料层紧密连结于印刷层的表面。 2.根据权利要求1所述的可直接印刷的磁纸产品，其特征在于：所述磁性涂料层为一层或多层。 3.根据权利要求1或2所述的可直接印刷的磁纸产品，其特征在于：所述磁性涂料层的外表面连结有保护层。 4.根据权利要求1所述的可直接印刷的磁纸产品，其特征在于：所述印刷层是普通的书写纸、铜版纸、喷墨打印纸、哑光或高光相片纸和合成纸以及不透明的塑料胶膜和纺织品薄膜。 5.根据权利要求1所述的可直接印刷的磁纸产品，其特征在于：在印刷层的一面设置的磁性涂料层外侧再结合另一张印刷层。 6.根据权利要求5所述的可直接印刷的磁纸产品，其特征在于：两张印刷层是普通的书写纸、铜版纸、喷墨打印纸、哑光或高光相片纸和合成纸以及不透明的塑料胶膜和纺织品薄膜。” 针对本专利，迈格泰公司于2016年8月15日向原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出无效宣告请求，其认为：权利要求1-6不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第二、三款的规定，权利要求4、6不符合专利法第二十六条第四款的规定，请求宣告本专利权利要求1-6全部无效，同时提交了相关证据，其中： 证据2：公开日为2003年7月2日、公开号为KR20030055****的韩国专利文献的网页公告文本及其中文译文，共16页。该文献公开了一种磁性纸（参见其中文译文第4页、权利要求6、附图4），在纸张一面喷涂并干燥所形成的磁性材料层（对应于本专利的磁性涂料层）上赋予永久磁性，而在纸张的另一面上形成印刷层；利用喷涂机将粘液状态磁性材料以均匀的厚度涂在纸张的另一面；适用于本发明的纸张，包括广告效果或便笺纸，例如铜版纸、全花浆纸、瓦楞纸。还公开了根据纸张的重量和所需的磁力，喷涂厚度可以发生改变，通过单次喷涂过程无法达到所需厚度时，可以多次喷涂（参见其第4页）。 经形式审查合格，专利复审委员会受理了上述无效宣告请求并进行了转文。针对该无效宣告请求，专利复审委员会于2016年12月15日举行了口头审理。在口头审理过程中： 新莱磁福公司提交了权利要求书的修改替换页，具体修改方式为：权利要求4、6的附加技术特征仅保留“印刷层是合成纸”，删除其它附加技术特征的限定；修改后的权利要求4、6为： “4.根据权利要求1所述的可直接印刷的磁纸产品，其特征在于：所述印刷层是合成纸。 6.根据权利要求5所述的可直接印刷的磁纸产品，其特征在于：两张印刷层是合成纸。” 专利复审委员会于2017年1月3日作出被诉决定，认定： 一、关于专利法第二十二条第二款 对于本领域技术人员而言，根据证据2可以直接地、毫无疑义地确定，证据2纸张形成印刷层的一侧能够印刷和书写，磁性材料层与纸张紧密连结。因此，证据2公开了权利要求1的技术方案，两者用于相同的技术领域，解决的技术问题相同，并可取得相同的技术效果，因此权利要求1相对于证据2不具备新颖性。 新莱福公司认为：证据2公开的“磁性材料层”不能等同于本专利的“磁性涂料层”，两者成分不同、制造工艺不同、作用不同、效果不同，因此，权利要求1相对于证据2具备新颖性。 对此，专利复审委员会认为：①关于成分，本专利权利要求1中仅限定了“印刷层的一面设置有磁性涂料层”，并未对磁性涂料层的成分进行具体限定，根据本专利说明书的记载，磁性涂料层是由磁性涂料的浆料形成（参见其说明书第3页）；而证据2通过将磁性粉末和接着剂混合获得粘液状态磁性材料，其中接着剂可选择橡乳胶、改性淀粉、天然橡胶等，由此可知，证据2中的粘液状态磁性材料即相当于本专利的磁性涂料的浆料。②关于制造工艺，本专利是采用辊涂、喷涂、流延、刷涂、移印和丝网印刷得到磁性涂料层；而证据2采用了喷涂工艺，二者工艺也未见区别。③关于作用和效果，本专利是为了得到一种与磁胶纸不同的厚度薄、柔韧性好、生产容易、使用方便、大磁力的磁纸产品；而证据2的纸张重量较轻、易于操作，作用过程方便、节省生产成本，并可根据磁力改变喷涂厚度，接着剂的天然橡胶具有柔韧性（参见其中文译文第4页第6段和倒数第3段、第6页第3-4段），因此二者作用效果也相同。综上，新莱福公司认为证据2公开的“磁性材料层”与本专利的“磁性涂料层”不同的主张不能成立。 二、关于专利法第二十二条第三款 （1）关于权利要求2 证据2公开了根据纸张的重量和所需的磁力，喷涂厚度可以发生改变，通过单次喷涂过程无法达到所需厚度时，可以多次喷涂（参见其第4页）。在证据2公开的上述内容的基础上，将磁性涂料层设置为一层或多层是本领域技术人员根据具体需求容易作出的常规选择，因此，在其引用的权利要求1不具备新颖性的基础上，权利要求2不具备创造性。 （2）关于权利要求3 对于本领域技术人员而言，证据3的光油层与本专利在磁性涂料层外连接保护层所解决的技术问题相同，因此证据3给出了在证据2的基础上设置光油层以保护磁性材料层的技术启示，因此，在证据2的基础上结合证据3得到权利要求3的技术方案是显而易见的，权利要求3不具有实质性特点，不具备创造性。 （3）关于权利要求5 根据磁性纸的使用场合而选择在磁性材料层的两侧均设置纸张并获得印刷图案是本领域技术人员容易想到的，证据2并未给出不能设置两面纸张的教导。因此，在其引用的权利要求1不具备新颖性的前提下，权利要求5的技术方案相对于证据2是显而易见的，不具备创造性。 （4）关于权利要求4、6 证据2公开了纸张可包括广告效果和便笺纸，而合成纸本领域技术人员公知可用于广告用途。在证据2的基础上，本领域技术人员选择合成纸用于制造磁纸是容易想到的，并且在该选择的基础上喷涂磁性材料不存在技术上的障碍，因此，在其引用的权利要求不具备新颖性或创造性的基础上，权利要求4、6也均不具备创造性。综上所述，本专利权利要求1-6均不具备新颖性或创造性。 综上，专利复审委员会决定：宣告本专利权全部无效。 原审法院认为： 本案属于专利确权行政纠纷，本专利的申请日在2009年10月1日之前，因此，依据《中华人民共和国立法法》第九十三条的规定，并参照国家知识产权局《施行修改后的专利法的过渡办法》第二条的规定，本案应适用2001年专利法及专利法实施细则进行审理。如无特别说明，原审判决中所指专利法及专利法实施细则均为2001年专利法及专利法实施细则。 一、关于本专利权利要求1的新颖性 专利法第二十二条第二款规定，新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。 新莱福公司主张，本专利权利要求1中的磁性涂料层与证据2中的磁性材料层不同，前者含有热固性树脂成分，在烘干固化后，化学交联成为具有三维交联网络结构的涂层；后者是物理干燥后的胶黏剂层。二者在成分、结构等方面不同，因此本申请权利要求1具备新颖性。 对此，原审法院认为，本专利权利要求1仅限定了“印刷层的一面设置有磁性涂料层”，并未对磁性涂料层的成分和结构进行具体限定。根据本专利说明书记载，磁性涂料层是由磁性材料的浆料通过辊涂、喷涂、流延、刷涂、移印和丝网印刷到印刷层上，然后进行烘干固化后所形成。而证据2中的磁性材料层是通过将磁性粉末和接着剂混合获得粘液状态磁性材料，并涂抹在纸张上予以干燥固化处理得到。可见，本专利权利要求1中的磁性涂料层与证据2中的磁性材料层在成分和制造工艺上均无实质不同。根据新莱福公司提交的《涂料基础》内容记载，涂料加热固化系通过加热给予足够能量进行化学反应，要使热固涂料的交联反应进行到一定的程度，必需到达一定的烘温，并必需在此温度下经历一定的时间。本专利仅记载了烘干固化，并未明确烘干温度和时间，难以确定其发生了交联反应，而证据2也记载有干燥的步骤，因此，本领域技术人员在阅读本专利权利要求1及说明书相关记载后，一般会认为磁性涂料层的烘干固化是由液态的浆料经烘干使其固体化定型，而不能确定其发生了化学交联反应。综上，新莱福公司的上述主张缺乏事实和法律依据，原审法院不予支持，专利复审委员会关于本专利权利要求1不具备新颖性的相关认定并无不当。 二、关于本专利权利要求2-6的创造性 专利法第二十二条第三款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。 新莱福公司系基于权利要求1具备创造性而主张权利要求2、3、5的创造性，其对被诉决定中关于权利要求2、3、5的附加技术特征的认定并不持异议，如前所述，鉴于原审法院已经认定权利要求1不具备新颖性，故新莱福公司关于权利要求2、3、5具备创造性的主张均不能成立，原审法院不予支持。 关于本专利权利要求4的创造性，新莱福公司主张，合成纸和可自然降解的纸张表面能差别大，证据2未给出相应的教导，选择合成纸代替其自然降解的纸张，还能达到磁性材料层与合成纸紧密连结的效果；且本领域技术人员选择合成纸用于制造磁纸，本领域技术人员需克服技术障碍。对此原审法院认为，证据2说明书有如下记载，“适用于本发明的纸张，包括广告效果或便笺纸，例如铜版纸、全花浆纸、瓦楞纸。”本领域技术人员知晓合成纸可用于广告用途，结合原审法院已认定证据2中的磁性材料层与本专利中的磁性涂料层实质相同的基础上，将磁性涂料层用于合成纸上，是本领域技术人员容易想到的。在案亦无证据显示，将合成纸用于制造磁纸存在需要克服的技术障碍。因而，被诉决定有关本专利权利要求4不具备创造的认定并无不当。新莱福公司的上述主张不能成立，原审法院不予支持。 基于相同的理由，本专利权利要求6亦不具备创造性。 综上所述，原审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条规定，于2020年5月27日判决：一、驳回新莱福公司的诉讼请求。二、案件受理费100元，由新莱福公司负担。 二审中，当事人均未提交新证据。 原审法院查明的事实属实，本院予以确认。 本院认为，根据当事人的上诉请求、答辩情况及案件事实，本案在二审阶段的主要争议焦点是：本专利是否具备新颖性和创造性。 专利法第二十二条第二款规定，新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。 本案中，本专利请求保护的是名称为“一种可直接印刷的磁纸产品”的实用新型专利；证据2公开了一种磁性纸，在纸张一面喷涂并干燥所形成的磁性材料层上赋予永久磁性，而在纸张的另一面上形成印刷层；利用喷涂机将粘液状态磁性材料以均匀的厚度涂在纸张的另一面。新莱福公司上诉认为，原审法院承认本专利记载了烘干固化，“固化”这一涂料化学领域的术语即能表明，磁性涂料层中含有热固性树脂，烘干固化后形成三维交联网络，不同于证据2中的磁性材料层物理干燥除水后的层结构和特性。原审法院认定权利要求1不具备新颖性为事实认定错误。对此，本院认为，从制造工艺看，证据2中的磁性材料层是将磁性粉末和接着剂混合获得粘液状态磁性材料，并涂抹在纸张上予以干燥固化处理得到。而本专利说明书记载，磁性涂料层是由磁性材料的浆料通过辊涂、喷涂、流延、刷涂、移印和丝网印刷到印刷层上，然后进行烘干固化后所形成。尽管新莱福公司提交了《涂料基础》用于证明涂料加热固化系通过加热给予足够能量进行化学反应。但根据《涂料基础》记载，要使热固涂料的交联反应进行到一定的程度，必需到达一定的烘温，并必需在此温度下经历一定的时间。由此可见，本专利记载了烘干固化，但并未明确烘干温度和时间，是否发生了如《涂料基础》记载的交联反应难以确定。本专利说明书记载的是对磁性涂料的浆料进行烘干固化，该固化的涵义相当于浆料的固体化，并非如新莱福公司所称的烘干固化后形成三维交联网络。 专利法第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。 在前述已经认定权利要求1不具备新颖性的前提下，新莱福公司关于权利要求2、3、5具备创造性的主张均不能成立，本院不予支持。关于权利要求4的创造性，新莱福公司上诉认为，如果认定证据2的磁性材料层等同于涉案专利的磁性涂料层，证据2的磁性材料层能紧密连接可自然降解的纸张，则本实用新型的磁性涂料层必定不能紧密连接本实用新型的合成纸，因此，相比证据2与公知常识，将合成纸替换掉可自然降解的纸张，用于制造磁纸存在需要克服的技术障碍。权利要求4具备创造性，权利要求6也具备创造性。对此，本院认为，证据2说明书记载：适用于本发明的纸张，包括广告效果或便笺纸，例如铜版纸、全花浆纸、瓦楞纸。对本领域技术人员来说，合成纸可用于广告用途，在证据2的基础上，本领域技术人员选择合成纸用于制造磁纸是容易想到的，在此选择的基础上喷涂磁性材料并不存在技术上的障碍。故，在其引用的权利要求不具备新颖性或创造性的基础上，权利要求4、6均不具备创造性。 综上所述，新莱福公司的上诉请求不能成立，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十八条、第八十九条第一款第一项、《最高人民法院关于适用的解释》第七十九条规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，由广州新莱福磁电有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  徐燕如 审判员  马 军 审判员  刘晓梅 二〇二〇年十一月十八日 法官助理刘乐 书记员刘岳天 裁判要点                            案  号                       （2019）最高法知行终409号                               案  由                       实用新型专利权无效行政纠纷                               合议庭                       审判长：徐燕如             审判员：马军、刘晓梅                                                     法官助理：刘乐                       书记员：刘岳天                               裁判日期                       2020年11月18日                               涉案专利                       一种可直接印刷的磁纸产品”的实用新型专利(专利号：第20082017****.4号)                               关键词                       实用新型专利；新颖性判断；创造性判断。                               当事人                       上诉人（原审原告）：广州新莱福磁电有限公司；             被上诉人（原审被告）：国家知识产权局；             原审第三人：宁波迈格泰新材料科技有限公司。                               裁判结果                       驳回上诉，维持原判。             原判主文：一、驳回广州新莱福磁电有限公司的诉讼请求。二、案件受理费100元，由广州新莱福磁电有限公司负担。             被诉决定：宣告本专利权全部无效。                               相关法条                       《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款、第三款。                               法律问题                       新颖性判断、创造性判断。                               裁判观点                       新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。             创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。                               注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。