北京知识产权法院行 政 判 决 书（2020）京73行初11738号原告：许德蛟，男，汉族，1957年4月30日出生，住河北省邯郸市邯山区。原告：天津圣运新材料科技有限公司，住所地天津市天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号**2门1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）法定代表人：韩国贤，总经理。原告：刘广树，男，汉族，1975年3月24日出生，住天津市河**。原告：韩继亮，男，汉族，1960年12月5日出生，住天津市河**。被告:国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：潘园园，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：万琦，国家知识产权局审查员。原告许德蛟、天津圣运新材料科技有限公司（简称天津圣运公司）、刘广树、韩继亮因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服国家知识产权局作出的第213226号复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2020年9月1日立案后，依法组成合议庭，并于2020年10月30日公开开庭对本案进行了审理，原告许德蛟、刘广树、韩继亮到庭参加了诉讼。原告天津圣运公司委托许德蛟、韩继亮为诉讼代理人，但许德蛟、韩继亮并非天津圣运公司员工，亦不具有律师身份，因此未形成有效的委托关系。原告刘广树委托许德蛟、韩继亮为诉讼代理人，但许德蛟、韩继亮非刘广树的近亲属，亦不具有律师身份，刘广树也未能提供所在社区出具的公民代理推荐书，因此未形成有效的委托关系。当事人一方十人以上可以推选代表人进行诉讼，本案原告不足十人，故本案原告无须推选代表人。本案现已审理终结。被诉决定系国家知识产权局就许德蛟、天津圣运公司、刘广树、韩继亮针对申请号为201610306016.4、名称为“大容量光纤开关装置及程控交换方法”发明专利申请（简称本申请）所提出的复审请求作出的，该决定认定：一、审查文本的认定复审请求人于2020年3月30日提交了权利要求书的修改替换页，本复审请求审查决定所针对的文本是：复审请求人于申请日2016年5月10日提交的说明书第1-9页、说明书附图第1-3页、摘要附图，2016年6月28日提交的说明书摘要，以及2020年3月30日提交的权利要求第1-6项。二、关于《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十三条专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。首先，“至少20片镜片至千万片镜片”和“至少20个镜片基本单元至千万个镜片基本单元”这两个范围在本申请原说明书和权利要求书的文字部分中并未记载，尤其是端点“20”在原说明书和权利要求书的文字部分中并未有相关记载。其次，依据上述原说明书和权利要求书文字记载部分的内容，本领域技术人员也无法直接地、毫无疑义地确定上述修改后的范围以及修改后的端点“20”。根据原说明书附图1、2的示意图，也无法直接地、毫无疑义地确定本申请修改后的数值范围和修改后的端点“20”。三、对复审请求人相关意见的评述关于复审请求人针对超范围的陈述意见：复审请求人不能将一个不明确的内容修改为明确内容而引入原申请文件没有记载的新的内容，因此上述修改仍然超出了原申请文件记载的范围。关于复审请求人针对国家知识产权局2020年1月17日所发出复审通知书结论部分的陈述意见，需要说明的是：该部分的结论，是明确告知复审请求人。而为了使复审请求人进一步了解国家知识产权局对于本申请若克服超范围之后的创造性的预期，国家知识产权局告知复审请求人关于修改后的权利要求的创造性的倾向性意见，目的是使得复审请求人能够在充分了解倾向性意见的基础上，进行合适的选择，选择答复或者不答复，都符合救济程序的相关规定。关于复审请求人进一步关于本申请具备创造性的陈述意见：目前的修改文本仍然是超范围的文本，本复审决定的法律依据为专利法第三十三条，无法基于此文本对本申请的创造性进行评价，因此对于复审请求人关于本申请的创造性意见不再予以回应。关于复审请求人作为附件提交的一份美国专利商标局的授权通知书，与本申请的修改超范围问题无关，不予考虑。综上，国家知识产权局认为，本申请的修改仍然不符合专利法第三十三条的规定，故维持国家知识产权局于2018年8月3日对本申请作出的驳回决定。原告许德蛟、天津圣运公司、刘广树、韩继亮不服被诉决定，于法定期限内向本院提起行政诉讼，其诉称：一、本申请修改没有违反专利法第三十三条。原告在答复2020年1月17日复审通知时，明确申请文件修改的表述为“至少20片（个）至”。在光开关中微镜元件的一片（个）表示“一门”。被诉决定表述端点“20”是偷换概念，端点“20”与端点“至少20”不同，端点“至少20”是指不低于“20”的“几十门～”数值。修改为“至少20片（个）至”在说明书的“几十门～”数值范围之内，不违反专利法第三十三条的规定。二、本申请不存在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.3.2“不允许的改变”规定中的“由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新的内容”的情形。三、被告对本申请附图1、2的解释错误，不应抛弃“至少”二字进行评价。四、复审决定的类型缺乏依法行政的依据，违反合法原则。五、两次复审通知均不是针对原告请求复审理由，违反请求原则、公正执法原则，且未履行相关举证责任。六、本申请在美国已经被授予专利权，证明本申请具有创造性。因此，原告请求法院撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。被告国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，审查结论正确。被告请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本申请是申请号为201610306016.4，名称为“大容量光纤开关装置及程控交换方法”的发明专利申请。申请人为许德蛟、天津圣运公司、刘广树、韩继亮，申请日为2016年5月10日，公开日为2016年8月24日。经实质审查，国家知识产权局专利实质审查部门于2018年8月3日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1-10不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定中引用的对比文件为：对比文件1：US2015293308A1，公开日为2015年10月15日。驳回决定所依据的文本为：申请日2016年5月10日提交的权利要求第1-10项、说明书第1-9页、说明书附图第1-3页、摘要附图，以及2016年6月28日提交的说明书摘要。驳回决定所针对的权利要求书，其权利要求1为：“1.一种光纤大容量程控交换机的光开关，其特征在于它通过DMD芯片的镜片部分对激光的反射进行光纤之间的光传输；所述DMD芯片的镜片部分由以一维数组方式排列的至少两片单片镜片或者至少两个镜片基本单元构成；所述镜片基本单元由若干片单片镜片按照n×n矩阵形式排列而成，其中2≤n≤10；所述一维数组排列的方向使激光反射后互不干扰；所述单片镜片或者镜片基本单元的面积不小于单根光纤的截面积。”许德蛟、天津圣运公司、刘广树、韩继亮对上述驳回决定不服，于2018年10月25日向国家知识产权局提出了复审请求，未修改申请文件。经形式审查合格，国家知识产权局于2018年11月8日依法受理了该复审请求，并将其转送至原专利实质审查部门进行前置审查。原专利实质审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。随后，国家知识产权局成立合议组对本案进行审理，并于2019年8月8日向许德蛟、天津圣运公司、刘广树、韩继亮发出复审通知书。许德蛟、天津圣运公司、刘广树、韩继亮分别于2019年9月17日和2019年9月23日提交了意见陈述书，并且均同时提交了权利要求书的全文修改替换页，两次的修改内容相同。修改包括：将权利要求书中的“一维数组”修改为“一维空间的有序排列”，将权利要求1的“DMD芯片”修改为“美国德州仪器的DMD芯片”，将权利要求1的“至少两片单片镜片或者至少两个镜片基本单元”修改为“至少34片至千万片镜片或者至少34个至千万个镜片基本单元”，删除权利要求7，并修改权利要求的序号及引用关系。合议组于2020年1月17日再次向复审请求人发出复审通知书。复审请求人分别于2020年2月16日和2020年3月30日提交了意见陈述书，并且均同时提交了权利要求书的全文修改替换页，两次的修改内容相同，并于2020年3月30日提交了一份美国专利商标局的授权通知书。修改包括：将权利要求1的“由以一维空间的有序排列方式排列的至少34片至千万片镜片或者至少34个至千万个镜片基本单元构成”修改为“在单模光纤条件下由以一维空间的有序排列方式排列的至少20片镜片至千万片镜片，在多模光纤条件下由以一维空间的有序排列方式排列的至少20个镜片基本单元至千万个镜片基本单元构成”，将权利要求2、5、6的附加技术特征加入权利要求1，并删除上述权利要求2、5、6，同时修改权利要求的序号及引用关系。复审请求人2020年3月30日新修改的权利要求1为：“1.一种光纤大容量程控交换机的光开关，其特征在于它通过美国德州仪器的DMD芯片的镜片部分对激光的反射进行光纤之间的光传输；所述DMD芯片的镜片部分在单模光纤条件下由以一维空间的有序排列方式排列的至少20片镜片至千万片镜片，在多模光纤条件下由以一维空间的有序排列方式排列的至少20个镜片基本单元至千万个镜片基本单元构成；所述镜片基本单元由若干片单片镜片按照n×n矩阵形式排列而成，其中2≤n≤10；所述一维空间的有序排列的方向使激光反射后互不干扰；所述单片镜片或者镜片基本单元的面积不小于单根光纤的截面积；所述光纤之间通过DMD芯片的光传输为双向传输；所述DMD芯片的端口均为双向端口，激光通过光纤连接DMD芯片端口，或各个芯片端口相互之间对接或混合连接，按照程序交换控制的需要连接；所述DMD芯片的镜片部分均能构成至少3个光反射角，即每个DMD芯片反光镜的输入为1个角度，输出≥3个角度；所述DMD芯片采用N级纵向扩展方式布置构成包括至少2个DMD芯片的DMD芯片组，即输入光纤射出的激光射入第一级DMD芯片，然后光线由第一级DMD芯片通过转动镜片部分将光反射至与第一级DMD芯片的至少3个输出角度相对应的下一级DMD芯片，以此方式光纤依次反射至第N级DMD芯片，然后反射到对应的输出光纤；所述DMD芯片采用横向扩展方式布置构成包括至少2个DMD芯片的DMD芯片组，即输入光纤射出的激光射入其中一片DMD芯片后，DMD芯片反射的至少3个输出角度中至少有一个角度的反射光线反射至另一片DMD芯片，然后此DMD芯片反射出去的光线中至少有一个角度的反射光线反射至另一片DMD芯片，其余的光线反射到对应的输出光纤，以此方式入射光线得到横向扩展。”在上述程序的基础上，国家知识产权局于2020年5月15日作出被诉决定。在诉讼过程中，原告向法院提交了美国专利证书及翻译、天津滨海科纬知识产权代理有限公司的说明、复审通知书等，用以支持其理由。被告向法院提交了本专利申请文本、原告于2020年3月30日提交的权利要求书等，用以支持其理由。上述事实有被诉决定针对的审查文本、被诉决定、庭审笔录、当事人向本院提交的相关证据及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为，根据各方当事人的诉辩主张，本案争议焦点在于本申请是否符合专利法第三十三条的规定。一、被诉决定是否存在程序违法情形原告主张被诉决定的类型缺乏依法行政的依据，违反合法原则。对此本院认为，根据《专利审查指南》规定，复审请求不成立，应作出维持驳回决定的复审决定。被告在认定原告对申请文本的修改仍然超范围的基础上，作出维持驳回决定的被诉决定，并未违反合法原则，原告的此项主张缺乏依据，本院不予支持。原告主张两次复审通知均不是针对原告请求复审理由，违反请求原则、公正执法原则。对此本院认为，首先，被告的复审程序系依据原告的请求启动；其次，被告在第一次复审通知书中采用对比文件1评价本申请的创造性，与驳回决定的理由和证据均相同，并在驳回决定中明确告知对比文件公开内容的具体出处；第三，原告针对第一次复审通知书进行答复时对申请文件进行了修改，被告认定构成修改超范围，并在第二次复审通知书中明确告知修改超范围的具体理由及法律依据；第四，原告针对第二次复审通知书答辩时对申请文件进行了修改，被告认定未克服超范围的问题，并在此基础上被告作出被诉决定。上述程序未违反请求原则和公正执法原则的规定，故原告此项主张缺乏依据，本院不予支持。二、原告对申请文件的修改是否超范围专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原告将原权利要求1中的“所述DMD芯片的镜片部分由一维数组方式排列的至少两片单片镜片或者至少两个镜片基本单元的构成”修改为“所述DMD芯片的镜片部分在单模光纤条件下由以一维空间的有序排列方式排列的至少20个镜片基本单元至千万个镜片基本单元构成”。原告主张上述修改中，端点“至少20”与端点“20”不是同一概念，对此本院认为，根据《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.2.1节第（2）点规定，对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才是允许的。可见，数值范围的修改，不仅要求修改后的数值范围在原数值范围之内，而且要求修改后的数值范围的端点在原说明书和/或权利要求书中已确实记载。首先，原说明书和权利要求书中文字部分关于镜片和镜片基本单元的相关记载如下：“单片输入几十门～千万门以上，输出达到百门～数千万门以上”，“镜片部分以800(1个单片镜片、1024(1个单片镜片、1920(1个单片镜片、4K(1个单片镜片、8K(1个单片镜片或者10000(1个单片镜片～千万以上(1个单片镜片构成光开关，仅用一片由4000个反光镜片构成的一堆数组DMD芯片就能实现≥12000门光开关”，“以800(1个镜片基本单元、1024(1个镜片基本单元、1920(1个镜片基本单元或者3840(1个镜片基本单元等结构构成矩阵光开关”，“所述DMD芯片的镜片部分由以一维数组方式排列的至少两片单片镜片或者至少两个镜片基本单元构成”。可见，本申请原说明书和权利要求书文字记载的部分从未记载上述修改后的端点“20”。其次，依据上述原说明书和权利要求书文字记载部分的内容，本领域技术人员也无法直接地、毫无疑义地确定上述修改后的端点“20”。虽然原说明书记载了“几十”这个数值，但“几十”并不是一个准确的数值，并不能明确指向一个具体数字“20”。根据《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.3.2的规定，不能允许的改变内的修改，包括“又不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新的内容”。因此，上述端点“20”与原说明书中的“几十”并不相同，属于由不明确的内容改成明确具体的内容而引入新的数值，不能由原申请文件记载的内容直接地、毫无疑义地确定。第三，原说明书附图1是一种DMD芯片的镜片部分由单片镜片以数组方式横向排列（也可以纵向排列）的示意图，附图2是一种DMD芯片的镜片部分由单片小尺寸镜片按照矩阵形式（4*4）排列成镜片基本单元后基本单元再以数组方式横向排列（也可以纵向排列）的示意图，说明书中相应的描述为：“所述DMD芯片的镜片部分由单片大尺寸镜片1或单片小尺寸镜片1以数组方式排列构成（见图1、图5），或者由若干片单片小尺寸镜片1按照矩阵形式排列成镜片基本单元2后，基本单元2再以数组方式排列构成（见图2、图5）”。由上述内容可知，图1、2属于单片镜片排列和镜片单元排列的示意图，示意图中的镜片具体个数的数值如果在文字部分中没有相应的描述，则仅仅为示意其数量的多少，并不能指向一个明确的数值。并且，在图1、2的示意图中，前后多片镜片或多个镜片单元之间还具有符号“～”，该符号在本申请中应理解为中间排列镜片或镜片单元的省略，而此符号省略了多少镜片或镜片单元也并非一个明确的数值，不能作为一个明确的数值端点。并且，即使对上述附图中镜片的具体个数数值进行统计，图1对应的单个镜片排列的示意图中，镜片个数的计数结果是“22”，也无法得到端点“20”。因此，根据原说明书附图1、2的示意图，亦无法直接地、毫无疑义地确定本申请修改后的端点“20”。被告认定，原告上述修改中“至少20片镜片至千万片镜片”和“至少20个镜片基本单元至千万个镜片基本单元”这两个范围，尤其是端点“20”在本申请原说明书和权利要求书的文字部分中并未记载，修改不符合专利法第三十三条的规定。本院对此不持异议。三、关于原告诉讼主张的认定原告主张本申请在美国已经被授予专利权，相对于对比文件1具有专利法第二十二条第三款规定的创造性，对此本院认为，被诉决定的依据是专利法第三十三条，并非专利法第二十二条第三款，因此本院对此不予评述。原告关于被告未履行相关举证责任的主张缺乏依据，本院不予支持。综上所述，被诉决定结论正确，原告的诉讼理由缺乏事实和法律依据，其诉讼请求本院不予支持。依据《中华人民共和国专利法》第三十三条、《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告许德蛟、天津圣运新材料科技有限公司、刘广树、韩继亮的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告许德蛟、天津圣运新材料科技有限公司、刘广树、韩继亮负担。（已交纳）如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，同时预交上诉案件受理费一百元，上诉于最高人民法院。审 判 长  王 坤人民陪审员  贾亚南人民陪审员  宣增培二〇二〇年十一月十日法官 助理  张 航书 记 员  赵梦杰