北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初4448号原告：苹果电脑贸易（上海）有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区。法定代表人：PeterRonaldDenwood，董事长。委托诉讼代理人：刘永全，北京世宁律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯斐斐，北京世宁律师事务所律师。被告:国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人:申长雨，局长。委托诉讼代理人：杜宇，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：袁丽颖，国家知识产权局审查员。第三人：诺思（天津）微系统有限责任公司，住所地天津开发区。法定代表人：陈建波，董事长。委托诉讼代理人：王进，北京金诚同达（上海）律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘微，北京金诚同达（南京）律师事务所律师。原告苹果电脑贸易（上海）有限公司（简称苹果公司）因发明专利无效宣告请求行政纠纷一案，不服原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2019年1月10日作出的第38905号无效宣告请求审查决定，于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2019年4月19日受理后，依法组成合议庭，并通知诺思（天津）微系统有限责任公司（简称诺思公司）作为本案第三人参加诉讼，于2020年8月25日公开开庭进行了审理。原告苹果公司的委托诉讼代理人刘永全、冯斐斐，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人杜宇、袁丽颖，第三人诺思公司的委托诉讼代理人王进、刘微到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对苹果公司就诺思公司拥有的专利号为201010259108.4、名称为“体波谐振器及其加工方法”的发明专利（以下简称本专利）提出的无效宣告请求而作出的。该决定中认定：本案核心问题在于，2008年修正的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十条第一款能否作为本案适用的无效理由。第一，由于本专利原共同专利权人张浩在美国申请专利时，2010年修正的《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）尚未公布，也未施行，所以2008年专利法第二十条第一款此时并未被明确规定为无效理由。第二，由于2010年专利法实施细则才将在国内完成的发明创造在国外申请专利的限制作为无效理由，本专利原共同专利权人张浩在美国申请专利时，并不能合理预见到上述限制会成为无效理由。基于以上两点理由，如果在本案中适用2008年专利法第二十条第一款作为无效理由，则违背《中华人民共和国立法法》第九十三条规定的法不溯及既往这一基本法治原则，损害专利申请人对生效法律的信赖利益。所以，2008年专利法第二十条第一款不能作为本案适用的无效理由，请求人认为本专利不符合2008年专利法第二十条第一款的规定的无效理由不成立。综上，专利复审委员会决定维持本专利有效。原告苹果公司不服，于法定期限内向本院提起诉讼称：一、本专利申请时间晚于新实施细则生效时间，根据法律明确规定，本案应当适用新实施细则。被诉决定以美国专利申请日早于新实施细则生效日为由，认定不应适用新实施细则，属于法律适用错误。二、2008年专利法第二十条已经明确规定了对未经保密审查向外国申请专利的发明或者实用新型，不应获得授权。根据该规定，已经授权的专利应当宣告无效，这既是法条本身的含义，也符合专利法的体系及立法本意。1、新专利本身明确规定了未经保密审查的情况下专利不应获得授权，其中明确且当然包括授权后应被无效的情形。2、专利法所规定的其他“不授予专利权”情形均属于无效宣告理由。专利法实施细则无权创设无效宣告理由，仅对专利法所明确规定的不符合授予专利权条件的情形进行归纳、总结。被告认为新专利法第二十条在新实施细则生效前不属于无效理由，是对法律的误读。三、在法律有明确规定的情况下，被告不应以所谓的“合理预见”、“信赖利益”等为由，作出与法律相悖的决定。四、新专利法一经生效，国家知识产权局就同时发布了关于保密审查事宜的具体规定，保密审查有实际操作、执行的依据。综上，被诉决定认定事实不清，适用法律错误，请求撤销被诉决定并责令重作。被告国家知识产权局辩称：坚持被诉决定中的意见。被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法、审查结论正确。原告的诉讼理由不能成立，请求驳回原告的诉讼请求。第三人诺思公司述称：同意被诉决定的认定。虽然在先申请了美国专利，但中国专利公开在先，未涉及国家秘密，当然也不会泄露国家秘密。且在新专利法实施后，并未有国务院配套的规定就保密审查的程序、期限等予以明确。在特殊过渡期间，存在大量未经保密审查也获得授权的情形。综上，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确、审理程序合法、审查结论正确。原告的诉讼理由不能成立，请求驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本专利系专利号为201010259108.4的发明专利，申请日为2010年8月20日，授权公告日为2014年2月12日，名称为“体波谐振器及其加工方法”，原专利权人为庞慰、张浩，后变更为诺思公司。苹果公司于2018年3月9日向专利复审委员会提出本次无效宣告请求，其理由是：本专利不符合专利法第二十条第一款的规定，请求宣告本专利授权公告时的权利要求1-16无效，同时提交了相关证据。其中：证据4：公布号为US2011/0148547A1的美国专利申请及中文译文，公布日为2011年4月14日；该证据显示该美国专利发明人是张浩，申请日期2009年12月18日。经形式审查合格，专利复审委员会于2018年4月23日受理了上述无效宣告请求，并进行了相应的转文。专利复审委员会于2018年9月21日举行了口头审理，并于2019年1月10日作出被诉决定。根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有本专利授权公告文本、证据4等证据以及当事人陈述在案佐证。本院认为：2009年10月1日施行的2008年专利法第二十条第一款规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。该条第四款还规定，对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。该条款系在2000年专利法第二十条第一款的基础上修改而来，是对将在国内完成的发明创造在国外申请专利的限制，明确增加了保密审查的义务及违反该义务的后果。其后，2010年2月1日施行的专利法实施细则第六十五条第二款作了配套修改，将2008年专利法第二十条第一款纳入了无效理由。本案涉及两个时间节点：一是本专利的原共同专利权人张浩在美国申请专利的申请日2009年10月12日，系在2008年专利法施行之后、2010年专利法实施细则施行之前；二是本专利的申请日2010年8月20日，系在2010年专利法实施细则施行之后。综合当事人诉辩意见，本案争议焦点为新旧专利法及其实施细则的适用问题以及2008年专利法第二十条第一款能否作为本专利的无效理由。根据2008年专利法第二十条第一款、第四款规定可知，其所要求的具体行为是在向外国申请专利时先向国务院专利行政部门报经保密审查，其效力审查的对象则是在中国申请的专利。本案中，本专利的原专利权人张浩向美国申请专利的申请日以及本专利的申请日均在2008年专利法实施之后，因此应当适用2008年专利法。国家知识产权局于2010年1月21日发布、2010年2月1日施行的《施行修改后的专利法实施细则的过渡办法》中第二条规定，除特殊规定外，修改前的专利法实施细则的规定适用于申请日在2010年2月1日前（不含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；修改后的专利法实施细则的规定适用于申请日在2010年2月1日以后（含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权。本专利的申请日在2010年2月1日之后，故本案应当适用2010年专利法实施细则。国家知识产权局和诺思公司认为，在张浩向美国申请专利时，虽然2008年专利法已经施行，但2010年专利法实施细则尚未施行，此时的2002年专利法实施细则并未将2008年专利法第二十条第一款纳入无效理由，当事人也无法预见到该条款会成为无效理由，若适用该条款作为无效理由，将违背法不溯及既往原则，也损害了申请人对生效法律的信赖利益。对此本院认为，首先，在本专利的原专利权人张浩向美国申请专利时，2008年专利法已经施行，该法第二十条第一款不仅明确规定了保密审查的义务，第四款亦同时规定了对不履行保密审查的将不授予专利权的后果。基于此，张浩应当知晓其具有报经保密审查的法定义务，同时亦应当知晓不报经保密审查将导致不予授权的后果。其次，从2008年专利法第二十条第四款的规定来看，其不仅包含在授权阶段不应授予专利权，同时亦应包含对已授予的专利权应予以无效处理的后果。同时，从以往法律修改的实践来看，当专利法作出修改时，与之配套的实施细则亦会作出相应的修改，专利申请人应当能够合理预期到实施细则亦会作出相应的修改。综上，专利申请人在本案中并不存在信赖利益，也并不存在法律溯及既往的情形。因此，被告和第三人的上述理由不能成立，本院不予支持。诺思公司主张，在2008年新专利法实施后，由于缺乏配套规定对如何进行保密审查进行明确，故无法进行实际操作。对此本院认为，国家知识产权局于2009年9月29日发布了《关于施行修改后专利法有关事项的通知》，其中第二项规定，“任何单位或个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先请求国家知识产权局进行保密审查，填写国家知识产权局制定的《向外国申请专利保密审查请求书》。”该规定中的《向外国申请专利保密审查请求书》亦可以在国家知识产权局的官方网站上予以下载。可见，在本专利的原专利权人张浩在美国申请专利时，国家知识产权局已发布了相关规定，告知专利申请人应当如何履行保密审查义务。本案中，诺思公司并未向本院提交证据证明其已经报请保密审查，而系由于国家知识产权局的原因而未能完成审查，故诺思公司的该项主张亦不能成立，本院不予支持。诺思公司还主张，根据2008年专利法，有关保密审查的程序、期限等应由国务院来规定，国家知识产权局发布的前述规定因发布主体级别不够而无强制执行力。对此本院认为，2008年专利法第二十条第一款已经规定了向国务院专利行政部门报请保密审查，此系法定义务，如违反将承担相应的后果；而作为法定的保密审查部门，国家知识产权局有权就如何报请保密审查作出具体规定，相关专利申请人应遵照执行。诺思公司一方面主张保密审查缺乏实际操作规定导致无法执行，一方面又主张国家知识产权局的相应规定因发布主体级别不够而拒绝执行，其理由明显不具有合理性，本院不予支持。综上，本院认为，可以适用2008年专利法第二十条第一款作为本案的无效理由，被诉决定中的相关认定错误，应予纠正。综上所述，原告苹果公司请求撤销被诉决定的诉讼请求成立，本院予以支持，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（二）款之规定，本院判决如下：一、撤销国家知识产权局作出的第38905号无效宣告请求审查决定；二、被告国家知识产权局就专利号为第201010259108.4、名称为“体波谐振器及其加工方法”的发明专利重新作出决定。如不服本判决，当事人可于本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，同时交纳上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  林鸿姣人民陪审员  王青华人民陪审员  李 晶二〇二〇年十一月二十六日法官 助理  周文君书 记 员  李亚楠