北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初12299号原告：天津海州科工贸有限公司，住所地天津市天津开发区晓园街******。法定代表人：朱玉国，总经理。原告：朱玉国，男，1958年8月15日出生，汉族，住天津市塘沽区。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：曲燕，该局审查员。委托诉讼代理人：王灿，该局审查员。原告天津海州科工贸有限公司、朱玉国因其他专利行政纠纷一案，不服被告国家知识产权局作出的《分案申请视为未提出通知书》（简称被诉通知），于法定期限内向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，并于2020年10月21日依法公开开庭审理了本案。原告天津海州科工贸有限公司的法定代表人朱玉国，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人曲燕、王灿到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉通知系被告针对原告就申请号为200710059593.9的发明专利申请（简称原申请）所提分案申请（简称首次分案申请）再次提出的分案申请（简称再次分案申请）而作出。被诉通知认为：原告于2018年9月4日提出的分案申请是在原申请办理登记手续的期限届满之后提出的，原告未提交审查员对分案申请发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件，原告的分案申请不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称实施细则）第四十二条的规定，分案申请视为未提出。原告诉称：一、因由2018年9月4日原告向被告递交了名称为：一种上下/左右可调式铰链构件的发明专利再次分案申请，其申请号为2018110495140，主要针对原告2013年8月8日向被告递交的发明名称为：一种玄机可调铰链与构件的发明专利首次分案申请，其申请号为2013103488027，该分案申请的原案申请号为2007100595939，申请日2007年9月13日，申请人为天津海州科工贸有限公司、朱玉国。可是，被告却于2019年3月11日下发被诉通知将其退回。对此，原告不服只好诉至贵院，请求依法撤销被告作出的被诉通知，即恢复再次分案申请的受理。二、关于恢复的理由与意见阐述原申请作为总的发明构思包含了A、B、C、D……所谓几个不同层级（层次）综合方案，其共同的核心点都是围绕“铰链基座与连体调节机构、调整块及调整螺栓、上下升降式轴销结合为基座式调节固定器构造”作为整体的或/和延展多个不同层级（层级相对独立的几个方案，不仅以此满足本申请方案中“玄机摇臂”或/和不同的“机性节连接固定器”直接或者间接的延伸配合，还具有开放性效能可与现有铰链进行拆改实现其上下/左右可调式铰链构件的用途，弥补铰链行业对此技术空位的缺失。可是，针对首次分案申请被告经一审和二审实质审查后，于2016年9年27日将原告2016年6月10日提交的权利要求书中除独立权利要求13-14外，以不符合专利法三十三条规定为由，只对独立权利要求1-6、8、12作出了驳回决定。对此，原告不服于2017年1月9日向被告提出复审请求，并修改了权利要求书，经形式审查合格，被告于2017年6月19日依法受理了复审请求（其案件编号为：1F212165)，并于2017年12月21日向原告发出复审通知书，指出：权利要求1-5、7-8、12-14、16和说明书的修改不符合专利法第三十三条的规定。据此，原告于2018年2月4日提交了意见陈述书，同时修改了权利要求书（未作实质性修改）和说明书。但2018年5月23日被告却对重新提交的权利要求1、3-6项（参见《审查决定书》第11-14页）作出了第151837号《复审决定书》即维持国家知识产权局2016年9月27日对首次分案申请作出的驳回决定。然而，令人不解的是被告在《复审决定书》中一方面认为原告于2018年2月4日提交的权利要求1、3-6修改，不符合专利法第三十三条的规定；另一方面又认可原告在提交的意见陈述书中阐述有关符合专利法第三十三条规定的论点，亦如：原告认为根据专利法第三十一条第一款规定：属于一个总的发明构思的两项以上的发明，可以作为一件申请提出。所以，作为总的方案设计，首次分案申请涵盖的“基座式调整固定器、玄机摇臂、机性连接固定器”等主体性、结构性、关联性、独立性等所发挥的特色作用，既能相互连接机配组合，也能按各自独立结构的不同发挥其开放性的特点用途，例如：说明书附图3所示“基座式调整固定器”不但可与“玄机摇臂、机性调节连接固定器”搭配应用，相对附图10-13又不与之发生联系，即作为独立机态结构能够发挥自身的机配选择用途，这就意味着独立权利要求1、3-6所概括的技术特征，均能从原申请中找到相应的信息记载或者直接技术推定，对此被告在《复审决定书》也明确认可这一点如：“……虽然单个技术征‘基座式调整固定器、玄机摇臂、机性调节连接固定器’等均记载在原权利要求书和说明书中，且也没有改变其用途和效果。（参见《复审决定书》第16页最后1行至第17页第1段内容论述)”据此足以证明首次分案申请的权利要求1、3-6符合专利法第三十三条的规定。所以，为了纠正被告前后矛盾的认定问题，并考虑到未涉及驳回决定的权利要求2和2016年6月10日提交的权利要求13-14被连累“一竿子”打死，故在此基础上经过重新整理原告则以“再次分案申请”为由向被告递交了该申请。三、请求与诉求基于上述理由与事实，请求法院依法撤销被诉通知，恢复并支持原告的诉求。被告辩称：一、被告依法应当发出分案申请视为未提出通知书1.本案所涉申请号为201811049514.0的专利申请，属于已提出过分案申请、申请人针对该分案申请再次提出的分案申请，根据《专利审查指南》（简称审查指南）的规定，其递交时间应当按照原申请，即申请号为200710059593.9的申请进行审核。而原申请办理登记手续的期限届满日为2013年8月14日，但本案所涉201811049514.0号申请的递交日则为2018年9月4日，远远晚于该期限，故不符合实施细则第四十二条的规定，不得分案。2.审查指南第一部分第一章第5.1.1节（3）规定了一种除外情况，即“分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况”，其中也明确规定：“对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理。”由于原告在规定期限内没有提交上述通知书的复印件，所以并不能按照除外情况处理。事实上，针对申请号为201310348802.7的首次分案申请，我局在审查过程中未曾涉及过单一性缺陷，原告自然也无法提交指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。审查指南进一步明确：“对于不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。申请人补正后仍不符合规定的，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。”原告针对被告的补正通知书仅陈述了意见，仍不符合规定，被告据此发出分案申请视为未提出通知书。上述行为是遵照相关法规要求而做出，并无不妥。二、原告的理由不能成立原告在起诉理由中对其发明的技术意见以及首次分案申请被驳回和复审的过程进行了说明，并对所涉第151837号复审决定书的内容提出质疑，进而说明其提出本案所涉的再次分案申请的缘由。但是，且不论原告上述意见是否与事实相符，即使这些意见属实，也不符合关于分案申请提交时间的相关规定，并没有任何法律、法规或规章规定在原告所述情况下，我局应当接受其提交再次分案。因此，原告要求撤销被诉通知，恢复本案申请的受理于法无据，理由不能成立。综上所述，原告的诉讼理由不能成立，应当依法予以驳回。本院经审理查明：2007年9月13日，原告向被告提交了200710059593.9号发明专利申请（简称原申请）。2013年5月30日，被告针对原申请发出《授予发明专利权通知书》和《办理登记手续通知书》，通知原告经实质审查，没有发现驳回理由，作出授予专利权的通知，原告应当按照《办理登记手续通知书》的规定，在2013年8月14日前办理登记手续。2013年8月8日，原告以原申请为基础，向被告提交了201310348802.7号分案申请。在审查过程中，被告分别于2015年7月24日和2016年3月29日发出第一次和第二次《审查意见通知书》，并于2016年9月27日发出《驳回决定》，在审查过程中未涉及单一性问题。2017年1月9日，原告针对上述《驳回决定》，向被告提出复审请求。2018年5月23日，被告发出《复审决定书》，维持于2016年9月27日作出的《驳回决定》。2018年9月4日，原告针对首次分案申请向被告再次提交分案申请，即本案申请，申请号为201811049514.0。2018年11月13日，被告向原告发出《补正通知书》，指出原告未提交审查员针对分案申请发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。2019年1月27日，原告针对上述《补正通知书》向被告提交《意见陈述书》，但仍未提交上述针对分案申请发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。2019年3月11日，被告发出被诉通知，通知原告分案申请不符合实施细则第四十二条的规定，视为未提出，原因为：分案申请是在原申请办理登记手续的期限届满之后提出的，申请人未提交审查员针对分案申请发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。2019年10月10日，原告针对被诉通知向本院提起本次诉讼。上述事实，有《授予发明专利权通知书》《办理登记手续通知书》《发明专利请求书》《第一次审查意见通知书》《第二次审查意见通知书》《复审请求书》《复审决定书》《驳回决定》、被诉通知以及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：根据被诉通知的内容，以及各方当事人的诉辩意见，本案争议焦点为：被告作出被诉通知的程序是否违法。实施细则第四十二条第一款规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。实施细则第五十四条第一款规定，国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告。本案系基于原告向被告申请专利而产生的行政纠纷。根据被告在诉讼中提交的证据，本案所涉专利申请为已提出过分案申请，原告针对该分案申请再次提出的分案申请。实施细则第一百二十二条规定，国务院专利行政部门根据专利法和本细则制定审查指南。因此，审查指南是国家知识产权局依据专利法及其实施细则制定的，是专利行政部门依法行政的依据和标准，可以作为本案中对被诉通知作出程序进行合法性审查的参照。其中，审查指南第一部分第一章第5.1.1节规定，对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的不得分案。但是，因分案申请存在单一性缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。经审查员通知，申请人补正后，仍不满足上述规定的，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并做结案处理。本院认为，首先，本案被诉通知系针对原告于2018年9月4日向被告提出的再次分案申请作出的，根据上述规定，再次分案申请的递交时间应不晚于原申请办理登记手续的期限届满日，即2013年8月14日，而本案原告提出再次分案申请的时间为2018年9月4日，晚于上述期限。其次，根据上述规定，分案申请存在单一性缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况为该规定的例外情形，但经审查，本案不存在上述情形。被告依程序向原告发出补正通知，要求其提交审查员针对分案申请发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件，而原告仅陈述了相关意见，未能按期提交上述材料，被告审查后发出被诉通知，故被告的行为并无不当。综上，本案中被告并未违反上述规定，不存在程序违法。此外，根据被告在诉讼中提交的在案证据，可以证明被告在处理原告向其提交的专利申请的过程中，均依据专利法及相关法律法规的要求，履行了其专利审查的各项行政职能，原告的其他主张依据不足，本院亦不予支持。综上所述，原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告天津海州科工贸有限公司、朱玉国的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告天津海州科工贸有限公司、朱玉国负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  王 东人民陪审员  芮玉奎人民陪审员  任继新二〇二〇年十一月二十日法官 助理  郑 达书 记 员  于天娇