北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初12820号原告：深圳思尚科教有限公司，住所地广东省深圳市南山区西丽街道松坪山1路源兴科技大厦**902。法定代表人：李小明，执行董事。委托诉讼代理人：骆顺耀，上海方本律师事务所律师。委托诉讼代理人：汪玉平，上海方本（连云港）律师事务所律师。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：李然，国家知识产权局专利局干部。委托诉讼代理人：李莉，国家知识产权局专利局干部。第三人：贝尔合控（深圳）科技有限责任公司，住所地广东省深圳市南山区。法定代表人：王作冰，董事长。委托诉讼代理人：骆顺耀，上海方本律师事务所律师。委托诉讼代理人：汪玉平，上海方本（连云港）律师事务所律师。原告深圳思尚科教有限公司（简称深圳思尚公司）因其他专利行政纠纷一案，不服被告国家知识产权局于2018年6月4日发出的恢复权利请求审批通知书（简称被诉通知），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2018年12月14日受理后，依法组成合议庭，并通知利害关系人贝尔合控（深圳）科技有限责任公司（简称贝尔公司）参加诉讼。本院于2020年11月3日公开开庭进行审理。原告深圳思尚公司与第三人贝尔公司的共同委托诉讼代理人骆顺耀、汪玉平，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人李然、李莉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉通知以深圳思尚公司请求恢复优先权的理由不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）及《专利审查指南》（简称审查指南）的规定为由，不予恢复优先权。具体理由如下：根据专利法实施细则第一百零一条的规定，按照专利合作条约提出并指定中国的专利国际申请进入国务院专利行政部门处理阶段的条件和程序适用本章的规定；本章没有规定的，适用专利法及本细则其他各章的有关规定。而现行审查指南第三部分第一章“引言”部分第二自然段：“......本章仅对上述内容中的特殊问题作出说明和规定；与国家申请相同的其他问题，本章没有说明和规定的，应当参照本指南第一部分第一章、第二章和第五部分的规定。”因此，判断该优先权是否成立应参照《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.2.1关于本国优先权的相关规定，即：“……以要求优先权的在后申请的申请日为时间判断基准...专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续的，审查员应当针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。”第201680046644.1号申请（简称在后申请）的申请日（2016.11.7）以前专利局已经对第201620271418.0号申请（简称在先申请）发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续（2016.10.27），故该优先权视为未要求并不予以恢复。原告深圳思尚公司不服被诉通知，向法院起诉称：首先，被告在被诉通知中适用审查指南第一部分第一章第6.2.2.1节来对原告的在后申请的优先权进行审查是错误的。根据审查指南第三部分第一章第5.2.6节的规定，针对国际申请的在先申请是在中国提出的情况，对优先权的初步审查，除了对享有优先权的证明的审查方式不同外，与其他国际申请的审查完全相同，故不应适用审查指南第一部分第一章第6.2.2.1节的规定进行审查。同时，该节还规定，由于国际申请的特殊程序，审查员不按专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理；同样，对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况，审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题；上述问题均留待后续程序中处理。本案中，在后申请的申请日为2016年11月7日，而其要求优先权的在先申请此时尚未授权，因此，被告不应发出视为未要求优先权通知书。其次，即使认为适用审查指南第一部分第一章第6.2.2.1节的规定正确，被告对于“已经办理了登记手续”这一事实的认定不清。按照《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第四十条的规定，实用新型专利权自公告之日起生效。本案中，“已经办理了登记手续”之日应当是授权公告日，即2016年11月30日，而非2016年10月27日。最后，被诉通知直接导致原告的在后申请丧失优先权，损害了原告的权利。综上，被告适用法律错误，认定事实不清，依法应当撤销被诉通知。被告国家知识产权局辩称：被告作出的被诉通知合法、正确，请求法院判决驳回原告的诉讼请求。第三人贝尔公司未陈述意见。本院经审理查明：2016年3月31日，深圳思尚公司向国家知识产权局提交了名称为“连接结构及应用该连接结构的电子装置”的实用新型专利申请（即在先申请），申请号为201620271418.0。2016年8月16日，国家知识产权局向深圳思尚公司发出《授予实用新型专利权通知书》和《办理登记手续通知书》，同意授予在先申请实用新型专利权，并通知深圳思尚公司办理登记手续。2016年10月27日，深圳思尚公司向国家知识产权局缴纳了实用新型专利登记印刷费、实用新型专利第一年年费及印花税。2016年11月30日，国家知识产权局对在先申请予以授权公告。2018年2月8日，深圳思尚公司向国家知识产权局提交国际申请进入中国国家阶段声明，国际申请号为PCT/CN2016/104824，国际申请日为2016年11月7日，并要求在先申请的优先权。2018年3月12日，国家知识产权局发出国际申请进入中国国家阶段通知书，给予国家申请号：201680046644.1（即在后申请）。同日，国家知识产权局发出《视为未要求优先权通知书》，原因为在先申请已经被授予专利权，不符合专利法实施细则第三十二条第二款的规定。2018年5月11日，深圳思尚公司向国家知识产权局请求恢复优先权并附意见陈述。2018年6月4日，国家知识产权局发出被诉通知。2020年7月13日，深圳贝尔创意科教有限公司更名为深圳思尚科教有限公司。2020年7月27日，深圳思尚公司提出变更请求将在后申请的申请人变更为贝尔公司（即本案第三人），并于2020年8月28日公告。以上事实，有在先申请的授予实用新型专利权通知书和办理登记手续通知书，国家知识产权局系统中查询到的深圳思尚公司缴纳实用新型专利登记印刷费、实用新型专利第一年年费和印花税的记录，在先申请授权公告首页，在后申请扉页和国际申请著录项目截图，国际申请进入中国国家阶段声明及通知书，视为未要求优先权通知书，被诉通知书，手续合格通知书，企业信息查询以及当事人陈述等在案佐证。本院认为：专利法实施细则第一百零一条第二款规定，按照专利合作条约提出并指定中国的专利国际申请进入国务院专利行政部门处理阶段的条件和程序适用本章的规定；本章没有规定的，适用专利法及本细则其他各章的有关规定。审查指南第三部分第一章引言部分亦规定，本章涉及国际申请进入国家阶段条件的审查、在国家阶段中对国际申请的初步审查以及在国家阶段中对国际申请所作的事务处理等内容。本章仅对上述内容中的特殊问题作出说明和规定；与国家申请相同的其他问题，本章没有说明和规定的，应当参照本指南第一部分第一章、第二章和第五部分的规定。同时，审查指南第三部分第一章第5.2.6节规定，在先申请是在中国提出的，要求优先权的国际申请进入国家阶段，应当看作是要求本国优先权。对于在提出国际申请时，其要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十二条第二款第(一)、(二)和(三)项所列情形之一的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。本案中，在先申请是在中国提出的，在后的国际申请在进入中国国家阶段要求优先权，应当看作是要求本国优先权。在专利法实施细则第十章和审查指南第三部分未作进一步规定的情况下，针对要求本国优先权的审查，国家知识产权局适用专利法实施细则第三十二条第二款和审查指南第一部分第一章第6.2.2.1节的对应细化规定进行审查并无不妥。审查指南第一部分第一章第6.2.2.1节规定，审查“该在先申请的主题，尚未授予专利权”时，以要求优先权的在后申请的申请日为时间判断基准。审查优先权时，如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续的，审查员应当针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。本案中，在后申请的国际申请日为2016年11月7日，此时，专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且深圳思尚公司已于2016年10月27日办理了登记手续并缴费，据此，国家知识产权局发出视为未要求优先权通知书以及不同意深圳思尚公司恢复优先权的要求均无不妥。需要说明的是，首先，根据专利法实施细则第五十四条的规定，申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告。可见，如果申请人对在先申请按期办理了登记手续，国家知识产权局就必须授予专利权，故在先申请被授予专利权的相关事实于在后申请日时已经被确定。此外，从办理登记手续到实际公告之日通常都存在一段时间间隔，若不按上述第6.2.2.1节的规定处理，申请人在此期间提出在后申请可能会导致重复授权，进而损害社会公众的利益。最后，当事人在收到授予实用新型专利权通知书和办理登记手续通知书后，可以根据需要自由选择是否办理登记手续。如果申请人未办理登记手续，则其可以提出要求优先权的申请；而如果申请人主动办理了登记手续，则应视为其就国家知识产权局对在先申请进行授权公告做出了符合其意愿的选择，相应后果自负，不存在权利受损的情况。综上，对于原告提出的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告深圳思尚科教有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告深圳思尚科教有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及其副本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  刘炫孜人民陪审员  仝连飞人民陪审员  宋 利二〇二〇年十一月十一日法官 助理  邓文轩书 记 员  张梓涵