北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初13137号原告：山东新时代药业有限公司，住所地山东省费县北外环路**。法定代表人：张贵民，董事长。委托诉讼代理人：刘庆东，男，1989年12月2日出生，汉族，山东新时代药业有限公司职员，住山东省沂水县。委托诉讼代理人：沈强玉，男，1990年7月11日出生，汉族，山东新时代药业有限公司职员，住山东省莒南县。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：胡杨，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：刘洪尊，国家知识产权局审查员。原告山东新时代药业有限公司（简称新时代公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第160815号复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2018年12月20日受理本案后，依法组成合议庭，并于2020年8月12日对本案公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人刘庆东、沈强玉，被告的委托诉讼代理人胡杨、刘洪尊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对新时代公司就名称为“喹唑啉氮氧化物”的第201510232110.5号发明专利申请（简称本申请）提出的复审请求而作出，专利复审委员会经审查认定，本申请的权利要求1-2所要求保护的技术方案不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款的规定。因此维持国家知识产权局作出的驳回决定。原告诉称：一、被诉决定认定的“虽然测试数据不同，但本领域技术人员也能够确认吉非替尼可以被过氧化氢氧化获得相应的氮氧化物以及得到与本申请同样化合物的结构”的结论不正确。二、被诉决定认定的“本领域技术人员能从对比文件1中得到采用过氧化氢作为氧化剂得到本申请化合物的技术启示”的判定是错误的。三、权利要求1具备创造性。权利要求1与对比文件1相比，存在的区别技术特征为：（1）制备得到的化合物结构不同。对比文件1在吗啉环的氮上氧化生成氮氧化物，本申请是在嘧啶环上的1位氮上氧化得到氮氧化物，氧化位点不同得到不同的氧化物。（2）采用的氧化剂不同。权利要求1采用的是过氧化氢，对比文件1采用的是3-氯过氧苯甲酸。（3）反应溶剂不同。权利要求1采用的是特定比例的三氟乙酸-乙腈混合液，对比文件1采用的是氯仿。基于上述区别技术特征，本申请实际要解决的技术问题是“在一定条件下将吉非替尼氧化为收率可达80%，纯度更高（高于99%）的式1吉非替尼氮氧化物”。对比文件1未公开上述区别技术特征，也未给出相应的技术启示。本申请还取得了预料不到的技术效果。权利要求1相对于对比文件1及公知常识的结合，具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。四、在独立权利要求1具备创造性的基础上，从属权利要求2也具备创造性。综上，被诉决定认定事实不清，适用法律有误，故请求法院依法撤销被诉决定并判令被告重新作出决定。被告辩称：坚持被诉决定中的意见。被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本申请系申请号为201510232110.5、名称为“喹唑啉氮氧化物”的发明专利申请，申请日为2015年5月6日，公开日为2015年8月5日，申请人为新时代公司。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2017年8月18日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1-6不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所依据的文本为2017年4月26日提交的权利要求第1-6项，2015年5月28日提交的说明书第1-6页，说明书附图第1-16页，2015年5月6日提交的说明书摘要。驳回决引用对比文件1（“Separationandestimationofintermediatesformedduringsynthesisofgefitinibvia4-methylthio-quinazolinerouteusinghighperformanceliquidchromatography”，ChandrashekaraKarunakara，等，JournalofLiquidChromatography&RelatedTechnologies，第38卷第7期，第759-764页，公开日为2014年11月13日）。对比文件1公开了用高效液相色谱分离和鉴别吉非替尼合成过程中形成的中间体的方法。其中，分别在0.1NNaOH，0.1NHCl、3.0%v/v过氧化氢和254nm的紫外光照条件下对吉非替尼进行强制降解的研究结果发现，紫外光照、酸和碱条件下样品纯度没有变化，但是氧化条件下出现了未知杂质X，该杂质分子量比吉非替尼高16个单位，经质谱和红外鉴别其为吉非替尼的氮氧化物，结构为新时代公司对上述驳回决定不服，于2017年10月31日向专利复审委员会提出了复审请求，同时修改了权利要求书。复审请求时新修改的权利要求书如下：“1.一种如式(1)化合物的制备方法，包含以下步骤：（1）将原料式（2）溶于三氟乙酸溶液-乙腈混合溶剂中，加入过氧化氢，保温反应；步骤（1）所得反应液，经纯化后，即得式（1）化合物；所述的三氟乙酸溶液-乙腈的体积比为1:（0.2-3）；三氟乙酸的浓度为0.1%～5%；过氧化氢的质量分数为1%～10%；式（2）与三氟乙酸、过氧化氢的物质的量之比为1：（1-50）：（1-10）。2.如权利要求1所述的制备方法，其特征在于：步骤（1）中的反应温度为50～100℃；反应时间为8～48h。”经形式审查合格，专利复审委员会于2017年11月9日依法受理了该复审请求，并将其转送至实质审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理，并于2018年3月30日向新时代公司发出复审通知书。新时代公司于2018年5月8日提交了意见陈述书，但未修改申请文件。在上述程序的基础上，专利复审委员会于2018年9月17日作出被诉决定。诉讼中，新时代公司补充提交了关于对比文件1的实验数据，用以证明对比文件1中过氧化氢氧化之后的是混合物，本申请相对于对比文件1具备创造性。庭审中，新时代公司明确表示：一、权利要求1与对比文件1之间存在4个区别技术特征：（1）制备得到的化合物结构不同。对比文件1在吗啉环的氮上氧化生成氮氧化物，本申请是在嘧啶环上的1位氮上氧化得到氮氧化物，氧化位点不同得到不同的氧化物。（2）采用的氧化剂不同。权利要求1采用的是过氧化氢，对比文件1采用的是3-氯过氧苯甲酸。（3）反应溶剂不同。权利要求1采用的是特定比例的三氟乙酸-乙腈混合液，对比文件1采用的是氯仿。（4）二者整体技术方案不同。基于上述区别技术特征，本申请实际要解决的技术问题是“在一定条件下将吉非替尼氧化为收率可达80%，纯度更高（高于99%）的式(1)吉非替尼氮氧化物”。二、从属权利要求2的创造性是基于独立权利要求1；若权利要求1不具备创造性，不再坚持权利要求2具备创造性。另查，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局行使。上述事实，有被诉决定所依据的审查文本、对比文件1、各方当事人在行政阶段和诉讼阶段提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：专利法第二十二条第三款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。本申请权利要求1请求保护一种如式(1)化合物的制备方法。对比文件1公开了利用高效液相色谱分离和鉴别吉非替尼合成过程中形成的中间体的方法，其中在对吉非替尼进行强制降解的过程中，使用过氧化氢氧化吉非替尼得到了杂质化合物X，对其进行质谱和红外鉴别，确认其为吉非替尼的氮氧化物，对比文件1中图4公开了该杂质化合物X的具体化学结构，该杂质化合物X的结构与本申请中的式(1)化合物完全一致。原告认为对比文件1制备得到的化合物与权利要求1结构不同，并为此提交了补充实验加以佐证。但首先，对比文件1公开了采用过氧化氢氧化降解吉非替尼，得到未知杂质X，确认其结构为吉非替尼的氮氧化物，其化学结构如图4所示。经比对，该杂质化合物X的化学结构与本申请式(1)化合物一致。即便测试数据与本申请不同，本领域技术人员也能够确认吉非替尼可以被过氧化氢氧化获得相应的氮氧化物以及该化合物的结构。其次，原告在诉讼中提交的补充实验为其自制证据证明力较弱，且实验所得到的混合物结构未经确认，不足以否认对比文件1已公开了前述强制降解过程得到吉非替尼的氮氧化物，其化学结构与本申请式(1)化合物相同等事实。原告认为，对比文件1没有给出采用过氧化氢作为氧化剂的技术启示。对此本院认为，对比文件1公开了使用3.0%v/v的过氧化氢可以使吉非替尼氧化成其氮氧化物，虽然其也公开其它氧化剂3-氯过氧苯甲酸，但不妨碍本领域技术人员在前述基础上可以选择过氧化氢作为价格相对低廉的氧化剂。图3为过氧化氢对吉非替尼进行氧化降解实验的HPLC图谱，2.9min处出峰的化合物比吉非替尼出峰面积大很多，不能确定其必然为降解产物，对比文件1并未给出过氧化氢氧化吉非替尼会产生多种杂质的教导。被诉决定认定的区别技术特征正确，本院予以确认。即本申请权利要求1和对比文件1之间的区别技术特征为：权利要求1公开了具体的氧化反应条件，如使用三氟乙酸-乙腈反应溶剂及其混合比、三氟乙酸的浓度以及投料量等，对比文件1没有公开具体的氧化反应条件。由于对比文件1的研究目的在于对吉非替尼进行氧化性破坏，这也是药物稳定性研究中最常见的手段之一，因此对比文件1并不关注吉非替尼氮氧化物本身的收率和纯度。而本申请的发明构思根据说明书的记载，在于发现吉非替尼的氧化降解杂质并提供制备该杂质的制备方法，以在吉非替尼的生产中用作质量控制的标准品，故本申请必然更为关注获得该特定杂质本身的指标，例如纯度和收率等。因此本申请相对于对比文件1实际解决的技术问题在于提供将吉非替尼氧化为其氮氧化物的具体反应条件，以获得纯度更高的氮氧化物。针对上述区别技术特征，在对比文件1公开了采用过氧化氢可以氧化吉非替尼得到其氮氧化物的基础上，本领域技术人员在面对实际要解决的技术问题时，容易想到使用对反应无害的有机溶剂作为反应溶剂、获得投料比等反应条件，以相对较高的收率和纯度获得目标产物。乙腈通常是对反应惰性的溶剂，且本申请说明书的记载中并不能得出三氟乙酸的用量与收率之间存在正相关的关系，本领域技术人员根据实际需要调整细化反应条件以获得较好的技术效果，也属于本领域常规技术手段，并未带来预料不到的技术效果。由此可见，在对比文件1的基础上结合本领域常规技术手段得到权利要求1所请求保护的技术方案，这对于本领域的技术人员来说是显而易见的。故本申请权利要求1相对于对比文件1和本领域常规技术手段的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。鉴于原告明确表示在独立权利要求1不具备创造性的前提下，不再坚持从属权利要求2具备创造性。故在本院已经认定权利要求1不具备创造性的基础上，本院认定本申请权利要求2亦不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。综上，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，原告的诉讼理由缺乏事实和法律依据，对其诉讼请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告山东新时代药业有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告山东新时代药业有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  刘仁婧人民陪审员  范长丽人民陪审员  刘媛媛二〇二〇年十一月六日法官 助理  杨恩义书 记 员  国 佳