中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初13317号原告：普拉克生化公司，住所地尼德兰王国霍林赫姆阿尔克斯迪克**。法定代表人：芭芭拉·维尔德休斯博士，知识产权主管。委托诉讼代理人：王长青，女，中国贸促会专利商标事务所有限公司（原中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）专利代理人，中华全国专利代理人协会推荐。委托诉讼代理人：汪宇伟，男，中国贸促会专利商标事务所有限公司（原中国国际贸易促进委员会专利商标事务所）专利代理人，中华全国专利代理人协会推荐。被告：中华人民共和国国家知识产权局，，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：李应会，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：刘洪尊，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原告普拉克生化公司因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第154346号复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2018年12月27日受理本案后，依法组成合议庭，并于2020年7月15日对本案公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人王长青、汪宇伟，被告的委托诉讼代理人李应会、刘洪尊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对普拉克生化公司就名称为“可用于发酵液处理的通过用盐酸沉淀从羧酸镁盐中回收羧酸的方法”的第201280045958.1号发明专利申请（简称本申请）提出的复审请求而作出，专利复审委员会经审查认定，本申请的权利要求1-23所要求保护的技术方案不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款的规定。因此维持国家知识产权局作出的驳回决定。原告诉称：一、有关审查文本的认定。被诉决定所依据的权利要求文本为原告于2016年4月20日提交的权利要求1-23，但原告在2018年5月18日答复通知书时对权利要求1进行了修改，被告应该接受此修改并基于此文本作出决定。被诉决定所依据的审查文本是错误的，应予纠正。二、基于对比文件3和对比文件2公开的内容，本领域技术人员不可能显而易见获得本申请，本申请权利要求1所保护的制备琥珀酸的方法与对比文件3和对比文件2完全不同，具有创造性。综上，被诉决定认定事实不清，适用法律有误，程序违法，故请求法院依法撤销被诉决定并判令被告重新作出决定。被告辩称：坚持被诉决定中的意见。被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本申请系申请号为201280045958.1、名称为“可用于发酵液处理的通过用盐酸沉淀从羧酸镁盐中回收羧酸的方法”的发明专利申请，申请日为2012年8月16日，公开日为2014年5月21日，申请人为普拉克生化公司。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2017年3月15日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：在对比文件1（CN1427813A，公开日为2003年7月2日）的基础上结合对比文件2（WO00/17378A2，公开日为2000年3月30日）及常规技术手段，得出权利要求1-23的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求1-23不具备突出的实质性特点，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所依据的文本为2014年3月21日国际申请进入国家阶段时提交的原始申请文件中文译文的说明书第1-88段（第1-13页）、说明书摘要；2016年4月20日提交的权利要求第1-23项。驳回决定所针对的权利要求书如下：“1.制备琥珀酸的方法，所述方法包括如下步骤：-提供琥珀酸镁；-在0-75℃的温度下用HCl酸化琥珀酸镁，从而得到包含琥珀酸和氯化镁(MgCl2)的溶液；-任选的浓缩步骤，其中使包含琥珀酸和MgCl2的溶液浓缩；-从包含琥珀酸和MgCl2的溶液中沉淀琥珀酸，从而获得琥珀酸沉淀和MgCl2溶液；和-使MgCl2溶液在至少300℃的温度下经受热分解步骤，从而将MgCl2分解为MgO和HCl。2.权利要求1的方法，还包括：-将热分解步骤中形成的HCl溶解于水中，从而得到HCl溶液；和-使MgO与水接触，从而获得Mg(OH)2，其中所述Mg(OH)2任选循环用于发酵方法中。3.权利要求1或2的方法，其中应用喷雾焙烧炉实施热分解。4.权利要求1或2的方法，其中在0.1-10bar的压力下实施热分解。5.权利要求1或2的方法，其中在300-450℃的温度下实施热分解。6.权利要求1或2的方法，其中通过使MgCl2溶液喷雾与热气体物流接触而实施热分解。7.权利要求2的方法，其中将Mg(OH)2转化为MgCO3，MgCO3然后在发酵方法中用作中和剂。8.权利要求1或2的方法，其中在一个步骤中或作为一个步骤实施琥珀酸镁的酸化和将如此形成的琥珀酸沉淀出来。9.权利要求1或2的方法，其中使MgCl2溶液或浓缩的MgCl2溶液经受第二沉淀步骤，以回收至少部分保留在第一沉淀步骤中获得的MgCl2溶液中的琥珀酸。10.权利要求9的方法，其中通过将所述MgCl2溶液冷却和/或浓缩而实施第二沉淀。11.权利要求10的方法，其中通过从至少30℃的温度至小于25℃的温度将所述MgCl2溶液冷却和/或浓缩而实施第二沉淀。12.权利要求9的方法，其中在第二沉淀之前，向所述MgCl2溶液中加入更多的MgCl2。13.权利要求1或2的方法，还包括浓缩步骤，其中将包含琥珀酸和MgCl2的溶液浓缩至琥珀酸的浓度等于琥珀酸的饱和点或比琥珀酸的饱和点低至多5g/L。14.权利要求1或2的方法，还包括浓缩步骤，其中将包含琥珀酸和MgCl2的溶液浓缩至琥珀酸的浓度等于琥珀酸的饱和点或比琥珀酸的饱和点低至多10g/L。15.权利要求1或2的方法，其中用HCl溶液酸化琥珀酸镁。16.权利要求15的方法，其中所述HCl溶液包含至少5wt％的HCl。17.权利要求15的方法，其中所述HCl溶液包含至少10wt％的HCl。18.权利要求15的方法，其中所述HCl溶液包含至少20wt％的HCl。19.权利要求1或2的方法，其中所述琥珀酸镁以溶解形式作为发酵方法中获得的水溶液或含水悬浮液的一部分提供。20.权利要求19的方法，其中所述水溶液或含水悬浮液包含以水溶液或悬浮液的总量计至少10wt％的琥珀酸镁，和其中所述含琥珀酸和MgCl2的溶液包含以溶液的总量计至少5wt％的MgCl2。21.权利要求19的方法，其中所述水溶液或含水悬浮液包含以水溶液或悬浮液的总量计至少15wt％的琥珀酸镁，和其中所述含琥珀酸和MgCl2的溶液包含以溶液的总量计至少10wt％的MgCl2。22.权利要求1或2的方法，其中所述琥珀酸镁在发酵方法中获得，其中所述方法包括纯化步骤，其中琥珀酸镁从发酵液中结晶出来，和然后任选溶解于水以形成水溶液。23.权利要求1或2的方法，其中琥珀酸镁在发酵方法中以溶解形式获得，所述方法包括纯化步骤，其中通过加入镁碱而中和琥珀酸，在该步骤期间，琥珀酸镁保持为溶解形式。”普拉克生化公司对上述驳回决定不服，于2017年6月30日向专利复审委员会提出了复审请求，并提交了权利要求书的替换页，其中将原权利要求2拆分为新的权利要求5-6，并增加了新的从属权利要求3-4、7、24-27、30-31。新增加的权利要求3-4、7、24-27、30-31为：“3.权利要求1的方法，其中热分解步骤获得的HCl作为HCl气体或作为HCl水溶液用于所述酸化步骤中，所述溶液通过将热分解步骤获得的HCl溶解于水中而形成。4.权利要求1的方法，其中至少部分MgO循环用于发酵方法中。7.权利要求1的方法，还包括：使至少部分MgO与水接触，从而获得Mg(OH)2；和将至少部分Mg(OH)2转化为MgCO3，然后将MgCO3在发酵方法中用作中和剂。24.权利要求23的方法，其中所述琥珀酸镁通过用镁碱中和作为发酵产品获得的琥珀酸而获得。25.权利要求23的方法，其中所述含水悬浮液中至少95wt％的琥珀酸镁为溶解形式。26.权利要求23的方法，其中所述含水悬浮液由溶解的琥珀酸镁和不溶性生物质组成。27.权利要求23的方法，其中在发酵方法中获得的所述水溶液或含水悬浮液还包含琥珀酸。30.权利要求1-7任一项的方法，还包括从所述溶液或悬浮液获得固体琥珀酸镁和酸化所获得的琥珀酸镁的步骤，其中所述固体琥珀酸镁以结晶形式获得。31.权利要求1-7任一项的方法，还包括从所述溶液或悬浮液获得固体琥珀酸镁和酸化所获得的琥珀酸镁的步骤，其中所述固体琥珀酸镁在固液分离后作为固饼获得。”经形式审查合格，专利复审委员会于2017年7月24日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理，并于2018年2月5日向普拉克生化公司发出复审通知书，指出：增加新的从属权利要求的这种修改方式不属于消除驳回决定指出的缺陷，此次修改不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第六十一条第一款的规定，不能被接受。合议组以之前可接受的文本（即驳回文本）为基础进行审查，指出：权利要求1-23相对于对比文件3（CN101748161A，公开日为2010年6月23日）和对比文件2以及常规技术手段的结合，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。普拉克生化公司于2018年5月18日提交了意见陈述书以及修改后的权利要求书，其中将说明书中关于氯化镁溶液的pH值的特征补入权利要求1，并保留了提复审时增加的从属权利要求。修改后的权利要求1为：“1.制备琥珀酸的方法，所述方法包括如下步骤：-提供琥珀酸镁；-在0-75℃的温度下用HCl酸化琥珀酸镁，从而得到包含琥珀酸和氯化镁(MgCl2)的溶液；-任选的浓缩步骤，其中使包含琥珀酸和MgCl2的溶液浓缩；-从包含琥珀酸和MgCl2的溶液中沉淀琥珀酸，从而获得琥珀酸沉淀和pH为1-4的MgCl2溶液；和-使MgCl2溶液在至少300℃的温度下经受热分解步骤，从而将MgCl2分解为MgO和HCl。”在上述程序的基础上，专利复审委员会于2018年6月21日作出被诉决定。诉讼中，原告补充提交了US6824996B2和US5032514A两篇美国专利文献，用以证明对比文件1在现有技术中具有重要地位，本申请相对于现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。庭审中，原告认为：一、不认可被诉决定关于审查文本的认定。二、即便基于被诉决定所认定的审查文本，除被诉决定归纳的区别技术特征外，本申请权利要求1与对比文件3还存在以下两个区别技术特征：（2）本申请第二步得到的是包含琥珀酸和氯化镁(MgCl2)的溶液；（3）从包含琥珀酸和MgCl2的溶液中沉淀琥珀酸，从而获得琥珀酸沉淀和MgCl2溶液。据此，原告认为本申请实际要解决的技术问题是提供了一种制备琥珀酸的方法，提高了产品收率、达到了更好的水平衡、降低了产品损失，利用氯化镁的盐析效果达到更好的技术效果。三、若权利要求1不具备创造性，仅坚持权利要求15-18具备创造性，不再坚持其他权利要求的创造性。另查，根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局行使。上述事实，有被诉决定所依据的审查文本、对比文件1-3、各方当事人在行政阶段和诉讼阶段提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：一、关于被诉决定对审查文本的认定是否正确专利法实施细则第一百二十二条规定，国务院专利行政部门根据专利法和本细则制定专利审查指南。《专利审查指南》作为国家知识产权局依据专利法及其实施细则制定的部门规章，是专利行政部门依法行政的依据和标准，可以作为对被诉决定作出程序进行合法性审查的参照。专利法实施细则第六十一条第一款规定，请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。《专利审查指南》第四部分第二章4.2“修改文本的审查”规定：在提出复审请求、答复复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者参加口头审理时，复审请求人可以对申请文件进行修改。但是，所做修改应当符合专利法第三十三条和专利法实施细则第六十一条第一款的规定。根据专利法实施细则第六十一条第一款的规定，复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。下列情形通常不符合上述规定：(1)修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。(2)将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。(3)改变权利要求的类型或者增加权利要求。(4)针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。本案中，原告于2017年6月30日向专利复审委员会提出了复审请求，并提交了权利要求书的替换页，其中将原权利要求2拆分为新的权利要求5-6，并增加了新的从属权利要求3-4、7、24-27、30-31。被告在2018年2月5日向原告发出的复审通知书明确指出，增加新的从属权利要求的这种修改方式不属于消除驳回决定指出的缺陷，此次修改不符合专利法实施细则第六十一条第一款的规定，不能被接受。被告以之前可接受的文本（即驳回文本）为基础进行审查。后原告于2018年5月18日提交了意见陈述书以及修改后的权利要求书，其中将说明书中关于氯化镁溶液的pH值的特征补入权利要求1，并保留了提复审时增加的从属权利要求。在上述程序的基础上，被告作出被诉决定认定，原告在答复复审通知书修改了申请文件，其中将说明书中关于氯化镁溶液pH值的特征补入权利要求1，然而仍保留了提复审时增加的新的从属权利要求3-4、7、24-27、30-31，这种增加新的从属权利要求的修改方式不属于消除复审通知书指出的缺陷，这部分修改内容不能被接受。被告以之前可接受的文本即驳回文本为基础进行审查。本院认为，在原告第一次修改权利要求之后，被告已通过复审通知书明确告知原告该次修改不符合专利法实施细则第六十一条第一款的规定，不能被接受。在此情况下，原告提交了第二次修改后的权利要求书，在将说明书中关于氯化镁溶液的pH值的特征补入权利要求1的同时，仍然保留了第一次修改所增加的从属权利要求。在此基础上，被告作出被诉认定该次修改不符合专利法实施细则第六十一条第一款规定因而不能被接受，并无不妥。且被诉决定在回应原告的意见时，考虑了原告将氯化镁溶液的pH值的特征补入权利要求1中的修改方式，对创造性进行了具体评述，得出此种情况下权利要求1仍不具备创造性的结论。综上，被诉决定的作出程序并不违反相关法律规定，被诉决定关于审查文本的认定正确，原告的相关理由缺乏依据，本院不予支持。二、本申请是否符合专利法第二十二条第三款的规定专利法第二十二条第三款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。本申请权利要求1请求保护一种制备琥珀酸的方法，对比文件3公开了一种厌氧发酵纯化丁二酸的工艺。原告认为，除被诉决定归纳的区别技术特征以外，本申请权利要求1与对比文件3还存在以下两个区别技术特征：（2）本申请第二步得到的是包含琥珀酸和氯化镁(MgCl2)的溶液；（3）从包含琥珀酸和MgCl2的溶液中沉淀琥珀酸，从而获得琥珀酸沉淀和MgCl2溶液。对此本院认为，对于原告主张遗漏的区别技术特征（2）和（3），对比文件3公开了丁二酸镁与HCl反应生成丁二酸和MgCl2，且丁二酸会通过结晶沉淀与氯化镁分离。因此对比文件3公开了原告主张的上述区别技术特征。被诉决定对于二者区别技术特征的认定正确，即本申请权利要求1和对比文件3的区别技术特征为：权利要求1还限定了使MgCl2溶液在至少300℃的温度下经受分解，得到氧化镁和HCl。基于上区别技术特征，权利要求1实际所要解决的技术问题为如何充分利用分离出琥珀酸的MgCl2溶液的认定正确，本院予以确认。对于上述区别技术特征，对比文件2公开了酸化乳酸镁制备乳酸的过程中得到的氯化镁，可在高于500℃下热分解得到固态氧化镁和气态氯化氢，该气态氯化氢可循环回到酸化步骤，且其在对比文件2中的作用与其在本申请中作用相同，均是为了对充分利用分离出有机酸的MgCl2溶液。因此，本领域技术人员有动机将其应用到对比文件3中去。原告认为对比文件3没有意识到或建议氯化镁可以提供改进琥珀酸晶体收率的盐析效果，HCl以气态还是液态形式应用对实质反应有影响，对比文件2的乳酸也完全不同于琥珀酸。对此本院认为，原告所称的盐析效果是由酸化步骤所带来，对比文件3同样有加入HCl的酸化步骤，并产生了氯化镁，在客观上亦实现了盐析的技术效果。在本申请权利要求1中未明确限定HCl的形态，且本领域技术人员根据实际需要选择气态或是液态的HCl属于常规技术手段。对比文件2公开了获得氯化镁溶液后的处理方法，而乳酸与本申请的琥珀酸即丁二酸均属于有机羧酸，故本领域技术人员可以将对比文件2与对比文件3进行结合以获得相应的技术启示，从而得到本申请所请求保护的技术方案。由此可见，在对比文件3的基础上结合对比文件2得到权利要求1所请求保护的技术方案，这对于本领域的技术人员来说是显而易见的。故本申请权利要求1相对于对比文件3和对比文件2的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。此外，对比文件3实施例3中公开了在结晶器中pH维持1.6，在此低pH下，补入HCl，再补加氨水，则丁二酸镁与HCl生成丁二酸和MgCl2，MgCl2再与氨水反应生成Mg(OH)2和NH4Cl。本领域技术人员可以合理推断，反应过程为先加入HCl，在酸性环境下生成MgCl2，再加入氨水使MgCl2与氨水反应生成Mg(OH)2和NH4Cl。如果只希望获得MgCl2，则可不通入氨水，将反应停止在酸性环境下生成MgCl2这一步，得到的氯化镁溶液也应当具有约1-4的pH值。因此，即使考虑到原告将氯化镁溶液的pH值的特征补入权利要求1中，权利要求1仍不具备创造性。从属权利要求15引用独立权利要求1，进一步限定了用HCl溶液酸化琥珀酸镁。从属权利要求16-18引用权利要求15，对盐酸的浓度作了进一步限定。对比文件3已经公开了使用HCl酸化琥珀酸镁，即公开了权利要求15。对比文件2说明书第8页实施例1中公开了32%的盐酸浓度，即公开了权利要求16-18。因此在独立权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求15-18也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。鉴于原告明确表示在本申请权利要求1不具备创造性的前提下，不再坚持权利要求2-14、19-23具备创造性。故在本院已认定权利要求1不具备创造性的基础上，本院认定本申请从属权利要求2-14、19-23亦不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。原告在本案诉讼阶段提交的证据亦不能证明本申请因此而具备创造性的主张。综上，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，原告的诉讼理由缺乏事实和法律依据，对其诉讼请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告普拉克生化公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告普拉克生化公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告普拉克生化公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  刘仁婧人民陪审员  徐桂红人民陪审员  熊文秀二〇二〇年十一月六日法官 助理  杨恩义书 记 员  国 佳