四川省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川知民终303号 上诉人（原审原告）：株式会社岛津制作所，住所地日本京都府京都市中京区西之京桑园町1番地。 法定代表人：上田辉久，社长。 委托诉讼代理人:刘一舟，上海市华诚律师事务所律师。 委托诉讼代理人:余梦菲，上海市华诚律师事务所律师。 上诉人（原审原告）：岛津企业管理（中国）有限公司，住所地中华人民共和国上海自由贸易试验区富特西一路**汤臣园区**第**B部位。 法定代表人：马濑嘉昭，董事长。 委托诉讼代理人:刘一舟，上海市华诚律师事务所律师。 委托诉讼代理人:余梦菲，上海市华诚律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：成都岛津仪器设备有限公司，住所，住所地中华人民共和国四川省成都市武侯区武侯祠大街********div> 法定代表人：骆国文，总经理。 委托诉讼代理人：马晓林，四川明炬律师事务所律师。 委托诉讼代理人：冉华庆，四川明炬律师事务所律师。 上诉人株式会社岛津制作所（以下简称岛津所）、岛津企业管理（中国）有限公司（以下简称岛津公司）与上诉人成都岛津仪器设备有限公司（以下简称成都岛津）因侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初3823号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年6月12日立案后，依法组成合议庭，并于2020年8月11日公开开庭审理了本案。上诉人岛津所、岛津公司的委托诉讼代理人刘一舟、余梦菲，上诉人成都岛津的委托诉讼代理人马晓林、冉华庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岛津所、岛津公司上诉请求：1.撤销四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初3823号民事判决第二、四项，改判支持岛津所、岛津公司在一审提出的全部诉讼请求；2.本案诉讼费用由成都岛津承担。 主要事实和理由：1.成都岛津使用与“岛津”相关表述引人误解的行为构成对岛津所、岛津公司的不正当竞争，一审判决应对此予以评价；2.成都岛津使用的“西马诸”标识与诉争商标构成近似，一审判决对“西马诸”不构成侵权的认定有误；3.成都岛津主观上具有明显的侵权恶意，给岛津所、岛津公司及“岛津”品牌造成了严重损害，应当承担100万元的损害赔偿责任。 成都岛津辩称，本案应当由《商标法》调整，可以在一案中审理，不能因岛津所、岛津公司提出不同的诉讼请求，就作出重复认定和判赔。 成都岛津上诉请求：撤销四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初3823号民事判决，改判驳回岛津所、岛津公司的全部诉讼请求。 主要事实和理由：一、一审法院并未对岛津所、岛津公司提交的涉案商标知名度证据进行分析而作出“诉争商标在相关公众中具有相当知名度”的认定，属于漏审事实和适用法律错误。岛津所、岛津公司并未在任何商品上使用诉争商标，而是使用的其他商标，故诉争商标的知名度无从谈起。二、一审法院关于成都岛津在网站中使用与涉案商标相同或近似商标构成侵权的认定属于认定事实及适用法律错误。1.成都岛津在网站上使用“岛津”是基于合法的商标权、域名权及企业名称权，不构成商标侵权；2.成都岛津在与诉争商标相同类别商品上使用的是“西马诸”商标，不会导致相关公众混淆误认，不构成商标侵权；3.成都岛津在日语与英文版本公司介绍里使用“岛津制作所”、“shimadzu”属于翻译失误，并非商标使用行为，且我国相关公众通常关注的是中文网页，不会产生误认。三、一审法院关于成都岛津“未将岛津daojin使用在核定使用商品上”的认定错误，成都岛津在网站和商品上均规范使用注册商标。四、关于损失所依据的理由不充分，赔偿额明显过高。1.成都岛津不具有主观恶意，且翻译失误的行为存在时间短，涉嫌侵权的范围和规模都极小；2.诉争商标知名度无事实依据；3.合理开支无证据证明，律师费未提交合同及发票，公证取证行为重复，分三案起诉也加重了讼累，不合理开支均不应得到支撑。五、本案与3824号、3825号两案属重复判决，违背民事诉讼“一事不再理”的原则。 岛津所、岛津公司辩称，1.关于知名度的问题，本案所涉及的产品类别是一个B2B的产品，对象是院校、医院等，与普通公众有区别，宣传过程中是将企业名称和商标一体宣传，岛津所在科学仪器产品上在世界范围类处于高水平，知名度的问题在一审判决中是不存在偏差的；2.成都岛津不能以其商标权作为其合法使用岛津相关文字注册商标的合法基础，其商标均处于商标无效程序中；3.成都岛津注册的企业名称已构成对涉案商标在先权利的侵害，涉案商标和岛津品牌在相关公众中有极高知名度，成都岛津使用岛津作为其企业名称的行为，极易造成公众混淆；4.关于损害赔偿金额的认定，成都岛津主观恶意明显，行为恶劣，应承担100万元的赔偿责任。 岛津所、岛津公司向四川省成都市中级人民法院起诉请求：请求判令成都岛津立即停止侵犯第3399674号注册商标专用权的行为；立即停止导致混淆的不正当竞争行为；在其官网（×××.ｃｏｍ）刊登声明，消除影响；赔偿岛津所、岛津公司经济损失及合理开支100万元。 一审法院审理查明，岛津所于1917年9月1日在日本京都市设立，岛津公司于1999年8月11日在中国上海市设立。2004年3月14日，岛津所在中国经核准注册取得第3399674号注册商标专用权，核定使用范围为第9类的检漏器、色谱仪、分光仪、红外传感器等商品，核准商标为左部黑色正方形内嵌白色十字外套圆环图案，右上部“岛津”大字加右下部“SHIMADZU”小字的图文组合。2017年9月19日，岛津所与岛津公司签订知识产权许可协议，约定岛津所将其享有的包括诉争注册商标在内的专用权及字号权以普通许可的方式许可岛津公司在中国境内行使，岛津公司在中国境内可与岛津所共同提起侵权诉讼，岛津公司的上述权利可追溯至2009年1月1日。岛津所的经营范围包括了检测仪器、设备的研发、生产及销售。其商业活动，在中国改革开放之前即已进入了中国市场，其于1980年首次在中国投资设立经营主体；岛津公司也于2006年在四川成都设立四川分公司，开展经营活动。2006年至2009年间，岛津所、岛津公司在国内媒体上投放了广告，专业媒体对岛津所、岛津公司以及岛津所科研人员获诺奖情况有过多篇报道，相关专业论文也对岛津所、岛津公司的产品或技术有过多次介绍和引用。 成都岛津于2009年1月7日在中国四川成都市设立，并在2014年至2016年期间先后在第5、8、10、11、20、21、28、36、40、44类商品或服务上获准注册“岛津ＤＡ××××”商标，并于2016年7月21日获准注册第16997029号“西马诸”文字商标，核定使用商品为第9类的精密天平、物理学设备和仪器、分度仪（测量仪器）。并注册了“岛津.中国”“岛津.公司”域名。成都岛津在其网站首页（网址为×××.ｃｏｍ，网页标签显示字样为：岛津|岛津中国——欢迎访问……）页面上方标注有左侧为“岛津”在上、“ＤＡＯＪＩＮ”在下的文字组合，中部为一小点，右侧为“中国”在上、“ＣＨＩＮＡ”在下的文字组合，其中左右两侧色彩不同；该网站上发布有“气相色谱仪”“液相色谱仪”“酶标仪”“生物光学显微镜”等商品照片及说明文字，上述商品上标注的商标为“西马诸”，相关说明文字的用语有“西马诸ＸＸ商品”“品牌：西马诸”“岛津西马诸ＸＸ商品”，上述部分商品照片上还以水印方式标注有“官网：岛津.中国”“岛津.中国”；网页中发布的微博、微信的二维码标注有“岛津”“岛津.中国”文字；上述网站英文页面的网页标签显示字样为“ｓｈｉｍａｄｚｕ”。成都岛津的微信显示有“岛津ＤＡ××××”“岛津”以及“你好，欢迎关注ｓｈｉｍａｄｚｕｊａｐａｎ”文字。成都岛津在上述网站、微信上发布的宣传文章中还以“岛津制作所”（日文版）指代自身，并声称拥有“岛津制作所”注册商标，“在美、日设立分公司”“产品订单涉及美国、日本等国际市场”。成都岛津还在上述网页标注了ｓｈｉｍａｄｚｕｊａｐａｎ.ｃｏｍ、ｓｈｉｍａｄｚｕｌｉｍｉｔｅｄ.ｃｏｍ、ｄａｏｊｉｎｃｈｉｎａ.ｃｏｍ、8008100481.ｃｏｍ等网址。上述网页中还包含有关农牧机械、卫生用品、眼镜等商品的产品、活动照片及宣传介绍文字。 岛津所、岛津公司在向一审法院提起本案诉讼的同时，还依其对注册商标及企业名称享有的权益，对成都岛津提起（2017）川01民初3824号、3825号案，分别请求一审法院判令成都岛津停止在其企业名称中使用“岛津”文字的行为，以及停止使用并转让域名岛津.中国、岛津.公司。 岛津所、岛津公司为本案诉讼，支付了公证费18500元、翻译费3355元。2018年2月3日，上海市华诚律师事务所还就本案及上述两案的诉讼服务向岛津所、岛津公司开具60万元的账单，要求岛津所、岛津公司及时付款。 一审法院认为，因岛津所为外国法人，故本案属于涉外案件，由于双方当事人均援引中国法律进行起诉与答辩，故本案适用中国法律。岛津所为第3399674号注册商标专用权人，其权利合法有效应予保护。岛津公司作为该注册商标的普通被许可人，可以与岛津所共同提起本案诉讼。 已有证据表明成都岛津的实际经营活动包含了色谱仪、酶标仪、光学显微镜等检测仪器、用具的生产与销售。而上述检测仪器、用具均属科学、测量、光学、检验用仪器或装置，与诉争商标核定使用商品为同一种商品。鉴于被证明的被控侵权行为均发生在网络空间，并以网页标签、页面设计、文章、商品及营销活动照片的形式呈现，故根据《中华人民共和国商标法》第四十八条关于本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为的规定，可以认定成都岛津的被控行为包含了在商品上使用商标和将商标用于广告、展览等商业活动等商标使用行为。对于诉争注册商标，因其在相关公众中具有相当知名度，故其商标本身及“岛津”“shimadzu”文字组成部分可成为注册商标的显著性部分。因此成都岛津在其有关检测仪器、装置商品的网页设计上使用“岛津”乃至于“岛津”加其他文字或设计元素的组合作为刊头、标签、微信公号名以及商品、企业的注释、介绍或宣传语和商业活动现场的行为，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二款关于未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的行为属于侵犯注册商标专用权的规定，成都岛津的上述行为构成对诉争商标专用权的侵害，应当承担包括停止侵权在内的民事责任。需要说明的是，除上述将商标直接用于商品或明显与商品有关的商业活动的行为之外，成都岛津还存在诸如自称“岛津制作所”，声称拥有“岛津制作所”注册商标并“在美、日设立分公司”“产品订单涉及美国、日本等国际市场”等行为，对该类行为的定性，应予以整体把握。这种整体把握不仅要基于企业盈利的生存目标或企业经营行为始终围绕商品与市场展开的行为逻辑，更要考察不同经营行为共同发生指示来源的商业效果的内在联系。成都岛津作为企业，其持续投入并长期开办的网站，必然服务于企业的经营活动。可以说，网站对企业经营范围及商品信息的介绍，就是出于销售目的而帮助相关公众建立商品与特定来源的联系，故网站中直接使用商标以关联商品与企业的信息当然属于商标使用行为。而对于上文提及未直接使用诉争商标显著性部分的文章和用语，尽管并不直接发挥识别作用，但其必然以网站其他信息产生标识商品来源为前提，向消费者传递有利于商品提供者、有利于交易的商誉信息，进而增强网站及网站对商标使用的来源识别功能。因此成都岛津的前述行为应当被其商标使用行为所吸收，属于商标使用行为的一部分。另外也可以注意到，诸如“在美、日设立分公司”“产品订单涉及美国、日本等国际市场”的宣传用语，不论是出于商标法还是从反不正当竞争法，其脱离开商标或其他标识的使用，均不会发生混淆效果；同样的，在“岛津”被禁止使用后，诸如“岛津制作所”等用语也不再存在。因此，岛津所、岛津公司在诉讼请求单独要求成都岛津停止上述行为并无必要；其在法律适用中，对于成都岛津的商标使用行为，援引反不正当竞争法对市场混淆行为的规定予以再次评价，也属于规范竞合的范畴，从诉讼效率及诉讼成本角度看，实无必要。故一审法院对岛津所、岛津公司的不正当竞争主张及前述主张和请求，不再审查和单独支持。岛津所、岛津公司对成都岛津使用“西马诸”商标也提出了侵权主张，尽管可以认定“西马诸”与诉争商标的日文发音相谐，考虑到诉争商标在中国范围内，相关公众更易选择商标中的“岛津”文字作为诵读对象，加之“岛津”本身也是汉字，因此中国公众将诉争商标读作“daojin”为正常，读作“ximazhu”为例外，因此在岛津所、岛津公司尚未举证证明，基于使用及推广相关公众已将“ximazhu”的读音与诉争商标建立固定关联的情况下，“西马诸”与诉争商标不属于近似商标，故成都岛津对上述商标的使用不构成侵权。成都岛津还以其在其他类别上享有的“岛津daojin”注册商标以及企业名称、域名进行不侵权抗辩。由于成都岛津未将“岛津daojin”使用在核定使用商品上、企业名称、域名晚于诉争商标的取得，故根据商标法界定专用权范围的规定及保护在先、诚实信用的权利冲突规范，成都岛津的抗辩不能成立，一审法院不予支持。 关于损失赔偿与消除影响的责任承担，根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条的规定，成都岛津应当承担上述侵权责任。根据《中华人民共和国商标法》第六十三条的规定，由于双方均未证明岛津所、岛津公司的损失或成都岛津的获利，故一审法院根据本案性质、商标的知名度、成都岛津的主观恶意以及侵权时间、范围、规模等因素，以及岛津所、岛津公司将成都岛津基于具有显著性的商业标识所为的混淆行为，依请求事项的不同，在本案及（2017）川01民初3824号、3825号案中分别要求赔偿，但未具体区分损失来源的情况，以法定赔偿的方式确定成都岛津混淆行为的整体赔偿金额，并分在三案中认定。赔偿金额还应包含合理开支，对合理开支的确定，一审法院将考虑维权费用的实际发生情况，并结合案件难度，岛津所、岛津公司及其代理人诉讼准备、参与情况，并在三案合并开庭前提下，予以确定并分在三案中认定，综上，一审法院酌情确定成都岛津在本案中赔偿岛津所、岛津公司经济损失及合理开支33万元。 据此，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条，《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十六条、第五十九条第(二)项、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款之规定，四川省成都市中级人民法院作出（2017）川01民初3823号判决：一、成都岛津立即停止在其科学、测量、光学、检验用仪器或装置的商业活动中使用“岛津”“shimadzu”标识的行为；二、成都岛津于判决生效之日起十日内赔偿岛津所、岛津公司经济损失及合理开支33万元；三、成都岛津于判决生效之日起十日内在其在网站上刊登声明以消除影响，逾期不履行的，岛津所、岛津公司可以申请人民法院刊登本判决的主要内容，刊登费用由成都岛津承担。四、驳回岛津所、岛津公司的其他诉讼请求。如成都岛津未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费13800元，由成都岛津承担9660元。岛津所、岛津公司承担4140元。 二审审理期间，岛津所、岛津公司向本院提交以下新证据： 1.关于第11618003号“岛津ＤＡ××××”商标无效宣告请求裁定书，拟证明成都岛津在对岛津品牌及其权属有所了解的情况下，仍申请注册大量包含岛津文字的商标，主观上具有侵权故意。 2.关于四川省眉山市彭山区疾病预防控制中心实验室仪器设备采购项目实名举报投诉函，拟证明成都岛津在明知其行为涉嫌侵权的情况下，未采取合理避让措施，反而对岛津公司进行恶意举报，严重扰乱了岛津公司的正常经营活动，主观上具有侵权故意。 成都岛津质证后认为：对证据1的真实性合法性无异议，但关联性不认可，成都岛津对该裁定书已经提起了行政诉讼，该裁定尚未发生效力。对证据2真实性合法性无法确定，且与本案无关联性。 本院经审查认为，岛津所、岛津公司提交的证据1尚未发生法律效力，不能达到其证明目的，本院不予采信；证据2仅能反映成都岛津的投诉行为，但不足以证明该行为系恶意举报，故与本案不具有关联性，本院不予采信。 本院对一审查明的事实予以确认。 本院认为，本案二审的争议焦点为：1.成都岛津的被诉行为是否构成商标侵权及不正当竞争；2.一审判决确定的民事责任是否恰当。 一、关于成都岛津的被诉行为是否构成商标侵权及不正当竞争的问题 成都岛津上诉称，其在网站上使用“岛津”、“shimadzu”是基于其合法的商标权、域名权及企业名称权，不构成商标侵权。对此，本院认为，本案诉争商标的核定使用范围为第9类的检漏器、色谱仪、分光仪、红外传感器等商品，根据一审查明的事实，成都岛津实施了在其有关检测仪器、装置商品的网页设计上使用“岛津”、“岛津”加其他文字或设计元素的组合、“shimadzu”作为刊头、标签、微信公号名以及商品、企业的注释、介绍或宣传语和商业活动现场的行为，该行为超出了其在其他类别注册的“岛津daojin”商标的核定使用范围，同时，诉争商标的授权时间早于成都岛津申请注册企业名称、域名的时间，且诉争商标经过岛津所、岛津公司长期的宣传使用，在检测仪器相关领域内具有较高的知名度，但成都岛津其并未合理尊重他人的在先权利，反而将诉争商标的显著部分注册成为自己的企业名称及域名在相同领域的商业活动中使用，不具有正当性，足以导致相关公众的混淆误认，构成商标侵权，成都岛津的该项辩解理由不能成立。 岛津所、岛津公司上诉称，成都岛津在与诉争商标相同类别的商品上使用的“西马诸”商标与诉争商标构成近似，一审判决对“西马诸”不构成侵权的认定有误。对此，本院认为，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。将“西马诸”与诉争商标相对比，二者的相似之处仅在于“西马诸”与诉争商标的日文发音相谐，由于诉争商标由左部圆环图案、右上部“岛津”大字及右下部“SHIMADZU”小字三部分组成，中国的相关公众更易选择商标中的汉字“岛津”作为诵读对象，而将诉争商标读作“ximazhu”的可能性较小，岛津所、岛津公司亦未举证证明其通过长期使用及推广，相关公众已将“ximazhu”的读音与诉争商标建立关联，可能造成相关公众对商品来源产生混淆或误认，故一审判决认定“西马诸”与诉争商标不属于近似商标，成都岛津对“西马诸”商标的使用不构成侵权，并无不当。岛津所、岛津公司的该项上诉理由不能成立。 岛津所、岛津公司还上诉称，成都岛津使用与“岛津”相关表述引人误解的行为构成对岛津所、岛津公司的不正当竞争，一审判决应对此予以评价。对此，本院认为，成都岛津在网站企业介绍中自称“岛津制作所”，声称拥有“岛津制作所”注册商标并“在美、日设立分公司”“产品订单涉及美国、日本等国际市场”等的表述，只有在与其网站中其他使用“岛津”、“shimadzu”来标识的商品来源的信息相结合时，才会发生混淆效果，在一审判决已经认定成都岛津的商标侵权行为并判令禁止其使用“岛津”、“shimadzu”的情况下，另行援引《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：……（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。”的规定对该行为单独予以评价并无必要。一审判决认定该行为被商标使用行为所吸收，属于商标使用行为的一部分，无需单独审查和支持岛津所、岛津公司提出的不正当竞争的主张，并无不当。岛津所、岛津公司的该项上诉理由亦不能成立。 二、关于一审判决确定的民事责任是否恰当的问题 岛津所、岛津公司上诉称，成都岛津主观上具有明显的侵权恶意，给岛津所、岛津公司及“岛津”品牌造成了严重损害，一审判决的赔偿数额过低。成都岛津则上诉称，成都岛津不具有主观恶意，涉嫌侵权的范围和规模都极小，诉争商标知名度无事实依据，合理开支无证据证明，分三案起诉也加重了讼累，一审判决的赔偿数额过高且属重复判决。对此，本院认为，根据《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款、第三款以及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定；权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。由于双方均未证明岛津所、岛津公司的损失或成都岛津的获利，故本案可采用法定赔偿的方式确定赔偿金额。由于岛津所、岛津公司将成都岛津基于具有显著性的商业标识所为的混淆行为，依请求事项的不同，在三案中分别要求赔偿，一审法院根据本案性质、商标的知名度、成都岛津的主观恶意以及侵权时间、范围、规模及制止侵权行为的合理开支等因素，整体确定赔偿金额，并分在三案中认定，并未重复判决。一审法院酌情确定成都岛津在本案中赔偿岛津所、岛津公司经济损失及合理开支33万元，亦并无不当。 综上，岛津所、岛津公司及成都岛津的上诉理由均不能成立，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费12500元，由上诉人株式会社岛津制作所、岛津企业管理（中国）有限公司负担6250元，上诉人成都岛津仪器设备有限公司负担6250元。 本判决为终审判决。 审 判 长 韦  丽  婧 审 判 员 李    锋 审 判 员 张  天  天 二〇二〇年十一月二十三日 法官助理 康  靖  蕊 书 记 员 康靖蕊（兼）