广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤06民终9705号上诉人（原审被告）：向先成，男，汉族，住湖北省监利县。上诉人（原审被告）：佛山市禅城区竹马饮食店，住所地广东省佛山市禅城区。经营者：向先成。两上诉人共同委托诉讼代理人：朱协堂，广东广和（顺德）律师事务所律师。两上诉人共同委托诉讼代理人：陈润钊，广东广和（顺德）律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：薛孟，男，汉族，住河南省西峡县。委托诉讼代理人：李宇飞，广东熊何律师事务所律师。上诉人向先成、佛山市禅城区竹马饮食店（以下简称禅城竹马饮食店）因与被上诉人薛孟侵害商标权纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院（2019）粤0604民初20971号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年9月11日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人向先成、禅城竹马饮食店上诉请求：撤销一审判决。事实和理由：（一）一审法院未准许向先成、禅城竹马饮食店当庭请求薛孟出庭对质，且对向先成、禅城竹马饮食店补交的重要证据不进行质证，造成认定事实错误，属于程序违法。1.薛孟与向先成、禅城竹马饮食店存在合作关系，只要薛孟亲自到庭即可查清事实真相。2.向先成、禅城竹马饮食店已经向法庭递交了初步证据，证明“大良竹马”料理店属于向先成与薛孟合伙开办、后来拆伙分割经营的事实。3.对向先成补交的双方曾经关系密切的证据，一审法院没有组织双方当事人进行质证，遗漏对本案有重要影响的事实证据。（二）薛孟未经向先成及其他几位合伙人同意，将“竹馬”字号登记为商标存在明显恶意，属于恶意注册。（三）向先成登记注册使用“竹马”字号不存在任何恶意，薛孟诉请停止使用该字号没有任何法律和事实依据。如上所述，禅城竹马饮食店中的“竹马”字号登记符合法律规定，当时“竹馬”商标还没有注册，而该“竹马”字号是源于合伙人共同决定。薛孟企图证明其使用“竹马”的时间早于向先成、禅城竹马饮食店，与事实不符。在本案中,向先成善意注册登记了“竹马”字号。薛孟虽注册了“竹馬”商标，并不表示其对该常用的汉字享有绝对的专用权，从而排除其他主体对这两个汉字所组成词语的使用权。禅城竹马饮食店登记注册时在先使用“竹马”字号，并无恶意。（四）向先成、禅城竹马饮食店对其在餐厅内使用“竹马”字号的行为享有合法的在先使用权利，而且向先成、禅城竹马饮食店经过长期艰苦经营，使“竹马”字号在在华日本人市场中具有一定知名度，已经取得了无可争议的使用权。1.禅城竹马饮食店对其依法登记注册的竹马字号享有受到法律保护的企业名称权，并享有在先使用的权利。禅城竹马饮食店在2009年8月27日根据法定程序登记使用“竹马”字号。根据《中华人民共和国民法总则》第一百零三条、第一百二十三条、《个体工商户条例》第六条的规定，向先成、禅城竹马饮食店对其以“竹马”字号为核心的企业名称享有专有使用权。换言之，禅城竹马饮食店的企业名称权与薛孟的商标权一样，都是通过法定程序确认的权利，受到企业名称登记管理法律法规的保护。而且，由于向先成、禅城竹马饮食店的企业名称（核心是字号权）的登记时间早于薛孟商标取得时间，向先成、禅城竹马饮食店获得的在先权利更应予以保护。根据《中华人民共和国民法总则》第七条和相关规定，民事活动应遵循诚实信用原则，应考虑在先使用的事实。在商标权与字号权发生冲突时，应依法保护在先使用者的合法利益。2.禅城竹马饮食店的“竹马”字号自2009年8月27日登记之日起，已经超过5年，到目前连续使用达10年之久。在这些年间，向先成为培植“竹马”品牌的声誉付出了大量心血、劳动和投资，使竹马日本料理在在华日本人群之中享有盛誉。在上述情况下，薛孟不仅恶意注册商标，还突然要求向先成、禅城竹马饮食店停止使用该字号，无异于剥夺向先成、禅城竹马饮食店多年的心血和劳动，严重损害其经营活动和正当利益，直接造成财产损失，扰乱正常的市场经济秩序。因此，薛孟的诉求不能获得支持。综上所述，企业名称中的字号具有了一定知名度后,在后的恶意注册商标权人提出禁止使用其商标作为字号，违反诚实信用原则，不应支持其请求。薛孟的行为对向先成、禅城竹马饮食店生产经营造成的损失，向先成、禅城竹马饮食店保留追诉的权利。被上诉人薛孟辩称，（一）上诉状中提及的合作关系及初步证据在（2020）粤06民终8928号案的庭审中均没有提交。（二）向先成、禅城竹马饮食店主张薛孟恶意注册商标没有相关证据予以证明。（三）向先成、禅城竹马饮食店虽然使用竹马字号，同时也将该两字作为商标使用，侵犯了薛孟的合法权利。（四）向先成、禅城竹马饮食店没有举证证明“竹马”字号具有一定知名度，其上诉主张无法成立。请求二审法院驳回上诉，维持原判。薛孟向一审法院提出诉讼请求：1.禅城竹马饮食店、向先成立即停止对薛孟享有的第10014755号注册商标“竹馬”的混淆行为，即停止在禅城竹马饮食店使用与薛孟该注册商标相同或近似的商标；2.禅城竹马饮食店、向先成就侵犯注册商标专用权的行为赔偿薛孟经济损失100000元；3.禅城竹马饮食店、向先成赔偿薛孟因制止商标侵权行为所支付的公证费1640元、律师费10000元；4.禅城竹马饮食店、向先成承担本案所有诉讼费用。一审法院认定事实：一、薛孟及其主张权利的情况2012年11月28日，经国家工商行政管理局总局商标局核准，薛孟注册了第10014755号“竹馬”商标，核定服务项目为第43类的咖啡馆、自助餐厅、餐厅、餐馆、自助餐馆、快餐馆、鸡尾酒会服务、酒吧、流动饮食供应、饭店等，注册有效期限自2012年11月28日至2022年11月27日止。薛孟经营有珠海市拱北竹马料理店、武汉市硚口区竹马日本料理店及珠海市香洲区南屏镇竹马炭火烤肉店，三店的成立时间分别是2007年11月13日、2014年12月19日、2017年11月14日。2018年至今，为宣传“竹馬”品牌及其经营的店铺，薛孟曾在微信公众号“吃喝玩乐在珠海”“珠海觅食小怪兽”上进行品牌及店铺推广，与广发银行联合在市场上开展促销活动。二、被诉侵权行为的相关情况2018年7月20日，薛孟委托代理人陈某向广东省佛山市珠江公证处申请证据保全公证，该公证处派出公证员及公证员助理与陈某一同来到位于佛山市禅城区******的一间店铺，该店铺门楣上方有“竹馬居酒屋电话：8335****”等字样的牌匾，随后，公证员、公证员助理与陈某一同进入该店铺，以普通消费者的身份在该店铺用餐消费，并当场取得No42341698《广东增值税普通发票发票联》一张、印有“竹馬日本料理贺会平店长”等字样图案的卡片一张。公证员对该店铺的外观及周边环境、菜单进行了拍照。2018年8月12日，该公证处出具了（2018）粤佛珠江第3171号公证书予，对上述公证过程予以证明。上述公证书所附照片显示禅城竹马饮食店店面招牌、菜单、名片上均使用有“竹馬”字样。禅城竹马饮食店、向先成确认上述公证取证店铺是禅城竹马饮食店。经比对，薛孟认为，禅城竹马饮食店店铺招牌、菜单、名片突出使用“竹馬”字样与第10014755号商标构成相同。禅城竹马饮食店、向先成认为，其使用的“竹馬”与薛孟第10014755号商标的表现形式不同，与薛孟之间也不存在相互竞争关系，地域上彼此相隔也很远，不会造成消费者混淆误认，且是对禅城竹马饮食店字号的合理使用，不构成商标侵权。三、其他查明的事实禅城竹马饮食店成立于2009年8月27日，系个体工商户，经营者为向先成，经营范围为持有效审批证件从事餐饮服务。薛孟就涉案商标专用权提起本案诉讼时一并对向先成经营的佛山市顺德区大良竹马饮食店提起侵害商标权纠纷，案号为（2019）粤0604民初20972号。薛孟提供公证费发票证明其为本案及上述第20972号案共同支付了公证费1640元，提供《民事委托代理合同》证明其为本案支付了律师费1万元。一审法院认为，本案系侵害商标权纠纷，对于本案的争议焦点，一审法院分析认定如下：一、关于禅城竹马饮食店使用“竹馬”字样的行为是否构成商标侵权的问题《中华人民共和国商标法》第四条第二款规定：“本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。”第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；……”本案中，禅城竹马饮食店经营的餐馆服务属于薛孟第10014755号商标核定使用的范围。其在其店面招牌、菜单、名片上使用“竹馬”字样均是突出使用，起到了识别服务来源的作用，构成商标法意义上的商标性使用，因此禅城竹马饮食店辩称是对其字号的合理使用的抗辩意见不成立，其突出使用该字样并非是对其企业名称的规范使用，对其该抗辩意见一审法院不予采纳。经比对，禅城竹马饮食店使用的“竹馬”标识与薛孟第10014755号“竹馬”商标在文字、读音、含义方面均相同，视觉上基本无差别，构成商标相同。根据上述法律规定，禅城竹马饮食店的行为构成对薛孟第10014755号商标专用权的侵犯。禅城竹马饮食店、向先成辩称其享有在先权利，一审法院认为，虽然“竹马”字号注册在先，但本案中禅城竹马饮食店、向先成未能提供证据证明其字号已具有一定知名度，无法证明薛孟注册涉案商标侵犯了其企业字号权；薛孟涉案注册商标现处于注册有效期内，根据《中华人民共和国商标法》第三条第一款的规定，其商标专用权应受法律保护，禅城竹马饮食店未经薛孟许可使用了薛孟涉案商标，应认定构成商标侵权。二、关于禅城竹马饮食店、向先成需承担的民事责任根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条的规定，承担侵权责任的方式主要有停止侵害、赔偿损失等。本案中，禅城竹马饮食店未能举证证明其已停止突出使用“竹馬”字样的侵权行为，故薛孟请求禅城竹马饮食店停止侵权，具有事实、法律依据，一审法院予以支持，禅城竹马饮食店应停止在其店铺突出使用“竹馬”字样，应当规范使用其企业名称。薛孟要求禅城竹马饮食店赔偿损失，于法有据，一审法院予以支持。关于该赔偿数额，因薛孟提供的证据难以明确侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失，故一审法院根据《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款、第三款“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿”及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款“侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定”的规定，综合考虑禅城竹马饮食店侵权行为的性质、主观过错程度、侵权行为的影响范围等因素，以及薛孟涉案注册商标的知名度等，对薛孟主张的经济损失酌情予以部分支持；同时，考虑薛孟公证取证支出的公证费用，薛孟聘请律师参与诉讼，律师费系由合同双方自主协商确定及律师费收费标准等情况，对薛孟主张的合理费用，亦酌情予以支持。综上，一审法院酌定禅城竹马饮食店赔偿薛孟经济损失及维权合理费用合共20000元。对于薛孟诉讼请求超出部分，一审法院不予支持。《中华人民共和国民法总则》第五十六条第一款规定：“个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。”禅城竹马饮食店是向先成个人经营的个体工商户，故其应当与禅城竹马饮食店一同承担上述责任。综上，依照《中华人民共和国商标法》第三条第一款、第四条第二款、第五十七条第一项、第六十三条第一款、第三款、《中华人民共和国民法总则》第五十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条第一款、第二款、第十七条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、禅城竹马饮食店、向先成于判决发生法律效力之日起立即停止侵害薛孟第10014755号注册商标专用权的行为，即停止在禅城竹马饮食店突出使用“竹馬”字样；二、禅城竹马饮食店、向先成于判决发生法律效力之日起十日内向薛孟赔偿经济损失及合理费用合共20000元；二、驳回薛孟的其他诉讼请求。如未按判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2533元，由薛孟负担1533元，禅城竹马饮食店、向先成负担1000元。二审期间，禅城竹马饮食店、向先成向本院提交向先成与薛孟的合照一张，拟证明向先成与薛孟已经认识多年，曾是亲密朋友。禅城竹马饮食店、向先成还申请证人艾某俊、唐某生出庭作证。薛孟未向本院提交新证据。本院组织双方当事人对上述证据进行质证。经审查，薛孟对禅城竹马饮食店、向先成提交的照片的真实性无异议，本院予以采纳；证人艾某俊的证言与本案无直接关联，本院不予采纳；薛孟对证人唐某生的身份未提异议，且唐某生与本案纠纷无直接利害关系，本院对其证言予以采纳。经审理，本院对一审法院认定的事实予以确认。另查明：二审法庭调查中，薛孟陈述：其在2007年以前与向先成合伙开设佛山市顺德区大良竹马饮食店，后双方于2008年上半年分开，并口头约定向先成在佛山地区发展；薛孟认为“在佛山发展”是指：“如果向先成没有继续再开设新的店，我可以不追究其侵权责任。顺德区的店是可以由向先成继续经营，向先成可以继续使用‘竹马’字号”；“分开的时候禅城竹马饮食店应该是没有开设的，禅城竹马饮食店是2009年开的”；薛孟在一开始就知道向先成经营的两个店（即佛山市顺德区大良竹马饮食店和禅城竹马饮食店）使用简体“竹马”字号，听朋友说经营得不错；薛孟于2011年申请注册涉案注册商标。针对“竹马”二字的由来，薛孟主张系与向先成商量后确定，取自“青梅竹马”之义；向先成主张“竹马”的日语即为汉语繁体字“竹馬”，在日语中是“高跷”的意思，该名字是另一店铺合伙人的丈夫（日本人）取的。证人唐某生陈述：向先成、薛孟是其在佛山市顺德区大良竹马饮食店打工时的老板；唐某生于2005年去佛山市顺德区大良竹马饮食店学习料理，当时该店还未正式开业，于2006年6月离开去深圳，2008年回到佛山市顺德区大良竹马饮食店上班约几个月，2009年去禅城竹马饮食店上了三年的班，2012年去向先成在广州开的竹马店上班并有一点股份，但现在与广州竹马店、向先成没有关系；其在佛山市顺德区大良竹马饮食店、禅城竹马饮食店上班时，店内都是使用繁体字“竹馬”“竹馬居酒屋”标识。本院认为，本案为侵害商标权纠纷。根据双方当事人的诉辩意见，本案二审的争议焦点是：向先成、禅城竹马饮食店在经营中使用“竹馬”字样是否侵害薛孟享有的第10014755号“竹馬”注册商标专用权。本院对此分析如下：（一）向先成、禅城竹马饮食店对“竹馬”商标享有在先权利首先，根据（2018）粤佛珠江第3171号公证书所载照片，向先成、禅城竹马饮食店是单独使用繁体“竹馬”字样，或是与“居酒屋”“日本料理”组合使用但突出“竹馬”字样，“竹馬”字样起到了识别餐饮服务来源的作用，根据《中华人民共和国商标法》第四十八条关于“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”的规定，应属于商标性使用。其次，禅城竹马饮食店登记注册于2009年8月27日，比薛孟2011年申请涉案注册商标专用权早两年左右，故禅城竹马饮食店、向先成注册“竹马”字号在先，注册行为合法、善意，对该字号拥有合法的在先权利基础。而禅城竹马饮食店经营的是日本料理，“竹马”字号对应的日语为“竹の馬”，故其使用的“竹馬”商标既与字号的中文同义，又与字号对应的日语相近似。再结合证人唐某生的陈述，本院认为，禅城竹马饮食店、向先成关于自该店注册成立以来一直使用的是繁体“竹馬”商标之主张具有高度可能性，本院予以确认。薛孟主张禅城竹马饮食店之前一直使用的是简体“竹马”商标，后来才变更为繁体“竹馬”商标，但未举证证明其主张，本院不予采信。最后，向先成于2006年开设了佛山市顺德区大良竹马饮食店并使用“竹馬”商标持续经营，至薛孟申请涉案注册商标时已有五年，形成了相对稳定的消费者群体，累积了一定的商誉。向先成又于2009年在佛山注册成立分店即禅城区竹马饮食店并使用“竹馬”商标持续经营，至薛孟申请涉案注册商标时已有两年左右。结合两家店均位于佛山、地域相近之事实，可以认定“竹馬”商标在其所在区域内为相关公众认可，是有一定影响的商标。综合上述情况，本院认为，在薛孟申请涉案“竹馬”注册商标前，禅城竹马饮食店、向先成已在先使用“竹馬”商标，并形成了一定影响，享有在先权利。根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款关于“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”的规定，薛孟无权禁止禅城竹马饮食店、向先成在其原使用范围内继续使用“竹馬”商标。（二）薛孟取得和行使涉案商标专用权有违诚实信用原则诚实信用原则是民事主体从事民事活动的基本原则。一方面，它鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值，并保护在此基础上形成的财产性权益，以及基于合法、正当的目的支配该财产性权益的自由和权利；另一方面，它又要求人们在市场活动中讲究信用、诚实不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面，它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，它又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。本案中，薛孟承认佛山市顺德区大良竹马饮食店系其和向先成合伙开设，“竹马”字号亦是与向先成商量后决定；2008年二人结束合伙关系后，向先成继续经营佛山市顺德区大良竹马饮食店。薛孟在此情况下于2011年自行申请“竹馬”商标，于2012年获得注册商标专用权，其行为难谓善意和正当，此其一。其二，薛孟自与向先成结束合伙关系后并未在佛山设店经营，其明知向先成和佛山市顺德区大良竹马饮食店、禅城竹马饮食店分别自2006年、2009年注册登记以来，一直使用“竹马”字号和“竹馬”商标，经营良好，也明知向先成、禅城竹马饮食店主观上完全不具有攀附薛孟的“竹馬”注册商标商誉、误导公众的主观故意。但薛孟却以非善意取得的商标权对佛山市顺德区大良竹马饮食店、禅城竹马饮食店和向先成同时提起商标权侵权之诉，有恶意行使自身权利、损害他人正当权益之嫌，违背诚实信用原则，构成权利滥用，不应被法律所保护。综合上述情况，本院认定禅城竹马饮食店、向先成的行为不构成商标侵权，薛孟主张禅城竹马饮食店、向先成侵犯其注册商标专用权并要求停止侵权、赔偿损失，于法无据，本院不予支持。一审对此认定有误，本院予以纠正。综上所述，禅城竹马饮食店、向先成的上诉请求成立，本院予以支持。本案因当事人在二审期间提交新证据改判。依照《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销广东省佛山市禅城区人民法院（2019）粤0604民初20971号民事判决；二、驳回薛孟的诉讼请求。一审案件受理费2533元，二审案件受理费300元，均由薛孟负担。本判决为终审判决。审 判 长 吴行政审 判 员 姜欣欣审 判 员 吴媛媛二〇二〇年十一月二十七日法官助理 黄清怡书 记 员 覃心怡