中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终2975号上诉人（原审原告）：BPB有限公司（BPBLIMITED），住所地大不列颠及北爱尔兰联合王国。法定代表人：阿伦·罗伊·奥克森那姆，公司秘书。委托诉讼代理人：李慧惠，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，住中华人民共和国北京市东城区，中华全国专利代理人协会推荐。委托诉讼代理人：韦欣华，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，住中华人民共和国北京市东城区，中华全国专利代理人协会推荐。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：刘悦，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：刘洪尊，中华人民共和国国家知识产权局审查员。上诉人BPB有限公司（简称BPB公司）与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）因发明专利驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2016）京73行初5099号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年4月1日受理本案后依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：本案涉及申请号为201080051964.9，名称为“包含一种能捕获甲醛试剂的石膏基材料”的发明专利申请（简称本申请）。申请人为BPB公司。本申请的申请日为2010年11月15日，优先权日为2009年11月16日，公开日为2012年11月21日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2015年2月13日发出了驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1-20相对于对比文件1和2、3的结合不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款的规定。驳回决定所依据的文本为：2014年3月11日提交的权利要求第1-20项（第1-2页），2012年5月16日提交的说明书第1-69段（第1-5页）、说明书摘要。驳回决定引用的对比文件为：对比文件1：公开日期为2009年2月18日，公开号为CN101370895A的发明专利申请公布说明书。对比文件1公开了一种甲醛捕捉剂、除臭剂组合物、除臭性溶液，并具体公开了如下内容：该除臭性组合物含有磷酸二氢铵和亚硫酸盐作为除臭有效成分。构成除臭性组合物的磷酸二氢铵，是被称为磷酸二氢铵的无机化合物，通过与亚硫酸盐混合而显示强的甲醛捕捉效果。组合物中还可以掺加淀粉、糊精。在石膏板的制造工序中，通过添加本实施方式的除臭性组合，来制造除臭性石膏板。在除臭性石膏板中，可以添加一般使用的各种添加剂。所制备的除臭性（添加甲醛捕捉剂）石膏板通常作为内饰用建材中使用的石膏板，除此之外，还含有吸音用穿孔石膏板、刨花石膏板、玻璃纤维增强石膏板等，还可制备成除臭性发泡体。该石膏板除了具有绝热性及透气性以外，将胶合板、家具中产生的甲醛进行除臭的效果也很优异。对比文件2：公开日期为2009年3月4日，公开号为CN101379176A的发明专利申请公布说明书。对比文件2公开了一种包含甲醛清除剂的织物组合物，并进一步公开了甲醛清除剂可选自乙酰乙酸乙酯、乙酰乙酰胺、2,2-二甲基-1,3-二氧六环-4,6-二酮这些邻位具有羰基的活性亚甲基的化合物（参见对比文件2权利要求6）。对比文件3：公开日期为2002年8月31日，作者为李东光，出版社为化学工业出版社的《脲醛树脂胶粘剂》。BPB公司对上述驳回决定不服，于2015年5月27日向原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出了复审请求，未修改申请文件。经形式审查合格，专利复审委员会受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。随后，专利复审委员会组成合议组对进行审理，并于2015年11月12日向BPB公司发出复审通知书。BPB公司于2016年2月29日提交了意见陈述书及权利要求书的全文修改替换页，包括权利要求1-12项。BPB公司于2016年2月29日提交的权利要求书内容如下：“1.石膏基材料，其特征在于其至少包含能捕获甲醛的试剂，该试剂选自含活性亚甲基的化合物，其中该含活性亚甲基的化合物对应于下式(I)：其中，R1和R2是相同或是不同的，表示C1-C20烷基基团、氨基基团或下式的基团，其中R4表示基团其中R5＝H或-CH3，并且p为1-6的整数，R3表示氢原子、C1-C10烷基基团、苯基基团或卤素原子，a等于0或1，b等于0或1，n等于1或2。2.如权利要求1的石膏基材料，其特征在于所述R1和所述R2是相同或是不同的，表示C1-C6烷基基团。3.如权利要求1的石膏基材料，其特征在于所述含活性亚甲基的化合物为乙酰乙酰胺。4.如权利要求1的石膏基材料，其特征在于能与甲醛反应的试剂的量为0.001-5重量份/100重量份石膏。5.如权利要求1的石膏基材料，其特征在于能与甲醛反应的试剂的量为0.01-1重量份/100重量份石膏。6.如权利要求1的石膏基材料，其特征在于能与甲醛反应的试剂的量为0.02-0.2重量份/100重量份石膏。7.如权利要求1的石膏基材料，其特征在于另外以以下重量份包括以下添加剂，基于100重量份石膏：0.1-15份粘结剂，0.0001-1份发泡剂。8.如权利要求7的石膏基材料，其特征在于所述粘结剂是淀粉或者糊精，所述固化加速剂是硫酸钙水合物或硫酸钾，所述发泡剂是十二烷基硫酸钠。9.如权利要求8的石膏基材料，其特征在于所述淀粉是用酸预处理过的淀粉。10.如权利要求1-9之一的石膏基材料，其特征在于其以粉末、糊状物或石膏板形式提供。11.如权利要求10的石膏基材料，其特征在于其为石膏板。12.如权利要求1-9之一的石膏基材料用来降低建筑物内空气中甲醛的含量的用途。”2016年3月30日，专利复审委员会作出第107950号复审请求审查决定（简称被诉决定），该决定认定：一、关于审查文本被诉决定所依据的文本为：2016年2月29日提交的权利要求第1-12项（第1-2页），2012年5月16日提交的说明书第1-69段（第1-5页）、说明书摘要。二、关于专利法第二十二条第三款1.权利要求1请求保护一种石膏基材料，作为最接近的现有技术对比文件1公开了一种甲醛捕捉剂、除臭剂组合物、除臭性溶液，其中公开了一种石膏基材料，其包含能够除甲醛的组分。权利要求1与对比文件1的区别技术特征是：添加的能捕获甲醛的试剂不同，权利要求1具体选自含活性亚甲基的化合物，并对活性亚甲基化合物的化学式进行了的限定。对比文件2公开了含活性亚甲基的化合物甲醛捕捉剂及其所限定的结构式通式。本领域技术人员根据实际需要很容易想到用对比文件2公开的活性亚甲基的化合物替代对比文件1中的捕捉甲醛的试剂。综上所述，在对比文件1的基础上结合对比文件2得出权利要求1的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此权利要求1所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款创造性的规定。2.权利要求2-3为从属权利要求，其附加技术特征分别对活性亚甲基的化合物的化学式及具体品种作了进一步的限定。对比文件2已经公开了乙酰乙酰胺，其公开了权利要求3的附加技术特征，也公开了权利要求2所限定的结构式通式。因此当其引用的权利要求不具有创造性的情况下，权利要求2-3所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款创造性的规定。3.权利要求4-6为从属权利要求，其附加技术特征对捕获甲醛试剂的用量作了进一步的限定。捕获甲醛试剂的用量以试剂干燥后在石膏基材中的分布浓度能够充分吸收周围环境中的甲醛而其掺量又不会影响石膏基材料的强度等性能为宜，其掺量过多或过少都将会影响甲醛的吸收效果，该适宜的掺量可以通过常规实验进行确定。因此当其引用的权利要求不具有创造性的情况下，权利要求4-6所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款创造性的规定。4.权利要求7-9为从属权利要求，其对石膏基材料中可添加的其他添加剂及含量作了进一步的限定。为了使所制备石膏基材料轻质多孔及快速凝结硬化，本领域技术人员在对比文件1的技术启示下很容易想到使用常规的硫酸钙水合物或硫酸钾来加速浆料的凝结硬化，使用十二烷基硫酸钠发泡剂来制备轻质多孔的石膏基材料。同时采取对淀粉进行酸预处理是为了制品性能更加稳定的一种常规技术手段。可见这些添加剂的作用是已知的，其用量可通过所需制品的性能需要通过常规实验进行调整。因此当其引用的权利要求不具有创造性的情况下，权利要求7-9所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款创造性的规定。5.权利要求10-11为从属权利要求，其对石膏基材料的具体形式作了进一步的限定。权利要求10-11中所述的石膏板形式已经被对比文件1所公开。同时粉状、糊状也是常规的石膏基材料形式。因此当其引用的权利要求不具有创造性的情况下，权利要求10-11所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款创造性的规定。6.权利要求12请求保护如前述权利要求之一的材料的用途。对比文件1的石膏板具有用来降低建筑物内空气中甲醛的含量的用途。因此，结合对前述权利要求的评述，在对比文件1的基础上结合对比文件2得出权利要求12的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此权利要求12所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而该权利要求不符合专利法第二十二条第三款创造性的规定。综上，专利复审委员会作出被诉决定，维持国家知识产权局于2015年2月13日对本申请作出的驳回决定。BPB公司不服被诉决定，于法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。在原审庭审中，BPB公司明确表示不单独主张本专利从属权利要求2-11具有创造性。北京知识产权法院认定：将本专利权利要求1与对比文件1进行比对，被诉决定认定二者的区别特征是添加的能捕获甲醛的试剂不同，本专利权利要求1具体选自含活性亚甲基的化合物，并对活性亚甲基化合物的化学式进行了的限定。BPB公司对此不持异议，予以确认。发明实际解决的技术问题应当基于区别特征所能达到的技术效果确定。如上所述，本专利权利要求1与对比文件1之间的区别特征仅在于添加的能捕获甲醛的试剂不同，由于对比文件1明确记载了所制备的添加甲醛捕捉剂的除臭性石膏板将胶合板、家具中产生的甲醛进行除臭的效果也很优异，即对比文件1亦具有捕捉外界甲醛的效果，本专利权利要求1相对于对比文件1的区别特征并未带来BPB公司所主张新的技术效果。因此，本专利权利要求1实际解决的技术问题仅在于选择一种替代的甲醛捕获剂，从而提高甲醛的去除效果。对比文件2公开了一种包含甲醛清除剂的织物组合物，进一步公开了甲醛清除剂可选自乙酰乙酰胺等活性亚甲基的化合物，虽然对比文件2中的甲醛和甲醛清除剂都在同一液相介质中，但甲醛与甲醛捕获剂进行反应的机理并未因介质不同而发生变化，本领域技术人员在具体选择石膏基材料中添加的甲醛捕获剂时，有动机从对比文件2中获得技术启示。由于本专利权利要求1仅限定了石膏基材料包含某种甲醛捕获剂，并未作出使反应更加充分的改进，本领域技术人员容易想到在对比文件1公开的添加甲醛捕获剂的石膏板的基础上，选择对比文件2公开的含活性亚甲基的化合物作为甲醛捕获剂，从而得到本专利权利要求1的技术方案。这一技术方案的技术效果也未超出由含活性亚甲基的化合物自身性质决定的，使用常规实验手段确定的技术方案所能达到清除甲醛的效果，故该技术方案的技术效果也是本领域技术人员可以预期的。因此，本专利权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。鉴于BPB公司明确表示不单独主张本专利从属权利要求2-11具有创造性，故确认在其引用的权利要求不具备创造性的基础上，本专利权利要求2-11亦不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。基于与权利要求1相同的理由，在其引用的权利要求不具备创造性的基础上，本专利权利要求12亦不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。综上所述，专利复审委员会作出的被诉决定主要证据充分，适用法律、法规正确，审查程序合法，审查结论正确。北京知识产权法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回BPB公司的诉讼请求。BPB公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉决定，并判令国家知识产权局重新作出决定。其主要上诉理由为：一、本申请权利要求1实际解决的技术问题是提供一种能够更好地捕获外界空气中的甲醛的石膏基材料，被诉决定未对此实际解决的技术问题进行认定。面对该技术问题，本领域技术人员无法从对比文件1或对比文件2中获得任何技术启示。二、尽管对比文件1公开了“除臭性石膏板”，但由于不同甲醛捕捉剂会与石膏板材料中的不同组分发生作用从而影响捕捉甲醛的能力，因此，本领域技术人员无法预测本申请技术方案的技术效果。本申请相对于对比文件1取得了预料不到的技术效果。三、比对文件2解决的技术问题为捕捉自身材料释放的甲醛，而非捕获外界空气中的甲醛。对比文件2没有记载其甲醛清除效果，没有提供将材料中的甲醛捕捉剂从对比文件1的磷酸二氢铵和亚硫酸盐替换为本申请式(I)化合物的技术启示。本申请与对比文件2中甲醛清除剂和甲醛相互作用的物理机理不同，本领域技术人员在考虑与本申请石膏材料相关的甲醛清除剂性质时，不会受到对比文件2的教导，无法将对比文件1和对比文件2相结合。且，即使将对比文件1与对比文件2机械的结合，本领域技术人员也无法预测所产生的技术效果。综上所述，本申请具有非显而易见性，取得了预料不到的技术效果，符合专利法第二十二条第三款关于创造性的规定。国家知识产权局服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有被诉决定、本申请权利要求书和说明书，对比文件1、2及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。另查，根据中央机构改革部署，专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。本院认为：根据专利法第二十二条第三款的规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。本案中，权利要求1请求保护一种石膏基材料，对比文件1公开了一种石膏基材料，其包含能够除甲醛的组分。权利要求1与对比文件1的区别技术特征是：添加的能捕获甲醛的试剂不同，权利要求1具体选自含活性亚甲基的化合物，并对活性亚甲基化合物的化学式进行了的限定。基于上述区别技术特征，权利要求1实际解决的技术问题为选择一种替代的甲醛捕获剂。对比文件2公开了一种包含甲醛清除剂的织物组合物，并进一步公开了甲醛清除剂可选自乙酰乙酸乙酯、乙酰乙酰胺、2,2-二甲基-1,3-二氧六环-4,6-二酮这些邻位具有羰基的活性亚甲基的化合物。即，对比文件2公开了含活性亚甲基的化合物这种甲醛捕捉剂及其所限定的结构式通式。本领域技术人员容易想到用对比文件2公开的活性亚甲基的化合物替代对比文件1中的捕捉甲醛的试剂，即在对比文件1的基础上结合对比文件2得到权利要求1的技术方案是显而易见的，原审法院和被诉决定认定权利要求1不具备创造性并无不当。原审法院和被诉决定关于权利要求2-12不具备创造性认定亦无不当，本院予以确认。对比文件1公开了在石膏板的制造工序中，通过添加该实施方式的除臭性组合来制造除臭性石膏板。该石膏板除了具有绝热性及透气性以外，将胶合板、家具中产生的甲醛进行除臭的效果也很优异。可见，对比文件1也公开了其技术方案具有捕获外界空气中甲醛的技术效果，故该技术效果并非由权利要求1相对于比对文件1的区别技术特征所带来的，实现该技术效果也非权利要求1相对于对比文件1实际要解决的技术问题，BPB公司相关上诉意见缺乏根据，本院不予采纳。对比文件2公开了含活性亚甲基的化合物这种甲醛捕捉剂及其所限定的结构式通式，本领域技术人员基于甲醛捕捉剂的定义以及工作原理可以知晓，甲醛捕捉剂只要不与基材发生反应，其对甲醛的捕获能力和机理均不会发生改变，而无论是否在同一介质。因此，在未有对比文件2中甲醛捕捉剂加入到石膏基材料中会导致其捕获甲醛能力丧失之相反教导的情况下，本领域技术人员有动机选择对比文件2公开的活性亚甲基的化合物替代对比文件1中的甲醛捕捉剂，其捕获甲醛的技术效果也是可以预期的。BPB公司认为对比文件1与对比文件2缺乏结合启示，相应技术效果无法预期的上诉意见缺乏根据，本院不予采纳。BPB公司关于本申请具有非显而易见性，取得了预料不到的技术效果，具备创造性的上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法。BPB公司的上诉请求及其理由缺乏根据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由BPB有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审判长 潘 伟审判员 马 军审判员 王东勇二〇二〇年十一月二十四日书记员 王 瑜