中华人民共和国四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)川01民初1110号本诉原告（反诉被告）：王小龙，男，1952年3月9日出生，美利坚合众国公民。委托诉讼代理人：周新，泰和泰（重庆）律师事务所律师。委托诉讼代理人：郑顺，泰和泰（重庆）律师事务所律师。本诉被告（反诉原告）：彭玫，女，汉族，1974年6月22日出生，住中华人民共和国四川省成都市锦江区。委托诉讼代理人：李楠君，北京国枫（成都）律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡蓉，北京国枫（成都）律师事务所律师。本诉原告（反诉被告）王小龙与本诉被告（反诉原告）彭玫合同纠纷本反诉一案，本院于2017年3月30日立案后，依法适用普通程序，于2017年7月7日公开开庭进行了审理。王小龙及其特别授权代理人周新、郑顺，彭玫及其一般授权代理人李楠君、胡蓉到庭参加诉讼。本案现已终结审理。本诉原告王小龙向本院提出诉讼请求：彭玫继续履行2015年12月25日签署的《转让协议》；彭玫支付转让款100万美元；彭玫支付违约金70万美元；彭玫承担王小龙实现债权的费用（包括案件受理费、保全担保费、公告费、执行费、律师费等）。事实和理由：王小龙、彭玫皆系四川升华电源科技有限公司（以下简称“升华公司”）股东。王小龙与彭玫于2015年12月签订《转让协议》，协议将股权及发明专利（以下简称“涉案专利”）转让给彭玫。彭玫受让取得王小龙的股权后，拒不配合办理专利转让登记手续且拒绝支付第二笔转让款100万美元。本诉被告彭玫辩称：《转让协议》中涉及涉案专利转让的条款系无效条款，因为王小龙无权转让涉案专利权；《股东协议书》也约定了涉案专利不得对外转让；无权要求专利转让价款。反诉原告彭玫向本院提出诉讼请求：王小龙立即向彭玫支付代扣代缴的税款2179152元。事实与理由：2015年12月25日，彭玫与王小龙签订《转让协议》，约定王小龙将所持有的升华公司的32%股权转让给彭玫，股权转让款为230万美元；该款为税前金额，相应税赋应由王小龙承担。上述协议签订后，彭玫作为代扣代缴义务人，已向税务机关申报并缴纳了王小龙应负担的个人所得税及印花税2179152元。反诉被告王小龙辩称，首先，彭玫的反诉请求不属于本案的审理范围；其次，彭玫不能以王小龙未向其支付税款为由中止履行付款义务；再次，彭玫在代缴税款时，是以林文雄而非王小龙的名义申报，因此该款项如果判由王小龙承担，将导致王小龙因无完税凭证而会在其所在国被重复征税，故王小龙对上述款项不予认可。本院经审理查明：一、关于王小龙与彭玫之间的法律关系2011年9月8日，彭玫、王小龙、曾钢分别作为甲、乙、丙三方签订《股东协议书》，其上约定：“甲方股份代持人为冯骏”、“乙方和丙方股份代持人为：林文雄”、“甲乙丙为实际股东，代持人和实际股东自行签订相关协议。经甲乙丙三方共同协商，达成一致意见，共同出资组建‘四川升华电源科技有限公司’”、“公司注册资本为人民币600万元。甲丙双方以人民币现金出资，乙方以专利技术的使用权出资。具体出资及股份比例为：甲方实际出资300万元人民币，占公司35%的实际股份；乙方以专利技术的使用权入股，占公司27%的实际股份；丙方实际出资300万元，占公司23%的实际股份”、“乙方承诺公司独家享有以下两项专利技术（发明人：王小龙；专利权拥有人：王小云）的使用权，即：1）专利号：200910146789.0，专利名称：大功率模块电源及其散热结构；2）专利号：200910146790.3，专利名称：高功率大电流输出的模块电源；乙方保证自公司成立开始并在公司存续期间使用该两项专利，公司不为此专利的使用支付任何费用。并保证王小云不得以任何理由、任何形式，向第三方授权使用、转让、销售该专利技术”、“另有15%的员工股份由：甲方代持5%。乙方代持5%。丙方代持5%。代持的15%股份中，上述11%的股份在合适的时间即分别转给蒋、韦、杨、彭四人。如发生蒋、韦、杨、彭离开公司而相应股份空头时，由甲、乙、丙三方共同决定该股份的分配。剩余4%的员工股份权益在未分配时，作为公司的奖励基金，年终根据员工的业绩确定奖励方案”、“甲方实际占有的加上代持的共计40%的股份，由冯骏代持；乙方和丙方实际占有的加上代持的共计60%的股份，由林文雄代持。冯骏和林文雄对公司股权不享受任何利益，同时对公司也不承担任何义务。公司的一切经营管理由实际股东甲乙丙负责，权利义务由实际股东甲乙丙享受和承担。公司成立后，如果发生公司与第三方合并或被第三方收购。则新公司应向乙方支付。金额为120万美元的转让费”、“协议转股应提前一个月以书面形式向其他股东提出，股东有优先购买其他股权的权利”。2015年12月25日，彭玫、王小龙分别作为甲方、乙方签署《转让协议》，其上载明：“乙方同意将其在升华公司所持27%股权转让给甲方。同时乙方将其在升华公司中所代持的5%的员工股权转交由甲方代持”、“乙方同意并保证以下两个发明专利权持有人王小云将两个发明专利权转让归甲方所有：1）专利号：200910146789.0，专利名称：大功率模块电源及其散热结构；2）专利号：200910146790.3，专利名称：高功率大电流输出的模块电源”、“乙方完成上述两个专利的转让变更登记手续，手续费用由乙方承担。在此过程中，甲方给予相关配合”、“甲方共计向乙方支付350万美元，其中甲方受让本协议所涉及的乙方股权对价为230万美元，专利对价为120万美元。甲方承诺该批款项支付方式为：本协议签订后即支付首付款150万美元；2016年12月31日前支付100万美元；以后每年12月31日前支付50万美元，直至付清。该款为税前金额，相应税赋由乙方自行承担”、“乙方确保其代持人林文雄配合升华公司的股权变更工商登记、出具相应手续”、“本协议签订生效之日起。解除2011年9月8日，甲、乙双方共同参与并确认签署的【股东协议书】中所规定的乙方和签约各方相互间的责任、权利和利益关系的相关手续。本协议签订后，乙方在升华公司的一切权利、责任和义务即行终止，并且不再享有升华公司的任何权益”、“该协议签订生效后，双方应当严格遵照本协议的约定履行各自的责任和义务，不得以任何理由反悔。否则，违约方应赔偿对方相应损失，并支付违约金70万美元。同时，从逾期之日起，以70万美元为基数，按每日增加5‰的比例支付滞罚金”、“该协议一式两份，双方各持一份，双方签字即生效”。二、关于涉案《转让协议》的履行情况2015年12月25日，升华公司召开股东会，并作出《股东会决议》，其上载明：“同意林文雄于2015年12月25日将持有本公司的192万元股权（占公司注册资本的32%）转让给冯骏”、“股权转让后公司注册资本仍为600万元。股东冯骏认缴出资432万元，占公司注册资本的72%；股东林文雄认缴出资168万元，占公司注册资本的28%”。同日，林文雄、冯骏分别作为甲方、乙方签订《股权转让协议》，其上载明：“甲方将所持有的四川升华电源科技有限公司192万元股权（占该公司注册资本的32%）一次性全部转让给乙方，乙方自愿接受”、“乙方出资442万元购买该股份”、“变更后的公司注册资本仍为600万元。冯骏出资432万元，占公司注册资本的72%；林文雄出资168万元，占公司注册资本的28%”。同日，王小龙出具两份《收条》，其中第一份载明：“今收到四川升华电源科技有限公司退还林文雄股权本金及收益442万元。该款项为四川升华电源科技有限公司代林文雄归还本人借款。”第二份载明：“今确认收到彭玫股权转让首笔款150万美元。”当日，王小龙的实际收款金额为150万美元。升华公司的《企业信用信息公示报告》载明：2015年12月29日，升华公司的股权结构由“冯骏40.0%、林文雄60.0%”变更为“冯骏72.0%、林文雄28.0%”；冯骏、林文雄的认缴出资额由2014年度的240万元、360万元，变更为2015年度的432万元、168万元。以相同的转让方式，林文雄于2016年2月将其所持有的升华公司168万元股权（占升华公司注册资本的28%）转让给彭玫。2016年12月31日，彭玫向王小龙发出一封电子邮件，其上载明：“马上就到今年的协议付款时间了，然而，根据现有情况，今天去函给你说明该款项暂时不予支付，请你理解。前不久，你告知我们现在就你之前入股公司且约定要转让给我的专利权正被申请无效。我对此感到很震惊和忧虑，也让我对能否在付款以后能得到该专利权非常担心。据此，我决定暂不支付本期付款，还请你理解。我将会等到相关专利的问题解决后，再和你协商相关款项事宜。”次日，王小龙向彭玫回复一封电子邮件，其上载明：“我不同意你单方面作出暂停付款的决定。我认为你的这一决定是违约行为。我想说明：到目前为止，根据法庭的判决，我是两个专利合法拥有者。因此，我再次要求按照协议立即执行专利转让手续。附件是专利转让协议，请你签字，我好通知经办单位办理过户手续。”2017年1月4日，彭玫向王小龙回复一封电子邮件，其上载明：“我并不是反对你转让专利给我，我只是要求你把目前专利所面临的问题解决完后再转让给我。因已明确交易金额是税前收入，相应税赋均该由你承担。所以按20%的标准，实际总共你的应付税款是70万美金。而截至目前为止，你实际已支付的税金远远不够，当时我们也说过税金多退少补，我将会在后期给你的付款中扣除相应税金。”2017年5月4日，王小龙的代理人周新向彭玫发出一封标题为“关于催促办理专利转让手续及支付转让款的通知函”的电子邮件，其上载明：“前述《转让协议》于2015年12月25日签订后，王小龙先生按照协议约定履行了股权过户等合同义务。为了办理涉案专利转让的过户手续，王小龙先生于2015年12月29日即要求阁下签署《专利转让协议》，请阁下同意作为专利受让人提供相关资料和信息。王小龙先生多次主动并积极催促阁下及时办理相关手续，并准备好有关专利转让法律文书等手续，但阁下在无正当理由的前提下，一直拒绝协助配合。同时，阁下也未按照《转让协议》的约定在2016年12月31日按时支付100万美元转让款。关于该两项专利曾在2014年国内深圳涉诉这个问题，您在签订《转让协议》前就已知悉，且该案已经生效判决确认王小龙先生合法持有该两项专利。至于2016年该两项专利涉及他人无效申请的事宜。目前，第三人已经主动向专利局申请撤销无效的申请。”庭审中，彭玫陈述王小龙“在2016年春节前，他给我发了一份协议附了关于专利转让的协议”、“王小龙告诉我2016年6月他们在美国要开庭，在有起诉的情况下将专利过户到我名下，会给他造成不利的证据，他称晚一点过户，我同意了。但在2016年下旬，王小龙告知我们专利将无效”；并陈述剩余股权转让款没有支付的理由在于“专利被申请宣告无效后影响了股东的股权出资，就暂停支付了”。庭审中，作为证人出庭的曾钢陈述：“我们当时与彭玫商谈的时候，我跟王小龙作为一方，他们先谈的，我们出300万元，他出300万元，王小龙再将包括达到生产条件的技术一起带到升华公司”、“转让前，我也是升华公司的股东，在我知道转让后，升华仍然继续在生产PH项目”；并认可王小龙的股权转让和专利转让。曾钢的书面证言载明：“彭玫和曾钢各以人民币现金出资，王小龙以专利技术的使用权入股。占公司27%的股份”、“在《股东协议书》中的‘专利技术的使用权入股’的表达还不够贴切，但其实际意义是以PH产品生产工艺技术软件包的使用权作为王小龙先生的入股27%的对价条件”、“两专利所承载的技术分量对于PH产品所涉及的电子技术而言，它具有特定有益的辅助功能，但它既不是PH核心技术，也远不是PH技术的全部。所以，准确地说：PH产品生产软件包是可用于生产合格PH产品的全套工程设计资料和可执行的生产工艺技术方案的集合”、“在2011年9月成立升华公司时，这二项技术正在申请专利还未被授权。只要王先生仍是公司股东，即使专利未被授权，PH产品在升华的生产和销售完全没有技术使用方面的问题和困难”、“PH产品生产软件包的价值不在于专利授权与否，而在于它可以用于生产具有很高经济效益的PH产品”、“早就已经完成转让手续了。林文雄先生不再是升华公司股东，同时也解除了林文雄先生和王小龙先生、曾钢先生的股权代持关系”、“2014年深圳工厂对《股东协议书》所述王小龙的两项专利中的其中一项专利在深圳涉诉。2015年12月，法院一审已经判决王小龙完全胜诉，彭玫、冯骏在与王小龙签署《转让协议》时，他们均知晓并阅读过法院判决书”。三、关于涉案专利的情况专利号为“ZL200910146789.0”的发明专利证书载明：“发明名称：大功率模块电源及其散热结构以及大功率模块电源系统”、“发明人：王小龙”、“专利申请日：2009年7月3日”、“专利权人：王小云”、“授权公告日：2013年6月26日”。专利号为“ZL200910146790.3”的发明专利证书载明：“发明名称：高功率大电流输出的模块电源”、“发明人：王小龙”、“专利申请日：2009年7月3日”、“专利权人：王小云”、“授权公告日：2013年8月28日”。2015年12月27日，王小云签署《授权委托书》，委托王小龙“处理上述两个专利技术向第三方的授权使用、转让和销售事务”、“处理上述两个专利技术在使用、转让和销售过程中和第三方所引起的纠纷和司法诉讼事务”。庭审中，作为证人出庭的王小云陈述：认可王小龙使用上述专利使用权开办升华公司的行为；认可王小龙与彭玫签署的专利转让协议。2015年11月25日，广东省深圳市中级人民法院作出（2014）深中法知民初字第739号《民事判决书》，驳回了该案原告“能极电源（深圳）有限公司”关于将本案涉案专利，即ZL200910146789.0的发明专利权人变更为该案原告等全部诉讼请求。2017年5月17日，广东省高级人民法院就上述案件作出（2016）粤民终1510号《民事判决书》，判决“驳回上诉，维持原判”。2017年3月15日、2017年4月25日，国家知识产权局分别就针对涉案专利提起的两项无效宣告请求作出《无效宣告案件结案通知书》，理由均为无效宣告请求人撤回宣告专利权无效的请求。本院另查明：2016年1月20日，彭玫以“纳税人林文雄”的名义，就涉案股权转让款向成华区地方税务局缴纳个人所得税50万元以及印花税2210元。事后，王小龙向彭玫支付了上述50万元。2017年5月23日，彭玫以“纳税人林文雄”的名义，就“冯骏受让林文雄持有的四川升华电源科技有限公司32%的股份”一事，向成华区地方税务局缴纳个人所得税2176942元。王小龙为本案诉讼支付了律师代理费5万元、公证及翻译费380元。以上事实，有《股东协议书》、《转让协议》、《股东会决议》、《股权转让协议》、《收条》、《企业信用信息公示报告》、电子邮件、缴税票据、证人证言、专利文件、《授权委托书》、《民事判决书》、《无效宣告案件结案通知书》、发票以及当事人的陈述等证据在案为证。本院认为，王小龙在本案中主张，其与彭玫在签订《转让协议》后，彭玫拒不配合办理专利转让登记手续，且拒绝支付第二笔转让款100万美元，违反《转让协议》的约定，故要求本院判令彭玫承担继续履行、支付违约金等违约责任。彭玫则认为，王小龙并非涉案专利的权利人，因此《转让协议》中关于转让涉案专利的约定系无效条款；同时，由于涉案专利曾被申请宣告无效，权利处于不稳定状态，彭玫有理由中止支付第二笔转让款；另外，彭玫为王小龙代缴的税金也应由王小龙承担。根据上述主张，要判断双方的诉讼请求应否得到支持，需要解决以下几个问题。一、关于本案的法律适用问题《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条、第四十九条规定：“当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律”、“当事人可以协议选择知识产权转让和许可使用适用的法律。当事人没有选择的，适用本法对合同的有关规定”。由于双方当事人并未协议选择本案适用的法律，而本案涉案专利注册登记地、升华公司工商登记地、可能的合同履行地均在中华人民共和国，故与本案有最密切联系的法律为中华人民共和国法律。二、关于涉案专利转让条款的效力问题本案中，彭玫认为《转让协议》关于涉案专利转让的条款为无效条款，原因在于王小龙并非是专利权人。对此主张，本院认为，《中华人民共和国合同法》第五十二条规定了合同无效的具体情形，即：“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三者利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”根据本案现有证据，王小龙在专利权人王小云知晓并同意的情况下与彭玫签订了包括转让涉案专利条款在内的《转让协议》，既符合缔约双方的真实意思，也不属于上述合同无效的法定情形之一，更没有违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效的合同，对缔约双方构成约束力。另外，彭玫在庭审中还认为其与王小龙、曾钢之前订立《股东协议书》明确约定王小龙“保证自公司成立开始并在公司存续期间使用该两项专利……保证王小云不得以任何理由、任何形式，向第三方授权使用、转让、销售该专利技术”，故王小龙不能将涉案专利转让给王小云之外的人，《转让协议》与《股东协议书》相冲突。本院认为，首先，根据《转让协议》的记载，王小龙与彭玫均认可自《转让协议》签订之日起解除《股东协议书》中王小龙“和签约各方相互间的责任、权利和利益关系的相关手续”。同时，《股东协议书》的另一方曾钢也认可股权转让以及涉案专利权的转让。因此，《股东协议书》中关于王小龙“保证王小云不得以任何理由、任何形式，向第三方授权使用、转让、销售该专利技术“的约定已经不再对王小龙构成约束，《转让协议》与《股东协议书》并不冲突。其次，从《股东协议书》上述约定的本意上讲，之所以禁止涉案专利向“第三方授权使用、转让、销售”，目的在于保证升华公司对涉案专利的垄断使用权。很明显，作为升华公司的股东，彭玫继受取得涉案专利的结果，不仅不会妨碍上述合同目的的实现，反而相较于股东之外的王小云而言，更有利于升华公司垄断使用涉案专利。因此，彭玫的该项主张不能成立。综上，本院对彭玫关于涉案专利转让条款系无效条款的主张不予支持。三、关于《转让协议》是否应继续履行的问题针对王小龙提出的支付第二笔转让款100万美元的主张，彭玫认为涉案专利曾被申请宣告无效，权利处于不稳定状态，故其有理由中止支付第二笔转让款。本院认为，根据《转让协议》的约定，转让升华公司股权乃至转让涉案专利权与支付合同价款之间并无先后履行顺序。《中华人民共和国合同法》第六十六条规定：“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。”现有证据显示，《转让协议》约定的股权已经过户完毕，而涉案专利虽然曾被申请宣告无效，但至今仍处于有效状态，并不存在过户障碍。在专利权人王小云同意涉案专利转让且王小龙一直在催促彭玫协助办理涉案专利过户手续的情况下，彭玫仅以涉案专利的权利状态不稳定为由拒不支付第二笔转让款，既无事实基础，也无法律依据，本院不予支持。相应的，本院对王小龙关于彭玫应继续履行合同，配合办理涉案专利过户手续，并支付第二笔转让款100万美元的主张予以支持。关于彭玫是否应支付70万美元违约金的问题，庭审中，彭玫明确主张上述违约金约定过高，但双方均未就违约金约定过高及违约金约定合理进行举证。因此，本院基于公平原则和诚实信用原则，以违约损失为基准，综合衡量合同履行程度、当事人的过错程度等因素，尤其关注彭玫在王小龙催告的情况下，无正当理由拒不协助办理涉案专利权过户手续且从2016年12月31日至今仍没有支付第二笔转让款100万美元的客观事实，酌情确定彭玫应承担的违约金为30万美元。至于彭玫应承担王小龙实现债权的费用（包括案件受理费、保全担保费、公告费、执行费、律师费等）的主张，其中涉及到案件受理费等费用，属于人民法院依职权裁判的范围；其余费用，如律师费等，因无法律和事实依据，本院不予支持。四、关于王小龙是否应向彭玫支付代扣代缴税款的问题本院认为，《转让协议》约定的转让金额为税前金额，同时还约定“相应税赋由乙方自行承担”。《中华人民共和国个人所得税法》第八条规定：“个人所得税，以所得人为纳税义务人，以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。”因此，彭玫基于名义股东为林文雄的客观情况，以林文雄的名义为王小龙代缴股权转让款中的税款，具有法定和约定的依据。事实上，王小龙曾将部分由彭玫代缴的税款支付给彭玫，说明王小龙也认可由彭玫以林文雄的名义代缴税款的这种支付方式。根据现有证据，彭玫代缴的税款中还有印花税2210元以及个人所得税2176942元未获清偿。对彭玫关于上述未获清偿的税款应由王小龙承担的主张，本院予以支持。上述款项共计2179152元，应在彭玫支付给王小龙的款项中予以扣除。综上，本院依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十六条，《中华人民共和国个人所得税法》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款之规定，判决如下：一、彭玫继续履行涉案《转让协议》，配合办理专利号为“ZL200910146789.0”、“ZL200910146790.3”的专利过户手续；二、彭玫自本判决生效之日起十日内，向王小龙支付转让款100万美元及违约金30万美元；上述款项中扣除应由王小龙承担的税款2179152元；三、驳回王小龙的其余诉讼请求。如被告彭玫未按照本判决指定的期间履行上述金钱给付义务，则应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉案件受理费92093元，反诉案件受理费24233元，本诉诉讼费由王小龙负担2093元，彭玫负担90000元，反诉诉讼费由王小龙负担24233元。如不服本判决，彭玫可在判决书送达之日起十五日内，王小龙可在判决书送达之日起三十日向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，上诉于中华人民共和国四川省高级人民法院。审 判 长  王 晓审 判 员  黄金迪人民陪审员  范建国二〇一七年十二月八日书 记 员  杨 茜