北京知识产权法院行 政 判 决 书（2016）京73行初171号原告四川中博知识产权代理有限公司，住所地四川省成都市武侯区燃灯寺东街3号附5号。法定代表人汪国荣，总经理。委托代理人李巧强,河北冀信律师事务所律师。被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。法定代表人赵刚，主任。委托代理人刘聪，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人成都当代品牌管理有限公司，住所地四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区6栋505号。法定代表人陈熙，总经理。原告四川中博知识产权代理有限公司（简称中博公司）因商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2015年11月18日作出的商评字［2015］第87673号关于第13752530号“萬家燈火酒樓”商标驳回复审决定（简称被诉决定），向本院提起行政诉讼。本院于2016年1月13日受理后，依法组成合议庭,并于2016年11月23日公开开庭进行了审理。原告中博公司的委托代理人李巧强，被告商标评审委员会的委托代理人刘聪到庭参加了诉讼。庭审后，原告中博公司向本院提交了国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）于2016年1月6日出具的核准第13752530号“萬家燈火酒樓”商标（简称诉争商标）转让给成都当代品牌管理有限公司（简称当代公司）的《商标转让证明》。基于当代公司与被诉决定具有利害关系，故本院依法通知当代公司作为本案第三人参加诉讼。此后，当代公司向本院表示不出庭参加本案诉讼，并提交了书面意见。第三人当代公司未出庭参加诉讼，依法不影响本案审理。本案现已审理终结。被诉决定系被告商标评审委员会针对原告中博公司申请注册诉争商标所提出的商标驳回复审申请而作出的。商标评审委员会在该决定中认定：中博公司为一商标代理机构，其在代理服务外的其他类别服务上申请商标，违反《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第十九第四款的规定。同时，中博公司申请注册诉争商标的行为扰乱了正常的商标申请秩序，还违反了2014年商标法第十条第一款第八项的规定。虽然中博公司主张其申请注册诉争商标为代替客户持有并申请，并提交了其与该客户签订的相关协议等作为证据，但这不能改变其作为代理机构在代理服务外的其他类别商品或服务上申请注册商标的事实，其行为仍为构成2014年商标法第十九条第四款所指情形。此外，鉴于第1959042号“万家灯火WANGJIADENGHUO及图”商标（简称引证商标一）已丧失专用权，故其不再构成诉争商标申请注册的在先权利障碍。诉争商标指定使用的会议室出租服务与第4691143号“远东万家灯火及图”商标（简称引证商标二）核定使用的柜台出租等服务在服务内容、服务对象等方面相近，属于类似服务。诉争商标中的“酒樓”二字用于指定的餐厅等服务上显著性不强，故其主要识别部分为中文“萬家燈火”。诉争商标的主要识别部分与引证商标二的主要识别部分“远东万家灯火”的文字构成、呼叫相近，且整体未产生明确区分的特定含义。故诉争商标与引证商标二共同使用在上述类似服务上，易导致消费者对服务的来源产生混淆误认，二者在会议室出租服务上已构成商标法第三十条所指的使用在类似服务上的近似商标。诉争商标指定使用的住所（旅馆、供膳寄宿处）等其余服务与引证商标二核定使用的柜台出租等服务在服务内容、服务对象等不同，不属于类似服务。诉争商标与引证商标二共存于上述非类似服务上，一般不易导致消费者对服务的来源产生混淆误认，未构成使用在类似服务上的近似商标。依照2014年商标法第十条第一款第八项、第十九条第四款、第三十条和第三十四条的规定，商标评审委员会决定如下：诉争商标的注册申请予以驳回。原告中博公司诉称：一、诉争商标的申请注册日为2013年12月17日，原告不可能预见2014年商标法对商标代理机构注册商标予以限定，原告申请注册诉争商标的行为不应受2014年商标法第十九条第四款规定的制约与调整。《关于执行修改后有关问题的通知》明确规定适用修改后的商标法，必然导致诉争商标被驳回，故该通知作出了溯及既往的规定，违背了信赖保护的法治原则及《中华人民共和国立法法》第九十三条等有关规定，故请求对该通知进行合法性审查并作出有关处理。商标评审委员会适用2014年商标法第十九条第四款的规定驳回诉争商标的注册申请，系适用法律错误。二、诉争商标未违反2014年商标法第十条第一款第八项的规定。三、诉争商标与引证商标二在会议室出租服务外的其余服务项目上不构成类似服务上的近似商标，诉争商标在部分服务项目上应予核准注册。四、诉争商标系原告代客户申请，现已转让到当代公司名下，诉争商标的申请人不再为商标代理机构，商标评审委员会驳回诉争商标的事由已不复存在。依据情势变更原则，应当根据变更后的事实重新作出裁决。综上，被诉决定缺乏事实及法律依据，应当予以撤销。故诉至法院，请求撤销被诉决定；判令商标评审委员会重新作出决定；对国家工商行政管理总局《关于执行修改后有关问题的通知》的合法性进行审查。被告商标评审委员会辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，中博公司的诉讼请求和理由不能成立，应予驳回。本院经审理查明：诉争商标系第13752530号“萬家燈火酒樓”商标，由中博公司于2013年12月17日向商标局提出注册申请，指定使用服务在第43类住所（旅馆、供膳寄宿处）、备办宴席、咖啡馆、餐厅、饭店、餐馆、酒吧服务、汽车旅馆、茶馆、会议室出租等服务项目上。2016年1月6日，诉争商标经核准转让给当代公司。引证商标一系第1959042号“万家灯火WANGJIADENGHUO及图”商标，杭州万家灯火餐饮服务有限公司于2000年1月17日向商标局提出注册申请，于2004年5月28日核准注册，核定使用在第42类餐厅、餐馆、酒吧、茶馆等服务项目上。在法定期限内，引证商标一未续展现已丧失专用权。引证商标二系第4691143号“远东万家灯火及图”商标，南昌远东餐饮娱乐有限公司于2005年5月31日向商标局提出注册申请，于2009年4月7日核准注册，核定使用在第43类提供野营场地设施、柜台出租、养老院、出租椅子.桌子.桌布和玻璃器皿等服务项目上。2014年4月15日，国家工商行政管理总局作出的工商标字（2014）81号《工商总局关于执行修改后有关问题的通知》，通知载明：对于2014年5月1日以前向商标局提出的商标注册、异议、变更、转让、续展、撤销、注销、许可备案等申请，商标局于2014年5月1日以后（含5月1日）作出的行政决定适用修改后的商标法。2014年12月19日，商标局针对诉争商标作出《商标驳回通知书》，决定：驳回诉争商标的注册申请。中博公司不服上述决定，于法定期限内向商标评审委员会提出复审申请，认为：一、诉争商标为中博公司代持代申请的商标，申请注册早于新商标法实施时间，现正处于转让流程中，转让成功后所有人不再为代理机构，诉争商标不再构成2014年商标法第十九条第四款所指情形，亦不会产生2014年商标法第十条第一款第八项所指的不良影响。二、引证商标一到期未续展已被依法注销，不应作为诉争商标的在先权利障碍。三、诉争商标与引证商标二未构成使用在类似服务上的近似商标。综上，请求商标评审委员会待诉争商标转让完成后核准诉争商标的注册申请，如至审查之时尚未转让成功，请求暂缓审理。2015年11月18日，商标评审委员会作出被诉决定。证明诉争商标系其代持代申请，中博公司向商标评审委员会提交了其与陈熙签订的《商标代持代申请协议书》，约定陈熙因创业筹备需要在国际分类第43类“家庭式餐馆、酒楼类”等项目上申请注册“万家灯火酒楼”（商标图样以最终定稿设计方案为准）商标，因受自然人申请商标注册相关规定的限制，陈熙委托中博公司作为上述商标的名义持有人，并代为行使办理商标申请、变更、续展等手续的权利，中博公司自愿接受陈熙的委托并代为行使上述权利；商标代持期限自本协议生效日开始，至中博公司根据陈熙指示将代持商标转让给陈熙或其指定的第三人时终止；陈熙作为上述商标的实际持有人，对“万家灯火酒楼”商标享有实际的持有权利及处分权利，并有权获得因商标许可、转让等产生的收益；中博公司仅以自身名义代陈熙申请注册及持有该商标，仅属于名义上的代持人，对该商标权益不享有处置权（包括但不限于商标转让、许可、质押、注销）。本案行政诉讼庭审中，商标评审委员会针对诉争商标与引证商标二是否构成类似服务上的近似商标的相关认定，中博公司不持异议。商标评审委员会当庭表示本案未明确适用《工商总局关于执行修改后有关问题的通知》。上诉事实，有经双方当事人质证的诉争商标档案信息、引证商标档案信息、《商标驳回通知书》、被诉决定、《商标代持代申请协议书》、庭审笔录等在案佐证。本院认为：一、关于本案的法律适用问题自2014年5月1日起施行的《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第六条第一款规定，对于在商标法修改决定施行前当事人就尚未核准注册的商标申请复审，商标评审委员会于决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查时适用修改后的商标法。本案中，诉争请商标系尚未核准注册的商标，虽然中博公司申请注册时间处于2001年商标法的施行期间，但商标局作出《商标驳回通知书》、商标评审委员会作出被诉决定以及本院审理本案的时间均处于2014年商标法施行期间，依据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第六条第一款的规定，本院审理本案时应适用2014年商标法。《中华人民共和国行政诉讼法》第五十三条第一款规定，公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。本案中，中博公司请求本院对《关于执行修改后有关问题的通知》的合法性进行审查。本院认为，首先，商标评审委员会在庭审中明确表示被诉决定并未明确适用该通知，故该通知并非被诉决定作出的依据，不属于本案的审理范围。其次，依据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第六条第一款的规定，商标评审委员会依据2014年商标法对诉争商标进行审查，于法有据，本院予以确认。因此，中博公司的上述请求，本院不予支持。二、中博公司申请注册诉争商标是否违反2014年商标法第十九条第四款的规定2014年商标法第十九条第四款规定，“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”。该条款虽规定商标代理机构仅可以在“代理服务”上申请注册商标，但对于何为“代理服务”，2014年商标法并无明确规定。对这一问题的理解应当结合行政法规及规章的相关规定。《中华人民共和国商标法实施条例》第八十四条规定，“商标法所称商标代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜”。在此基础上，《商标代理管理办法》第六条第一款对商标代理行为作出了进一步规定，“商标代理组织可以接受委托人委托，指定商标代理人办理下列代理业务：（一）代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉等有关事项；（二）提供商标法律咨询，担任商标法律顾问；（三）代理其他有关商标事务”。基于上述规定，商标代理机构只可能在上述服务内容上以自已名义注册商标。本案中，诉争商标指定使用的服务为第43类“住所（旅馆、供膳寄宿处）、备办宴席、咖啡馆、餐厅、饭店、餐馆、酒吧服务、汽车旅馆、茶馆、会议室出租”，上述服务内容显然并不属于商标代理服务的内容，因此，诉争商标属于商标法第十九条第四款规定不予注册的情形。三、中博公司代持诉争商标和诉争商标转让事实是否能够产生诉争商标应予核准注册的法律后果2014年商标法第十九条第四款明确指出，商标代理机构仅可以在“代理服务”上“申请商标注册”，在除此之外的其他商品或服务上则不得申请注册其他商标。无论商标代理机构是基于何种原因或出于何种目的进行的注册申请，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。本案中，中博公司代陈熙申请诉争商标和诉争商标现已转让给当代公司的事实，并不能改变中博公司申请注册诉争商标应被2014年商标法第十九条第四款禁止的法律后果。况且，中博公司代陈熙申请诉争商标，实际上是为了规避2001年商标法有关自然人不能申请服务商标的法律规定。而中博公司将诉争商标转让给当代公司，则是为了规避2014年商标法有关商标代理机构不得申请注册除代理服务外其他商标的法律规定。综上，上述行为不能成为诉争商标应当获准注册的当然依据。综上所述，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，符合法定程序。中博公司的诉讼请求及理由，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告四川中博知识产权代理有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告四川中博知识产权代理有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长 彭文毅审 判 员 芮松艳审 判 员 刘炫孜二〇一七年十二月十五日法官助理 邱明东书 记 员 王 帅