北京知识产权法院行 政 判 决 书（2015）京知行初字第5124号原告福建石狮市福盛鞋业有限公司，住所地福建省石狮市长福工业区。法定代表人林荣洲，董事长。委托代理人黄丽明，福建翔轩律师事务所律师。委托代理人郑芳璐，福建翔轩律师事务所律师。被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。法定代表人何训班，主任。委托代理人潘婷婷，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人广州木林森皮具鞋业有限公司白云分公司，住所地广东省广州市白云区嘉禾街望岗村工业二路自编88号。法定代表人林玉明，经理。委托代理人隋喜鑫，广东以泰律师事务所律师。原告福建石狮市福盛鞋业有限公司（福盛鞋业公司）因商标无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2015年7月24日作出的商评字[2015]第50547号关于第9477536号“mls”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年9月18日受理后，依法组成合议庭，并通知广州木林森皮具鞋业有限公司白云分公司（简称木林森白云分公司）作为第三人参加诉讼。本院于2015年11月3日依法公开开庭审理了本案。原告福盛鞋业公司的委托代理人黄丽明、郑芳璐，第三人木林森白云分公司的委托代理人隋喜鑫到庭参加了诉讼，被告商标评审委员会经本院依法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。被诉裁定系被告商标评审委员会针对原告福盛鞋业公司就第三人木林森白云分公司申请注册的第9477536号“mls”商标（简称争议商标）提出的撤销注册申请而作出的。该裁定认定：1、驰名商标以个案认定、被动保护为原则，福盛鞋业公司的第1927171号“木林森mulinsen及图”商标（简称引证商标一）被我委认定为驰名商标的事实仅能作为其受保护的记录，仍需提交其他证据证明其主张，而福盛鞋业公司在本案中提交的证据不足以证明在争议商标申请日前，“木林森”商标已达到驰名程度。同时，争议商标与引证商标一、福盛鞋业公司的第1300753号“木林森mulinsen”商标、第1365930号“mulinsen”商标、第1381196号图形商标、第1432279号图形商标、第1525549号图形商标、第1545153号“desenlin及图”商标、第1776829号图形商标、第1776831号“木林森”商标、第1796916号“mulinsen”商标、第3400230号“木林森mulinsen及图”商标、第3497740号“木林森mulinsen及图”商标、第7064441号“木林森mulinsen及图”商标（统称引证商标二）在呼叫、文字构成、视觉效果等方面区别明显，并未构成对福盛鞋业公司商标的复制、摹仿，且争议商标指定使用的钱包等商品与福盛鞋业公司引证商标一及第7916706号“MLS”商标（简称引证商标四）核定使用的鞋、腰带等商品不属于类似商品。争议商标的注册及使用不能引起消费者混淆、误认。根据我委查明的事实可知，第1365931号“木林森”商标（简称引证商标三）已无效，不再构成本案争议商标的在先权利障碍。因此，争议商标的注册未违反修改前《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）第十三条的规定。2、福盛鞋业公司提交的证据仅能证明福盛鞋业公司曾许可广州木林森皮具鞋业有限公司使用本案引证商标一；福盛鞋业公司提交的相关证据并不能证明福盛鞋业公司与木林森白云分公司之间存在代理关系，且争议商标与引证商标一区别明显，并未形成近似商标。因此，尚不能认定争议商标的注册违反了2001年《商标法》第十五条的规定。3、本案福盛鞋业公司提交的证据均不足以证明在争议商标申请日前，福盛鞋业公司在第18类钱包等类似商品上已在先使用与争议商标相同或近似的商标并具有一定影响，尚不能认定争议商标构成对福盛鞋业公司商标的抢注。因此，争议商标的注册未违反2001年《商标法》第三十一条的相关规定。综上，福盛鞋业公司所提撤销理由不能成立。商标评审委员会依据2001年《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，裁定争议商标予以维持注册。原告福盛鞋业公司诉称：1、争议商标与引证商标一、二、四构成相同或类似商品上的相同或近似商标。2、引证商标一、二、四经过十几年的大量广告宣传和精心培育，引证商标二中的第1300753号、第1525549号的注册商标于2006年被认定为中国驰名商标，引证商标一、二、四成为具有高知名度和强显著性的注册商标，应当给予引证商标更大范围的强保护。3、在争议商标申请日前，木林森白云分公司的母公司广州木林森皮具鞋业有限公司与福盛鞋业公司自2007年起，双方之间对引证商标一成立了商标许可使用合同关系，木林森白云分公司在第18类抢注与引证商标“mulinsen”、“木林森”具有同一性含义和同一性指向对象的争议商标“mls”，明显违反了2001年《商标法》第十五条的规定，理应予以无效宣告。4、有充分证据及事实证明，在争议商标申请之前，原告在鞋、箱包等商品上已经使用的“MLS”未注册商标是有一定影响程度的商标，第三人以不正当手段抢先注册，违反了2001年《商标法》第三十一条的规定。综上，对第三人抢注的争议商标应当给予无效宣告，被告作出争议商标予以维持的裁定是错误的，应当予以撤销并责令被告重新作出裁定。被告商标评审委员会辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。请求驳回原告的诉讼请求，并判定由原告承担本案的全部诉讼费用。第三人木林森白云分公司陈述意见称：1、关于争议商标与引证商标是否存在相同或相似，且是否使用在类似商品上的问题。第三人认为争议商标与引证商标使用的产品不构成类似，在文字的字形、读音、含义等方面也不构成相同或近似。争议商标与引证商标在市场上共存是不会造成消费者混淆和误认的。2、关于是否适用驰名商标的保护问题。第三人同意商标评审委员会的答辩意见，驰名商标的认定为个案认定原则，福盛鞋业公司并未有足够的证据证明引证商标在争议商标申请时为驰名商标，不适用跨类保护。3、关于是否抢注的问题。争议商标在第25类商品上并未使用，且不能使用，更不可能在市场上产生实际影响。争议商标在第18类商品上也并未使用，不可能在注册申请日前就具有较高知名度或具有一定影响。争议商标为防御性商标，其基础商标为受让取得，第三人也不存在恶意抢注的问题。4、关于是否存在代理人抢注行为的问题。广州木林森皮具鞋业有限公司获得引证商标一的许可使用权且该权利尚为有效，无论是广州木林森皮具鞋业有限公司还是木林森白云分公司都不是原告的代理人和代表人，引证商标与争议商标不相同也不相似。综上，请求法院维持被诉裁定。本院经审理查明:争议商标为第9477536号“mls”商标（详见附图），由木林森白云分公司于2011年5月17日申请注册，指定使用在第18类钱包、手提包、旅行包（箱）、皮制带子、皮带（马具）等商品上，该商标的专用权期限至2022年6月6日止。引证商标一为第1927171号“木林森mulinsen及图”商标（详见附图），由福盛鞋业公司于2001年9月7日申请注册，2002年11月7日获准注册，指定使用在第18类公文包、手提包、小皮夹、手提包等商品上，该商标的专用权期限至2022年11月6日止。引证商标二为第1300753号“木林森mulinsen”商标、第1365930号“mulinsen”商标、第1381196号图形商标、第1432279号图形商标、第1525549号图形商标、第1545153号“desenlin及图”商标、第1776829号图形商标、第1776831号“木林森”商标、第1796916号“mulinsen”商标、第3400230号“木林森mulinsen及图”商标、第3497740号“木林森mulinsen及图”商标、第7064441号“木林森mulinsen及图”商标（详见附图）。以上商标专用权人均为福盛鞋业有限公司，注册时间为1998年至2008年间，均指定使用在国际分类第25类鞋类、服装等商品上。引证商标四为第7916706号“MLS”商标，由福盛鞋业公司于2009年12月15日申请注册，2011年9月7日获准注册，核定使用在第25类腰带商品上，该商标的专用权期限至2021年9月6日止。2013年12月23日，福盛鞋业公司针对争议商标向商标评审委员会提出撤销注册申请，主要理由为：引证商标“木林森”系列商标和商号具有一定知名度和影响力，是福盛鞋业公司独创并最早申请注册和使用的驰名商标。争议商标是对福盛鞋业公司拥有的在先商标的复制、摹仿和抢注。争议商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标。依据2001年《商标法》第十三条、第三十一条等相关条款，请求撤销争议商标注册。福盛鞋业公司在商标评审阶段提交了注册号为1300753号“木林森mulinsen”商标、1525549号图形商标请求认定为驰名商标的相关材料。针对上述撤销申请，木林森白云分公司辩称：争议商标与引证商标在构成要素、字形、呼叫及整体外观上区别明显，与引证商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标，不会引起消费者的混淆与误认。福盛鞋业公司提供的证据未能证明引证商标达到驰名程度，木林森白云分公司不认可与福盛鞋业公司存在代理关系，未对引证商标进行复制、抄袭和抢注。争议商标经过长期使用和广泛宣传，已具有较高的知名度和影响力，为相关消费者熟知，不会造成消费者的混淆误认。木林森白云分公司向商标评审委员会提交了以下证据：他人注册“mls”商标的情况例举；本公司注册“慕乐诗”商标的情况；争议商标使用的产品宣传图片及获得的荣誉。2015年7月24日，商标评审委员会作出被诉裁定。福盛鞋业公司在诉讼阶段向本院提交了如下证据材料：1、广州木林森皮具鞋业有限公司的企业信息、公司章程、福盛鞋业公司与其签订的商标许可使用合同及2007年、2012年商标使用许可合同备案通知书。2、（2014）闽泉通证字第1580号《公证书》、（2015）厦鹭证内字第04282号《公证书》等30份公证书（光盘），主要公证证明内容为，作为消费者在当当网、天猫电器城上开设的木林森皮具旗舰店等网络店铺以及厦门市实体店购买箱包、皮带产品，包括网站页面的商品描述、详情、品牌介绍及实体店的店面装潢等。3、福盛鞋业公司注册商标及企业名称权知名度证据，包括质量证书、品牌证书、所获荣誉、资产评估书、网络宣传报道等；4、福盛鞋业公司2002年至2010年间在鞋类产品上使用“MLS”及“mulinsen”的情况，主要包括产品材料表、产品宣传册、《精彩鞋苑》的图片等，上述“MLS”文字显示在鞋子扣带等位置。5、木林森白云分公司在第18类、第25类、第35类注册“MLS”、“MLSPX”、“MLSPX1998”等商标的商标档案信息。庭审中，福盛鞋业公司明确其在本案中仅主张争议商标注册违反2001年《商标法》第十三条、第二十八条、第三十一条及《中华人民共和国商标法》（简称2014年《商标法》）第十五条。上述事实，有争议商标及引证商标的商标档案、无效宣告请求申请书、福盛鞋业公司和木林森白云分公司向商标评审委员会提交的证据材料、当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：因争议商标的核准注册、被诉裁定的作出以及本案的审理跨越了2001年《商标法》和2014年《商标法》的施行期间，故本案涉及两部商标法的法律适用问题。具体来说，因争议商标为2014年《商标法》修改决定施行前已经核准注册的商标，且被告受理原告的撤销注册申请早于2014年《商标法》修改决定施行时间，而被诉裁定的作出晚于2014年《商标法》修改决定施行时间，故依据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条的规定，本案相关实体问题的审理适用2001年《商标法》。一、关于争议商标申请注册是否违反2001年《商标法》第十三条的规定。根据2001年《商标法》第十三条规定，就不相同或不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。本案中，争议商标为英文字母商标，引证商标一、二均为文字或文字与图形组合商标，二者比较，争议商标文字并非对引证商标显著识别部分文字的复制或者翻译，二者在构成要素、排列组合方式上迥异，在整体外观上亦区别明显，因此，争议商标与引证商标一、二不构成近似标识。虽然福盛鞋业公司提供的证据能够证明引证商标一、二在争议商标注册前享有一定知名度，但鉴于商标标识未构成近似，故不再适用上述法律规定。二、关于争议商标申请注册是否违反2001年《商标法》第二十八条的规定。根据2001年《商标法》第二十八条规定，申请注册的商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的商标相同或者近似的，不应予以核准注册。认定争议商标申请注册违反2001年《商标法》第二十八条的规定，应当同时满足争议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品构成类似商品，以及争议商标与引证商标构成近似商标两个要件。商标近似，是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的外观近似，或者文字与图形组合的整体排列组合方式、外观近似，使用在相同或者类似商品上易使相关公众对商品的来源产生误认。本案中，争议商标为英文字母商标，引证商标一、二均为文字或文字与图形组合商标，二者比较，构成要素、排列组合方式上迥异，在整体外观上亦区别明显，故争议商标与引证商标一、二不构成近似标识。争议商标与引证商标四字母及排列方式完全相同，虽然争议商标在字母上做了简单变形，但整体外观同引证商标四没有差别，构成近似商标。关于商品是否类似的认定，被诉裁定认为引证商标四核准使用的商品为腰带，同争议商标核准使用的钱包等商品不构成类似。对此，本院认为，功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品，应当认定为类似商品。腰带与钱包等均属于皮具类商品，功能上属于服饰穿戴类商品，此类商品的生产和销售存在同一品牌，同时生产腰带与钱包产品，并且在销售时，腰带与钱包通常在门店的特定品牌区域集中销售。本案中福盛鞋业公司通过公证购买第三人产品的证据及在网络上宣传、销售相关商品造成混淆的公证书中，亦显示箱包、皮具商品在网络及实体店铺同时进行宣传、销售，可以佐证相关公众容易将指定商品腰带与钱包误认为同一品牌的系列商品。因此，上述商品在功能、用途、生产部门、销售渠道方面均相同或具有关联，构成类似商品。在以上基础上，认定争议商标同引证商标四是否实际产生混淆，应当考虑本案中各主体的关联以及对商标的使用和经营状况综合判断，由于木林森白云分公司的总公司系福盛鞋业公司木林森商标的许可使用方，其熟知福盛鞋业公司的木林森系列商标的情况，并长期生产经销相关皮具商品，在此情况下，木林森白云分公司将争议商标与引证商标同时使用在类似商品上，难以避免相关公众对商品来源的混淆误认。综上，争议商标与引证商标四构成使用在相同或类似商品上的近似商标，被诉裁定对此认定错误，本院予以纠正。三、关于争议商标申请注册是否违反2001年《商标法》第三十一条的规定。根据2001年《商标法》第三十一条的规定，申请商标注册，不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该法律规定是基于诚实信用原则，旨在对已经使用并有一定影响的商标予以保护。该条款的适用一般应满足下列四个要件：（一）他人商标在争议商标申请日之前已经使用并有一定影响；（二）争议商标与他人商标相同或近似；（三）争议商标指定使用的商品与他人商标所使用的商品相同或类似；（四）争议商标申请人具有恶意。本案中，福盛鞋业公司主张在先使用的“mulinsen”及“mls”系未注册商标，但其提供的使用证据中“mulinsen”作为商标使用在显著位置，而“mls”文字标识在鞋类商品的表面非显著部位，消费者很难将该文字与特定商品及生产者产生固定联系，识别商品，即使考虑到“mls”作为未注册商标使用，但其使用的商品主要为第25类鞋类商品，且使用的证据数量较少，难以认定在争议商标申请日之前已经成为具有一定影响的未注册商标。据此，福盛鞋业公司的该项主张缺乏事实依据，本院不予支持。四、关于争议商标申请注册是否违反2001年《商标法》第四十一条第一款的规定。根据2001年《商标法》第四十一条第一款的规定，已经注册的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。在2001年《商标法》第四十一条第一款中，“违反本法第十条、第十一条、第十二条规定”与“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形并列，判断商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。其涉及的是撤销商标注册的绝对事由。本案中，福盛鞋业公司并未举证证明争议商标属于以上述不正当手段取得注册的情形，其主张木林森白云分公司恶意摹仿其公司的在先商标，不属于该条款规定的妨碍公共利益的情形，福盛鞋业公司还主张木林森白云分公司大量恶意摹仿他人知名商标，该理由缺乏充分的事实依据，因此，现有证据不足以证明争议商标的注册违反2001年《商标法》第四十一条第一款的规定。被告对此认定正确，本院予以支持。五、关于福盛鞋业公司主张争议商标木林森白云分公司违反2014年《商标法》第十五条关于代理人抢注的规定。本案实体法律审理应适用2001年《商标法》，其中并无对于代理人不正当手段抢注的具体规定，前述判决中对于不正当手段注册已经予以评述，且福盛鞋业公司主张的恶意抢注并无相关依据，本院不予支持。综上，被诉裁定认定事实不清、适用法律不当，本院予以撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：一、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会于二○一五年七月二十四日作出的商评字[2015]第50547号关于第9477536号“mls”商标无效宣告请求裁定；二、国家工商行政管理总局商标评审委员会就福建石狮市福盛鞋业有限公司针对第9477536号“mls”商标所提无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费一百元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按照对方当事人的人数提交上诉状副本，同时交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长 宋鱼水审 判 员 吴园妹审 判 员 崔 宁二〇一五年十二月二十九日法官助理 卢爱媛书 记 员 梁 雪附件：争议商标引证商标一引证商标四引证商标二（仅列举部分图样，其余图样均与以下标志基本相同）